BPatG Beschluss vom 09.06.2021 – 19 W (pat) 30/20

BUNDESPATENTGERICHT

19 W (pat) 30/20 _______________________

(Aktenzeichen)

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 10 2019 003 157.1

hat der 19. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am

9. Juni 2021 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Ing. Kleinschmidt,

des Richter Dipl.-Ing. J. Müller, der Richterin Seyfarth sowie des Richters Dipl.-

Phys. Univ. Dr. Haupt

beschlossen:

Die Beschwerde des Anmelders wird zurückgewiesen

ECLI:DE:BPatG:2021:090621B19Wpat30.20.0

G r ü n d e

I.

Das Deutsche Patent- und Markenamt – Prüfungsstelle für Klasse H 02 N – hat die

am 3. Mai 2019 eingereichte Patentanmeldung mit Beschluss vom 28. Mai 2020 mit

der Begründung zurückgewiesen, in der Anmeldung sei keine nachvollziehbare

technische Lehre angeben, mit der die objektiv gestellte Aufgabe tatsächlich gelöst

werde. Daher sei der Anmeldegegenstand keine Erfindung im Sinne des § 1

Patentgesetz.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde des Anmelders vom

15. Juni 2020.

Der Anmelder beantragt,

den Beschluss vom 28.05.2020 der Prüfungsstelle H02N, allein von

Herrn Dr. Markus Löwe gezeichnet, zu annullieren und die

Weiterbearbeitung des Patentantrags einer/einem anderen MitarbeiterIn

des Deutschen Patent- und Markenamtes zu übertragen.

Mit Schreiben vom 23. April 2021 hat der Senat den Anmelder darauf hingewiesen,

dass die Erfindung in den Unterlagen nicht so deutlich und vollständig offenbart sei,

dass ein Fachmann sie ausführen könne. Zudem seien einerseits

im

Patentanspruch 1 (Hauptanspruch) nicht alle für die Erfindung wesentlichen

Merkmale genannt, andererseits sei eine Elektrode mit den im Patentanspruch 1

angegebenen Merkmalen nicht neu. Aus diesen Gründen habe die Beschwerde

keine Aussicht auf Erfolg. Eine Entscheidung im schriftlichen Verfahren wurde

angekündigt.

Hierzu hat sich der Anmelder mit Schreiben vom 12. Mai 2021 geäußert und dabei

zum Ausdruck gebracht, dass ein Fachmann die Erfindung ausführen könne.

Außerdem hat der Anmelder überarbeitete Patentansprüche eingereicht.

Die geltenden Patentansprüche vom 12. Mai 2021 lauten:

„Eine Elektrode,

deren Name

„Iomit-Elektrode“

zugleich eine

Kurzfassung ihrer Definition ist, dadurch gekennzeichnet, dass sie

grundlegend ein bandförmiger Körper ist,

1.1 der aus eloxiertem Aluminium besteht

oder aus der

Zusammensetzung von Materialien für Isolierung und leitendem

Körper, die den entsprechenden elektrischen Eigenschaften des

eloxierten Aluminiums gleichen, oder im später zu behandelnden

Sonderfall von sehr hoher Spannung gänzlich aus einem hoch

permittivem Isolator,

1.2 der (Körper) weiter an den Längsseiten und einem Bandende

zusätzlich so isoliert ist, dass kein Strom von Ionen von der einen

Fläche auf die andere möglich ist, das verbleibende Bandende aber

abgerundet ist und in keiner Weise weiter isoliert, sodass eine

Bewegung von Ionen über dieses Bandende von der einen Fläche

zur anderen, also ein Kurzschluss der Flächenladungen möglich ist

(Alleinstellungsmerkmal),

1.3 dessen Länge dem konkreten Zweck angepasst ist, am isolierten

Bandende aber auch die Breite vergrößert sein kann, sodass hier

eine Fläche entsteht, über deren Kanten die zusätzliche Isolierung

weitergeführt ist, die Kante am anderen Bandende als einzige des

Gebildes ohne weitere Isolierung verbleibt.

2.

Die Ausführung der Iomit-Elektrode nach Anspruch (1.3), dadurch

gekennzeichnet, dass die Möglichkeit einer Flächenbilduung [sic!]

ausgeführt ist und zwei Elektroden mit leitendem Körper, ansonsten

analog 1.1, mit einer Fläche, die der in 1.3 gekennzeichneten

entspricht, parallel zu ihr montiert sind, beide versehen mit je einem

Anschluss zu einem Pol einer Wechselstromquelle.

Hier ist die Y-förmig erweiterte Iomit-Elektrode durch die laut

Anspruch (1) textlich und sinngemäß zu ersetzen.

vacat

Punkt 5.1 ist zu streichen.“

Gemäß Beschreibung sei die Vorrichtung der wesentliche Teil eines meist in sich

geschlossenen Wasserlaufs, der aus einem Wärmereservoir (der Umwelt, z. B. See

oder in Wasser gesammelte geothermische Energie usw.) Wärme aufnimmt und

diese an einer benutzerfreundlichen Stelle ev. nach Zwischenspeicherung, abgibt

(Seite 1, Absatz 3 der am 3. Mai 2019 eingegangenen Unterlagen).

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II.

Die statthafte und auch sonst zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg.

1.

Die Erfindung ist in den ursprünglich eingereichten Unterlagen nicht so

deutlich und vollständig offenbart, dass ein Fachmann, den der Senat als Diplom-

Physiker oder

-Chemiker annimmt, der in der Entwicklung von innovativen

Konzepten für Wärmepumpen tätig ist, sie ausführen kann (§ 34 Abs. 4 PatG).

Der Fachmann ist nicht

in der Lage, ohne erfinderisches Zutun und ohne

unzumutbare Schwierigkeiten die Lehre der Patentansprüche auf Grund der

Gesamtoffenbarung der übrigen Unterlagen in Verbindung mit dem allgemeinen

Fachwissen am Anmeldetag praktisch so zu verwirklichen, dass der angestrebte

Erfolg erreicht wird.

Wie vom Anmelder im Schriftsatz vom 12. Mai 2021 zutreffend angegeben (Seite 2,

4. Absatz), müsste der „Fachmann, der zum ersten Mal die Patentansprüche liest,

… um die technische Ausführung verstehen und beurteilen zu können, sich die

Frage stellen, was diese „Iomit-Elektrode“ überhaupt sein soll, und informiert sich

darüber, wie sie definiert ist, welchen Zweck sie erfüllen soll.“.

Jedoch wird dem Fachmann mit den ursprünglichen Unterlagen kein generelles

Lösungsschema an die Hand gegeben, mit dem er unter Einsatz seines

Fachwissens in der Lage wäre, die erfindungsgemäße technische Lehre praktisch

zu verwirklichen, denn weder den Patentansprüchen noch den übrigen Unterlagen

sind die grundlegenden Informationen, insbesondere zur Anzahl und Anordnung der

einzelnen Komponenten und deren elektrischer Beschaltung zu entnehmen.

Eine Offenbarung derart, wie sie beispielsweise auch im Schriftsatz vom

12. Mai 2021 beschrieben wird, wonach „… der Fachmann leicht das notwendige

Vorhandensein von zwei weiteren Elektroden assoziiert.“ (Seite 2, 2. Absatz), liefert

keinen ausreichenden Beitrag zur Nacharbeitung der beanspruchten technischen

Lehre in Bezug auf ihren räumlichen Aufbau.

Ebenso ist weder den Patentansprüchen noch den übrigen Unterlagen zu

entnehmen, wie groß die Spannung sein soll, die an die Elektrode gemäß

Patentanspruch 1 sowie an die weiteren im Patentanspruch 1 nicht genannten

Elektroden angelegt werden soll. Zudem ist nicht ersichtlich, an welchen Stellen die

Spannung an die Elektroden angelegt werden sollte bzw. wie die „Iomit-Elektrode“

geerdet werden kann, so dass die in Rede stehenden Ionen unter Freisetzung von

Wärme miteinander rekombinieren.

2.

Da aus dem vorstehend dargelegten Grund eine Patenterteilung nicht

möglich ist, kommt es nicht darauf an, dass in den mit dem Schriftsatz vom

12. Mai 2021 eingereichten neuen Patentanspruch 1 Sachverhalte aufgenommen

worden sind, die in den ursprünglich eingereichten Unterlagen nicht genannt waren

und den Gegenstand der Anmeldung unzulässig erweitern (§ 38 Satz 1 PatG):

So war ursprünglich nicht erwähnt, dass die Elektrode aus eloxiertem Aluminium

bestehen soll.

Weiter ist den ursprünglichen Unterlagen nicht zu entnehmen, dass das

abgerundete Bandende (ursprünglich „Querkante“) nicht isoliert sein darf, während

der Rest der Elektrode isoliert sein muss.

Auch für die im Merkmal 1.3 des geltenden Patentanspruchs 1 genannte Alternative,

dass am „isolierten Bandende aber auch die Breite vergrößert sein kann“, gibt es in

den ursprünglichen Unterlagen keine Fundstelle.

Da aus Änderungen, die den Gegenstand der Anmeldung erweitern, keine Rechte

hergeleitet werden können (§ 38 Satz 2 PatG), stünden auch die vorgenommenen

Ergänzungen an den Unterlagen einer Patenterteilung entgegen.

3.

Weiter kommt es nicht darauf an, dass die mit Schriftsatz vom 12. Mai 2021

beantragten Änderungen der Patentansprüche 2, 3 sowie 5 nicht erkennen lassen,

was als patentfähig unter Schutz gestellt werden soll (§ 34 Abs. 3 Nr. 3 PatG).

4.

An dieser Beurteilung vermögen die Erläuterungen des Anmelders vom

12. Mai 2021 nichts zu ändern. Insbesondere sind die Angaben, die den Fachmann

in die Lage versetzen, die Erfindung auszuführen, bereits in den ursprünglichen

Unterlagen zu nennen und können nicht später dem Deutschen Patent- und

Markenamt bzw. dem Bundespatentgericht nachgereicht werden.

Dazu kommt, dass nach § 14 PatG die Patentansprüche zwar anhand der

Beschreibung sowie der Zeichnung auszulegen sind (Seite 1, 3. Absatz bis Seite 2,

5. Absatz des Schriftsatzes vom 12. Mai 2021). Das entbindet den Anmelder jedoch

nicht davon, in den Patentansprüchen anzugeben, was unter Schutz gestellt werden

soll. Vielmehr wäre es Aufgabe des Anmelders, entsprechenden Hinweisen einer

Prüfungsstelle des Deutschen Patent- und Markenamtes bzw. des Senats

nachzukommen und fehlende Angaben – soweit sie ursprünglich offenbart sind – in

die Patentansprüche aufzunehmen.

Abgesehen davon muss in den Anmeldeunterlagen wenigstens ein Weg im

Einzelnen beschrieben sein, wie die Erfindung ausgeführt werden kann. Es reicht

nicht aus, Alternativen zur Auswahl vorzulegen, von denen der Fachmann für sein

Vorhaben die beste nimmt (Seite 7, 3. Absatz des Schriftsatzes vom 12. Mai 2021),

sofern, wie es in den ursprünglichen Unterlagen der Fall ist, zu mehreren

Sachverhalten jeweils mehrere sich gegenseitig ausschließende Alternativen

genannt sind.

Die Funktionsfähigkeit einer auf einer spontanen

temperaturabhängigen

Dissoziation des Wassers beruhenden Wärmepumpe unterstellt, handelte es sich

um ein völlig neues Prinzip, bei dem kein Fachmann auf vorhandene Erfahrungen

zurückgreifen könnte, so dass es nicht einfach „Sache des die Produktion leitenden

Fachmanns“ ist, „die für die konkrete Ausführung verwendete Materialien (billige,

dicke, gut leitende ...) auszuwählen, und dabei allgemeine Bedingungen zu

beachten

(z. B. keine Spannung, die größer

ist als die, welche die

Durchschlagsfestigkeit der vorgesehenen Isolationen erlaubt; keine Spannung, die

kleiner ist als diejenige, die die vorgesehene Leistungsfähigkeit der Anlage fordert.)“

(Seite 7, 4. und 5. Absatz des Schriftsatzes vom 12. Mai 2021).

5.

Dem Anmelder hätte im Übrigen die Möglichkeit offen gestanden, innerhalb

eines Jahres nach dem ursprünglichen Anmeldetag eine weitere Anmeldung unter

Anspruchnahme der inneren Priorität einzureichen (§ 40 PatG), in die fehlende

Angaben, die eine Patenterteilung verhindern, hätten aufgenommen werden

können. Auch diese Möglichkeit hat der Anmelder jedoch nicht genutzt.

Da die den Anmeldeunterlagen anhaftenden Mängel auch im Lichte des

schriftsätzlichen Vorbringens des Anmelders fortbestehen und eine Patenterteilung

damit ausgeschlossen ist, war die Beschwerde zurückzuweisen.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den an dem Beschwerdeverfahren Beteiligten das

Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu (§ 99 Abs. 2, § 100 Abs. 1, § 101 Abs. 1 PatG).

Nachdem der Beschwerdesenat in dem Beschluss die Einlegung der Rechtsbeschwerde

nicht zugelassen hat, ist die Rechtsbeschwerde nur statthaft, wenn einer der nachfolgenden

Verfahrensmängel durch substanziierten Vortrag gerügt wird (§ 100 Abs. 3 PatG):

1. Das beschließende Gericht war nicht vorschriftsmäßig besetzt.

2. Bei dem Beschluss hat ein Richter mitgewirkt, der von der Ausübung des

Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der

Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war.

3. Einem Beteiligten war das rechtliche Gehör versagt.

4. Ein Beteiligter war im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes

vertreten, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder

stillschweigend zugestimmt hat.

5. Der Beschluss ist aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen, bei

der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden

sind.

6. Der Beschluss ist nicht mit Gründen versehen.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim

Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe, schriftlich einzulegen (§ 102

Abs. 1 PatG).

Die Rechtsbeschwerde kann auch als elektronisches Dokument, das mit einer qualifizierten

oder fortgeschrittenen elektronischen Signatur zu versehen ist, durch Übertragung in die

elektronische Poststelle des Bundesgerichtshofes eingelegt werden (§ 125a Abs. 3 Nr. 1

PatG i. V. m. § 1, § 2 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2, Abs. 2a, Anlage (zu § 1) Nr. 6 der Verordnung

über den elektronischen Rechtsverkehr beim Bundesgerichtshof und Bundespatentgericht

(BGH/BPatGERVV)). Die elektronische Poststelle ist über die auf der Internetseite des

Bundesgerichtshofes www.bundesgerichtshof.de/erv.html bezeichneten Kommunikationswege erreichbar (§ 2 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 BGH/BPatGERVV). Dort sind auch die

Einzelheiten zu den Betriebsvoraussetzungen bekanntgegeben (§ 3 BGH/BPatGERVV).

Die Rechtsbeschwerde muss durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen

Rechtsanwalt als Bevollmächtigten des Rechtsbeschwerdeführers eingelegt werden (§ 102

Abs. 5 Satz 1 PatG).

Kleinschmidt

J. Müller

Seyfarth

Dr. Haupt