BPatG Beschluss vom 01.06.2023 – 30 W (pat) 507/21

BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 507/21 _______________________

(Aktenzeichen)

…

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

ECLI:DE:BPatG:2023:010623B30Wpat507.21.0

betreffend die Marke 30 2018 200 276

hat

der

30. Senat

(Marken- und Design-Beschwerdesenat)

des

Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 1. Juni 2023 unter Mitwirkung des

Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker sowie der Richterin Dr. Weitzel und des

Richters Merzbach

beschlossen:

I. Auf die Beschwerde der Widersprechenden wird der Beschluss der

Markenstelle für Klasse 03 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 18.

Dezember 2020 aufgehoben.

II. Wegen des Widerspruchs aus der Marke UM 011 546 215 wird die

Löschung der angegriffenen Marke 30 2018 200 276 angeordnet.

I.

Gegen die am 4. Januar 2018 angemeldete, am 20. April 2018 u.a. für die Waren

der

„Klasse 05: Antiseptische Salben; Cremes für dermatologische Zwecke;

Cremes gegen Juckreiz; Diätetische Nahrungsergänzungsstoffe; Diätetische

Präparate und Nahrungsergänzungsmittel; Entzündungshemmende Salben;

Homöopathische entzündungshemmende Salben; Medizinische Cremes;

Medizinische Salben; Medizinische Salben zur Anwendung auf der Haut;

Medizinische Salben zur Behandlung von dermatologischen Erkrankungen;

Medizinische Shampoos; Nahrungsergänzungsmittel; Pharmazeutische

Cremes; Salben [medizinische]; Salben für pharmazeutische Zwecke;

Salben gegen Juckreiz“

eingetragene und am 25. Mai 2018 veröffentlichte Wortmarke 30 2018 200 276

Sorion

ist, beschränkt auf die vorgenannten Waren der Klasse 05, am 24. August 2018

Widerspruch erhoben worden aus der am 5. Februar 2013 angemeldeten und seit

dem 5. September 2013 für die Waren

„Klasse 01: Diagnostische Präparate für Labor- und Forschungszwecke;

Lichtempfindliche, unbelichtete Filme; Chemische Erzeugnisse

für

wissenschaftliche Zwecke, Insbesondere für Labor- und Forschungszwecke

Klasse 05: Chemische Präparate für medizinische Zwecke; Pharmazeutische

und veterinärmedizinische Erzeugnisse sowie Präparate

für die

Gesundheitspflege; Diätische Substanzen

für medizinische Zwecke;

Diagnosepräparate für medizinische Zwecke

Klasse 10: Medizinische Apparate und

Instrumente,

Insbesondere

elektronische Apparate für die ärztliche Diagnose, ärztliche Apparate und

Instrumente zur Untersuchung von Körperflüssigkeiten“

registrierten Wortmarke UM 011 546 215

ORION

Mit Schriftsatz vom 05. März 2019 hat die Inhaberin der angegriffenen Marke die

rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke bestritten.

Die Widersprechende hat geltend gemacht, die Benutzungseinrede sei unzulässig.

Hilfsweise hat sie zwar keine eidesstattliche Versicherung, aber verschiedene

andere Benutzungsunterlagen vorgelegt, u.a.

· Abbildungen von Produktverpackungen der Widersprechenden aus den

Jahren 2015, 2017, 2018 und 2019 (Anlage 5)

· eine Zusammenstellung der in den Geschäftsjahren 2015 bis 2018/2019 von

der O… Corporation bzw.

ihrer Tochtergesellschaft O… GmbH

unter der Marke ORION vor allem mit Pharmazeutika bzw. Diätischen

Substanzen/Nahrungsergänzungsmitteln erzielten Umsätze (im Schriftsatz

vom 2. Dezember 2019)

·

freigegebene Werbemittel

(„HWG-Freigaben") von Produkten der

Warenklasse 05 (Anlagenkonvolut 11).

Für den Fall, dass das Amt

trotz der vorgelegten Unterlagen eine

Verwechslungsgefahr verneinen sollte, hat die Widersprechende mit Schriftsatz

vom 2. Dezember 2019 den Widerspruch zusätzlich hilfsweise auf den

Bekanntheitsschutz nach § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG gestützt.

Die mit einem Beamten des gehobenen Dienstes besetzte Markenstelle für Klasse

03 hat den Widerspruch mit Beschluss vom 18. Dezember 2020 zurückgewiesen.

Der Widerspruch sei zulässig, aber unbegründet. Die Widersprechende habe auf

den zulässigen Benutzungseinwand nach § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG nicht

glaubhaft gemacht, dass die Widerspruchsmarke im maßgeblichen Zeitraum von

fünf Jahren vor der Entscheidung über den Widerspruch rechtserhaltend benutzt

worden sei.

Eine eidesstattliche Versicherung sei nicht eingereicht worden. Mindestumsatz-

oder Absatzangaben für konkrete Produkte, die mit der Marke gekennzeichnet von

der Widersprechenden vertrieben worden seien, lägen nicht vor. Zwar seien in

einigen Schriftsätzen, zuletzt

im Schriftsatz vom 2. Dezember 2019,

Gesamtumsatzangaben der Widersprechenden für die Geschäftsjahre 2015, 2016

und 2017 für Deutschland, für die EU (ohne Skandinavien) und für Finnland

enthalten, die sich im mehrstelligen Millionenbereich bewegten und zweifellos für

eine Benutzung vom Umfang her sprechen könnten. Zum einen handele es sich

jedoch

um

bloßes

schriftsätzliches

(Partei-)

Vorbringen

ohne

Glaubhaftmachungsmittel, was der Beweislastregel des § 43 Absatz 1 MarkenG

nicht entspreche und deshalb unbehelflich sei. Zum anderen sprächen die

Formulierungen in den Unterlagen dafür, dass sich die Gesamtumsatzangaben auf

die firmenmäßige Benutzung der Kennzeichnung „ORION“ bezögen. So sei z.B. im

Schriftsatz 2. Dezember 2019 stets davon die Rede, dass diese Umsätze von der

„O… Corporation“ erzielt wurden. Außerdem bezögen sich die Umsatzangaben

auf Warengruppen nämlich „pharmazeutische Präparate, Präparate für die

Gesundheitspflege, diätische Substanzen für medizinische Zwecke“ statt auf

konkrete Waren.

Sofern sich Angaben auf Waren bezögen, blieben diese vage, nämlich dass die

Umsätze

vor

allem

mit

„Pharmazeutika

und

Diätischen

Substanzen/Nahrungsergänzungsmitteln“ erzielt worden seien.

Aus den eingereichten Unterlagen insgesamt ergebe sich zwar, dass es sich bei der

Kennzeichnung mit „ORION“ in gestalteter Form auf den Waren als Dachmarke um

eine markenmäßige Verwendung handeln könne. Hierzu seien jedoch keine

konkreten Angaben vorhanden, zumal auch nicht ersichtlich werde, auf welchen

konkreten Bereich pharmazeutischer Erzeugnisse sich die Benutzungshandlungen

erstrecken sollten.

Im Ergebnis sei die Benutzung der Widerspruchmarke nicht glaubhaft gemacht

worden. Deshalb könne dahingestellt bleiben, inwieweit Verwechslungsgefahr

bestehe. Ebenso könne dahingestellt bleiben, inwieweit der im Schriftsatz vom

2. Dezember 2019 außerhalb der Widerspruchsfrist hilfsweise geltend gemachte

Bekanntheitsschutz als verspätet anzusehen sei.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Mit

der Beschwerdebegründung legt sie weitere Benutzungsunterlagen vor, u.a.

· Eine eidesstattliche Versicherung des Trademark Counsel, Intellectual

Property Rights bei der Widersprechenden, Frau K… vom 28.

April 2022 (Anlage BF 1)

· Verpackungslayouts aus den Jahren 2015-2019 (EV 1 zur Anlage BF 1)

· Rechnungen aus den

Jahren 2015 bis 2019

von externen

Werbeunternehmen (EV 2 zu Anlage BF1).

Die Widersprechende führt aus, diese Unterlagen reiche sie hilfsweise ein, denn die

Einrede der Nichtbenutzung sei bereits nicht zulässig erhoben worden. Aufgrund

des undifferenzierten Bestreitens der Benutzung durch die Markeninhaberin habe

eine im Zeitpunkt ihrer Erhebung unzulässige Einrede der Nichtbenutzung gemäß

§ 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG a.F. vorgelegen, die die Markenstelle nicht als zulässig

erhobene Einrede i.S.v. § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG habe werten dürfen. Denn die

jeweiligen gesetzlichen Voraussetzungen des § 43 Abs. 1 Satz 1 und § 43 Abs. 1

Satz 2 hätten zum Zeitpunkt des Bestreitens nicht vorgelegen, da die

Benutzungsschonfrist der Widerspruchsmarke zum Zeitpunkt der Veröffentlichung

der Eintragung der angegriffenen Marke noch nicht abgelaufen gewesen sei.

Unabhängig davon sei die Widerspruchsmarke ORION in der Europäischen Union

innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Entscheidung über den Widerspruch

rechtserhaltend benutzt worden, und zwar in erheblichem Umfang auch in

Deutschland.

Das ergebe sich bereits aus den im Amtsverfahren und zusätzlich aus den im

Beschwerdeverfahren eingereichten Unterlagen.

Die Markenstelle sei in angreifbarer Weise davon ausgegangen, dass die

Widerspruchsmarke ORION ausschließlich firmenmäßig als Unternehmensname

der Beschwerdeführerin verwendet werde und dass lediglich Gesamtumsatzzahlen

ohne Bezug zu konkreten Waren vorgelegt worden seien. Sie habe die

Zurückweisung des Widerspruchs ausschließlich mit der fehlenden eidesstattlichen

Versicherung als Glaubhaftmachungsmittel begründet statt die eingereichten

Unterlagen auszuwerten.

Jedenfalls in der Zusammenschau mit den ergänzenden, im Beschwerdeverfahren

vorgelegten Benutzungsnachweisen sei eine rechtserhaltende Benutzung im

maßgebenden Zeitraum nachgewiesen.

Wie sich aus der eidesstattlichen Versicherung vom 28. April 2022 ergebe,

verwende die Beschwerdeführerin die Widerspruchsmarke ORION als Dachmarke.

Gleichzeitig sei ORION auch der Unternehmensname der Beschwerdeführerin. Die

Hauptmarke OROIN sei auf Produktverpackungen und Werbematerialien

zusammen mit der jeweiligen Produktmarke (Medikamentennamen wie STALEVO,

dexdor, CalciCare – D3) abgebildet. Die Benutzung der Widerspruchsmarke für die

von der Beschwerdeführerin vertriebenen Produkte erfolge dabei sowohl durch die

Beschwerdeführerin selbst als auch durch ihre Tochter, die O… GmbH.

Nach der eidesstattlichen Versicherung seien in den Geschäftsjahren 2015 bis 2020

mit den durch O… GmbH in den Tabellen 1 und 2 konkret benannten

Produkten wie „Stalevo“, „dexdor“, „CalciCare“ unter der Dachmarke ORION die

näher bezeichneten

jährlichen Millionenumsätze erwirtschaftet worden. Die

benannten Produkte könnten drei Warengruppen zugeordnet werden, nämlich

Warengruppe

1:

„Pharmazeutische Erzeugnisse, Präparate

für

die

Gesundheitspflege“, Warengruppe 2 „Diätische Substanzen für medizinische

Zwecke“, Warengruppe

3:

„Medizinische Apparate“. Die

von

der

Beschwerdeführerin vorgelegten Benutzungsnachweise erstreckten sich auf die

übrigen beanspruchten Waren

jedenfalls der Klassen 05 und 10 der

Widerspruchsmarke, da diese entsprechend den Grundsätzen der Rechtsprechung

jeweils als gleichartig mit den aufgelisteten Waren anzusehen seien.

Zwischen

den

Vergleichszeichen

Sorion

und

ORION

bestehe

Verwechslungsgefahr. Angesprochene Verkehrskreise seien sowohl private

Verbraucher als auch professionelle Verkehrskreise aus dem Bereich des

Gesundheitswesens.

Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sei durch ihre europaweite,

jahrzehntelange Marktpräsenz vor allem in Deutschland gesteigert und damit

überdurchschnittlich hoch. Neben der durch intensive Benutzung gesteigerten

Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke in Deutschland könne sich die

Beschwerdeführerin zudem auf die gesteigerte Kennzeichnungskraft derselben in

dem Mitgliedstaat Finnland berufen. In Finnland sei die Marke ORION als

Unternehmensmarke des größten finnischen Pharmaunternehmens eine sehr

bekannte Marke, was die Beschwerdeführerin glaubhaft gemacht habe.

Die Waren der angegriffenen Marke seien identisch bzw. hochgradig ähnlich zu den

Waren der Widerspruchsmarke in Klasse 05, 01 und 10. Beispielsweise würden

„Cremes für dermatologische Zwecke; Cremes gegen Juckreiz; Medizinische

Cremes; Medizinische Salben; Medizinische Shampoos; Salben

für

pharmazeutische Zwecke“ der angegriffenen Marke von dem

für die

Widerspruchsmarke geschützten Oberbegriff

„pharmazeutische Präparate“

umfasst.

Die Zeichen Sorion und ORION seien außerdem hochgradig ähnlich. Optisch und

phonetisch stimmten die beiden Zeichen in den Buchstaben „O-R-I-O-N“ identisch

überein. Die jüngere Marke habe die bekannte Widerspruchsmarke einfach

usurpiert und lediglich den Konsonanten „S“ davorgesetzt. Der Anfangsbuchstabe

„S“ in der angegriffenen Marke ändere insbesondere an der Aussprache nichts, da

aufgrund der akustischen Übereinstimmung der beiden Zeichen in allen übrigen

Buchstaben der gleiche Klang erzeugt werde.

Die Benutzung der angegriffenen Marke Sorion beeinträchtige daneben auch die

Unterscheidungskraft und die Wertschätzung der bekannten Widerspruchsmarke.

Die Widersprechende beantragt sinngemäß,

den angefochtenen Beschluss der Markenstelle für Klasse 03 des Deutschen

Patent- und Markenamts vom 18. Dezember 2020 aufzuheben und die

angegriffene Marke aufgrund des Widerspruchs aus der Marke UM 011 546

215 zu löschen.

Die Inhaberin der jüngeren Marke hat sich im Beschwerdeverfahren nicht

geäußert und auch keinen Antrag gestellt.

Im Amtsverfahren hat sie geltend

gemacht, die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ORION sei von Haus

aus reduziert, da es sich bei dem Begriff „ORION“ um ein in der deutschen Sprache

gebräuchliches Wort für ein Sternbild handele. Dagegen handele es sich bei der

angegriffenen Marke Sorion um einen reinen Fantasiebegriff, der gegenüber dem

gebräuchlichen Wort „ORION“ eine gesteigerte Kennzeichnungskraft aufweise.

Es werde bestritten, dass ORION eine bekannte Marke in Finnland sei.

Ebensowenig könne daraus eine Bekanntheit für Deutschland hergeleitet werden.

Außerdem sei eine Bekanntheit in einem wesentlichen Teil der Europäischen Union

von der Widerspruchsführerin nicht dargetan. Bestritten werde ferner, dass das

Territorium von Finnland als wesentlicher Teil der Gemeinschaft anzusehen ist.

Es sei auch nicht von einer Identität, sondern allenfalls von einer Ähnlichkeit der

Vergleichswaren auszugehen. Zudem nehme der Durchschnittsverbraucher die

gegenüberstehenden Zeichen Sorion und ORION nicht als ähnlich wahr. Es ergebe

sich bereits ein erheblicher Unterschied darin, dass die Widerspruchsmarke in

Großbuchstaben, die angegriffene Marke jedoch in gewöhnlicher Schreibweise mit

großem Anfangsbuchstaben und ansonsten in Kleinbuchstaben geschrieben sei.

Darüber hinaus sei festzustellen, dass der geschriebene und gesprochene Beginn

des angegriffenen Zeichens einen vollkommen anderen Eindruck hinterlasse als der

geschriebene und gesprochene Beginn der Widerspruchsmarke. Zudem achte der

Verbraucher auf den Wortbeginn stärker als auf den Rest des Wortes. Nicht

vergessen werden dürfe in diesem Zusammenhang auch, dass es sich bei der

Widerspruchsmarke um einen in der deutschen Sprache gebräuchlichen Begriff

handele, wohingegen die angegriffene Marke ein Fantasiebegriff sei.

II.

Die gemäß § 64 Abs. 6 Satz 1 i.V.m. § 66 MarkenG statthafte und auch im Übrigen

zulässige Beschwerde der Widersprechenden hat in der Sache Erfolg. Zwischen

den Vergleichsmarken besteht Verwechslungsgefahr (§§ 119 Nr. 1, 43 Abs. 2, 42

Abs. 2 Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG), so dass der Widerspruch aus der

Unionsmarke 011 546 215 im Ergebnis zu Unrecht zurückgewiesen wurde.

A.

Im Laufe des Widerspruchsverfahrens haben sich die Vorschriften des

Markengesetzes mit Wirkung vom 14. Januar 2019 geändert. Eine für die

Beurteilung des Streitfalls maßgebliche Änderung der Rechtslage folgt daraus nicht

(BGH WRP 2019, 1316 Rn. 11 – KNEIPP). Da die angegriffene Marke am 4. Januar

2018 und damit zwischen dem 1. Oktober 2009 sowie dem 14. Januar 2019

angemeldet wurde, ist für den gegen diese Eintragung erhobenen Widerspruch

gemäß § 158 Abs. 3 MarkenG § 42 Abs. 1 und Abs. 2 MarkenG in der vor dem 14.

Januar 2019 jeweils geltenden Fassung (MarkenG a. F.) anzuwenden. Die

Anwendung der das Widerspruchsverfahren betreffenden Vorschriften auf

Widersprüche aus prioritätsälteren Unionsmarken ergibt sich

infolge der

Änderungen durch das 2. Patentrechtsmodernisierungsgesetz mit Wirkung zum 1.

Mai 2022 aus § 119 Nr. 1 und Nr. 4 MarkenG n. F.

B. Die Frage, ob Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG

vorliegt, ist unter Heranziehung aller relevanten Umstände des Einzelfalls

umfassend zu beurteilen. Dabei ist von einer Wechselwirkung zwischen der Identität

oder der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen, dem Grad der Ähnlichkeit

der Marken und der Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke in der Weise

auszugehen, dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren oder

Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken oder durch

eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann

und umgekehrt (st. Rspr.; vgl. nur EuGH GRUR 2020, 52 Rn. 41-43 – Hansson

[Roslagspunsch/ ROSLAGSÖL]; GRUR 2010, 1098 Rn. 44 – Calvin Klein/HABM;

GRUR 2010, 933 Rn. 32 – Barbara Becker; BGH GRUR 2020, 870 Rn. 25 –

Injekt/Injex; GRUR 2019, 1058 Rn. 17 – KNEIPP; GRUR 2018, 79 Rn. 7 –

OXFORD/Oxford Club; WRP 2017, 1104 ff. – Medicon-Apotheke/Medico Apotheke;

GRUR 2016, 382 Rn. 19 – BioGourmet; GRUR 2016, 283 Rn. 7 – BSA/DSA

DEUTSCHE SPORTMANAGEMENTAKADEMIE). Bei dieser umfassenden

Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist auf den durch die Marken hervorgerufenen

Gesamteindruck abzustellen, wobei insbesondere die unterscheidungskräftigen

und dominierenden Elemente zu berücksichtigen sind (vgl. EuGH, a. a. O. Rn. 48 –

Hansson [Roslagspunsch/ ROSLAGSÖL]; BGH a. a. O. Rn. 25 – INJEKT/INJEX).

Nach diesen Grundsätzen ist eine markenrechtlich relevante unmittelbare Gefahr

von Verwechslungen zwischen den Vergleichsmarken zu besorgen.

1. Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat im Widerspruchsverfahren vor dem

Deutschen Patent- und Markenamt die Benutzung der Widerspruchsmarke

bestritten. Auf die Einrede mangelnder Benutzung findet gemäß § 119 Nr. 4

MarkenG die Bestimmung des § 43 Abs. 1 MarkenG Anwendung mit der Maßgabe,

dass an die Stelle der Benutzung der Marke mit älterem Zeitrang gemäß § 26

MarkenG die Benutzung der Unionsmarke gemäß Art. 18 UMV tritt. Danach muss

die Marke in der Union ernsthaft benutzt worden sein.

Maßgebend ist dabei vorliegend § 43 Abs. 1 MarkenG in seiner bis zum 13. Januar

2019 geltenden Fassung mit den beiden nach § 43 Abs. 1 Satz 1 und 2 MarkenG

(a.F.) maßgeblichen Benutzungszeiträumen, weil der Widerspruch am 24. August

2018 und damit vor dem 14. Januar 2019 erhoben wurde (§ 158 Abs. 5 MarkenG).

a. Da die am 5. September 2013 registrierte Widerspruchsmarke zum Zeitpunkt der

Veröffentlichung der Eintragung der jüngeren Marke am 25. Mai 2018 noch nicht

fünf Jahre im Markenregister eingetragen war (§ 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG), betrifft

die Einrede nur den nach § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG maßgeblichen Zeitraum.

Entgegen dem Vorbringen der Widersprechenden

ist die Einrede der

Nichtbenutzung

nicht

insgesamt,

sondern

nur

bezogen

auf

den

Benutzungszeitraum nach § 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG unzulässig (vgl. BPatG 30

W (pat) 42/13, Rn. 26 – Dorzo plus T STADA/Dorzo).

Der Widersprechenden oblag es deshalb, die Benutzung der Widerspruchsmarke

gemäß § 119 Nr. 4 MarkenG i.V.m. Art. 18 UMV hinsichtlich aller maßgeblichen

Umstände, insbesondere nach Art, Ort und Umfang für den nach § 43 Abs. 1 Satz

2 MarkenG relevanten Zeitraum der letzten fünf Jahre vor der Entscheidung über

den Widerspruch, somit vom 1. Juni 2018 bis 1. Juni 2023, darzulegen und

glaubhaft zu machen.

b. Dem ist die Widersprechende nachgekommen. Sie hat für den relevanten

Zeitraum eine rechtserhaltende Benutzung jedenfalls in Bezug auf „Parkinsonmittel

und andere Mittel gegen extrapyramidale Störungen“, „Hypnotika/Sedativa“ sowie

„Mineralstoffpräparate“ glaubhaft gemacht.

aa. Aus der eidesstattlichen Versicherung des Trademark Counsel, Intellectual

Property Rights bei der Widersprechenden, Frau K, vom 28. April 2022

geht hervor, dass die Widersprechende, die O… Corporation, ihren Hauptsitz in

Finnland und seit 2001 eine „Niederlassung“ (richtig: Tochtergesellschaft) in

Deutschland, nämlich die O… GmbH hat. Die Widerspruchsmarke

ORION sei sowohl Unternehmensname als auch Dachmarke von O…

Corporation. Auf jeder Produktverpackung und auf jedem Marketingmaterial werde

die Hauptmarke ORION zusammen mit der jeweiligen Produktmarke verwendet.

(1) Dieses Vorbringen trifft zu. Wie die von der Widersprechenden bereits im

Amtsverfahren eingereichten und in der eidesstattlichen Versicherung aufgeführten

Verpackungsmuster in Form Faltschachteln zeigen, wird die Widerspruchsmarke

ORION - jedenfalls auch - markenmäßig benutzt.

Beispiele für Warengruppe 1:

Beispiel für Warengruppe 2:

Beispiel für Warengruppe 3:

In Zusammenhang mit dem Produkt „Stalevo“ (Warengruppe 1) wird dieser Eindruck

dadurch verstärkt, dass links neben dem – insofern markenmäßig benutzten -

Zeichen

die Firmenbezeichnung

mit Angaben zum

Unternehmen

(Gesellschaftsform, Adresse)

steht

(vgl. Ströbele

in

Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Aufl., § 26 Rn. 31). Das gleiche gilt für

„Flusarion Esyhaler“ (Warengruppe 3), wo oberhalb des Zeichens

die

Firmenbezeichnungen

„O…

Corporation“

und

„O… GmbH“ mit

Adressen angegeben sind.

(2) In der abgewandelten Form

wird der Verkehr – auch in verschiedenen

Farbvarianten – die Widerspruchsmarke ORION sehen. Die Verfremdung des „O“

durch den über die Buchstabenfolge „-RION“ gezogenen Bogen wird der Verkehr

als einfache und werbeübliche graphische Ausgestaltung sehen, die den

kennzeichnenden Charakter nicht verändert. Gleiches gilt für die Zufügung des

Elements „PHARMA“. Dieses ist kleiner als der Bestandteil

,

räumlich von diesem getrennt und weist zudem beschreibend auf die

beanspruchten Waren aus dem Pharma-Bereich hin

(vgl. Ströbele

in

Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Aufl., § 26 Rn. 189, 200).

bb. Die eidesstattliche Versicherung nennt zudem Netto-Umsatzzahlen der O…

GmbH

(Tochtergesellschaft) nach deutscher Bilanzierung gem. HGB

für

2015 bis 2018 (Tabelle 1) sowie nach Konzernrechnung (IFRS) für den Zeitraum

2015 bis 2020 (Tabelle 2) für die angegebenen Produkte der Warengruppen 1 bis

3 in Deutschland.

(1) Da die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke für die letzten fünf

Jahre vor der Entscheidung über den Widerspruch am 1. Juni 2023 glaubhaft zu

machen ist, ist für den Nettoumsatz nach Bilanzierung (gem. HGB) lediglich das

Jahr 2018 und für den Nettoumsatz nach Konzernrechnung der Zeitraum von 2018

bis 2020 relevant. Da der Nettoumsatz nach Konzernrechnung im Vergleich zum

Nettoumsatz nach Bilanzierung wegen konzerninterner Verrechnung geringer ist,

kann aus Gründen der Übersichtlichkeit allein auf die Umsätze nach der Tabelle 2

abgestellt werden. Die Umsatzangaben beziehen sich auf verschiedene konkret

genannte Präparate.

(2) Im Rahmen der Integrationsfrage ist die Widersprechende aber nicht auf das

jeweils ganz spezielle mit der Widerspruchsmarke gekennzeichnete Produkt

festzulegen. Vielmehr erstreckt sich der Markenschutz auch auf damit gleichartige

Waren (BGH GRUR 2020, 870, Rn. 36 – INJEKT/INJEX). Anders als die

Widersprechende mit der Unterteilung

in

„Warengruppen 1-3“

(z.B.

„Pharmazeutische Erzeugnisse sowie Präparate für die Gesundheitspflege“)

suggerieren möchte, ist

insoweit nicht der gesamte mit den eingetragenen

Oberbegriffen umfasste weite Warenbereich einzubeziehen. Die beanspruchten

Warenoberbegriffe der Klasse 05 sind nämlich hinreichend weit gefasst, um sie in

Untergruppen aufteilen zu können, die jeweils als selbständig anzusehen sind (vgl.

EuG GRUR Int. 2007, 593, 595 Rn. 26 – RESPICUR/RESPICORT). Maßgeblich für

die Definition einer Untergruppe sind der Zweck oder die Bestimmung des

betreffenden Heilmittels, welche in der therapeutischen Indikation zum Ausdruck

kommen (EuG, GRUR Int 2007, aaO., Rn. 30). Anhaltspunkte dafür gibt die

jeweilige Arzneimittelhauptgruppe in dem Arzneimittelverzeichnis „Rote Liste“, in die

das jeweilige Präparat eingeordnet ist (BGH GRUR 2012, 64 Rn. 10 –

Maalox/Melox-GRY; BGH GRUR 2006, 937 Rn. 20f. – Ichthyol II; BPatG 25 W (pat)

779/12 – Tebo/TOBI; 30 W (pat) 32/10 - Mito TAD/MitoExtra/Mito-medac).

Hinsichtlich der in der eidesstattlichen Versicherung unter Randziffer 5 abgebildeten

Produkte („Sämtliche Waren von O… Corporation, […]) fallen „Stalevo“ unter

„Parkinsonmittel und andere Mittel gegen extrapyramidale Störungen“ (vgl. Rote

Liste Hauptgruppe Nr. 70), „dexdor“ unter „Hypnotika/Sedativa“ (vgl. Rote Liste

Hauptgruppe Nr. 49) und „CalciCare – D3“ unter „Mineralstoffpräparate“ (vgl. Rote

Liste Hauptgruppe Nr. 62).

(3) Der Nettoumsatz der vorgenannten Produkte in Deutschland betrug in den

Jahren 2018 bis 2020 zwischen 6,8 bis 4,9 Mio EUR für „Stalevo“, 5,5 bis 3,5 Mio

EUR für „dexdor“ und 0,8 bis 0,5 Mio EUR für „CalciCare – D3“.

cc. Die in Deutschland unter der Dachmarke ORION erzielten vorgenannten

Umsätze für die Jahre 2018 bis 2020 reichen in der Zusammenschau mit den

weiteren eingereichten Unterlagen wie die Rechnungen für Werbeausgaben

(Anlage EV 2) aus, um eine kontinuierlich über mehrere Jahre erfolgte wirtschaftlich

sinnvolle und damit ernsthafte Benutzung der Widerspruchsmarke jedenfalls für

„Parkinsonmittel und andere Mittel gegen extrapyramidale Störungen“,

„Hypnotika/Sedativa“ sowie „Mineralstoffpräparate“ im Gebiet der Union zu belegen.

Da die Benutzung angesichts des Zeitraums und auch der erzielten Umsätze nicht

unerheblich ist, reicht dazu der Nachweis lediglich in dem Mitgliedsstaat

Deutschland aus (vgl. BPatG, 29 W (pat) 11/11 ZENIT/ZENITH).

dd. Unerheblich ist, dass die in der eidesstattlichen Versicherung ausgewiesenen

jährlichen Umsatzzahlen aufgrund des zwischenzeitlichen Zeitablaufs für den nach

§ 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG relevanten Benutzungszeitraum nur insoweit

verwertbar sind, als sie – ausgehend vom insoweit maßgeblichen Zeitpunkt der

Sitzung am 1. Juni 2023– die Angaben für die Jahre 2018 bis 2020 betriffen (vgl.

BGH GRUR 2013, 925 Rn. 40 - VOODOO). Es genügt – wie im vorliegenden Fall –

auch die Glaubhaftmachung einer Markenverwendung für eine begrenzte Zeit

innerhalb des relevanten Benutzungszeitraums, sofern der fragliche Einsatz der

Marke noch als ernsthafte Benutzung zu bewerten

ist (vgl. Ströbele

in

Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Aufl., § 26 Rn. 107). Hieran bestehen

wegen der Kontinuität der Benutzung und der Höhe der Umsätze keine Zweifel.

2. Zwischen den Vergleichswaren besteht im Hinblick auf die vorgenannten

Untergruppen der Widerspruchsmarke eine durchschnittliche bzw. enge

Ähnlichkeit.

Eine Ähnlichkeit ist grundsätzlich anzunehmen, wenn die sich gegenüberstehenden

Waren und/oder Dienstleistungen unter Berücksichtigung aller für die Frage der

Verwechslungsgefahr erheblichen Faktoren wie insbesondere ihrer Beschaffenheit,

ihrer regelmäßigen betrieblichen Herkunft, ihrer regelmäßigen Vertriebs- und

Erbringungsart, ihres Verwendungszwecks und ihrer Nutzung, ihrer wirtschaftlichen

Bedeutung sowie ihrer Eigenart als miteinander konkurrierender oder einander

ergänzender Produkte oder Leistungen so enge Berührungspunkte aufweisen, dass

die beteiligten Verkehrskreise der Meinung sein könnten, sie stammten aus

demselben Unternehmen oder wirtschaftlich verbundenen Unternehmen (EuGH

GRUR-RR 2009,356 Rn.65 – Éditions Albert René/HABM [OBELIX/MOBILIX]; BGH

GRUR 2014, 488 Rn. 12 – DESPERADOS/DESPERADO; GRUR 2015,176 Rn.16

– ZOOM).

Dabei ist zwischen Arzneimitteln selbst unterschiedlicher Indikationen grundsätzlich

von durchschnittlicher Warenähnlichkeit auszugehen (BGH GRUR 2012, 64, 65 Rn.

10 – Maalox/Melox-GRY).

a. Danach besteht eine durchschnittliche Ähnlichkeit der „Antiseptische Salben;

Cremes

für dermatologische Zwecke; Cremes gegen Juckreiz;

(…);

Entzündungshemmende Salben; Homöopathische entzündungshemmende

Salben; Medizinische Cremes; Medizinische Salben; Medizinische Salben zur

Anwendung auf

der Haut; Medizinische Salben zur Behandlung von

dermatologischen Erkrankungen; Medizinische Shampoos; (…); Pharmazeutische

Cremes; Salben [medizinische]; Salben für pharmazeutische Zwecke; Salben

gegen Juckreiz“ der angegriffenen Marke zu „Parkinsonmittel und andere Mittel

gegen extrapyramidale Störungen“ und

„Hypnotika/Sedativa“

für die die

Widerspruchsmarke rechtserhaltend benutzt ist. Zwar bestehen unterschiedliche

Indikationen und die Produkte werden auch nicht zur Behandlung des gleichen

Krankheitsbildes eingesetzt. Es bestehen aber Überschneidungen im Hinblick auf

Herstellerbetriebe, die regelmäßig verschiedene Arzneimittel mit unterschiedlichen

Indikationen anbieten (Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Aufl., § 9

Rn. 108). So umfasst das Warenangebot der Widersprechenden z.B. auch

„Dolomagon“, das unter „Antiphlogistika“ (vgl. Rote Liste Hauptgruppe Nr. 23) und

damit wie z.B.

„Antiseptische Salben“ der angegriffenen Marke unter

„Entzündungshemmende Präparate“ fällt. Darüber hinaus gibt es bei Arzneimitteln

generell Überschneidungen bei den Vertriebswegen, den Verkaufsstätten und dem

gemeinsamen Zweck der Behandlung von Krankheiten und gesundheitlichen

Beschwerden (BPatG 25 W (pat) 64/12 – Rivamed/RIAMET).

b. Hinsichtlich der in Klasse 05 verbleibenden Waren der angegriffenen Marke,

nämlich „Diätetische Nahrungsergänzungsstoffe; Diätetische Präparate und

Nahrungsergänzungsmittel; Nahrungsergänzungsmittel“ besteht eine enge

Ähnlichkeit zu „Mineralstoffpräparate“

(Medikament „CalciCare – D3“ der

Hauptgruppe 62 der Roten Liste). Diese entsprechen in ihrer Zusammensetzung

und Wirkweise den vorgenannten Waren der angegriffenen Marke. So enthalten

z.B. Nahrungsergänzungsmittel den Mineralstoff „Kalzium“. Ebenso kann eine Diät

bewirken, dass nicht genügend Kalzium oder Vitamin D mit der Nahrung

aufgenommen wird, so dass z.B. Diät-Shakes oder Diät-Pulver häufig Vitamine und

Mineralstoffe enthalten, um einen möglichen Mangel auszugleichen. Deshalb

stimmt neben den Berührungspunkten der Waren hinsichtlich ihrer Beschaffenheit,

Erbringungsart und der Vertriebsmodalitäten (Reformhaus, Apotheke oder

Drogeriemarkt) auch der Verwendungszweck überein (vgl. BPatG 25 W (pat)

544/14, Rn. 32– WELLANO/Wellion).

3. Die Widerspruchsmarke ORION verfügt von Haus aus über eine durchschnittliche

Kennzeichnungskraft.

Dem Vorbringen der

Inhaberin der angegriffenen Marke, die originäre

Kennzeichnungskraft sei reduziert, weil es sich bei dem Begriff „ORION“ um ein in

der deutschen Sprache gebräuchliches Wort für ein Sternbild handele, kann nicht

gefolgt werden. Maßgeblich für eine mögliche beschreibende Bedeutung sind

nämlich ausschließlich die von der Widerspruchsmarke umfassten Waren der

Klassen 01, 05 und 10 (vgl. Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Aufl.,

§ 9 Rn. 199). Diesbezüglich lässt sich kein beschreibender Sinngehalt der

Bezeichnung ORION erkennen.

Soweit die Widersprechende sich auf die gesteigerte Kennzeichnungskraft der

Widerspruchsmarke in dem Mitgliedstaat Finnland beruft und die Inhaberin der

angegriffenen Marke bestreitet, dass ORION eine bekannte Marke in Finnland sei,

kommt es hierauf im vorliegenden Verfahren nicht an, weil bei einer Unionsmarke

eine erhöhte Kennzeichnungskraft grundsätzlich nicht mit einer

intensiven

Benutzung außerhalb des Kollisionsgebietes (Deutschland) begründet werden kann

(BGH GRUR 2018, 79, 82, Rn. 28 – OXFORD/OxfordClub).

Soweit sich Widersprechende unter Hinweis auf die zur Glaubhaftmachung der

rechtserhaltenden Benutzung eingereichten Nachweise darauf beruft, die

Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sei durch

ihre europaweite,

jahrzehntelange Marktpräsenz und deren Benutzung vor allem in Deutschland

gesteigert und damit überdurchschnittlich hoch, bedarf dies letztlich keiner

abschließenden

Entscheidung.

Auch

unter

Zugrundelegung

einer

durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke kann eine

Verwechslungsgefahr zwischen den Marken nämlich nicht verneint werden.

4. Unter Berücksichtigung der genannten Umstände -

teilweise enge bzw.

durchschnittliche Warenähnlichkeit und durchschnittliche Kennzeichnungskraft der

Widerspruchsmarke - ist von strengen und im Bereich der durchschnittlichen

Warenähnlichkeit von durchschnittlichen Anforderungen an den erforderlichen

Markenabstand

auszugehen. Der

erforderliche Abstand

zur

älteren

Widerspruchsmarke reicht - jedenfalls in klanglicher Hinsicht – diesbezüglich nicht

aus, um Verwechslungen der Marken mit hinreichender Sicherheit ausschließen zu

können.

a. Gehören - wie vorliegend - zu den angesprochenen Verkehrskreisen sowohl

Fachkreise (Ärzte und Apotheker), die in den Absatz der Produkte eingeschaltet

sind, als auch das allgemeine Publikum

(Endverbraucher), kann der

Gesamteindruck, den die verschiedenen Verkehrskreise von den Marken haben,

unterschiedlich ausfallen. Dies kann etwa darauf beruhen, dass die Fachkreise eine

größere Aufmerksamkeit bei der Erfassung der Marken aufwenden und

Unterschiede zwischen den kollidierenden Marken besser in Erinnerung behalten

als die Endverbraucher. Kann aufgrund einer gespaltenen Verkehrsauffassung nur

bei einem der verschiedenen Verkehrskreise eine Verwechslungsgefahr bejaht

werden, reicht dies für die Verwirklichung des § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG aus (vgl.

zu Art. 8 Abs. 1 Buchst. b GMV EuGH, GRUR Int. 2007, 718, Nr. 90

TRAVATAN/TRIVASTAN; ferner BGH GRUR 2012, 64, Nr. 9 – Maalox/Melox-

GRY).

b. Nach diesen Grundsätzen sind die miteinander zu vergleichenden Markenwörter

Sorion und ORION als klanglich hochgradig ähnlich einzustufen. Bis auf den

Anfangsbuchstaben „S“ der jüngeren Marke sind sie klanglich identisch. Der

Konsonant „S“ wird im Deutschen vor dem Vokal „o“ - anders als z.B. bei dem

englischen Begriff „Software“ - weich ausgesprochen, wie bei „sowie“ oder „Sorge“.

Gerade im Hinblick auf die weiche Aussprache hat der Buchstabe „S“ trotz seiner

Stellung am Wortanfang keine charakteristische Bedeutung für den klanglichen

Gesamteindruck der angegriffenen Marke. Anders als die

Inhaberin der

angegriffenen Marke meint, verleiht das zusätzliche „S“ am Wortbeginn der

jüngeren Marke dieser deshalb keinen anderen Gesamteindruck.

Das gilt auch angesichts dessen, dass Verbraucher regelmäßig stärker auf den

Wortbeginn achten. Bei einem Vergleich mit dem Klang der älteren Marke überwiegt

daher die phonetische Identität beider Marken im Übrigen (klanglich: „-orion“). Diese

überwiegende Identität fällt auch deswegen besonders ins Gewicht, weil es sich

vorliegend nicht um einsilbige Kurzwortmarken handelt, sondern um dreisilbige

Markenwörter mit drei übereinstimmenden Vokalen „O-I-O“, die schon für sich –

abgesehen von den übereinstimmenden Konsonanten „R-N“ ein sehr ähnliches

Gesamtklangbild erzeugen. Die einzige Abweichung durch das der jüngeren Marke

vorangestellte „S“ stellt kein ausreichendes Gegengewicht hierzu dar.

c. Im Rahmen der klanglichen Verwechslungsgefahr spielt auch das – selbst beim

schriftbildlichen Vergleich nicht überzeugende - Vorbringen der Inhaberin der

jüngeren Marke, es bestehe ein „fundamentaler Unterschied“ in der Schreibweise

der Vergleichszeichen, keine Rolle.

5. Ausgehend davon kann in der Gesamtabwägung angesichts der engen bzw.

durchschnittlichen Ähnlichkeit der zu vergleichenden Waren, der durchschnittlichen

Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sowie der hochgradigen Ähnlichkeit

der Kollisionszeichen eine unmittelbare Verwechslungsgefahr nach §§ 119 Nr. 1, 9

Abs. 1 Nr. 2 MarkenG zwischen beiden Marken nicht verneint werden, so dass die

angegriffene Marke zu löschen ist.

6. Deshalb konnte die Entscheidung offenbleiben, ob darüber hinaus eine Löschung

nach § 119 Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG in Betracht kommt.

C. Hinsichtlich der Kosten des Beschwerdeverfahrens verbleibt es bei der

gesetzlichen Regelung des § 71 Abs. 1 S. 2 MarkenG, da Billigkeitsgründe für die

Auferlegung der Kosten auf einen Beteiligten weder vorgetragen worden noch sonst

ersichtlich sind.

III.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den Beteiligten das Rechtsmittel der

Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat,

ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,

2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des

Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der

Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,

3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,

4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten

war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder

stillschweigend zugestimmt hat,

5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei

der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt

worden sind, oder

6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim

Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich

einzulegen.

Hacker

Merzbach

Weitzel