Rechtsprechung / BPatG / 2023
BPatG Beschluss vom 26.06.2023 – 26 W (pat) 533/21
26. Senat · ECLI:DE:BPatG:2023:260623B26Wpat533.21.0
BUNDESPATENTGERICHT
_______________________
(Aktenzeichen)
…
B E S C H L U S S
In der Beschwerdesache
betreffend die Marke 30 2020 006 885
ECLI:DE:BPatG:2023:260623B26Wpat533.21.0
hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 26. Juni
2023 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Kortge, des Richters Dr. von Hartz
und der Richterin am Amtsgericht Streif
beschlossen:
Der Beschluss der Markenstelle für Klasse 20 des Deutschen Patent-
und Markenamts vom 22. April 2021 wird aufgehoben und das
Deutsche Patent- und Markenamt angewiesen, die Eintragung der
angegriffenen Marke wegen des Widerspruchs aus der Unionsmarke
001 202 332 zu löschen.
Die Wortmarke
GRÜNDE§
I.
ecotetra
ist am 27. März 2020 angemeldet und am 3. Juni 2020 unter der Nummer 30 2020 006
885 in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register
eingetragen worden für Waren der
Klasse 7:
Verpackungsmaschinen für Lebensmittel; Automatische Verpackungsmaschinen
für Nahrungsmittel; Maschinen zum
Befüllen von Behältern;
Klasse 16: Verpackungsmaterialien; Verpackungsfolien für Lebensmittel;
Verpackungsmaterial aus Kunststoff;
Klasse 20: Verpackungsbehälter
überwiegend aus Kunststoff; Verpackungsbehälter, nicht aus Metall; Gefäße aus Kunststoff für
Verpackungszwecke; Kunststoffschalen für die Verpackung von
Lebensmitteln [Behälter].
Gegen die Eintragung dieser Marke, die am 3. Juli 2020 veröffentlicht worden ist, hat
die Beschwerdeführerin Widerspruch erhoben aus der Unionswortmarke
TETRA
die am 10. Juni 1999 angemeldet und am 26. August 2002 unter der Nummer 001 202
332 in das beim Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) geführte
Register eingetragen worden ist für Waren und Dienstleistungen der
Klasse 6:
Container aus Metall; Konservenbüchsen; Konservendosen aus
Metall; Flaschenkappen aus Metall; Flaschenverschlusskappen
aus Metall;
Klasse 7:
Maschinen, einschließlich Abfüll- und Verpackungsmaschinen,
Packmaschinen, Waffelbackmaschinen, Verpackungsmaschinen, Extrusionsmaschinen, Abfüllanlagen für Massengüter;
Maschinen zum Verkorken und Verschließen von Flaschen,
Gebläsemaschinen, Blasformmaschinen, Spritzgußmaschinen,
Streckblasformmaschinen, Extrusionsblasformmaschinen, Druckmaschinen, Vakuumverpackungsmaschinen, Kartonformmaschinen; Molkereiausrüstung; Versiegelungsausrüstung; Förderbänder und Riemenantriebe; Homogenisierungsmaschinen;
Pumpen und Ventile zur Verwendung in der Lebensmittelindustrie; Formen (Maschinenteile); Apparate für die Zubereitung von
Lebensmitteln; Apparate für die Zirkulation von Wasser und Reinigungsmittel zur Reinigung von Maschinen; Werkzeugmaschinen; Bestandteile, Teile und Maschinenzubehör für die genannten Waren;
Klasse 9:
Computersysteme zur Kontrolle von Essenszubereitungs-,
Abfüll- und Verpackungssystemen; Apparate zur Kontrolle des
Gehalts oder des Verhältnisses von Fetten und festen Bestandteilen in Milch/Sahne, sowie von Zusatzstoffen; Wäge-, Meß- und
Dosierungsapparate; Verkaufsautomaten und Mechaniken für
geldbetätigte Apparate; Apparate für die Niedrigtemperatursterilisation, wie beispielsweise die Plasmasterilisation;
Klasse 11: Heizungs-, Koch- und Kühlgeräte; Apparate für die Wärmebehandlung von Lebensmittelprodukten; Wärmetauscher; Pasteurisiermaschinen; Sterilisierapparate; Apparate zur Verdampfung;
Gefrierapparate;
Klasse 16: Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Verpackungsbehälter und Verpackungsmaterial aus Papier oder kunststoffbeschichtetem Papier; Beutel, Säcke und Bögen zur Verpackung
und Aufbewahrung von Lebensmitteln und flüssigen oder halbflüssigen Produkten; Eisbehälter; Waffelhülsen; Verpackungsmaterial aus Kunststoff, soweit es nicht in anderen Klassen enthalten ist; Kunststoffolien; Verpackungsfolien aus Kunststoff;
Druckereierzeugnisse; Buchbinderartikel; Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate);
Klasse 17: Gummi, Guttapercha und Waren daraus, soweit sie nicht in
anderen Klassen enthalten sind; stranggepresster Kunststoff zur
Verwendung in der Produktion; Produkte in Form von Halbfabrikaten, speziell vorgeformte Artikel zur Herstellung von Kunststofflaschen; Kunststoffolie (nicht für die äußere Verpackung);
Klasse 20:
Flaschenkappen und Flaschenverschlüsse (nicht aus Metall);
Trinkhalme; Transportpaletten, nicht aus Metall; Kunststoffbehälter;
Klasse 21:
Flaschen; Wärmeisoliergefäße für Lebensmittel;
Klasse 29:
Fleisch, Fisch, Geflügel und Wild; Fleischextrakte; konserviertes,
getrocknetes und gekochtes Obst und Gemüse; Gallerten
(Gelees), Konfitüren, Fruchtmuse; Eier, Milch und Milchprodukte;
Speiseöle;
Klasse 30: Speiseeis; Stabilisierungsmittel für Eis; Getränke auf der Basis
von Kaffee, Kakao oder Schokolade; Honig, Melassesirup; Senf;
Essig; Soßen;
Klasse 32: Biere; Mineralwässer und kohlensäurehaltige Wässer und
andere alkoholfreie Getränke; Fruchtgetränke und Fruchtsäfte;
Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung von Getränken;
Klasse 33: Alkoholische Getränke (ausgenommen Biere);
Klasse 37:
Installation; Wartungs- und Reparaturdienste.
Mit Beschluss vom 22. April 2021 hat die Markenstelle für Klasse 20 des DPMA eine
Verwechslungsgefahr verneint und den Widerspruch zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie ausgeführt, die ältere Marke besitze von Haus aus durchschnittliche
Kennzeichnungskraft, weil dem üblichen Wortbildungselement für „vier“ in Alleinstellung für die Widerspruchswaren und -dienstleistungen keine beschreibenden
Anklänge entnommen werden könnten. Zwar sei die Widersprechende Inhaberin der
bekannten Marke „Tetra Pak“, aber eine gesteigerte Kennzeichnungskraft ihrer Marke
„TETRA“ in Alleinstellung habe die Widersprechende nicht belegt. Warenidentität
bestehe bei Verpackungsmaschinen und -materialien. Ein relevantes Ähnlichkeitsverhältnis sei bei Verpackungsbehältern anzunehmen. Die sich bei normaler Aufmerksamkeit der Verbraucher und des Fachverkehrs daraus ergebenden strengen Anforderungen an den Markenabstand würden jedoch erfüllt. Die Vergleichsmarken unterschieden sich im Gesamteindruck wegen des zusätzlichen Bestandteils „eco“, der die
angegriffene Marke weder präge noch eine selbständig kennzeichnende Stellung
einnehme, weil er mit „tetra“ zu einem einheitlichen Fantasiezeichen verschmolzen sei.
Eine mittelbare Verwechslungsgefahr sei zu verneinen, weil sich die jüngere Marke
aufgrund abweichender Zeichenbildung nicht in die Markenserie der Widersprechenden einreihe, die stets mit dem Element „TETRA“ beginne.
Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Sie trägt vor, zur T…
Group zu gehören, zu der auch die Industriegruppe „Tetra Pak“ zähle, und die
mit über 65 Jahren Erfahrung als weltweit bekanntes Unternehmen in über 160
Ländern auf Technologien für effiziente und nachhaltige Produktion, Verpackungslösungen und den Vertrieb von Lebensmitteln spezialisiert sei. Die Vergleichswaren im
Kerngeschäftsfeld der Widersprechenden, nämlich Verpackungsmaschinen, -materialien und -behälter, denen von Verbrauchern und Getränkeherstellern eine durchschnittliche Aufmerksamkeit entgegengebracht werde, seien identisch. Die originäre
Kennzeichnungskraft sei durchschnittlich. Aus Sicht der Getränkehersteller habe keine
Umwandlung zu einer Gattungsbezeichnung stattgefunden. Infolge der europaweiten
Bekanntheit bei den Verbrauchern und der jahrzehntelangen Marktpräsenz sei die
Kennzeichnungskraft sogar überdurchschnittlich hoch, zumal „TETRA“ zugleich Unternehmensschlagwort der Widersprechenden und der gesamten Firmengruppe sei. Zum
Nachweis des gesteigerten Schutzumfangs wird auf die Seite 4 der Widerspruchsbegründung nebst Anlage W 3, auf die Seiten 2 bis 7 der Beschwerdebegründung nebst
Anlagen BF 1 und BF 2 sowie auf die eidesstattliche Versicherung vom 18. August
2022 als Anlage BF 6 nebst Anhängen EV 1 bis EV 3 Bezug genommen. Die Kollisionsmarken seien klanglich identisch, weil die jüngere Marke durch den Bestandteil
„tetra“ geprägt werde. Anlass für die zergliedernde Wahrnehmung der angegriffenen
Einwortmarke sei die vom Bundespatentgericht (BPatG) (24 W (pat) 228/98 – ECO;
28 W (pat) 204/07 – ECOPACK; 26 W (pat) 565/19 – ecovinyl; 30 W (pat) 2/20
– EcoTrend; 30 W (pat) 24/19 – EcoMatt; 29 W (pat) 535/19 - Ecomates) und vom
Gericht der Europäischen Union (EuG) (Urt. v. 24. April 2012, -T-328 – EcoPerfect;
Urt. v. 23. April 2013, -T-145/12 – ECO PRO) in langjähriger Spruchpraxis angenommene Schutzunfähigkeit des Elements „eco“, das als englische Entsprechung des
deutschen Ausdrucks „Öko“ im Sinne von Ökologie oder Ökonomie in den deutschen
Sprachgebrauch eingegangen sei, weil er auf Umweltfreundlichkeit bzw. Nachhaltigkeit oder Wirtschaftlichkeit von Produkten hinweise (vgl. auch EUIPO, Entscheidung
v. 4. September 2014 - R 2331/2010-1 – POLYTETRA/TETRA). Ferner setze sich die
kennzeichnungsschwache Silbe „eco“ angesichts ihrer harten, kurzen Aussprache
vom kennzeichnungskräftigen Bestandteil „tetra“ phonetisch deutlich ab, der zudem
als Stammbestandteil der Markenserie der Widersprechenden einem Großteil der
maßgeblichen Verkehrsteilnehmer bekannt sei. Eine Verschmelzung zu einer gesamtbegrifflichen Einheit habe nicht stattgefunden. Auch visuell werde sich der Verbraucher
am identischen Wortstamm orientieren und „eco“ überlesen, so dass selbst bei nur
durchschnittlicher Kennzeichnungskraft eine erhebliche Verwechslungsgefahr gegeben sei. Die Vergleichsmarken würden auch gedanklich miteinander in Verbindung
gebracht, weil die Widersprechende umfangreiche Kampagnen zur Nachhaltigkeit und
Umweltfreundlichkeit der von ihr verwendeten Maschinen und Verpackungsmaterialien betreibe. Sie verwende seit vielen Jahren FSC zertifizierte Verpackungsmaterialien. Ihre Unternehmensgruppe veröffentliche seit 21 Jahren Nachhaltigkeitsberichte.
Das neueste Projekt sei ein umweltverträglicherer Lebensmittelverpackungsbehälter
aus Karton, der „Tetra Recart“. Ferner arbeite sie weltweit mit Recyclingunternehmen
zusammen, um aus gebrauchten Getränkekartons Recyclingpapier herzustellen. Seit
2018 würden die Polymer- und Aluminiumschichten von Kartons zu Dachbahnen der
Produktreihe „Eco Roof“ recycelt. Die Widersprechende biete auch Aufklärung im
Bereich Nachhaltigkeit in ihrem „Eco Caravan Schulprogramm“ an. Hilfsweise werde
eine mittelbare Verwechslungsgefahr unter dem Aspekt eines Serienzeichens geltend
gemacht. Die Widersprechende habe sich seit den 1950er Jahren eine Markenfamilie
mit dem Stammbestandteil „TETRA“ aufgebaut, darunter die sehr bekannte Marke
„TETRA PAK“ sowie u. a. die Marken „TETRA CLASSIC“, „TETRA BRIC“, „TETRA
PRISMA“, „TETRA TOP“, „TETRA Wedge“, „TETRA THERM“, „TETRA REX“, „TETRA
FINO“, „TETRA STELO“, „TETRA RECART“ und „TETRA GEMINA“. Da der Bestandteil „eco“ schutzunfähig sei, werde der identische und allein prägende Stammbestandteil „tetra“ als eigentlicher Herkunftshinweis wahrgenommen, so dass der Verkehr der
irrigen Vorstellung unterliege, es handele sich um ein neues Zeichen aus der Serie der
Widersprechenden.
Die Widersprechende beantragt sinngemäß,
den Beschluss der Markenstelle für Klasse 20 des DPMA vom 22. April
2021 aufzuheben und das DPMA anzuweisen, die Eintragung der
angegriffenen Marke wegen des Widerspruchs aus der Unionsmarke
001 202 332 zu löschen.
Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt sinngemäß,
die Beschwerde zurückzuweisen.
Sie verteidigt die angefochtene Entscheidung und vertritt die Auffassung, die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sei aufgrund ihres warenbeschreibenden
Charakters originär schwach. Als griechische Bezeichnung für die Zahl vier sei sie ein
alltäglich gebrauchtes und aus der Geometrie bekanntes Präfix, das als Bezeichnung
einer Verpackung mit viereckiger anstelle einer runden Grundfläche aufgefasst werde.
Google-Abfragen der letzten fünf Jahre hätten ergeben, dass „Tetra Pak“ nur als Verpackungsform, nicht aber als Herkunftshinweis wahrgenommen werde. Dies würden
auch Internetmedien und Online-Lexika vermitteln. Die Entwicklung zu einer Gattungsbezeichnung für eine Verpackungsart im allgemeinen deutschen Sprachgebrauch
zeige auch die Aufnahme in den Duden bis zur 27. Auflage 2017. Die von der Widersprechenden vorgelegten Benutzungsunterlagen ließen nicht auf eine gesteigerte
Kennzeichnungskraft schließen. Die Kollisionsmarken seien unähnlich. Die von der
Widersprechenden angeführte Rechtsprechung zu „eco“ sei nicht anwendbar, weil der
relevante Verkehrskreis nicht englischsprachig sei. Aber selbst wenn dieser Bestandteil kennzeichnungsschwach wäre, hätte er dasselbe Gewicht wie das nur gering kennzeichnungskräftige „tetra“. Zudem bewirke die ausgeprägte Klammerverbindung zu
einem Wort die Verschmelzung zu einer gesamtbegrifflichen Einheit. Für die Verneinung einer mittelbaren Verwechslungsgefahr reichten die vorhandenen geringfügigen
Unterschiede aus, um den Gedanken an eine Serienmarke der Widersprechenden
nicht aufkommen zu lassen.
Da beide Verfahrensbeteiligten keine weiteren Stellungnahmen beabsichtigen,
sondern ausdrücklich um eine Entscheidung gebeten haben, ist von einem vorherigen
Hinweis abgesehen worden.
Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.
II.
begründet.
Zwischen der angegriffenen Wortmarke „ecotetra“ und der älteren Unionswortmarke
„TETRA“ besteht die Gefahr von Verwechslungen gemäß §§ 119 Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 2,
42 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.
Die Frage der Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG ist unter
Heranziehung aller relevanten Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen.
Dabei ist von einer Wechselwirkung zwischen der Identität oder der Ähnlichkeit der
Waren oder Dienstleistungen, dem Grad der Ähnlichkeit der Marken und der Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke in der Weise auszugehen, dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad
der Ähnlichkeit der Marken oder durch eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (st. Rspr.: vgl. EuGH GRUR
2020, 52 Rdnr. 41 - 43 – Hansson [Roslags Punsch/ROSLAGSÖL]; GRUR-RR 2009,
356 Rdnr. 45 f. – Les Éditions Albert René/HABM [OBELIX/MOBILIX]; BGH GRUR
2021, 482 Rdnr. 24 – RETROLYMPICS; GRUR 2021, 724 Rdnr. 31 – PEARL/PURE
PEARL m. w. N.).
1. Nach der hier maßgeblichen Registerlage können sich die Vergleichsmarken auf
identischen bis weit überdurchschnittlich ähnlichen Waren begegnen.
a) Eine Ähnlichkeit ist grundsätzlich anzunehmen, wenn die sich gegenüberstehenden
Waren und/oder Dienstleistungen unter Berücksichtigung aller für die Frage der Verwechslungsgefahr erheblicher Faktoren wie insbesondere ihrer Art und Beschaffenheit, ihrer regelmäßigen betrieblichen Herkunft, ihrer regelmäßigen Vertriebs- und
Erbringungsart, ihres Verwendungszwecks und ihrer Nutzung, ihrer wirtschaftlichen
Bedeutung sowie ihrer Eigenart als miteinander konkurrierender oder einander ergänzender Produkte oder Leistungen so enge Berührungspunkte aufweisen, dass die beteiligten Verkehrskreise der Meinung sein könnten, sie stammten aus demselben oder
wirtschaftlich verbundenen Unternehmen (EuGH GRUR-RR 2009, 356 Rdnr. 65
– Éditions Albert René/HABM [OBELIX/MOBILIX]; BGH GRUR 2021, 724 Rdnr. 36
– PEARL/PURE PEARL; GRUR 2015, 176 Rdnr. 16 – ZOOM/ZOOM). Das stärkste
Gewicht kommt im Hinblick auf die Herkunftsfunktion der Marke der regelmäßigen betrieblichen Herkunft, also dem gemeinsamen betrieblichen Verantwortungsbereich für
die Qualität der Waren und/oder Dienstleistungen zu, während der regelmäßigen Vertriebs- und Erbringungsstätte ein geringeres Gewicht zugemessen wird (BGH GRUR
2014, 488 Rdnr. 16 – DESPERADOS/DESPERADO m. w. N.). Erforderlich im Sinne
einer funktionellen Ergänzung von Waren und Dienstleistungen ist ein enger Zusammenhang in dem Sinne, dass die Ware oder Dienstleistung für die Verwendung der
anderen unentbehrlich oder wichtig ist (BPatG 30 W (pat) 6/20 – HELAL
iKRAM/iKRAM; 30 W
(pat) 22/19 – CRETE/CRET; 28 W
(pat) 46/12
– ElecDESIGN/Elac; 26 W (pat) 18/14 – Cada Design/CADA; 24 W (pat) 517/10
– IMAGINE Dessous & Cosmetics/IMAGINE).
b) Die angegriffenen Produkte „Verpackungsmaschinen für Lebensmittel; Automatische Verpackungsmaschinen für Nahrungsmittel; Maschinen zum Befüllen von Behältern“ der Klasse 7 werden von dem für die Widerspruchsmarke ebenfalls in Klasse 7
geschützten Warenoberbegriff „Verpackungsmaschinen“ umfasst, so dass insoweit
Identität gegeben ist.
Dies gilt auch für das von der jüngeren Marke beanspruchte Produkt „Verpackungsmaterial aus Kunststoff“ der Klasse 16, weil es im Verzeichnis der älteren Marke identisch enthalten ist.
Identität liegt ferner zwischen den Waren „Gefäße aus Kunststoff für Verpackungszwecke; Kunststoffschalen für die Verpackung von Lebensmitteln [Behälter]“ der angegriffenen Marke und den Produkten „Kunststoffbehälter“ der Widerspruchsmarke
vor, weil die angegriffenen Gefäße und Schalen unter den für die Widerspruchsmarke
registrierten Oberbegriff fallen.
c) Eine weit überdurchschnittliche Ähnlichkeit besteht zu den Widerspruchsprodukten
„Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit sie nicht in anderen
Klassen enthalten sind; Verpackungsmaterial aus Papier oder kunststoffbeschichtetem Papier; Beutel, Säcke und Bögen zur Verpackung und Aufbewahrung von Lebensmitteln und flüssigen oder halbflüssigen Produkten; Verpackungsmaterial aus Kunststoff, soweit es nicht in anderen Klassen enthalten ist“ der Klasse 16, weil diese unter
den für die angegriffene Marke in Klasse 16 eingetragenen Warenoberbegriff „Verpackungsmaterialien“ fallen.
Zwischen den angegriffenen Produkten „Verpackungsfolien für Lebensmittel“ der
Klasse 16 und den Widerspruchswaren „Kunststoffolien; Verpackungsfolien aus
Kunststoff“ liegt ebenfalls eine sehr hohe Ähnlichkeit vor, weil Verpackungsfolien für
Lebensmittel auch aus Kunststoff bestehen, von denselben Herstellern stammen,
demselben Verwendungszweck dienen und gemeinsam vertrieben werden können.
Letzteres gilt auch für das Ähnlichkeitsverhältnis zwischen den für die jüngere Marke
registrierten Waren „Verpackungsbehälter überwiegend aus Kunststoff; Verpackungsbehälter, nicht aus Metall“ der Klasse 20 und den für die ältere Marke geschützten
Produkten „Verpackungsbehälter und Verpackungsmaterial aus Papier oder kunststoffbeschichtetem Papier; Beutel, Säcke und Bögen zur Verpackung und Aufbewahrung von Lebensmitteln und flüssigen oder halbflüssigen Produkten; Eisbehälter;
Waffelhülsen; Verpackungsmaterial aus Kunststoff, soweit es nicht in anderen Klassen
enthalten ist; Kunststoffolien; Verpackungsfolien aus Kunststoff“ der Klasse 16 und
den Widerspruchswaren „Kunststoffbehälter“ der Klasse 20.
2. Die im Identitäts- und sehr hohen Ähnlichkeitsbereich liegenden Verpackungsmaterialien und -behälter richten sich sowohl an den normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher (EuGH GRUR 2006, 411
Rdnr. 24 – Matratzen Concord/Hukla; GRUR 1999, 723 Rdnr. 29 – Windsurfing
Chiemsee) als auch an gewerbliche Kunden sowie den Haushaltswaren- und Verpackungsfachhandel. Die Verpackungsmaschinen sind in erster Linie für Nahrungsmittelhersteller von Interesse. Während der Durchschnittsverbraucher Verpackungsmaterialien und -behältern mit durchschnittlicher Aufmerksamkeit begegnet, widmen
das gewerblich tätige Publikum und Lebensmittelproduzenten diesen Waren eine
erhöhte Aufmerksamkeit. Dies gilt erst recht beim Kauf von hochpreisigen Verpackungsmaschinen für den industriellen Einsatz.
3. Der älteren Unionswortmarke „TETRA“ kommt eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft zu.
a) Ihr Schutzumfang ist von Haus aus normal.
aa) Die originäre Kennzeichnungskraft wird bestimmt durch die Eignung der Marke,
sich unabhängig von der jeweiligen Benutzungslage als Unterscheidungsmittel für die
Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens bei den beteiligten Verkehrskreisen
einzuprägen und die Waren und Dienstleistungen damit von denjenigen anderer
Unternehmen zu unterscheiden
(vgl. EuGH GRUR 2010, 1096 Rdnr. 31
– BORCO/HABM [Buchstabe a]; BGH GRUR 2020, 870 Rdnr. 41 – INJEKT/INJEX).
Dabei ist auf die Eigenart der Marke in Klang, Bild und Bedeutung abzustellen. Marken,
die über einen für die jeweiligen Waren oder Dienstleistungen erkennbar beschreibenden Anklang verfügen, haben regelmäßig nur geringe originäre Kennzeichnungskraft
(BGH WRP 2015, 1358 Rdnr. 10 – ISET/ISETsolar; GRUR 2012, 1040 Rdnr. 29
– pjur/pure). Liegen keine konkreten Anhaltspunkte vor, die für eine hohe oder geringe
Kennzeichnungskraft sprechen, ist von normaler Kennzeichnungskraft auszugehen
(BGH a. a. O. – INJEKT/INJEX).
bb) Das Markenwort „TETRA“ entspricht der griechischen Vorsilbe „tetra-“ mit der
Bedeutung „vier-“ (https://www.duden.de/rechtschreibung/tetra_).
aaa) Das Präfix „tetra-“ fungiert als Wortbildungselement zahlreicher lexikalisch nachweisbarer deutscher Fremdwörter, wie z. B. in der Geometrie „Tetraeder“, „ein von vier
gleichseitigen
Dreiecken
begrenzter
Körper;
dreiseitige
Pyramide“
(https://www.duden.de/rechtschreibung/Tetraeder), oder ein „Tetragon“ genanntes
Viereck (https://www.duden.de/rechtschreibung/Tetragon), in der Botanik „tetramer“
im Sinne von viergliedrig (https://www.duden.de/rechtschreibung/tetramer) oder „tetrapetalisch“ mit der Bedeutung
„vier Kron- oder Blumenblätter aufweisend“
(https://www.duden.de/rechtschreibung/tetrapetalisch). In der Philosophie bezeichnet
„Tetrade“ „das aus vier Einheiten bestehende Ganze“ (https://www.duden.de/rechtschreibung/Tetrade) und in der Musik steht der Begriff „Tetrachord“ für eine „Folge von
vier Tönen einer Tonleiter, die Hälfte einer Oktave“ (https://www.duden.de/rechtschreibung/Tetrachord).
bbb) In der Chemie wird das Substantiv „Tetra“ als Kurzwort für „Tetrachlorkohlenstoff“
und
in
der
Zoologie
als
Kurzwort
für
„Tetragonopterus“
gebraucht
(https://www.duden.de/rechtschreibung/Tetra). TETRA ist aber auch die Abkürzung für
Terrestrial Trunked Radio, einen digitalen Bündelfunk-Standard (https://de.wikipedia.org/wiki/Tetra).
ccc) Dennoch kann nicht davon ausgegangen werden, dass dem Durchschnittsverbraucher die Bedeutung von „tetra“ im Sinne des Zahlworts „vier“ geläufig ist. Das gilt
auch für den Fachverkehr, da Griechisch nicht zu den Welthandelssprachen gehört.
Deshalb kommt es nicht als warenbeschreibende Angabe in Betracht.
ddd) Aber selbst wenn die angesprochenen Verkehrskreise „TETRA“ verstehen
sollten, beschreibt die Bedeutung „vier“ in Alleinstellung und ohne erläuternde Zusätze
aus ihrer Sicht keine Eigenschaft der hier relevanten, für die Widerspruchsmarke geschützten Verpackungsmaschinen, -materialien oder -behälter. Um zumindest in
Bezug auf Verpackungsbehälter zu einer sinnvollen Sachangabe zu gelangen, müsste
die Vorsilbe „vier“ um das Adjektiv „eckig“ zum Gesamtbegriff „viereckig“ bzw. um „-
gonal“ zum Gesamtbegriff „tetragonal“ (https://www.duden.de/rechtschreibung/tetragonal) ergänzt werden. Eine solche Ergänzung verändert aber das Markenwort, das
ausschließlich in seiner eingetragenen Gesamtheit Gegenstand der Prüfung im
Widerspruchsverfahren ist (vgl. für das Eintragungsverfahren: BGH GRUR 2015, 173
Rdnr. 22 – for you; GRUR 2011, 65 Rdnr. 10 – Buchstabe T mit Strich).
cc) Es kann auch nicht davon ausgegangen werden, dass sich die ältere Unionsmarke
zu einer Gattungsbezeichnung für eine bestimmte Verpackungsform entwickelt hat.
aaa) Denn die von der Beschwerdegegnerin vorgelegten Ergebnisse der Google-
Abfragen der letzten fünf Jahre, die wiedergegebenen Inhalte weniger Internetmedien
und Online-Lexika beziehen sich ausschließlich auf die Bezeichnungen „Tetrapack“,
„Tetrapak“ oder „Tetra Pak“, nicht aber auf das vorliegende Markenwort „TETRA“ in
Alleinstellung.
bbb) Soweit „TETRA“ als schlagwortartiger Hinweis auf „Tetrapack“, „Tetrapak“ oder
„Tetra Pak“ verstanden werden sollte, sind an die Feststellung einer Umwandlung der
Marke „TETRA PAK“ (UM 010 982 783 und UM 001 202 522) zu einem Gattungsbegriff
für ein bestimmtes Verpackungsbehältnis strenge Anforderungen zu stellen. Eine
solche Umwandlung kann nur dann bejaht werden, wenn nur noch ein völlig unerheblicher Teil der maßgeblichen Verkehrskreise eine Herkunftsvorstellung mit dem
Zeichen verbindet. Dies kann dem Vorbringen der Beschwerdegegnerin nicht entnommen werden.
(1) Der Begriff „Tetrapak“ ist seit der 27. Auflage 2017 nicht mehr im Duden eingetragen (https://de.wikipedia.org/wiki/Tetra_Pak). Der Nachweis nur eines einzigen Internetlexikons,
nämlich
des
digitalen
Wörterbuchs
DWDS
(https://www.dwds.de/wb/Tetra%20Pak), mit dem Eintrag „Tetra Pak“ reicht dafür nicht
aus, zumal dieser Begriff dort als „Eigenname“ geführt wird.
(2) Allein der Umstand, dass sich mit einer gewissen Häufigkeit eine beschreibende
Verwendung von „Tetrapack“, „Tetrapak“ oder „Tetra Pak“ feststellen lässt, rechtfertigt
allein noch nicht die Annahme einer Umwandlung zum Gattungsbegriff (BGH GRUR
2011, 1043 Rdnr. 52 – TÜV II), zumal der Verkehr dazu neigt, bekannte Marken in
einem bestimmten Produktbereich gewissermaßen als Synonym zu verwenden, obwohl ihm durchaus bewusst ist, dass es sich um eine Marke handelt (OLG München
GRUR-RR 2006, 84, 86 – MEMORY/EDUCA memory game).
(3) Die Entwicklung von „TETRA PAK“ zum Gattungsnamen für eine bestimmte
Getränkekartonform hätte durch Vorlage von Untersuchungen zum Markenbewusstsein und zur Markenverwendung belegt werden müssen. Dies ist nicht geschehen.
dd) Wenn das angesprochene Publikum im hier betroffenen Warenbereich das
Markenwort „TETRA“ als schlagwortartige Abkürzung der über 60 Jahre alten, im
Inland bekannten Schweizer Verpackungsmarke „TETRA PAK“
(https://de.wikipedia.org/wiki/Tetra_Pak) verstehen sollte, ist daher davon auszugehen, dass es als
betrieblicher Herkunftshinweis und nicht als warenbeschreibende Angabe wahrgenommen wird.
b) Ob eine durch Benutzung gesteigerte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke
„TETRA“ anzunehmen ist, kann vorliegend dahinstehen, weil eine unmittelbare Verwechslungsgefahr auch schon bei normalem Schutzumfang zu bejahen ist.
4. Der bei teilweise identischen und teilweise weit überdurchschnittlich ähnlichen Vergleichswaren, normaler Kennzeichnungskraft der älteren Marke und durchschnittlicher
Aufmerksamkeit der Verbraucher einzuhaltende Markenabstand wird wegen klanglicher Markenidentität nicht mehr eingehalten. Daran kann auch der erhöhte Aufmerksamkeitsgrad beim Fachverkehr nichts ändern.
a) Maßgeblich für die Beurteilung der Zeichenähnlichkeit ist der Gesamteindruck der
Vergleichsmarken unter Berücksichtigung der unterscheidungskräftigen und dominierenden Elemente (EuGH GRUR 2020, 52 Rdnr. 48 – Hansson
[Roslags
Punsch/ROSLAGSÖL]; BGH GRUR 2021, 482 Rdnr. 28 – RETROLYMPICS), wobei
von dem allgemeinen Erfahrungsgrundsatz auszugehen ist, dass der Verkehr eine
Marke so aufnimmt, wie sie ihm entgegentritt, ohne sie einer analysierenden Betrachtungsweise zu unterziehen (vgl. u. a. EuGH GRUR 2004, 428 Rdnr. 53 – Henkel; BGH
GRUR 2001, 1151, 1152 – marktfrisch). Das schließt nicht aus, dass unter Umständen
ein oder mehrere Bestandteile einer komplexen Marke für den durch die Marke im
Gedächtnis der angesprochenen Verkehrskreise hervorgerufenen Gesamteindruck
prägend sein können (EuGH GRUR 2007, 700 Rdnr. 41 – HABM/Shaker [Limoncello/LIMONCHELO]; BGH a. a. O. Rdnr. 31 – RETROLYMPICS; GRUR 2012, 64
Rdnr. 14 – Maalox/Melox-GRY). Voraussetzung hierfür ist, dass die anderen Bestandteile weitgehend in den Hintergrund treten und den Gesamteindruck der Marke nicht
mitbestimmen. Die Ähnlichkeit einander gegenüberstehender Zeichen ist nach deren
Ähnlichkeit im (Schrift-)Bild, im Klang und im Bedeutungs- oder Sinngehalt zu beurteilen, weil Marken auf die mit ihnen angesprochenen Verkehrskreise in bildlicher, klanglicher und begrifflicher Hinsicht wirken können (EuGH GRUR Int. 2010, 129 Rdnr. 60
– Aceites del Sur-Coosur [La Espagnola/Carbonelle]; BGH a. a. O. Rdnr. 28
– RETROLYMPICS). Dabei genügt
für die Bejahung der Zeichenähnlichkeit
regelmäßig bereits die Ähnlichkeit in einem der genannten Wahrnehmungsbereiche
(EuGH a. a. O. – Hansson [Roslags Punsch/ROSLAGSÖL]; BGH a. a. O.
– RETROLYMPICS).
b) In der Gesamtheit und schriftbildlich unterscheiden sich die angegriffene Marke
„ecotetra“ und die Widerspruchsmarke „TETRA“ durch den Bestandteil „eco“ und die
Klein- und Großschreibung.
c) Der Gesamteindruck der Einwortmarke „ecotetra“ wird jedoch durch das Element
„tetra“ klanglich geprägt.
aa) Die Grundsätze der Prägung werden auch auf einteilige Zeichen angewendet,
wenn der Verkehr aufgrund besonderer Umstände Veranlassung hat, das zu einem
Wort zusammengesetzte Zeichen zergliedernd und nicht als einheitliche Bezeichnung
aufzufassen (BGH GRUR 2020, 1202 Rdnr. 27 – YOOFOOD/YO; GRUR 2013, 631
Rdnr. 33 – AMARULA/Marulablu; GRUR 2010, 729 Rdnr. 34 – MIXI; GRUR 2008, 905
juris-Tz. 38 – Pantohexal). Dabei ist zu prüfen, ob die Anwendung des für kombinierte
Zeichen geltenden Prägungsgrundsatzes trotz der formalen Einteiligkeit eines
Zeichens ausnahmsweise in Betracht kommt.
bb) Vorliegend besteht trotz der geschlossenen Schreibweise der jüngeren Marke
Anlass, sie zergliedernd wahrzunehmen.
aaa) Dafür spricht schon die ungewöhnliche Zusammensetzung zwischen einem englischen und einem griechischen Wortbildungselement.
bbb) Ferner setzt sich „eco“ auch bei der Aussprache von dem nachfolgenden
Bestandteil „tetra“ deutlich ab. Denn es wird in sich geschlossen und getrennt von
„tetra“ artikuliert.
ccc) Da die angesprochenen Verkehrskreise sofort und ohne weiteres „eco“ als ein im
Englischen und Deutschen vielfach und branchenübergreifend verwendetes Wortbildungselement erkennen (BPatG 26 W (pat) 565/19 – ecovinyl; 30 W (pat) 2/20
– EcoTrend; 30 W (pat) 24/19 – EcoMatt; 29 W (pat) 535/19 – Ecomates; 24 W (pat)
548/14 – ECOTEQ; 28 W (pat) 529/12 – EcoPlus; 28 W (pat) 534/12 – eco; 28 W (pat)
25/11 – ECOLINER; 24 W (pat) 122/10 – ECOFIBRE; 28 W (pat) 204/07 – ECOPACK;
30 W (pat) 182/03 – ECO; 26 W (pat) 148/01 – ECOLOGISTIC; 24 W (pat) 228/98
– ECO; 28 W (pat) 35/94 – ECOSPRAYER), das dem deutschen Adjektiv „öko“ und
der deutschen Vorsilbe „öko-“ für „ökologisch, die Umwelt betreffend, umweltfreundlich“ entspricht, die zusammen mit Substantiven ausdrücken, dass „jemand oder
etwas in irgendeiner Weise mit Ökologie, mit bewusster Beschäftigung mit der Umwelt,
mit Umweltproblemen
in Beziehung steht“
(https://www.duden.de/rechtschreibung/oeko_), wird es in Bezug auf die angegriffenen Waren der Klassen 7, 16 und 20
als glatt beschreibende und damit schutzunfähige Angabe wahrgenommen, die
lediglich darauf hinweist, dass die so gekennzeichneten Verpackungsmaschinen energiesparend und umweltschonend arbeiten und die Verpackungsmaterialien
und -behälter aus natürlichen, umweltverträglichen und nachhaltig beschafften Rohstoffen bestehen und/oder umweltgerecht entsorgt oder recycelt werden können.
Denn die Vorsilbe „eco“ reiht sich als produktbeschreibende Angabe unter Berücksichtigung der stetig wachsenden Bedeutung von natürlichen/umweltverträglichen Materialien/Stoffen auch in sinnentsprechende Begriffe wie „bio“, „umweltfreundlich“ oder
„green“ nahtlos ein (vgl. BPatG 28 W (pat) 529/12 – EcoPlus; 28 W (pat) 35/94
– ECOSPRAYER; 29 W (pat) 99/05 – ökomobil; 30 W (pat) 501/17 – BioSol; 26 W (pat)
524/20 – greentec m. w. N.). Dies verdeutlicht auch die Begriffsbestimmung in Art. 2
Buchstabe c der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 des Rates vom 28. Juni 2007 über die
ökologische/biologische Produktion und die Kennzeichnung von ökologischen/biologischen Erzeugnissen und zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 (ABl.
2007, L 189, S. 1). Danach bedeutet „ökologisch/biologisch“ aus ökologischer/biologischer Produktion stammend oder sich darauf beziehend. Gemäß Art. 23 Abs. 1
dürfen auch daraus abgeleitete Bezeichnungen und Verkleinerungsformen wie „Bio-“
und „Öko-“, allein oder kombiniert, bei der Kennzeichnung von Erzeugnissen und der
Werbung für sie verwendet werden. Laut dem ersten Erwägungsgrund kombiniert die
ökologische/biologische Produktionsweise beste umweltschonende Praktiken, ein
hohes Maß der Artenvielfalt, den Schutz der natürlichen Ressourcen, die Anwendung
hoher Tierschutzstandards und trägt der Tatsache Rechnung, dass bestimmte
Verbraucher Erzeugnissen, die unter Verwendung natürlicher Substanzen und nach
natürlichen Verfahren erzeugt worden sind, den Vorzug geben.
Als Folge der rasanten Entwicklung des Treibhauseffekts und der Vielzahl in der
Öffentlichkeit geführter Debatten über den Klimawandel ist das Thema „Umweltfreundlichkeit“ schon lange vor dem Anmeldezeitpunkt in das Blickfeld der allgemeinen Wahrnehmung gerückt. Unter dem Stichwort „ökologischer Fußabdruck“ ist dabei zunehmend thematisiert worden, welche erhebliche Bedeutung dem Handeln des Einzelnen
bei Einkauf und Verbrauch für den Umweltschutz zukommt. Dies hat insgesamt zu
einer größeren Sensibilisierung für Umwelt- und Naturschutzfragen und zu einer verstärkten Reflexion der Verbraucher und Unternehmen über die Folgen des eigenen
Verhaltens geführt. Sowohl für die Verbraucher als auch für Gewerbetreibende stellt
das ökologische, umweltgerechte Erzeugen und/oder Wirken der Produkte inzwischen
ein wesentliches Kaufkriterium dar (BPatG 26 W (pat) 565/19 – ecovinyl; 28 W (pat)
529/12 – EcoPlus; 24 W (pat) 228/98 – ECO; 28 W (pat) 533/12 – Green Now;
30 W (pat) 501/17 – BioSol). Dazu gehören auch Verpackungsmaschinen, -materialien
und -behälter.
ddd) Demgegenüber wird das aus dem Griechischen stammende Zahlwort „tetra“ im
Sinne von „vier“ vom angesprochenen inländischen Publikum nicht als Sachhinweis
auf die angegriffenen Waren aus dem Verpackungsbereich verstanden, wie bereits bei
der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ausgeführt worden ist. Das Element
„tetra“ ist im Zeitpunkt der Anmeldung der jüngeren Marke vielmehr als kennzeichnungskräftiger Fantasiebegriff wahrgenommen worden, der sich von der gängigen und
schutzunfähigen Abkürzung „eco“ für „ökologisch“ deutlich abhebt.
eee) Gegen die einheitliche Wahrnehmung der angegriffenen Marke spricht zudem,
dass sie keinen sinnvollen Gesamtbegriff bildet bzw. nicht zu einer gesamtbegrifflichen
Einheit verschmolzen ist.
(1) Denn dem jüngeren Markenwort „ecotetra“ kommt die Gesamtbedeutung „ökologisch/umweltfreundlich/die Umwelt betreffend vier“ zu, die auch in Bezug auf die betroffenen Produkte keinen vernünftigen Sinn ergibt.
(2) Die beiden Bestandteile sind entgegen der Ansicht der Beschwerdegegnerin auch
nicht zu einem neuen Fantasiezeichen verschmolzen. Denn „tetra“ ist ein Wortbildungselement, das im inländischen Sprachgebrauch stets am Wortanfang steht, wie
z. B. bei Tetraeder, Tetragon oder Tetrachord, wohingegen es hier die Nachsilbe bildet. Die angesprochenen Verkehrskreise werden daher nicht von einer typischen
Wortverbindung ausgehen.
cc) Somit sticht der Bestandteil „tetra“, der über eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft für die in Rede stehenden Waren verfügt, phonetisch hervor, während das
kennzeichnungsschwache Element „eco“ als bloßer Sachhinweis im Gesamteindruck
zurücktritt.
d) Es stehen sich daher die Markenwörter „tetra“ und „TETRA“ gegenüber, die phonetisch vollständig übereinstimmen.
e) Aus den vorgenannten Gründen liegt schon eine unmittelbare Verwechslungsgefahr
vor, so dass eine mittelbaren Verwechslungsgefahr unter dem Aspekt des Serienzeichens nicht mehr zu prüfen ist (vgl. BGH GRUR 2020, 1202 Rdnr. 36
– YOUFOOD/YO; GRUR 2013, 1239 Rdnr. 40 – VOLKSWAGEN/Volks.Inspektion;
BPatG 33 W (pat) 87/03 – S-PAY/S-InterPay).
III.
Gründe für eine Kostenauferlegung aus Billigkeitsgründen nach § 71 Abs. 1 Satz 1
MarkenG sind nicht gegeben.
IV.
Rechtsmittelbelehrung
Gegen diesen Beschluss ist das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde nur gegeben,
wenn gerügt wird, dass
1.
2.
das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
bei dem Beschluss eine Richterin oder ein Richter mitgewirkt haben, die von
der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen
Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt waren,
3.
einer beteiligten Person das rechtliche Gehör versagt war,
4.
eine beteiligte Person im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten
war, sofern sie nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,
5.
der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die
Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6.
der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.
Die Rechtsbeschwerdeschrift muss von einer beim Bundesgerichtshof zugelassenen
Rechtsanwältin oder von einem beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt
unterzeichnet und innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim
Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe eingereicht werden. Die Frist
kann nicht verlängert werden.
Kortge
Dr. von Hartz
Streif
ob