BPatG Beschluss vom 07.12.2023 – 35 W (pat) 1/22

BUNDESPATENTGERICHT

35 W (pat) 1/22 _______________________

(Aktenzeichen)

…

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

ECLI:DE:BPatG:2023:071223B35Wpat1.22.0

betreffend das Gebrauchsmuster 20 2013 104 483.0

(hier: Kostenbeschwerde)

hat der 35. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts

am 7 .Dezember 2023 durch den Vorsitzenden Richter Metternich sowie die Richter

Eisenrauch und Dr. Nielsen

beschlossen:

1. Die Beschwerde des Antragstellers wird zurückgewiesen.

2. Der Antragsteller hat die Kosten des Beschwerdeverfahrens

zu tragen.

G r ü n d e

I.

Die Verfahrensbeteiligten streiten nach Teillöschung des Gebrauchsmusters um die

Kosten des Löschungsverfahrens.

Die Antragsgegnerin war Inhaberin des Gebrauchsmusters 20 2013 104 483 mit

der Bezeichnung „Folienbeutel oder -schlauch zur Zubereitung von Nahrungsmitteln

(Streitgebrauchsmuster), das am 16. Oktober 2013 mit einem Hauptanspruch und

8 weiteren, auf diesen unmittelbar oder mittelbar rückbezogenen Schutzansprüchen

im Register eingetragen worden war. Auf den zugleich mit der Anmeldung gestellten

Antrag nach § 7 GebrMG hat das Deutsche Patent- und Markenamt (DPMA) den

für das Streitgebrauchsmuster relevanten Stand der Technik ermittelt. Hierbei wies

der am 12. Mai 2014 erstellte Recherchebericht jeweils zu allen Schutzansprüchen

druckschriftliche Entgegenhaltungen der Kategorie „X“ aus, die die Neuheit der beanspruchten Erfindung oder deren Beruhen auf einem erfinderischen Schritt alleine

in Frage stellen könnten.

Der Antragsteller hat, nachdem er die Antragsgegnerin vergeblich zum Verzicht auf

das Streitgebrauchsmuster aufgefordert hatte, mit Eingabe vom 16. Oktober 2020

beim DPMA einen „Teil-Löschungsantrag“ gestellt und beantragt, das Gebrauchsmuster 20 2013 104 483 „im Umfang der aktuell eingetragenen Schutzansprüche 1

bis 9 zu löschen.“ In der Eingabe war ferner ausgeführt, dass sich der Löschungsantrag „gegen die eingetragenen Schutzansprüche in ihrer aktuellen (zu breiten)

Fassung“ richte.

Der Löschungsantrag war der Antragsgegnerin am 28. Oktober 2020 zugestellt worden. Zur Begründung des Löschungsbegehrens war im Löschungsantrag ausgeführt worden, der Gegenstand der Schutzansprüche 1 bis 9 sei am Anmeldetag

nicht neu gewesen bzw. beruhte nicht auf einem erfinderischen Schritt, sodass nach

§ 15 Abs. 1 Nr. 1 GebrMG ein Löschungsanspruch bestehe. Hierzu werde auf den

Recherchebericht des DPMA vom 12. Mai 2014 und den darin zitierten Stand der

Technik verwiesen.

Die Antragsgegnerin hat mit anwaltlichen Schreiben vom 19. November 2020, eingegangen beim Deutschen Patent- und Markenamt am selben Tag, dem Löschungsantrag in vollem Umfang widersprochen und beantragt, den Löschungsantrag deshalb als unzulässig zu verwerfen. Einerseits seien die Tatsachen, auf die

der Antrag gestützt werde, nicht angegeben worden; andererseits liege keine konkrete Antragstellung vor, da offenbleibe, was mit „Teil-Löschungsantrag“ gemeint

sei. Ferner hat die Antragsgegnerin den Antrag gestellt, den Löschungsantrag als

unbegründet zurückzuweisen sowie hilfsweise das Streitgebrauchsmuster auf der

Basis zweier beigefügten Hilfsanträge 1 oder 2 aufrechtzuerhalten. Die beiden Hilfsanträge umfassten jeweils neue Schutzansprüche 1 bis 6, wobei die Antragsgegnerin zur Einschränkung des Schutzbegehrens in beiden Fällen ausschließlich Merkmale aus eingetragenen Schutzansprüchen herangezogen hat.

Der verteidigte Hauptanspruch gemäß Hilfsantrags 1 vom 19. November 2020 lautete nach Merkmalen gegliedert - wobei die aus den eingetragenen Schutzansprüchen 5, 6 und 7 stammenden, die eingetragene Fassung einschränkenden Merkmale unterstrichen sind - wie folgt:

M1

Folienbeutel (1, 1', 1") oder -schlauch zur Zubereitung von Nahrungsmitteln,

M1.1 mit Seitenwänden (2) aus Folienmaterial,

M1.1.1 die einen Innenraum umschließen und an zwei oder drei Seiten

über eine Naht (3, 4, 6, 6', 6") oder eine Faltkante miteinander

verbunden sind, und

M1.1.2 an der vierten Seite eine Öffnung (5) ausgebildet ist,

M1.1.3 wobei die Seitenwände (2) an der Innenseite ein für den Lebensmittelkontakt geeignetes Material aufweisen, wobei

M1.2

an mindestens einer Seitenwand (2) ein nach außen hervorstehender Griffabschnitt (8, 8', 8") mit einer Breite von mindestens

7 mm vorgesehen ist,

M1.3 wobei der Griffabschnitt (8, 8', 8") über eine Naht (6, 6', 6") von

der Seitenwand (2) getrennt ist,

dadurch gekennzeichnet, dass

M1.4

der Griffabschnitt (8, 8', 8") als gesiegelte weitere Naht ausgebildet ist, an der zwei Folienabschnitte miteinander verbunden sind.

Zum Wortlaut der rückbezogenen Ansprüche gemäß Hilfsantrag 1 wird auf den Inhalt der Verfahrensakte des DPMA verwiesen.

Die Antragsgegnerin hat mit Eingabe vom 26. Oktober 2021 einer Entscheidung im

schriftlichen Verfahren zugestimmt. Auch der Antragsteller hat mit Eingabe vom

20. Dezember 2021 diese Zustimmung erteilt, jedoch darauf hingewiesen, dass sein

Antrag dahingehen auszulegen sei, dass zwar in der Tat alle aktuell eingetragenen

Schutzansprüche Gegenstand des Löschungsantrags seien, da alle eingetragenen

Schutzansprüche dem Umfang nach zu breit seien, dass dies aber nicht bedeute,

dass diese Schutzansprüche in vollem Umfang angegriffen würden. Nicht beantragt

werde eine Sachentscheidung über die Aufrechterhaltung des Streitgebrauchsmusters im Umfang des Hilfsantrags 1, auch wenn sich der Antragsteller ursprünglich

eine solche „Erweiterung des Löschungsantrags“ vorbehalten habe. Einer Aufrechterhaltung des Streitgebrauchsmusters in diesem Umfang stünde daher nichts im

Wege.

Mit Beschluss vom 3. Februar 2020 hat die Gebrauchsmusterabteilung des DPMA

das Streitgebrauchsmuster teilweise gelöscht, nämlich soweit es über die o. g. von

der Antragsgegnerin vorgelegte Anspruchsfassung nach dem Hilfsantrag 1 vom

19. November 2020 hinausgeht und die Kosten des Löschungsverfahrens gemäß

§ 17 Abs. 4 Satz 2 GebrMG i. V. m. § 84 Abs. 2 Satz 2 PatG und § 92 ZPO gegeneinander aufgehoben. Die Entscheidung ist beiden Verfahrensbeteiligten am

8. Februar 2022 zugestellt worden.

Die Kostenaufhebung hat die Gebrauchsmusterabteilung damit begründet, dass

durch die von ihr getroffene Sachentscheidung der Gegenstand des Streitgebrauchsmusters etwa um die Hälfte gegenüber der eingetragenen Fassung verringert worden sei. Der ursprüngliche Löschungsantrag sei trotz der Bezeichnung als

„Teillöschungsantrag“ auf die vollständige Löschung des Streitgebrauchsmusters

gerichtet gewesen, weil der Antragsteller letztlich alle Schutzansprüche des Streitgebrauchsmusters in seinen Antrag einbezogen habe. Dementsprechend wäre im

Falle eines Nichtwiderspruchs der Antragsgegnerin auch die vollständige Löschung

des Streitgebrauchsmusters die Folge gewesen. In der Erklärung des Antragstellers, die beschränkten Schutzansprüche nach Hilfsantrag 1 nicht anzugreifen, sei

als daher eine teilweise Rücknahme seines Löschungsantrags zu werten. Die Sichtweise des Antragstellers, er habe eine „Erweiterung“ seines Löschungsbegehrens

gerade unterlassen, indem er die von Antragsgegnerin ins Verfahren eingebrachten, beschränkten Anspruchsfassungen nicht angegriffen habe, gehe an der Sache

vorbei. Die Verteidigung eines Gebrauchsmusters mit einer beschränkten Anspruchsfassung sei die Reaktion auf einen Löschungsantrag und solche Fassungen

seien gerade dazu bestimmt, den Gegenstand einer eingetragenen Fassung einzuschränken.

Gegen diese Kostenentscheidung richtet sich die Beschwerde des Antragstellers,

die dieser mit Schriftsatz vom 16. Februar 2022, eingegangen beim DPMA am selben Tag, erhoben hat.

Der Antragsteller ist der Auffassung, dass die Kosten des Löschungsverfahrens in

vollem Umfang der Antragsgegnerin aufzuerlegen seien. Eine vollständige Löschung des Streitgebrauchsmusters habe er nicht beantragt. Die Gebrauchsmusterabteilung habe entgegen der Senatsentscheidung vom 17. Dezember 2009, Az.

35 W (pat) 24/08 (vgl. BeckRS 2010, 3580), nicht zwischen Gegenstand und Umfang des Löschungsantrags unterschieden. Der Antragsteller habe einen Teillöschungsantrag gestellt, mit welchem er nur die eingetragene Fassung angegriffen

habe. Dieser Antrag lasse zwar einen „Spielraum“ für eine vollständige Löschung

des Streitgebrauchsmusters, fordere aber eine solche nicht. Gegenstand des Löschungsantrags seien zwar alle Schutzansprüche gewesen, jedoch nur in der eingetragenen, weil aus Sicht des Antragstellers zu breiten Fassung. Eine weitergehende Forderung habe der Antragsteller nicht gestellt. Hingegen sei nicht jeder ggf.

später eingeschränkte Schutzanspruch, mit dem die „zu große Breite“ beseitigt

werde, Gegenstand des Löschungsantrags gewesen. Vielmehr habe der Antragsteller die Geltendmachung eines weitergehenden Löschungsbegehrens von der

konkreten Verteidigung des Streitgebrauchsmusters durch die Antragsgegnerin abhängig gemacht. Verzichte der Antragsgegner auf einen Widerspruch, sei das

Streitgebrauchsmuster gemäß § 17 Abs. 1 Satz 2 GebrMG ohne weitere Sachprüfung zu löschen, nicht hingegen, weil der Antragsteller eine vollständige Löschung

beantragt habe.

Der Antragssteller ist der Auffassung, dass mit der von der Gebrauchsmusterabteilung ausgesprochenen Teillöschung seinem Antrag in vollem Umfang entsprochen

worden sei. Die von der Gebrauchsmusterabteilung vorgenommene Auslegung der

Antragstellung entgegen ihrem Wortlaut verkehre die tatsächliche Antragstellung in

ihr Gegenteil und habe an dessen Stelle alternative Fakten gesetzt: Aus dem „Spielraum“ zur Einschränkung werde ein Spielraum von Null. Die Antragsgegnerin sei

alleine dadurch, dass die Löschung der aktuell eingetragenen Ansprüche erfolgt sei,

voll unterlegen und müsse daher die Kosten des Löschungsverfahrens in vollem

Umfang tragen.

Der Antragsteller beantragt (sinngemäß),

den Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung des Deutschen Patent- und Markenamts vom 3. Februar 2022 im Kostenpunkt (Ziff. 2

des Beschlusstenors) aufzuheben und die Kosten des Löschungsverfahrens der Antragsgegnerin aufzuerlegen.

Für den Fall, dass seinem Antrag nicht im schriftlichen Verfahren entsprochen werden sollte, hat der Antragsteller die Durchführung einer mündlichen Verhandlung

beantragt.

Ferner hat der Antragsteller beantragt, ihm die Beschwerdegebühr zu erstatten.

Die Antragsgegnerin beantragt,

die Beschwerde des Antragstellers zurückzuweisen.

Die Gebrauchsmusterabteilung sei in zutreffender Weise davon ausgegangen, dass

der Antragsteller seinen Löschungsantrag während des Verfahrens teilweise zurückgenommen habe. Der vom Antragsteller eingereichte Löschungsantrag sei gegen die eingetragenen Schutzansprüche 1 bis 9, d. h. gegen alle Schutzansprüche

des Streitgebrauchsmusters gerichtet gewesen. Wenn der Löschungsantrag vollumfänglich Erfolg gehabt hätte, dann wäre auch eine vollständige Löschung des

Streitgebrauchsmusters erfolgt. Mit Schriftsatz vom 11. Dezember 2020 habe der

Antragsteller explizit erklärt, dass im Falle einer Einreichung beschränkter Schutzansprüche in Form von Hilfsanträgen diese nicht mehr mit einem Löschungsantrag

angegriffen würden. Beide Verfahrensbeteiligte seien daher jeweils nur teilweise erfolgreich gewesen; jedenfalls sei ein vollständiges Unterliegen der Antragsgegnerin

nicht gegeben.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung, die Schriftsätze der Beteiligten und den übrigen Akteninhalt verwiesen.

II.

Die Beschwerde des Antragstellers ist zulässig, aber unbegründet, da die Gebrauchsmusterabteilung zutreffend die Kosten des Löschungsverfahrens gegeneinander aufgehoben hat.

1. Für die Entscheidung über die Beschwerde gegen die vorliegende Kostenentscheidung ist der Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat in der Besetzung mit drei juristischen Mitgliedern zuständig. Der Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat entscheidet zwar grundsätzlich gemäß § 18 Abs. 3 Satz 2, 2. Halbsatz, GebrMG in der Besetzung mit einem juristischen und zwei technischen Mitgliedern, wenn es sich um

eine Beschwerde gegen Beschlüsse der Gebrauchsmusterabteilung über Löschungsanträge handelt; mit der vorliegenden Beschwerde wird jedoch nicht die

Sachentscheidung über den Löschungsantrag angegriffen, sondern lediglich die damit verbundene Kostengrundentscheidung, und damit ist keine Beschwerde gegen

eine Entscheidung über einen Löschungsantrag im Sinne des § 18 Abs. 3 Satz 2,

2. Halbsatz, GebrMG gegeben. Für die Besetzung ist daher die allgemeine Bestimmung des § 67 Abs. 1 Nr. 4 PatG maßgebend.

2. Die angefochtene Kostengrundentscheidung erweist sich in der Sache als zutreffend.

a) Der am 16. Oktober 2020 eingegangene Löschungsantrag ist zwar als „Teil-

Löschungsantrag“ bezeichnet worden, gleichwohl ist er so aufzufassen, dass er gegen das Streitgebrauchsmuster 20 2013 104 483 in vollem Umfang gerichtet war.

a1) Allein die Tatsache, dass der Antrag ausdrücklich auf Löschung des Streitgebrauchsmusters „im Umfang der aktuell eingetragenen Schutzansprüche 1 bis 9“

gerichtet war, bedeutet nicht zwingend, dass es sich um einen Antrag handelt, mit

welchem das Streitgebrauchsmuster in einem bestimmten, nur eingeschränkten

Umfang angegriffen werden soll. Denn bei der „eingetragenen Fassung“ handelt es

sich um nichts anderes als die korrekte Bezeichnung dessen, was Gegenstand des

Löschungsantrags ist. Die Eintragung eines Gebrauchsmusters ist ein vom DPMA,

einer Behörde der öffentlichen Verwaltung, bewirkter Hoheitsakt, die nur durch einen (gegenteiligen) Hoheitsakt substantiell verändert werden kann (vgl. BGH,

GRUR 1998, 910 ff. – „Scherbeneis“). Löschungsanträge sind daher stets gegen

die eingetragene Fassung zu richten. Im vorliegenden Fall umfasste das Streitgebrauchsmuster die Schutzansprüche 1 bis 9, so dass der Antrag auch gegen alle

Schutzansprüche des Streitgebrauchsmusters gerichtet war.

a2) Auch in sonstiger Hinsicht ist nicht ersichtlich, in welchem Umfang der Löschungsantrag beschränkt gewesen sein soll. Der Löschungsantrag war, wie ausgeführt, gegen alle eingetragenen Schutzansprüche gerichtet.

Zur Begründung des Löschungsantrags hat der Antragsteller lediglich auf den zum

Streitgebrauchsmuster übermittelten Recherchebericht des DPMA vom

12. Mai 2014 verwiesen, der hinsichtlich aller Schutzansprüche entweder die fehlende Neuheit oder das Fehlen eines erfinderischen Schritts aus den ermittelten

Entgegenhaltungen als zumindest möglich dargelegt hat.

Im Übrigen war im Löschungsantrag lediglich davon die Rede, dass die eingetragenen Schutzansprüche eine „zu breite“ Fassung hätten. Eine Konkretisierung dessen, was etwa im Zusammenhang mit welchen konkreten Merkmalen im Einzelnen

„zu breit“ sei, hat der Antragsteller nicht vorgenommen, im Gegenteil: Er hat sich

ausdrücklich vorbehalten, den Löschungsantrag auch gegen eingeschränkte

Schutzansprüche weiterzuverfolgen, wenn ein „Löschungsgrund auch insoweit bestehen sollte“.

a3) Es mögen damit zwar die Minimalvoraussetzungen für einen zulässigen Löschungsantrag nach § 16 Satz 2 GebrMG erfüllt sein. Eine irgendwie bestimmbare,

substantielle Beschränkung des Löschungsantrags lässt sich hieraus nicht ableiten.

Etwas Anderes ist auch nicht der Senatsentscheidung vom 17. Dezember 2009, Az.

35 W (pat) 24/08 (vgl. BeckRS 2010, 3580), zu entnehmen, die wiederum auf die

Entscheidung des 2. Senats des BPatG vom 13. Oktober 1994, 2 Ni 45/93 – „Drahtelektrode“ (vgl. BeckRS 1994, 12826) Bezug nimmt; denn in der letztgenannten

Entscheidung hat die dortige Nichtigkeitsklägerin konkret dargelegt, in welcher

Weise die dort streitige Anspruchsfassung modifiziert werden könnte.

b) Der Senat vermag der Auffassung des Antragstellers, er habe mit seinem Löschungsantrag der Antragsgegnerin einen „Spielraum“ überlassen, in welchem Umfang sie sich gegen den Löschungsantrag wehren wolle, und dies bestimme letztlich

auch den Umfang des Löschungsantrags und damit den Maßstab für ein (Teil-)Unterliegen im Rahmen der nach § 17 Abs. 4 GebrMG von Amts wegen zu treffenden

Kostenentscheidung, nicht zu folgen.

b1) Im gebrauchsmusterrechtlichen Löschungsverfahren gilt das Antragsprinzip,

d.h. auch dann, wenn die Antragsgegnerin überhaupt nicht (oder verspätet) widerspricht, ist das Streitgebrauchsmuster nur in dem Umfang zu löschen, in welchem

es angegriffen wird. Wird kein Widerspruch eingelegt oder erfolgt dieser verspätet,

so ändert sich dadurch nicht der Umfang des Löschungsantrags, sondern nur der

Prüfungsmaßstab dahingehend, dass keine inhaltliche Prüfung des Löschungsantrags stattfindet und das Streitgebrauchsmuster ohne diese Sachprüfung gelöscht

wird. Die Löschung erfolgt aber eben nur in dem Umfang, in welchem dieser aus

dem Löschungsantrag selbst ersichtlich ist. Von einem Teillöschungsantrag kann

daher nur ausgegangen werden, wenn bereits aus dem Löschungsantrag selbst

eindeutig ersichtlich ist, in welchem Umfang das Streitgebrauchsmuster angegriffen

wird.

b2) Sinn und Ziel des gebrauchsmusterrechtlichen Löschungsverfahrens ist die Beseitigung eines (löschungsreifen) Schutzgegenstands aus dem Register, auf welchen sich die mit Eintragung des Streitgebrauchsmusters entstandenen Wirkungen

nach § 11 GebrMG (Ausschließlichkeitsrecht des Inhabers am Gegenstand des

Streitgebrauchsmusters, Verbotswirkungen gegenüber Dritten) beziehen. Löschung bzw. Teillöschung bedeutet daher nicht nur, dass eine Anspruchsfassung

ganz oder teilweise aus dem Register gestrichen wird, sondern bedeutet vor allem

inhaltlich, dass der Gegenstand der eingetragenen Schutzansprüche ganz oder teilweise keine Wirkungen mehr hat und keine Unterlassungs- und Schadenersatzansprüche mehr zu begründen vermag. Umfang und Erfolg eines Löschungsantrags

sind daher daran zu messen, ob der Schutzgegenstand ganz oder - in bestimmbarer

Weise - zum Teil angegriffen wird und ob und inwieweit dieser Schutzgegenstand

vernichtet oder eingeschränkt wird.

b3) Das Leitbild der Kostenentscheidung im gebrauchsmusterrechtlichen Löschungsverfahren ist durch den Verweis auf die Kostenvorschriften des patentrechtlichen Nichtigkeitsverfahrens vom Unterliegensprinzip gekennzeichnet

(§§ 17

Abs. 4 GebrMG, 84 Abs. 2 PatG, 91 ff. ZPO). Hierbei kommt es darauf an, wieviel

(s. o.) vom Schutzgegenstand, soweit angegriffen, nach der Entscheidung im Löschungsverfahren übriggeblieben ist. Der Gesetzgeber geht dabei von einem zwischen den Beteiligten entsprechend verteilten Kostenrisiko aus, wobei die Möglichkeit zu Korrekturen über die Billigkeitsklausel des § 84 Abs. 2 Satz 2 PatG besteht.

b4) Die Auffassung des Antragstellers, er habe mit seinem Löschungsantrag der

Antragsgegnerin einen „Spielraum“ überlassen, in welchem Umfang sie sich gegen

den Löschungsantrag wehren wolle, und dies bestimme letztlich auch den Umfang

des Löschungsantrags und damit den Maßstab für ein (Teil-) Unterliegen im Rahmen der nach § 17 Abs. 4 GebrMG von Amts wegen zu treffenden Kostenentscheidung, hätte einen völlig unbestimmten und daher unzulässigen Antrag zum Gegenstand. Ein Antrag, welcher - wie der Antragsteller meint - allgemein auf eine Beseitigung „der zu großen Breite der Schutzansprüche“ gerichtet ist, würde letztlich darauf hinauslaufen, dass das Kostenrisiko stets den Antragsgegner träfe, egal wie er

sich gegen einen vom Umfang her unbestimmten Teillöschungsantrag verteidigt,

wenn der Antragsteller nach Einreichung geänderter Schutzansprüche dann den

Löschungsantrag einfach nicht weiterverfolgt. Der Antragsgegner würde z. B. auch

dann voll die Kosten tragen, wenn die eingeschränkte Verteidigung des Streitgebrauchsmusters bei streitiger Entscheidung nur zu einem verhältnismäßig geringen

Verlust des gemeinen Werts seines Schutzrechts führen würde. Dies würde dem

genannten, aus dem Gesetz folgenden Leitbild der Verteilung des Kostenrisikos im

gebrauchsmusterrechtlichen Löschungsverfahren diametral zuwiderlaufen.

Darüber hinaus trifft es nicht zu, dass stets der Antragsteller das Risiko einer „zu

weiten“ Antragstellung im gebrauchsmusterrechtlichen Löschungsverfahren zu tragen hätte und eine Vermeidung dieses Risikos nicht möglich wäre. Der Antragsteller

übersieht insoweit, dass dieses Risiko in effektiver Weise durch den ohne Weiteres

möglichen Teilangriff auf einzelne Schutzansprüche, insbesondere auf den Hauptanspruch und ggf. weitere, ausgewählte Unteransprüche minimiert werden kann,

wobei Unteransprüche, deren Gegenstand möglicherweise als schutzfähig in Betracht kommt, von einem solchen Teilangriff ausgenommen werden können.

c) Zwar ist zutreffend, dass der Antragsteller das Streitgebrauchsmuster nur in der

Form beschränkt angreifen kann, d. h. dass er nicht alle, sondern - wie auch oben

dargelegt - nur einzelne Schutzansprüche angreifen kann, nicht hingegen, indem er

der Antragsgegnerin eine bestimmte Anspruchsfassung vorgibt, die er für schutzfähig erachtet oder die ihn zumindest nicht „stört“. Die Gestaltung der Anspruchsfassung ist vielmehr Sache der Antragsgegnerin (vgl. BGH GRUR 1997, 272 ff.,

Rn. 19 - „Schwenkhebelverschluss“; BGH GRUR 2008, 309 ff, Rn. 41 - „Schussfädentransport“). Hieraus aber abzuleiten, dass dem Antragsteller eine Art „fließendes“, an die Formulierung von Anspruchsfassungen angepasstes, aber ansonsten

unbestimmtes und vor allem jegliche Kostenrisiken ausschließendes Antragsrecht

zusteht, greift weitaus zu kurz. Auch wenn der Antragsteller formal keine bestimmte

Anspruchsfassung in das Verfahren einführen kann, hindert dies ihn nicht daran,

bei Stellung des Löschungsantrags oder im weiteren Verfahren darzulegen, welche

Anspruchsfassung ihn nicht „stört“ oder zumindest, bei welchen konkreten, von ihm

aus welchen konkreten Gründen beanstandeten Anspruchsmerkmalen unter welchen Voraussetzungen er eine eingeschränkte Fassung akzeptieren und in diesem

Umfang den Löschungsantrag nicht weiterverfolgen würde (vgl. z. B. BPatG vom

13. Oktober 1994, 2 Ni 45/93 - „Drahtelektrode“, vgl. BeckRS 1994, 12826, auf die

der Senatsbeschluss vom 17. Dezember 2009, Az. 35 W (pat) 24/08, vgl. BeckRS

2010, 3580, Bezug nimmt). Soweit dann von einer teilweisen Rücknahme des Löschungsantrags auszugehen ist, kann der auch bei der Kostenfolge nach §§ 17

Abs. 4, 18 Abs. 2 GebrMG i. V. m. §§ 84 Abs. 2 PatG, 269 Abs. 3 Satz 2 ZPO anwendbare Billigkeitsvorbehalt in sachgerechter Weise Abhilfe schaffen.

d) Nach alledem ist der streitgegenständliche Löschungsantrag ungeachtet seiner

Bezeichnung gerade nicht als Teil-Löschungsantrag anzusehen, da er - wie ausgeführt - in keiner Weise erkennen lässt, in welchem Umfang er beschränkt gewesen

sein sollte, obwohl dies mit Blick auf das dem Löschungsverfahren zugrundeliegenden Antragsprinzip geboten gewesen wäre. Die seitens der Gebrauchsmusterabteilung erfolgte Auslegung des Löschungsantrags dahingehend, dass er gegen das

Streitgebrauchsmuster in vollem Umfang gerichtet war, ist in keiner Weise zu beanstanden.

3. Hieraus folgt, dass der Antragsteller seinen Löschungsantrag teilweise zurückgenommen hat, indem er bei Abschluss des schriftlichen Verfahrens vor der Gebrauchsmusterabteilung, mit welchem sich die Beteiligten gemäß ihren Schriftsätzen vom 26. Oktober 2021 bzw. 20. Dezember 2021 übereinstimmend einverstanden erklärt haben, die Löschung des Streitgebrauchsmusters nur noch in dem Umfang begehrt hat, als dieses über die geänderten Schutzansprüche 1 bis 6 gemäß

Hilfsantrag 1 der Antragsgegnerin vom 19. November 2020 hinausging.

a) Reicht die Antragsgegnerin geänderte, eingeschränkte Anspruchsfassungen

ein, bedarf es im Fall eines gegen die eingetragenen Schutzansprüche des Streitgebrauchsmusters gerichteten Löschungsantrags keines seitens des Antragstellers

geänderten, oder gar „erweiterten“ Löschungsantrags.

Nachgereichte Schutzansprüche führen auch dann, wenn sie Gegenstand des

Hauptantrags der Antragsgegnerin werden, nicht automatisch zu einer entsprechenden Beschränkung des Schutzgegenstands des Streitgebrauchsmusters. Wohl

aber kann darin eine Teilrücknahme eines ursprünglich uneingeschränkt erklärten

Widerspruchs gegen den Löschungsantrag gesehen werden (vgl. BGH GRUR

1995, 210 ff. - „Lüfterkappe“; GRUR 1998, 910 ff. - „Scherbeneis“). Nachgereichte

Schutzansprüche ersetzen daher nicht automatisch die eingetragenen Schutzansprüche. Zur (Teil-) Löschung bedarf es also auch im Fall nachgereichter Schutzansprüche eines entsprechenden Ausspruchs der Gebrauchsmusterabteilung im

Löschungsverfahren oder des Senats im Beschwerdeverfahren. Die Teillöschung in

dem über die verteidigte Anspruchsfassung hinausgehenden Umfang erfolgt entsprechend § 17 Abs. 1 Satz 2 GebrMG dann eben nur ohne Sachprüfung, ob insoweit ein Löschungsgrund vorliegt.

b) Dies bedeutet, dass sich auch im Fall von nachgereichten Schutzansprüchen

der Löschungsantrag weiter gegen die eingetragenen Schutzansprüche richtet. Hält

der Antragsteller in diesem Fall an seinem Löschungsantrag fest, bedarf es keines

neuen Antrags; der Löschungsantrag wird unverändert auf vollumfängliche Löschung gerichtet anzusehen sein. Stellt der Antragsteller in diesem Fall den Antrag,

das Streitgebrauchsmuster (auch) im Umfang der nachgereichten Schutzansprüche

zu löschen, ist hierin kein neuer, erst recht kein erweiterter Löschungsantrag zu

sehen, sondern nur eine Klarstellung dahingehend, dass der Antragsteller nach wie

vor auf der vollständigen Löschung des Streitgebrauchsmusters bzw. der angegriffenen Schutzansprüche (im Fall eines gegen diese ausgewählten Schutzansprüche

gerichteten Teillöschungsantrags) besteht. Gelingt es dem Antragsgegner in diesen

Fällen nicht, eine beschränkte Anspruchsfassung vorzulegen, die zulässig ist und

keinem der geltend gemachten Löschungsgründe unterfällt, so erfolgt die Löschung

des Streitgebrauchsmusters in vollem Umfang oder - bei einem gegen einzelne

Schutzansprüche gerichteten Teillöschungsantrag - im Umfang der angegriffenen

Schutzansprüche.

c)

Im vorliegenden Fall hat der Antragsteller auf die mit Schriftsatz vom 19. November 2020 von der Antragsgegnerin vorgelegten Schutzansprüche 1 bis 6 nach

Hilfsantrags 1 mit Schriftsatz vom 20. Dezember 2021 erklärt, dass er in diesem

Umfang eine Löschung nicht beantrage, sodass einer Aufrechterhaltung des Streitgebrauchsmusters in diesem Umfang nichts entgegenstehe. Da, wie ausgeführt,

von einem ursprünglich auf vollumfängliche Löschung des Streitgebrauchsmusters

gerichteten Löschungsantrag auszugehen ist und der Antragsteller seinen Löschungsantrag bei Abschluss des schriftlichen Verfahrens gemäß seinem o. g.

Schriftsatz in nur noch eingeschränktem Umfang weiterverfolgt hat, ist von einer

entsprechenden Teilrücknahme des streitgegenständlichen Löschungsantrags auszugehen.

4. Aus § 17 Abs. 4 GebrMG i. V. m. §§ 84 Abs. 2 PatG, 269 Abs. 3 Satz 2 ZPO

folgt, dass in diesem Fall der Antragsteller zumindest anteilig die Kosten des Löschungsverfahrens zu tragen hat, es sei denn, dass aus Billigkeitsgründen eine andere Kostenentscheidung angezeigt wäre. Derartige Billigkeitsgründe sind vorliegend jedoch nicht ersichtlich.

a) Ob Billigkeitsgründe eine von der Regelung des § 269 Abs. 3 Satz 2 ZPO abweichende Kostenverteilung erforderlich erscheinen lassen, ist eine von den konkreten Fallumständen abweichende Einzelfallentscheidung. Eine abweichende

Kostenentscheidung aus Billigkeitsgründen kann z. B. dann in Erwägung gezogen

werden, wenn der Antragsteller einen Löschungsantrag zurücknimmt, nachdem der

Antragsgegner das Streitgebrauchsmuster nur noch in einer eingeschränkten Fassung verteidigt, und die Einschränkung gerade auf einer Anregung des Antragstellers beruht, etwa nachdem dieser dargelegt hat, mit welchen Merkmalen oder welcher Anspruchsfassung er sich einverstanden erklären könnte (siehe z. B. BPatG

vom 13. Oktober 1994, 2 Ni 45/93 - „Drahtelektrode“, vgl. BeckRS 1994, 12826).

b) Eine solche Fallgestaltung ist im vorliegenden Fall aber gerade nicht gegeben.

Der Antragsteller hat im Löschungsantrag - im Wesentlichen unter Verweis auf einen nicht von ihm, sondern von der Antragsgegnerin auf ihre Kosten veranlassten

und vom DPMA erstellten Recherchebericht - selbst lediglich das Minimum dessen

vorgetragen, was für einen zulässigen Löschungsantrag noch als ausreichend angesehen werden kann. Irgendwelche Anregungen oder Konkretisierungen, auf welche gerade die von der Antragsgegnerin später als Hilfsantrag 1 verfolgte Anspruchsfassung zurückzuführen sein könnten, sind nicht ersichtlich. Zu der Anspruchsfassung hat der Antragsteller zudem in seinem früheren Schriftsatz vom

11. Dezember 2020 lediglich erklärt, dass insoweit das Fehlen eines erfinderischen

Schritts „zumindest nicht mehr offensichtlich“ sei. Die Offensichtlichkeit ist jedoch

kein Kriterium für die Beurteilung der Schutzfähigkeit eines Gebrauchsmusters. Vielmehr ergibt sich aus diesem Vorbringen, dass der Antragsteller das Vorliegen eines

Löschungsgrundes weiterhin zumindest für möglich hält, sich damit aber nicht weiter im Einzelnen auseinandersetzen möchte, und so in Kauf nimmt, dass ein möglicherweise weiterhin nicht rechtsbeständiges Schutzrecht im Register erhalten

bleibt, für dessen Beseitigung es eines weiteren Löschungsantrags mit erneutem

Löschungsverfahrens bedarf. Bei dieser Sachlage sprechen keinerlei Billigkeitsgründe dafür, der Antragsgegnerin die Kosten des Löschungsverfahrens in vollem

Umfang aufzuerlegen und den Antragsteller von einer anteiligen Kostentragung zu

entlasten.

c) Auch die Entscheidung des BPatG „Ionenaustauschverfahren“ vom 29. April

2008 (GRUR 2009, 46 ff.), die in einer Nichtigkeitssache ergangen war, führt nicht

zu einer anderen Betrachtung. Dort wurde entschieden, dass der Nichtigkeitsbeklagte aus Billigkeitsgründen dann die Kosten voll trägt, wenn dieser das Streitpatent erstmals im Verlauf des Nichtigkeitsverfahrens mit neugefassten Patentansprüchen beschränkt verteidigt und der Nichtigkeitskläger sich damit sofort einverstanden erklärt. Diese Entscheidung wurde im Wesentlichen damit begründet, dass die

Möglichkeit der beschränkten Verteidigung eines mit einer Nichtigkeitsklage angegriffenen Streitpatents den Nichtigkeitsbeklagten insoweit entlaste, als er nicht den

Weg des selbständigen Beschränkungsverfahrens gehen müsse, und dadurch eine

unbillige kostenmäßige Verschiebung des Beschränkungsverfahrens in das Nichtigkeitsverfahren stattfinde. Ein selbständiges Beschränkungsverfahren sieht das

Gebrauchsmusterrecht aber nicht vor, so dass insoweit auch keine kostenmäßige

Verschiebung ins Löschungsverfahren stattfindet. Im Übrigen hatten die dortigen

Nichtigkeitskläger detailliert zur Patentfähigkeit vorgetragen, so dass für den Nichtigkeitsbeklagten die Möglichkeit bestand, darauf auch einzugehen und sein Schutzbegehren entsprechend anzupassen. Auch hierdurch unterscheiden sich die der

Entscheidung „Ionenaustauschverfahren“ zugrundeliegenden Fallumstände vom

vorliegenden Sachverhalt in erheblicher Weise.

d) Auch die Senatsentscheidung 35 W (pat) 24/08 vom 17. Dezember 2009 (vgl.

BeckRS 2010, 3580) führt zu keiner anderen Beurteilung. Denn diese Entscheidung

nimmt, wie bereits ausgeführt, Bezug auf die Entscheidung des BPatG vom 13. Oktober 1994, 2 Ni 45/93 - „Drahtelektrode“ (vgl. BeckRS 1994, 12826). In der letztgenannten Entscheidung hatte die dortige Nichtigkeitsklägerin konkret dargelegt, in

welcher Weise die dort streitige Anspruchsfassung modifiziert werden könnte. Weder aus der vorgenannten Entscheidung noch aus der vom Antragsteller zitierten

Kommentarliteratur ergibt sich aber, dass einem Löschungsantragsteller stets dann

seine Kosten in vollem Umfang zuzusprechen seien, wenn er im Falle der Verteidigung eines im Umfang der eingetragenen Schutzansprüche angegriffenen Streitgebrauchsmusters mit eingeschränkten Schutzansprüchen bei erstbester Gelegenheit

erklärt, er verfolge seinen Löschungsantrag nicht weiter und verlange nunmehr

seine Kosten in vollem Umfang, da er vollinhaltlich obsiegt habe, ohne selber sich

über den Löschungsantrag und dort enthaltenen Bezugnahme auf einen Recherchebericht hinaus inhaltlich mit der Schutzfähigkeit des Streitgebrauchsmusters

auseinandergesetzt oder ansonsten in irgendeiner Weise inhaltlich zum Verfahren

beigetragen zu haben. Auch hierbei bestünde die bereits o. g. Gefahr, dass auf

diese Weise ein Scheinrecht nur durch ein weiteres Scheinrecht ersetzt würde,

was - wie bereits gesagt - mit Blick auf die bei der Kostenentscheidung in gebrauchsmusterrechtlichen Löschungsverfahren zu berücksichtigenden Billigkeitsgründe nicht vertretbar wäre. Der erkennende Senat baut, orientiert am Sinn und

Zweck des gebrauchsmusterrechtlichen Löschungsverfahrens, im vorliegenden Fall

konsequent auf der Rechtsprechung des BGH gemäß den grundlegenden Entscheidungen „Lüfterkappe“ (GRUR 1995, 210 ff.) und „Scherbeneis“ (GRUR 1998,

910 ff.) auf, vermeidet erhebliche Rechtsunsicherheiten und berücksichtigt die gesetzgeberischen Grundentscheidungen bei den anzuwendenden Kostenbestimmungen sowie insbesondere die dabei einzubeziehenden Billigkeitserwägungen.

e) Für die Rechtmäßigkeit der von der Gebrauchsmusterabteilung ausgesprochene Kostenaufhebung sprechen zudem folgende Gründe:

Die gewährte Anspruchsfassung gemäß Hilfsantrag 1 vom 19. November 2020

stellt mit Blick auf den Umstand, dass die in den verteidigten Hauptanspruch aufgenommenen Merkmale aus den eingetragenen Unteransprüche 5, 6 und 7 stammen,

zwar eine deutliche Einschränkung des Schutzbereichs des Streitgebrauchsmusters dar. Hierdurch ist der gemeine Wert des Streitgebrauchsmusters aber nicht in

außerordentlicher Weise verringert worden. Bei dem nunmehr unter Schutz gestellten Gegenstand dürfte es sich im Zweifel gerade um die für den Markt wirtschaftlich

interessanteste Ausführungsform eines Folienbeutels bzw. -schlauchs handeln.

Eine Kostenaufhebung ist hiernach auch unter Berücksichtigung des § 92 Abs. 1

ZPO angemessen, aber auch ausreichend, so dass auch unter diesem Aspekt eine

weitergehende Auferlegung von Kosten auf die Antragsgegnerin nicht angezeigt ist.

5. Der erkennende Senat hat im schriftlichen Verfahren entschieden, da gemäß

§§ 18 Abs. 2 GebrMG, 84 Abs. 2 Satz 2, 99 Abs. 1 PatG i. V. m § 128 Abs. 3 und 4

ZPO die Durchführung einer mündlichen Verhandlung weder vorgeschrieben ist

noch angezeigt erschien. Die Regelungen des § 128 Abs. 3 und 4 ZPO, sind als

gesetzgeberische Grundsatzentscheidung zum Erfordernis einer mündlichen Verhandlung anzusehen, die bei Kostenentscheidungen auch dem § 17 Abs. 2 Satz 5

GebrMG vorgeht. Dem Antrag des Antragstellers auf Durchführung einer mündlichen Verhandlung musste daher nicht Folge geleistet werden (vgl. auch: Kubis in:

Fitzner/Lutz/Bodewig, PatRKomm, GebrMG § 18 Rn. 11). Im Übrigen hatten die beiden Verfahrensbeteiligten umfassend Gelegenheit, sich zum Vorbringen der jeweiligen Gegenseite zu äußern. Es war zudem nicht erforderlich, weitere Ermittlungen

anzustellen oder auf ergänzenden Vortrag hinzuwirken.

6. Die Kostenentscheidung hinsichtlich des Beschwerdeverfahrens beruht auf

§ 18 Abs. 2 Satz 2 GebrMG i. V. m. §§ 84 Abs. 2 PatG, 91, 97 Abs. 1 ZPO, die auch

bei Nebenentscheidungen in Löschungsverfahren anwendbar sind (vgl. Bühring/Braitmayer, GebrMG, 9. Aufl., § 18 Rn. 151). Gründe, die billigerweise eine andere Kostenentscheidung geboten erscheinen ließen, sind nicht ersichtlich.

7. Für eine Erstattung der Beschwerdegebühr, wie vom Antragsteller beantragt,

bestand kein Raum. Eine solche Erstattung ist zwar nach § 18 Abs. 2 GebrMG

i. V. m. § 80 Abs. 3 PatG möglich, sofern dies der Billigkeit entspricht. Wie sich aber

aus den o. g. Ausführungen ergibt, wies weder das patentamtliche Verfahren, das

zur vorliegenden beschwerdegegenständlichen Kostenentscheidung geführt hat,

noch die Entscheidung selbst einen Mangel auf.

III.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das

Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht

zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,

2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des

Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der

Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,

3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,

4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten

war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,

5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei

der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder

6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses durch einen bei dem Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt zu unterzeichnen und beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe, einzureichen. Die Frist ist nur gewahrt, wenn die Rechtsbeschwerde vor Fristablauf beim

Bundesgerichtshof eingeht. Die Frist kann nicht verlängert werden.

Metternich

Eisenrauch

Dr. Nielsen