BPatG Beschluss vom 08.02.2024 – 35 W (pat) 3/22

BUNDESPATENTGERICHT

35 W (pat) 3/22 ________________________

(Aktenzeichen)

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

…

ECLI:DE:BPatG:2024:080224B35Wpat3.22.0

betreffend das Gebrauchsmuster 20 2019 105 816.1

(hier: Kostenbeschwerde)

hat der 35. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts

am 8. Februar 2024 durch den Vorsitzenden Richter Metternich sowie die Richter

Dr. Nielsen und Eisenrauch

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Antragsgegnerin wird der Beschluss

der Gebrauchsmusterabteilung des Deutschen Patent- und

Markenamts vom 26. Januar 2022 aufgehoben.

2. Die Kosten des patentamtlichen Löschungsverfahrens und die

Kosten des Beschwerdeverfahrens werden dem Antragsteller

auferlegt.

G r ü n d e

I.

Das Gebrauchsmuster 20 2019 105 816.1 (Streitgebrauchsmuster) ist nach einem

Teillöschungsantrag aufgrund Nichtwiderspruchs bzw. Zustimmung der Löschungsantragsgegnerin im beantragten Umfang gelöscht worden. Die Verfahrensbeteiligten streiten über die Kosten des Löschungsverfahrens.

Die Antragsgegnerin ist Inhaberin des Streitgebrauchsmusters 20 2019 105 816 mit

der Bezeichnung „Staubsaugerbeutel und Staubsauger“, das am 5. November 2019

mit einem Hauptanspruch und 14 weiteren, auf diesen unmittelbar oder mittelbar

rückbezogenen Schutzansprüchen eingetragen wurde. Neben dem Streitgebrauchsmuster hatte die Antragsgegnerin die parallele, inhaltsgleiche Patentanmeldung 10 2019 103 908 eingereicht und dort einen Rechercheantrag gestellt. Gemäß

dem dort am 17. Januar 2020 erstellten Recherchebericht wurden von der Prüfungsstelle zwei Entgegenhaltungen der Kategorie „X“ ermittelt, wodurch also auch Teile

des Streitgebrauchsmusters möglicherweise neuheitsschädlich vorweggenommen

worden sein konnten.

Der Antragsteller forderte die Antragsgegnerin mit Schreiben vom 13. April 2021

unter Fristsetzung zum 13. Mai 2021 auf, auf das Streitgebrauchsmuster zu verzichten. Zur Begründung war (gemäß einem dort beigefügten, früheren Schreiben vom

17. Februar 2021, welches der Antragsgegnerin nicht zugestellt worden war,) lediglich ausgeführt:

„Das Gebrauchsmuster umfasst Schutzansprüche, deren Gegenstände nicht schutzfähig sind, da sie am Anmeldetag nicht neu waren

bzw. nicht auf einem erfinderischen Schritt beruhten. Letzteres ist Ihrem Unternehmen aus dem Recherchebericht zum parallelen Verfahren DE 10 2019 103 908 sowie dem dort genannten Stand der Technik

bereits bekannt“.

Weitergehende Ausführungen zum entgegenstehenden Stand der Technik zum Anmeldetag bzw. konkrete Darlegungen zum Fehlen eines erfinderischen Schritts fanden sich in dem genannten Schreiben nicht.

Mit Schreiben vom 23. April 2021, eingegangen beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) am 27. April 2021, reichte die Antragsgegnerin neue Schutzansprüche 1 bis 13 zu den Akten und erklärte, dass sie sowohl für die Vergangenheit als

auch für die Zukunft das Streitgebrauchsmuster nur im Umfang der nachgereichten

Ansprüche 1 bis 13 geltend mache. In den neuen Ansprüchen wurden die Merkmale

des bisherigen Anspruchs 1 mit den Merkmalen der bisherigen, abhängigen Ansprüchen 2 und 9 zum neuen Anspruch 1 kombiniert. Der Eingang der neuen

Schutzansprüche wurde am 28. April 2021 im Register vermerkt.

Mit Schreiben vom 5. Juni 2021, eingegangen beim DPMA am selben Tag, beantragte der Antragsteller die teilweise Löschung des Streitgebrauchsmusters, nämlich im Umfang der eingetragenen Schutzansprüche 1 bis 8 und 10 bis 15. Zur Begründung führte er aus, dass das Streitgebrauchsmuster insoweit nicht schutzfähig

sei. Im Übrigen verwies der Antragsteller auf den Recherchebericht des DPMA, der

zur parallelen Patentanmeldung 10 2019 103 908 ergangen war, und den dort zitierten Stand der Technik. Der Teillöschungsantrag wurde der Antragsgegnerin am

16. Juni 2021 zugestellt. Mit Schreiben vom 24. Juni 2021, eingegangen beim

DPMA am 26. Juni 2021, erklärte die Antragsgegnerin, dass dem Teillöschungsantrag zugestimmt werde. Zugleich beantragte die Antragsgegnerin, dem Antragsteller

die Kosten des Löschungsverfahrens aufzuerlegen. Der Antragsteller beantragte,

der Antragsgegnerin die Kosten des Löschungsverfahrens aufzuerlegen.

Mit Beschluss vom 26. Januar 2022 legte die Gebrauchsmusterabteilung des DPMA

der Antragsgegnerin die Kosten des Löschungsverfahrens auf. Sie stützte diese

Kostenentscheidung auf §§ 17 Abs. 4 Satz 2 GebrMG i. V. m. § 84 Abs. 2 Satz 2

PatG i. V. m. § 91 ZPO. Die Antragsgegnerin sei im Löschungsverfahren vollumfänglich unterlegen. Die Zustimmung der Antragsgegnerin in die Teillöschung sei

kein sofortiges Anerkenntnis im Sinne von § 93 ZPO, da der Antragsteller durch das

Verhalten der Antragsgegnerin zur Stellung des Löschungsantrages veranlasst worden sei. Die Antragsgegnerin habe auf die Aufforderungsschreiben des Antragstellers vom 17. Februar 2021 und 13. April 2021 nicht auf das Streitgebrauchsmuster

verzichtet, sondern beim DPMA eine beschränkte Anspruchsfassung nebst schuldrechtlicher Verzichtserklärung zu den Akten gereicht. Die Einreichung neuer Schutzansprüche nebst schuldrechtlicher Verzichtserklärung sei jedoch kein Verzicht auf

das Streitgebrauchsmuster und könne keine materielle Veränderung des Streitgebrauchsmusters bewirken. Der Antragsteller müsse sich nicht auf die schuldrechtlich beschränkte Anspruchsfassung einlassen, weil die Änderung des Streitgebrauchsmusters durch Verzicht und Löschung ein größeres Maß an Rechtssicherheit gewährleiste. Weiterhin habe die Antragsgegnerin den Antragsteller nicht gefragt, ob er bereit sei, sich mit der beschränkten Anspruchsfassung zu begnügen.

Der Antragsteller habe aufgrund des Verhaltens der Antragsgegnerin nicht davon

ausgehen können, dass er das Ziel seiner Rechtsverfolgung auch ohne den Löschungsantrag erreichen werde. Entgegen des Vortrags der Antragsgegnerin sei

auch kein rechtsmissbräuchliches Verhalten des Antragstellers zu erkennen. Zum

einen sei für die Stellung eines Löschungsantrages grundsätzlich kein eigenes

rechtliches Interesse an der Löschung des Streitgebrauchsmusters erforderlich.

Zum anderen falle bei einem ungeprüften Schutzrecht das Risiko eines Löschungsverfahrens ohne Weiteres in die Sphäre des Rechtsinhabers. Die Schreiben vom

17. Februar 2021 und 13. April 2021 erfüllten auch alle Voraussetzungen, die an

eine Löschungs- bzw. Verzichtsaufforderung zu stellen seien.

Gegen diesen Beschluss hat die Antragsgegnerin am 24. Februar 2022 form- und

fristgerecht Beschwerde eingelegt und die tarifmäßige Beschwerdegebühr entrichtet. Die Antragsgegnerin ist der Auffassung, dass die Gebrauchsmusterabteilung

bei ihrer Kostenentscheidung die Besonderheiten des Gebrauchsmuster-Löschungsverfahrens nicht ausreichend berücksichtigt habe. Anders als das Patentgesetz sehe das Gebrauchsmustergesetz trotz vergleichbarer Interessenlage kein

Beschränkungsverfahren vor. Werde nach der Eintragung des Gebrauchsmusters

ein entgegenstehender Stand der Technik aufgefunden, könne der Inhaber zwar auf

sein Schutzrecht ganz oder teilweise verzichten. Tatsächlich sei es aber für einen

praktikablen Teilverzicht häufig notwendig, die Schutzansprüche neu zu fassen.

Eine Neufassung sei jedoch wegen des fehlenden Beschränkungsverfahrens nicht

möglich. Die Rechtsprechung sehe es deswegen als zulässig an, nach der Eintragung des Gebrauchsmusters neue bzw. eingeschränkte Schutzansprüche zur Gebrauchsmusterakte einzureichen, verbunden mit der Erklärung, dass sich das

Schutzbegehren für die Vergangenheit und die Zukunft nur noch auf die neuen Ansprüche beschränke (BGH GRUR 1998, 910 ff. - „Scherbeneis“). Im Hinblick auf ein

mögliches Löschungsverfahren sei die Verzichtserklärung als bindender vorweggenommener Verzicht auf einen Widerspruch nach § 17 Abs. 1 GebrMG auszulegen.

Eine solche Erklärung habe die Antragsgegnerin mit dem Schreiben vom 23. April

2021 abgegeben. Die eingeschränkten Schutzansprüche seien weder nach Auffassung der Gebrauchsmusterabteilung noch nach Auffassung des Antragstellers inhaltlich zu beanstanden. Die Gebrauchsmusterabteilung habe zudem nicht darlegen können, aus welchem Umstand das höhere Maß an Rechtssicherheit nach der

Teillöschung des Streitgebrauchsmusters resultieren solle. Hiervon ausgehend

habe die Antragsgegnerin dem Antragsteller keinen Anlass gegeben, den Löschungsantrag zu stellen. Dem Antragsteller komme vor diesem Hintergrund für die

Stellung des Löschungsantrags kein Rechtsschutzbedürfnis zu. Weiterhin werde

die von der Rechtsprechung anerkannte Möglichkeit der nachträglichen Einreichung

beschränkter Schutzansprüche ausgehebelt, folgte man der Rechtsauffassung der

Gebrauchsmusterabteilung. Dem Gebrauchsmusterinhaber werde die Möglichkeit

genommen, sein Schutzrecht ohne Löschungsverfahren zu beschränken, so dass

er stets der negativen Kostenfolge eines unnötigen und letztlich nur noch formal zu

prüfenden Löschungsantrages ausgesetzt sei.

Im Übrigen habe sich der Antragsteller bei Stellung des Löschungsantrages rechtsmissbräuchlich verhalten, da sein Verhalten von sachfremden Erwägungen geleitet

sei. Der Antragsteller habe kein eigenes Interesse an der Benutzung des Streitgebrauchsmusters, sondern handle als Rechtsanwalt allein im Gebührenerzielungsinteresse. Dies zeige sich auch daran, dass der Antragsteller in den Jahren 2020 und

2021 zahlreiche Gebrauchsmuster-Löschungsverfahren betrieben habe, denen

stets eine inhaltlich nicht begründete Verzichtsaufforderung vorausgegangen sei.

Die Antragsgegnerin hat beantragt,

den Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung des Deutschen Patent- und Markenamts vom 26. Januar 2022 aufzuheben und dem

Antragsteller die Kosten des Löschungsverfahrens aufzuerlegen.

Der Antragsteller hat beantragt,

die Beschwerde gegen den Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 26. Januar 2022 zurückzuweisen.

Der Antragsteller ist der Ansicht, dass eine Anwendung von § 93 ZPO schon deswegen nicht in Betracht komme, weil die Antragsgegnerin vor dem Eingang des

Löschungsantrages zur Vermeidung von Kosten gegenüber dem DPMA hätte erklären können, dass sie auf die Schutzansprüche 1 bis 8 und 10 bis 15 verzichte.

Damit hätte die Antragsgegnerin ein Löschungsverfahren vermeiden können. Der

Schutzumfang aller nachgereichten Schutzansprüche sei im Schutzumfang des eingetragenen Schutzansprüche 9 enthalten. Eine mit der Entscheidung „Scherbeneis“

vergleichbare Interessenlage liege deswegen gar nicht vor. Statt ohne Rechtsnachteile auf die Schutzansprüche 1 bis 8 und 10 bis 15 zu verzichten, habe sich die

Antragsgegnerin widersprüchlich verhalten, indem sie einerseits zum gewohnheitsrechtlich anerkannten Konstrukt des Nachreichens von Schutzansprüchen gegriffen

und andererseits an den nicht benötigten, breiteren Schutzansprüchen festgehalten

habe. Da das nachträgliche Nachreichen von eingeschränkten Schutzansprüchen

eine Ergänzung und kein Ersatz des Teilverzichts sei, hätten die nachgereichten

Schutzansprüche für die Kostenentscheidung im Löschungsverfahren keine Relevanz. Im Übrigen habe die Antragsgegnerin mit ihrem Verhalten auch deswegen

Anlass gegeben, den Löschungsantrag zu stellen, weil der lediglich schuldrechtlich

bindende Verzicht auf einen Widerspruch in einem zukünftigen Löschungsverfahren, nicht dem fristgemäßen materiellen Rechtsverzicht entspreche. Ein rechtsmissbräuchliches Verhalten seitens des Antragstellers liege nicht vor.

Wegen der weiteren Einzelheiten des gegenseitigen Vorbringens wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II.

Die zulässige Beschwerde der Antragsgegnerin (isolierte Kostenbeschwerde) hat in

der Sache Erfolg. Der Antragsteller ist zwar mit seinem Teillöschungsantrag vom

5. Juni 2021 vollumfänglich durchgedrungen. Die Antragsgegnerin hat jedoch den

Anspruch des Antragstellers im Löschungsverfahren sofort anerkannt und auch keinen Anlass zur Stellung des Löschungsantrages gegeben, so dass die Kosten des

Löschungsverfahrens dem Antragsteller aufzuerlegen sind, §§ 17 Abs. 4 Satz 2 GebrMG i. V. m. § 84 Abs. 2 Satz 2 PatG i. V. m. § 93 ZPO. Die Frage, ob der Antragsteller sich bei der Stellung des Löschungsantrages rechtsmissbräuchlich verhalten

hat, kann als nicht entscheidungserheblich dahingestellt bleiben.

1. Für die Entscheidung über die Beschwerde gegen die isolierte Kostenentscheidung ist der Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat in der Besetzung mit drei juristischen Mitgliedern zuständig. Der Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat entscheidet

zwar gemäß § 18 Abs. 3 Satz 2, 2. Halbsatz, GebrMG in der Besetzung mit einem

juristischen und zwei technischen Mitgliedern, wenn es sich um eine Beschwerde

gegen Beschlüsse der Gebrauchsmusterabteilung über Löschungsanträge handelt,

jedoch wird mit der vorliegenden Beschwerde nicht eine Sachentscheidung über

einen Löschungsantrag angegriffen, sondern lediglich eine isolierte Kostenentscheidung, und damit ist keine Beschwerde gegen eine Entscheidung über einen Löschungsantrag i. S. d. § 18 Abs. 3 Satz 2, 2. Alt. GebrMG gegeben. Für die Besetzung ist die allgemeine Bestimmung des § 67 Abs. 1 Nr. 4 PatG maßgebend.

2. Das Leitbild der Kostenentscheidung im gebrauchsmusterrechtlichen Löschungsverfahren ist durch den Verweis auf die Kostenvorschriften des patentrechtlichen Nichtigkeitsverfahrens vom Unterliegensprinzip gekennzeichnet, wie sich aus

§§ 17 Abs. 4 GebrMG, 84 Abs. 2 PatG, 91 ff. ZPO ergibt. Hierbei kommt es darauf

an, wieviel vom Schutzgegenstand, soweit angegriffen, nach der Entscheidung im

Löschungsverfahren übriggeblieben ist. Die Löschung bzw. die Teillöschung eines

eingetragenen Gebrauchsmusters bedeuten nicht nur, dass eine Anspruchsfassung

ganz oder teilweise aus dem Register gestrichen wird, sondern bedeutet vor allem

inhaltlich, dass der Gegenstand der eingetragenen Schutzansprüche ganz oder teilweise keine Wirkung mehr hat und keine Unterlassungs- und Schadensersatzansprüche mehr zu begründen vermag. Der Gesetzgeber geht dabei von einem zwischen den Beteiligten verteiltem Kostenrisiko aus, wobei über die Billigkeitsklausel

des § 84 Abs. 2 Satz 2 PatG die Möglichkeit einer Korrektur aus Billigkeitsgründen

eröffnet wird.

3. Abweichend von der Verteilung der Kosten nach dem Unterliegensprinzip ist

auch im Gebrauchsmuster-Löschungsverfahren die Anwendung von § 93 ZPO allgemein anerkannt (BGH GRUR 2023, 1526, 1530, Rz. 67 ff.

- „Tischgrill“;

Busse/Keukenschrijver, GebrMG, 9. Aufl., § 17 Rn. 57). Voraussetzung ist neben

dem sofortigen Anerkenntnis die Feststellung, dass der Antragsgegner nicht durch

sein Verhalten Veranlassung zur Stellung des Löschungsantrages gegeben hat.

Vorliegend hat die Antragsgegnerin dem Teillöschungsantrag nach dessen Zustellung zugestimmt, ohne sich gegen diesen zu verteidigen oder Einwände zu erheben. Die Antragsgegnerin hat den beschwerdegegenständlichen Teillöschungsantrag damit im Sinne von § 93 ZPO sofort anerkannt. Sie hat zudem keinen Anlass

zur Stellung des Teillöschungsantrages gegeben.

3.1. Zwar kann die Anwendung des § 93 ZPO in Gebrauchsmuster-Löschungsverfahren im Einzelfall problematisch sein oder sogar zu unangemessenen Ergebnissen führen, wenn sich ein Löschungsantrag ganz oder teilweise gegen ein Gebrauchsmuster richtet, bei welchem der Gebrauchsmusterinhaber vor Stellung des

Löschungsantrags beschränkte Schutzansprüche zur Gebrauchsmusterakte nachreicht, verbunden mit der Erklärung, für die Vergangenheit und die Zukunft aus dem

Gebrauchsmuster keine weitergehenden Ansprüche geltend zu machen, der Löschungsantrag sich gegen die eingetragenen Schutzansprüche richtet (vgl. BGH

GRUR 2023, 1526, 1530, Rz. 67 ff. - „Tischgrill“; BPatG vom 12. Oktober 2020, Az.

35 W (pat) 434/18, z. B. GRUR-Prax 2021, 26; amtliche Leitsätze: BIPMZ 2021, 67

- „Grill und Holzkohlekammer“) und der Löschungsantragsteller eine über den Gegenstand der nachgereichten, eingeschränkten Schutzansprüche hinausgehende

Löschung oder Feststellung der Unwirksamkeit des betreffenden Streitgebrauchsmusters verfolgt (vgl. Bühring/Braitmayer, GebrMG, 9. Aufl., § 17 Rn. 92). Denn die

Eintragung eines Gebrauchsmusters ist ein vom DPMA, einer Behörde der öffentlichen Verwaltung bewirkter Hoheitsakt, die nur durch einen (gegenteiligen) Hoheitsakt substantiell verändert werden kann, so dass der Löschungsantragsteller seinen

Löschungsantrag gegen die eingetragene Fassung zu richten hat (vgl. BGH, GRUR

1998, 910 ff. - „Scherbeneis“). Andererseits bewirkt die Erklärung des Gebrauchsmusterinhabers, über die nachgereichten Ansprüche hinaus keine Ansprüche aus

dem Gebrauchsmuster geltend zu machen eine an die Allgemeinheit gerichtete

Selbstbeschränkung des Inhabers auf die nachgereichten Schutzansprüche (BGH,

a.a.O.), so dass der Gebrauchsmusterinhaber zulässigerweise das Streitgebrauchsmuster nur noch im Umfang der nachgereichten, beschränkten Schutzansprüche verteidigen und er auch nur in diesem Umfang dem Löschungsantrag in

zulässiger Weise widersprechen kann.

Ob in solchen Fällen die Kostenentscheidung nach dem Unterliegensprinzip oder

nach § 93 ZPO zu treffen ist, ist aber eine Frage, die von den konkreten Umständen

des Einzelfalls abhängt und bei welcher gemäß §§ 17 Abs. 4 GebrMG, 84 Abs. 2

Satz 2 PatG Billigkeitserwägungen einzubeziehen sind.

Im vorliegenden Fall ist eine Auferlegung der Kosten des Löschungsverfahrens auf

den Antragsteller nach § 93 ZPO angezeigt, während eine anderweitige Kostenentscheidung unbillig wäre.

3.2. Entgegen der Auffassung der Gebrauchsmusterabteilung genügen bereits die

Schreiben des Antragstellers vom 17. Februar 2021 und 13. April 2021 nicht den

Anforderungen, die an ein einen späteren Löschungsantrag veranlassendes Aufforderungsschreiben zu stellen sind.

Für die Beurteilung der Frage, ob der Antragsgegner dem Antragsteller Anlass zur

Stellung des Löschungsantrages gegeben hat, kommt es maßgeblich auf alle Umstände des Einzelfalls an. Eine Veranlassung zur Stellung des Löschungsantrages

ist zu bejahen, wenn das Verhalten des Antragsgegners vor Verfahrensbeginn gegenüber dem Antragsteller so war, dass dieser annehmen musste, er werde ohne

den Löschungsantrag nicht zu seinem Recht kommen (BPatG, Beschluss vom

16. November 2022, Az. 35 W (pat) 1/21 - „Filteranordnung“; Busse/Keukenschrijver, a.a.O.; Zöller, ZPO 34. Aufl., § 93 Rn. 3, m. w. N.) Im Gebrauchsmuster-

Löschungsverfahren wird in der Regel eine schriftliche Aufforderung zum Verzicht

auf das betreffende Gebrauchsmuster erforderlich sein. Dies gilt insbesondere in

Fällen, in denen - wie hier - dem Löschungsantrag weder eine Abmahnung durch

den Gebrauchsmusterinhaber noch ein sonstiger Rechtsstreit wegen einer vorgeblichen Rechtsverletzung vorausgegangen sind. Soweit der Gebrauchsmusterinhaber der Löschungsaufforderung mit einer „Scherbeneis“-Erklärung nachkommt, wird

in einem nachfolgenden Löschungsverfahren eine Auferlegung von Kosten auf den

Gebrauchsmusterinhaber gemäß §§ 91 ff. ZPO in der Regel nur dann in Betracht

kommen, wenn der Gebrauchsmusterinhaber nicht klar und eindeutig erklärt, dass

er das Gebrauchsmuster für die Vergangenheit und die Zukunft nur im Umfang der

nachgereichten Ansprüche geltend mache oder das angegriffene Gebrauchsmuster

auf den Löschungsantrag über die „Scherbeneis“-Erklärung hinausgehend gelöscht

wird. Insoweit kommt im vorliegend zu entscheidenden Fall den Aufforderungsschreiben des Antragstellers vom 17. Februar 2021 und 13. April 2021 sowie dem

darauf folgenden Verhalten der Antragsgegnerin maßgebliche Bedeutung zu.

In diesem Zusammenhang hat die Gebrauchsmusterabteilung zutreffend festgestellt, dass der Antragsteller die Antragsgegnerin vor der Stellung des Teillöschungsantrages mit Schreiben vom 17. Februar 2021 und 13. April 2021 unter

Fristsetzung aufgefordert hatte, auf das Streitgebrauchsmuster zu verzichten. Ob

dem Schreiben auch hinreichend eindeutig zu entnehmen war, dass der Antragsteller das Löschungsbegehren weiterverfolgt werde, falls die Antragsgegnerin am

Streitgebrauchsmuster festhalten sollte, muss hier bereits bezweifelt werden, kann

hier aber als nicht entscheidungserheblich dahingestellt bleiben. Denn die Schreiben des Antragstellers vom 17. Februar 2021 und 13. April 2021, das die Gebrauchsmusterabteilung ohne nähere Begründung als ausreichend angesehen hat,

genügte jedenfalls nicht den inhaltlichen Anforderungen, die an ein Aufforderungsschreiben im Gebrauchsmuster-Löschungsverfahren zu stellen sind.

Vorliegend ist von Bedeutung, dass eine ernsthafte Aufforderung des späteren Antragstellers zum Verzicht auf das Gebrauchsmuster bzw. zur Zustimmung zu dessen Löschung auch mit nachprüfbaren Fakten versehen sein muss, auf die sich das

Begehren stützt. Auch wenn die Anforderungen an das Aufforderungsschreiben

nicht überspannt werden dürfen und keine bis ins Detail ausgeführten Darlegungen

zu der Frage erforderlich sind, warum das Gebrauchsmuster keinen Bestand haben

kann, ist es zumindest erforderlich, dass der geltend gemachte Löschungsgrund

nebst den zu ihm vorgebrachten, nachprüfbaren Tatsachen nicht völlig abwegig erscheint (vgl. BPatG, Beschluss vom 7. Oktober 2010, Az. 35 W (pat) 8/08 – „Verpackung einer Sicherheits- und Rettungsausrüstung“; Beschluss vom 2. September 2010, Az. 35 W (pat) 20/10 - „Alterslegitimation bei Verkaufsautomaten“; Beschluss vom 16. November 2022, Az. 35 W (pat) 1/21 – „Filteranordnung“; Benkard/Goebel/Engel, GebrMG, 12. Aufl., § 17 Rn. 22; Loth/Stock, GebrMG, 2. Aufl.,

§ 17 Rn. 83; Bühring/Braitmayer, GebrMG, 9. Aufl., § 17 Rn. 100 f. - m. w. N.). Nur

dann ist es im Falle eines drohenden Angriffs Sache des Inhabers, sich selbst über

die Schutzfähigkeit des Gegenstandes seines Gebrauchsmusters zu vergewissern.

Vorliegend sind die Mindestvoraussetzungen, die an ein ernsthaftes Anforderungsschreiben zu stellen sind, nicht erfüllt, da das Schreiben gar keine inhaltliche Begründung erkennen lässt. Das verfahrensgegenständliche Aufforderungsschreiben

war gänzlich unsubstantiiert. Der Antragsteller hat weder Tatsachen noch Rechtsauffassungen dargelegt, die die Schutzfähigkeit des Streitgebrauchsmusters in

Frage stellen könnten. Er hat insoweit lediglich mit zwei formelhaften Sätzen auf

den Recherchebericht vom 17. Januar 2020 verwiesen, der zum parallelen Verfahren 10 2019 103 908 ergangen war, sowie auf den dort genannten Stand der Technik. Jedoch ersetzt auch dieser Verweis eine konkrete inhaltliche Befassung, insbesondere mit dem Stand der Technik im Anmeldezeitpunkt des Streitgebrauchsmusters, nicht. Ein wortlautnahes Verständnis des Schreibens legt noch nicht einmal

nahe, dass der Antragsteller die Schutzfähigkeit des Streitgebrauchsmusters vor

dem Abfassen der Löschungsaufforderung selbst überprüft hatte, wenn er schreibt,

dass „Letzteres [die Schutzunfähigkeit] Ihrem Unternehmen (...) bereits bekannt

(ist)“. Auf die unsubstantiierten Aufforderungsschreiben vom 17. Februar 2021 und

13. April 2021 musste sich die Antragsgegnerin nicht einlassen. Insbesondere gab

es - entgegen der Auffassung des Antragstellers - für die Antragsgegnerin noch

keinen Anlass, von sich aus sich Gedanken über eine angebliche, vollständige Löschungsreife des Streitgebrauchsmusters zu machen. Mangels nachvollziehbarer

Begründung war der Antragsgegnerin eine inhaltliche Befassung mit dem Löschungsbegehren unmöglich. Umgekehrt durfte der Antragsteller nicht davon ausgehen, dass er allein aufgrund eines ungenügenden Aufforderungsschreibens sein

Löschungsinteresse ohne die Stellung eines Löschungsantrages werde durchsetzen können. Die Relevanz einer einlassungsfähigen inhaltlichen Befassung mit der

Schutzfähigkeit des angegriffenen Gebrauchsmusters verdeutlicht vorliegend bereits der Umstand, dass das Streitgebrauchsmuster gegenwärtig noch in Kraft steht,

während der Antragsteller in den Aufforderungsschreiben von der Antragsgegnerin

verlangt hatte, auf das Streitgebrauchsmuster insgesamt und vollumfänglich zu verzichten.

Das Erfordernis einer einlassungsfähigen vorgerichtlichen Aufforderung, in einer

bestimmten Art und Weise rechtsverbindlich zu handeln, um eine Kostenregelung

nach § 93 ZPO zu vermeiden, ist in anderen Rechtsgebieten auch gesetzlich verankert. Bei wettbewerbsrechtlichen Unterlassungsansprüchen, die gleichfalls kein

eigenes Rechtsschutzbedürfnis des Klägers voraussetzen, sondern lediglich ein

Wettbewerbsverhältnis zwischen den Parteien, bleibt ein sofortiges Anerkenntnis im

Sinne von § 93 ZPO möglich, wenn eine Abmahnung (sofern diese nicht ausnahmsweise verzichtbar ist), den Voraussetzungen des § 13 Abs. 2 Nr. 4 UWG nicht genügt. Danach muss die Abmahnung die betreffende Rechtsverletzung unter Angabe

der tatsächlichen Umstände klar und verständlich angeben. Nach einer lediglich

pauschal formulierten oder sachlich nicht nachvollziehbar begründeten Abmahnung

bleibt damit dem Beklagten im Wettbewerbsprozess die Möglichkeit, die (substantiierte) Klage sofort anzuerkennen.

3.3. Aber selbst dann, wenn man davon ausginge, die Schreiben des Antragstellers vom 17. Februar 2021 und 13. April 2021 stellten den Anforderungen entsprechende Aufforderungsschreiben dar, war eine Veranlassung i.S.v. § 93 ZPO im vorliegenden Fall auch deshalb nicht gegeben, weil die Antragsgegnerin dem Verlangen des Antragstellers durch Einreichung zulässiger, eingeschränkter Schutzansprüche nebst Abgabe einer entsprechenden „Scherbeneis“-Erklärung nachgekommen war. Die Möglichkeit, einer Verzichtsaufforderung auch in dieser Weise wirksam entgegentreten zu können, wird grundsätzlich bejaht (vgl. BGH GRUR 2023,

1526, 1530, Rz. 69 ff. - „Tischgrill“; Benkard/Goebel/Engel, GebrMG, 12. Aufl., § 17

Rn. 22 - m.w.N.). Das beschwerdegegenständliche Verfahren unterscheidet sich im

Übrigen von der Fallkonstellation des Senatsbeschlusses vom 12. Oktober 2020,

Az. 35 W (pat) 434/18 (amtliche Leitsätze: BIPMZ 2021, 67 – „Grill und Holzkohlekammer“), mit der sich der erkennende Senat eher zurückhaltend zur Anwendbarkeit des § 93 ZPO geäußert hat, in dreierlei Hinsicht:

- Die Antragsgegnerin hat dem hier streitgegenständlichen Teillöschungsantrag

vorbehaltlos zugestimmt.

- Der Antragsgegnerin war es bereits im Vorfeld des Teillöschungsantrags gelungen, sich auf eine zulässige, den späteren Löschungsangriff vorwegnehmende Fassung des Streitgebrauchsmusters schuldrechtlich zu beschränken.

- Dem Antragsteller waren diese neuen Schutzansprüche bekannt, zumindest

mit einer Einsicht in die elektronische Gebrauchsmusterakte beim DPMA ohne

weiteres ersichtlich.

Im Einzelnen:

Vorliegend war - entgegen der Auffassung der Gebrauchsmusterabteilung - die Antragsgegnerin der Löschungsaufforderung mit einer sachgemäßen „Scherbeneis“-

Erklärung vorbehaltlos nachgekommen. Der Antragsteller hat seinen späteren Teillöschungsantrag gegen die eingetragenen Schutzansprüche 1 bis 8 und 10 bis 15

des Streitgebrauchsmusters gerichtet, obwohl die Antragsgegnerin seiner Aufforderung aus den Schreiben vom 17. Februar 2021 und 13. April 2021 in angemessener

Weise nachgekommen war. Der Umstand, dass die Antragsgegnerin in einem

neuen Schutzanspruch 1 (Hauptanspruch betreffend einen „Staubsaugerbeutel“)

die Merkmale der eingetragenen Schutzansprüche 1, 2 und 9 kombiniert hatte, bedeutete eine massive, schuldrechtliche Einschränkung des Schutzumfangs. Diese

Einschränkung ging auch deshalb deutlich über das spätere Löschungsbegehren

des Antragstellers hinaus, weil auch der neue, einen „Staubsauger“ betreffende Anspruch 9 (und dessen Unteransprüche) einen Rückbezug auf den neuen Schutzanspruch 1 hatten. Die nachgereichten Schutzansprüche waren zweifelsfrei zulässig,

und die zu diesen abgegebene „Scherbeneis“-Erklärung war völlig klar sowie offensichtlich wirksam. Weshalb sich der Antragsteller nichtsdestoweniger durch die

nachgereichten Schutzansprüche zur Stellung des Löschungsantrags „geradezu

provoziert“ gefühlt hatte (Schriftsatz vom 10. Juli 2022, dort Seite 4), bleibt auch

insofern unerfindlich, als er von der Antragsgegnerin mit seinem Aufforderungsschreiben vom 17. Februar 2021 und 13. April 2021 lediglich einen Verzicht auf das

Streitgebrauchsmuster gefordert hatte, der bekanntermaßen lediglich „ex nunc“ gewirkt hätte. Die „Scherbeneis“-Erklärung bedeutet dagegen einen „vorweggenommen Verzicht auf Widerspruch“ (vgl. BGH GRUR 1998, 910, 912 - „Scherbeneis“).

Sie ist also eine vorweggenommene prozessuale Erklärung, die ebenfalls unwiderruflich ist und im Falle eines Löschungsantrags mit Ablauf der in § 17 Abs. 1 Satz 1

GebrMG geregelten Monatsfrist zwingend zur entsprechenden Teillöschung des

Streitgebrauchsmusters „ex tunc“ führt, was wiederum aus § 17 Abs. 1 Satz 2 GebrMG folgt.

3.4. Nach alledem ist die Antragsgegnerin, deren „Scherbeneis-Erklärung“ vom

Umfang her noch über das Begehren hinausging, was der Antragsteller mit seinem

Löschungsantrag verfolgt hat, und die dem Antrag des Antragstellers innerhalb der

Widerspruchsfrist zugestimmt hat, billigerweise nach § 93 ZPO von den Kosten des

patentamtlichen Löschungsverfahrens freizustellen, da sie durch ihr Verhalten dem

Antragsteller zur Stellung des konkreten Löschungsantrags keinen Anlass gegeben

und sie auf diese Weise den Löschungsanspruch des Antragstellers sofort anerkannt hat.

4. Das Vorbringen der Antragsgegnerin, dass der Antragsteller sich aufgrund der

in großer Zahl verschickten und inhaltlich nicht begründeten Verzichtsaufforderungen und anschließender Löschungsanträge rechtsmissbräuchlich verhalten habe,

kann hiernach als nicht entscheidungserheblich dahingestellt bleiben.

5. Der Senat hat im schriftlichen Verfahren entschieden, da gemäß §§ 18 Abs. 2

GebrMG, 84 Abs. 2 Satz 2, 99 Abs. 1 PatG i. V. m § 128 Abs. 4 ZPO die Durchführung einer mündlichen Verhandlung weder vorgeschrieben ist noch angezeigt erschien. Die beiden Verfahrensbeteiligten hatten umfassend Gelegenheit, sich zum

Vorbringen der jeweiligen Gegenseite zu äußern. Es war zudem nicht erforderlich,

weitere Ermittlungen anzustellen oder auf ergänzenden Vortrag hinzuwirken.

6. Die Kostenentscheidung hinsichtlich des Beschwerdeverfahrens beruht auf

§ 18 Abs. 2 Satz 2 GebrMG i. V. m. § 84 Abs. 2 PatG und § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO,

die auch bei Nebenentscheidungen in Löschungsverfahren anwendbar sind (vgl.

Bühring/Braitmayer, GebrMG, 9. Aufl., § 18 Rn. 151). Gründe, die billigerweise eine

andere Kostenentscheidung geboten erscheinen ließen, sind nicht ersichtlich.

III.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das

Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Die Rechtsbeschwerde ist statthaft, wenn

gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,

2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des

Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der

Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,

3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,

4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten

war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,

5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei

der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden

sind, oder

6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim

Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten einzulegen.

Metternich

Dr. Nielsen

Eisenrauch