Rechtsprechung / BPatG / 2025
BPatG Beschluss vom 30.07.2025 – 26 W (pat) 25/23
26. Senat · ECLI:DE:BPatG:2025:300725B26Wpat25.23.0
BUNDESPATENTGERICHT
________________
(Aktenzeichen)
…
B E S C H L U S S
In der Beschwerdesache
betreffend die Marke 30 2021 231 753
ECLI:DE:BPatG:2025:300725B26Wpat25.23.0
hat der 26. Senat
(Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am
30. Juli 2025 unter Mitwirkung des Richters Kätker als Vorsitzender, der
Richterin Wagner und der Richterin am Amtsgericht Dr. Sedlmeier
beschlossen:
1. Auf die Beschwerde der Widersprechenden wird der Beschluss
der Markenstelle für Klasse 3 des Deutschen Patent- und
Markenamts vom 13. Februar 2023 aufgehoben, soweit der
Widerspruch aus der Unionsmarke 000 278 028 zurückgewiesen
worden ist. Das Deutsche Patent- und Markenamt wird angewiesen, die Eintragung der Marke 30 2021 231 753 insgesamt
zu löschen.
2. Soweit die Widersprüche aus den Marken DD 642 819,
EM 008 117 715, 303 59 421 und EM 016 026 353 zurückgewiesen worden sind, ist die Beschwerde der Widersprechenden
derzeit gegenstandslos.
G r ü n d e
I.
Die Wort-/Bildmarke
ist am 6. Juli 2021 angemeldet und am 4. August 2021 unter der Nummer 30 2021 231
753 in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register
eingetragen worden für Waren der
Klasse 3:
Kosmetika; Wäscheaufheller; Kreide
zum Reinigen;
Reinigungsmittel; Schleifmittel; Poliermittel; Mandelseife;
Fleckenentferner; Badezusätze, nicht
für medizinische
Zwecke; Mundspülungen, nicht für medizinische Zwecke;
Klasse 7:
Bürsten für Staubsauger; Elektrische Reinigungsmaschinen
und
-geräte; Waschapparate; Staubsauganlagen
für
Reinigungszwecke;
Staubsauger;
Selbstfahrende
Straßenkehrmaschinen;
Dampf-Mopps;
Elektrische
Küchenmaschinen; Elektrische Shampooniermaschinen
und -geräte für Teppiche und Teppichböden; Müllzerkleinerer;
Klasse 21:
Mopps; Waschwannen; Elektroverdampfer mit Netzanschluss
für
Mückenschutzmittel;
Staubwedel;
Trinkkrüge;
Reinigungstücher;
Besen;
Putzkissen;
Teeservice
[Tafelgeschirr]; Bürsten.
Gegen die Eintragung dieser Marke, die am 3. September 2021 veröffentlicht worden
ist, hat die Beschwerdeführerin Widerspruch erhoben aus insgesamt fünf Kennzeichen, nämlich:
1. aus der am 8. Juli 1996 angemeldeten und am 13. November 2006 eingetragenen
Unionswortmarke 000 278 028
NIKE
geschützt für Waren und Dienstleistungen der
Klasse 9:
Wissenschaftliche, Schiffahrts-, Vermessungs-, elektrische,
photographische, Film-, optische, Wäge-, Meß-, Signal-,
Kontroll-, Rettungs- und Unterrichtsapparate und
-
instrumente; Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und
Wiedergabe von Ton und Bild; Magnetaufzeichnungsträger,
Schallplatten; Verkaufsautomaten und Mechaniken
für
geldbetätigte Apparate; Registrierkassen, Rechenmaschinen,
Datenverarbeitungsgeräte und Computer; Feuerlöschgeräte;
Klasse 14:
Edelmetalle und deren Legierungen sowie daraus hergestellte
oder damit plattierte Waren, soweit sie nicht in anderen
Klassen enthalten sind; Juwelierwaren, Schmuckwaren,
Edelsteine; Uhren und Zeitmeßinstrumente;
Klasse 18:
Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus, soweit sie
nicht in anderen Klassen enthalten sind; Häute und Felle;
Handtaschen, Geldbörsen, Reise-
und Handkoffer;
Regenschirme,
Sonnenschirme
und
Spazierstöcke;
Peitschen, Pferdegeschirre und Sattlerwaren;
Klasse 25:
Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen;
Klasse 28:
Spiele, Spielzeug; Turn- und Sportartikel, soweit sie nicht in
anderen Klassen enthalten sind; Christbaumschmuck;
Klasse 42:
Zimmervermittlung, Beherbergung und Verpflegung von
Gästen
in Hotels, Pensionen; Dienstleistungen von
Einrichtungen, die sich speziell mit der Bereitstellung von
Lebensmitteln oder Getränken für den Verzehr befassen;
diese Dienstleistungen
können
von Restaurants,
Selbstbedienungsgaststätten und Kantinen erbracht werden;
persönliche Dienstleistungen
von Einrichtungen
zur
Befriedigung
individueller Bedürfnisse; dazu
können
Begleitung, Schönheitssalons, Friseursalons gehören;
Dienstleistungen, die von Personen einen hohen Grad
geistiger Tätigkeit erfordern und sich auf theoretische oder
praktische Aspekte komplexer Gebiete menschlichen
Strebens beziehen und individuell oder gemeinschaftlich, in
der Eigenschaft als Mitglieder eines Verbandes erbracht
werden; die von diesen Personen erbrachten Leistungen
setzen eine umfassende und gründliche universitäre Bildung
oder gleichwertige Erfahrungen voraus; Dienstleistungen von
Reisebüros oder Vermittlern, die Hotelreservierungen für
Reisende vornehmen; Dienstleistungen, die nicht in anderen
Klassen enthalten sind, wie sie von Verbänden für ihre
eigenen Mitglieder erbracht werden; Erstellen
von
Programmen für die Datenverarbeitung;
2. aus der am 12. März 1979 angemeldeten und am 18. Oktober 1979 in das Register
eingetragenen nationalen Wort-/Bildmarke DD 642 819
geschützt für Waren der
Klassen 18 und 25:
Reisetaschen, Handtaschen, Schultertaschen, Sporttaschen,
alle vorgenannten Waren aus Kunstleder; Sportschuhe,
Sportbekleidung;
3. aus der am 23. Februar 2009 angemeldeten und am 14. November 2009
eingetragenen Unionswortmarke 008 117 715
NIKE GRIND
geschützt für Waren der
Klasse 19:
Synthetische Flächen, einschließlich künstliches Gras,
Kunstrasen, und Matten aus Schaumstoff, Gummi, Nylon,
Leder, Baumwolle, Kunststoff oder Polyethylen für Sport- und
Freizeitflächen im Innen- und Außenbereich;
Klasse 25:
Schuhwaren; Bekleidungsstücke, nämlich Hosen, Shorts,
Hemden, T-Shirts, Pullover, Sweatshirts, Jogginghosen,
Unterwäsche, Sport-BHs, Kleider, Röcke, Sweater, Jacken,
Socken, Kopfbedeckungen, Schweißbänder, Handschuhe,
Gürtel, Strickwaren, Mäntel, Westen;
Klasse 27:
Synthetische Flächen, nämlich künstliches Gras, Kunstrasen,
und Matten aus Schaumstoff, Gummi, Nylon, Leder,
Baumwolle, Kunststoff oder Polyethylen für Sport- und
Freizeitflächen im Innen- und Außenbereich;
4. aus der am 14. November 2003 angemeldeten und am 13. Januar 2004 eingetragenen nationalen Wortmarke 303 59 421
NIKE AIR
geschützt für Waren und Dienstleistungen der
Klassen 18, 25 und 35: Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus, soweit in
Klasse 18 enthalten; Häute und Felle; Reise- und Handkoffer,
Sporttaschen;
Regenschirme,
Sonnenschirme
und
Spazierstöcke;
Schuhwaren,
Bekleidungsstücke,
Kopfbedeckungen;
Werbung;
Geschäftsführung;
Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten; Zusammenstellen
von Waren zum Nutzen anderer, zwecks Begutachtung und
Erwerb dieser Waren;
5. aus der am 11. November 2016 angemeldeten und am 5. April 2017 eingetragenen
Unionswortmarke 016 026 353
NIKE
geschützt für Dienstleistungen der
Klasse 41:
Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung; Sportliche und
kulturelle Aktivitäten; Veranstaltung, Organisation und
Durchführung eines breiten Angebots an Leichtathletik- und
Sportaktivitäten, -veranstaltungen, -wettbewerben und -
tournieren; Motivierung und Entwicklung von Sporttalenten
durch die Organisation und Durchführung Sportprogrammen
und -aktivitäten; Förderung von Jugend- und Breitensport und
Sportunterricht durch die Organisation und Durchführung von
Jugend- und Breitensportprogrammen und
-aktivitäten;
Organisierung, Durchführung von und Vermittlung der
Teilnahme an Kultur- und Gemeinschaftsprogrammen;
Ausbildung auf den Gebieten Sport und Fitness.
Der Widerspruch richtet sich gegen alle für die jüngere Marke geschützten Waren und
ist jeweils für jede Widerspruchsmarke auf alle Waren/Dienstleistungen gestützt. Die
Widersprechende macht Verwechslungsgefahr gem. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG und
Bekanntheitsschutz nach § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG geltend. Die Marke NIKE sei eine
berühmte Marke und gehöre zu den bekanntesten Bekleidungsmarken der Welt. Sie
sei jahrzehntelang intensiv benutzt worden und auch durch umfassende Sponsoring-
Aktivitäten bekannt. Hierzu hat die Widersprechende im Einzelnen vorgetragen und
u.a. eine eidesstattliche Versicherung der Geschäftsführerin (Managerin) der Widersprechenden vorgelegt. Weiter ist die Widersprechende der Ansicht, die angegriffene
Marke sei der älteren Marke hochgradig ähnlich und enthalte diese vollständig. Sie
werde wegen des hohen Grades an Zeichenähnlichkeit mit den Widerspruchsmarken
in Verbindung gebracht. Auch nutze die jüngere Marke die Unterscheidungskraft des
älteren Widerspruchszeichen aus und beute dessen Ruf im Wege des Imagetransfers
aus.
Mit Beschluss vom 13. Februar 2023 hat die Markenstelle für Klasse 3 des DPMA,
besetzt mit einem Beamten des höheren Dienstes, auf den Widerspruch die
angegriffene Marke teilweise gelöscht, nämlich für die Waren
Klasse 3:
Kosmetika; Mandelseife; Badezusätze, nicht für medizinische
Zwecke; Mundspülungen, nicht für medizinische Zwecke;
Klasse 21:
Trinkkrüge; Teeservice [Tafelgeschirr].
Im Übrigen hat sie den Widerspruch zurückgewiesen.
Zur Begründung hat sie ausgeführt, dass zwar mangels Ähnlichkeit der Waren und
Dienstleistungen keine Verwechslungsgefahr nach §§ 9 Abs. 1 Nr. 2, 43 Abs. 2 S. 1,
42 Abs. 2 Nr. 1 (i.V.m. § 119 Nr. 1) MarkenG bestehe. Allerdings sei im Umfang der
Löschungsanordnung hinsichtlich der Unionswiderspruchsmarke 000 278 028 der
Löschungsgrund des Sonderschutzes der bekannten Marke nach §§ 9 Abs. 1 Nr. 3,
43 Abs. 2 S. 1, 42 Abs. 2 Nr. 1 (i.V.m. § 119 Nr. 1) MarkenG gegeben. Die
Widerspruchsmarke NIKE sei offenkundig und amtsbekannt im Hinblick auf Sport- und
Lifestyle-Bekleidung und entsprechende Schuhwaren bereits seit langer Zeit und im
großen Umfang am Markt präsent und trete quasi jedermann gegenüber. Die
Vergleichsmarken seien im Umfang der von der Löschungsanordnung betroffenen
Waren in einer Weise ähnlich, dass sie vom Verkehr gedanklich miteinander verknüpft
werden können. Die jüngere Marke sei der Widerspruchsmarke NIKE klanglich
mindestens durchschnittlich ähnlich und komme dieser nahe bis sehr nahe. Weil dem
Verkehr bekannt sei, dass Anbieter im Premiumsegment der Bekleidungswaren auch
Produktlinien für Kosmetik und Körperpflegeprodukte anböten, um ihr Image auch in
diesen Marktbereich zu transportieren bzw. weil auch die von der Löschungsanordnung betroffenen Waren der Klasse 21 häufig als Merchandising-Waren begegneten, bestehe die Gefahr einer gedanklichen Verknüpfung.
Eine solche könne aber für weiteren Waren der jüngeren Marke nicht festgestellt
werden. Diese seien den Waren, für die die Widerspruchsmarke Bekanntheit genieße,
in jeder Hinsicht unähnlich und wiesen keine sachlichen Berührungspunkte damit auf.
Insbesondere könne eine Gewöhnung des Verkehrs daran nicht festgestellt werden,
dass bekannte Hersteller von Sport-/Lifestylebekleidung typischerweise in den
branchenfremden Bereich der betreffenden Waren der Klassen 3, 7 und 21 vordringen.
Auch eine Berührung der bekannten Marke im Zusammenhang mit Sponsoring- bzw.
Merchandising-Aktionen sei bezüglich dieser Waren nicht gegeben. Schließlich spiele
das besondere, mit hochwertiger Qualität und hochwertigem Design assoziierte Image
der Widerspruchsmarke bei diesen Waren keine oder allenfalls eine untergeordnete
Rolle.
Soweit der Verkehr eine gedankliche Verknüpfung herstelle, nutze die jüngere Marke
die Unterscheidungskraft oder Wertschätzung der älteren in unlauterer Weise ohne
rechtfertigenden Grund aus, weil sie sich in die Sogwirkung der älteren Marke begebe,
um an deren Ruf ohne finanzielle Gegenleistung zu partizipieren. Ob Löschungsgründe auch hinsichtlich der oben unter Ziff. 2. – 5. aufgeführten Widerspruchsmarken
gegeben seien, könne dahingestellt bleiben, weil deren Schutz jedenfalls nicht über
die unter Ziff. 1. aufgeführte Widerspruchsmarke NIKE hinausgehe.
Die Beschwerde der Widersprechenden richtet sich gegen die teilweise Zurückweisung des Widerspruchs. Die Widersprechende ist der Ansicht, auch bei den weiteren
Waren der jüngeren Marke sei eine gedankliche Verknüpfung zu besorgen. Insbesondere seien Berührungspunkte zu Reinigungsmitteln gegeben, weil solche zur
Reinigung der unter der Widerspruchsmarke vertriebenen Waren verwendet würden.
Der Verbraucher verbinde darüber hinaus die Widerspruchsmarken mit einer Reihe
von Lifestyle-Produkten, da die ältere Marke einen aktiven Lebensstil unterstütze. Dies
bedinge einen erweiterten Schutz der Widerspruchsmarken angesichts deren Reichweite und Bekanntheitsgrad. Zu den
für die
jüngere Marke beanspruchten
„Waschmaschinen“ der Klasse 7 bestehe ein Komplementärverhältnis, da in diesen
Schuhe und Kleidung gewaschen würden. Auch sei der Vertrieb der Waren, für welche
die angegriffene Marke Schutz suche, dem Image der älteren Marken abträglich und
könne deren Ruf schmälern. Zudem sei eine Verwechslungsgefahr gegeben.
Die Widersprechende beantragt,
den Beschluss der Markenstelle für Klasse 3 des DPMA vom
13. Februar 2023 aufzuheben, soweit der Widerspruch zurückgewiesen worden ist, und das DPMA anzuweisen, die Marke 30 2021 231
753 vollständig zu löschen.
Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat sich weder im Verfahren vor dem DPMA
noch im Beschwerdeverfahren inhaltlich geäußert. Anträge im Beschwerdeverfahren
hat sie nicht gestellt.
Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.
II.
Die gemäß § 66 Abs. 1 MarkenG statthafte Beschwerde ist zulässig und begründet.
1. Gegenstand der Beschwerde der Widersprechenden sind die für die angegriffene
Marke eingetragenen Waren der
Klasse 3:
Wäscheaufheller; Kreide zum Reinigen; Reinigungsmittel;
Schleifmittel; Poliermittel; Fleckenentferner;
Klasse 7:
Bürsten für Staubsauger; Elektrische Reinigungsmaschinen
und –geräte; Waschapparate; Staubsaugeranlagen
für
Reinigungszwecke;
Staubsauger;
Selbstfahrende
Straßenkehrmaschinen;
Dampf-Mopps;
Elektrische
Küchenmaschinen; Elektrische Schampooniermaschinen und
-geräte für Teppiche und Teppichböden; Müllzerkleinerer;
Klasse 21:
Mopps; Waschwannen; Elektroverdampfer mit Netzanschluss
für Mückenschutzmittel; Staubwedel; Reinigungstücher;
Besen; Putzkissen; Bürsten.
2. Der Widerspruch ist im Umfang der beschwerdegegenständlichen Waren der
angegriffenen Marke begründet, da auch
insoweit der Löschungsgrund des
Sonderschutzes der bekannten Marke wegen der älteren Marke EM 000 278 028 NIKE
(im folgenden: Widerspruchsmarke) gemäß §§ 119 i.V.m. 9 Abs. 1 Nr. 3, 42 Abs. 2
Nr. 1 MarkenG besteht.
Nach § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG kann eine Marke gelöscht werden, wenn sie mit einer
angemeldeten oder eingetragenen Marke mit älterem Zeitrang identisch oder dieser
ähnlich ist, falls es sich bei der Marke mit älterem Zeitrang um eine bekannte Marke
handelt und die Benutzung der eingetragenen Marke die Unterscheidungskraft oder
die Wertschätzung der bekannten Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer
Weise ausnutzen oder beeinträchtigen würde. Hierbei ist im Widerspruchsverfahren
unabhängig von gegebenenfalls bereits bekannten Benutzungshandlungen in Bezug
auf die jüngere Marke von einer fiktiven markenmäßigen und rechtserhaltenden
Benutzung im registrierten Umfang auszugehen und genügt im Hinblick auf das
Vorliegen der Verletzungstatbestände des § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG eine mehr als nur
hypothetische Gefahr (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 14. Aufl. 2024, § 9
Rn. 6, 569 m.w.N.).
a) Die Widerspruchsmarke NIKE ist eine in der Union und auch im Inland hochgradig
bekannte, sogar berühmte Marke für Bekleidung und Schuhwaren.
aa) Eine Marke ist bekannt im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG, wenn sie einem
bedeutenden Teil des Publikums bekannt ist, das von den durch die Marke erfassten
Waren oder Dienstleistungen betroffen ist, ohne dass bestimmte Prozentsätze des
Bekanntheitsgrades zu fordern sind (EuGH GRUR 2019, 621 Rn. 47 – ÖKO-Test
Verlag/Dr. Liebe [ÖKO-TEST]; EuGH GRUR 2009, 1158 Rn. 24 - Pago/Tirolmilch;
BGH GRUR 2020, 401 Rn. 19 – ÖKO-Test I; BGH GRUR 2015, 1114 Rn. 10
– Springender Pudel). Erforderlich ist eine Bekanntheit als Kennzeichnungsmittel für
bestimmte Waren oder Dienstleistungen (BGH GRUR 2015, 1114 Rn. 10
– Springender Pudel; BGH GRUR 2004, 235, 238 – Davidoff II). Maßgeblich sind bei
der Prüfung dieser Voraussetzungen alle relevanten Umstände des Falles, also insbesondere der Marktanteil der älteren Marke, die Intensität, die geographische Ausdehnung und die Dauer ihrer Benutzung sowie der Umfang der Investitionen, die das
Unternehmen zu ihrer Förderung getätigt hat (EuGH GRUR Int. 2000, 73 Rn. 23 ff.
– Chevy; BGH GRUR 2017, 75 Rn. 37 – WUNDERBAUM II; BGH GRUR 2015, 1114
Rn. 10 – Springender Pudel; BGH GRUR 2015, 1214 Rn. 20 – Goldbären; BGH GRUR
2014, 378 Rn. 22 - OTTO Cap). Tatsachen, aus denen sich die Bekanntheit einer
Marke ergibt, können allgemein geläufig und deshalb offenkundig im Sinne des § 291
ZPO sein. Dazu rechnet auch, dass die Marke während eines längeren Zeitraums in
weitem Umfang auf dem Markt erscheint und jedermann gegenübertritt (vgl. BGH
GRUR 2015, 1114 Rn. 10 – Springender Pudel, BGH GRUR 2011, 1043 Rn. 49
– TÜV II; BGH GRUR 2014, 378 Rn. 27 - OTTO Cap).
bb) Nach diesen Grundsätzen weist die Widerspruchsmarke in Deutschland (und der
Union) sowohl heute als auch bereits zum Kollisionszeitpunkt, dem Anmeldetag der
angegriffenen Marke (6. Juli 2021), aufgrund langjähriger intensiver Benutzung eine
weit überdurchschnittliche Bekanntheit i.S.d. § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG in der Gesamtbevölkerung und damit bei allen beteiligten Verkehrskreisen auf. Im Bereich von
Bekleidungs- und Sportmarken gehört die Widerspruchsmarke nach der Kenntnis der
Senatsmitglieder, die ebenfalls zum angesprochenen Verkehr gehören, mit Abstand
zu den am stärksten präsenten Marken mit bedeutendem Marktanteil (vgl. etwa
Ergebnis des „BrandZ-Rankings 2024“, abrufbar unter „www.handelsdaten.de/brandzranking-2024-nike-bleibt-unangefochten-wertvollste-bekleidungs-und-sportmarke“
oder den Artikel „Marken-Ranking: Nike auch 2021 wertvollste Bekleidungsmarke“
vom 12.04.2021, abrufbar unter „www.ispo.com/maerkte/marken-ranking-nike-auch-
2021-wertvollste-bekleidungsmarke-der-welt (...)“).
Diese hohe Bekanntheit der Widerspruchsmarke bei sämtlichen angesprochenen
Verkehrskreisen stellt sich nach Auffassung des Senats als offenkundig i.S.v. § 291
ZPO i.V.m. 82 Abs. 1 MarkenG dar. Indiziell wird dieser hohe Bekanntheitsgrad zudem
durch die zahlreichen von der Widersprechenden vorgelegten Unterlagen sowie die
eidesstattliche Versicherung und
ihren – unwidersprochenen – Sachvortrag
mitgestützt.
Die Bekanntheit erstreckt sich primär auf Sportbekleidung und sog. Lifestyle-
Bekleidung sowie entsprechende Schuhwaren, insbesondere Turnschuhe, Sneakers
etc. und resultiert allgemein bekannt aus jahrzehntelanger Präsenz der unter der
Marke angebotenen genannten Waren im Einzelhandel, auch im Online-Bereich, in
der Werbung in verschiedenen Medien und umfangreichen Sponsoring-Aktivitäten der
Widersprechenden für bekannte Spitzensportler, Fußballmannschaften oder im
Zusammenhang mit sportlichen Großveranstaltungen.
b) Die jüngere Wort-/Bildmarke
ist bereits an deren Anmeldetag
hinsichtlich sämtlicher für diese eingetragenen Waren der Klassen 3, 7 und 21 mit der
bekannten älteren Wortmarke NIKE gedanklich in Verbindung gebracht worden.
aa) Der Sonderschutz einer bekannten Marke gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG setzt
als ungeschriebenes Tatbestandsmerkmal voraus, dass der Verkehr die fraglichen
Marken gedanklich miteinander verknüpft, was nach gefestigter Rechtsprechung erfordert, dass nach Wahrnehmung der maßgeblichen Verkehrskreise die angegriffene
Marke – ihre Benutzung im geschäftlichen Verkehr unterstellt – geeignet ist, die
bekannte Marke in Erinnerung zu rufen (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, 14. Aufl. 2024,
§ 14 MarkenG, Rn. 398 m.w.N.).
Die Frage, ob eine gedankliche Verknüpfung zwischen zwei Kennzeichen stattfindet,
ist unter Berücksichtigung aller relevanten Umstände des konkreten Falles zu beurteilen, zu denen der Grad der Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Marken,
die Art der fraglichen Waren und Dienstleistungen einschließlich des Grades ihrer
Nähe, das Ausmaß der Bekanntheit der Klagemarke, ihre originäre oder durch
Benutzung erworbene Unterscheidungskraft und das Bestehen von Verwechslungsgefahr zählen (vgl. EuGH GRUR 2004, 58 Rn. 30 – Adidas/Fitnessworld; EuGH GRUR
2008, 503 Rn. 41 – adidas/Marca; EuGH GRUR 2009, 56 Rn. 41 f. – Intel/CPM; EuGH
GRUR Int. 2011, 500 Rn. 56 – TiMi KINDER-JOGHURT/KINDER; BGH GRUR 2015,
1114 Rn. 33 – Springender Pudel m.w.N.). Es kann genügen, wenn der Grad der
Ähnlichkeit zwischen der bekannten Marke und dem jüngeren Zeichen bewirkt, dass
die beteiligten Verkehrskreise die Marken miteinander gedanklich verknüpfen, ohne
dass eine Verwechslungsgefahr besteht oder eine Herkunftstäuschung stattfindet
(EuGH GRUR 2004, 58 Rn. 31 – Adidas/Fitnessworld; EuGH GRUR 2008, 503 Rn. 41
– adidas/Marca).
bb) Der von Haus aus durchschnittlich kennzeichnungskräftigen Marke NIKE kommt
bzw. kam sowohl heute als auch bereits zum Kollisionszeitpunkt aufgrund langjähriger
intensiver Benutzung eine hohe Kennzeichnungskraft zu, was sich aus den obigen
Ausführungen zur Bekanntheit ergibt.
cc) Zwischen den Vergleichsmarken besteht eine hochgradige Ähnlichkeit i.S.d. § 9
Abs. 1 Nr. 3 MarkenG.
(1) Die Zeichenähnlichkeit kann sich gleichermaßen aus Übereinstimmungen im
(Schrift-)Bild, im Klang oder in der Bedeutung ergeben. Für die Bejahung der Zeichenähnlichkeit reicht regelmäßig bereits die Ähnlichkeit in einem der genannten Wahrnehmungsbereiche; es genügt daher, wenn die Zeichen einander entweder im
(Schrift-)Bild oder im Klang oder in der Bedeutung ähnlich sind. Bei der Beurteilung
der Zeichenähnlichkeit im Sinne des § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG sind im Grundsatz keine
anderen Maßstäbe anzuwenden als bei der Prüfung dieses Tatbestandsmerkmals im
Rahmen des § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG. Nur bei Zeichenunähnlichkeit scheidet ein
Bekanntheitsschutz aus (BGH GRUR 2015, 1114 Rn. 16 u. 23 – Springender Pudel).
(2) Maßstab der Prüfung der Zeichenähnlichkeit sind die durch die Kollisionsmarken
angesprochenen Verkehrskreise, die im vorliegenden Fall für beide Marken identisch
sind. Beide Marken sprechen breite Verkehrskreise an, nämlich neben dem normal
informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher auch den Fachverkehr, sodass es hier wegen der Identität der angesprochenen Verkehrskreise keiner weiteren Differenzierung bedarf (zur Problematik
des maßgeblichen Verkehrs für die Annahme einer Gefahr einer gedanklichen
Verknüpfung, welcher sich nach der Art der im Raum stehenden Beeinträchtigung bzw.
Ausnutzung i.S.d. § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG bestimmt, vgl. Nordemann-Schiffel in
Ingerl/Rohnke/Nordemann, 4. Aufl. 2023, § 14 MarkenG, Rn. 1281 m.w.N.).
(3) Die Vergleichsmarken sind klanglich weit überdurchschnittlich ähnlich. Die angegriffene Marke lehnt sich derart an die Widerspruchsmarke an, dass sie einer Nachbildung der bekannten Marke nahekommt (vgl. zu diesem Aspekt auch BPatG
26 W (pat) 32/20 – ROLESS) und nicht lediglich allgemeine Assoziationen zur
bekannten Widerspruchsmarke hervorruft.
Wie bereits das DPMA im angefochtenen Beschluss zutreffend ausgeführt hat,
kommen sich die Marken unabhängig von den verschiedenen im Raum stehenden
Aussprachevarianten klanglich erheblich nahe: Soweit Teile des inländischen
Verkehrs die jüngere Marke im Sinne einer deutschen Aussprache unter Mitbenennung eines geschlossenen „e“ als Auslaut aussprechen, werden sie dies auch
bezüglich der angegriffenen Marke tun. Insoweit stehen sich phonetisch die Zeichen
„[ˈnaɪ̯ kə]“ und „[ˈniːkə]“ gegenüber. Soweit eine anglizierte bzw. amerikanisierte
Aussprache gewählt wird – „[ˈnaikiː]“ vs. „[ˈnaikiː]“ – besteht erst recht ein an Identität
grenzender klanglicher Gleichlauf. Selbst bei einer Benennung der jüngeren Marke in
Anlehnung an die deutsche Aussprache (mit unbetontem Auslaut-e) und zugleich
Benennung der Widerspruchsmarke angliziert mit betontem Auslaut-e ergibt sich eine
hochgradige klangliche Ähnlichkeit zwischen den Marken: Der Zwielaut „ai“ der
deutschen Sprache wird identisch mit dem in der Widerspruchsmarke enthaltenen
Buchstaben „i“ – ausgesprochen [ai] – artikuliert.
Dahingestellt bleiben kann – ebenso wie die Frage einer etwaigen (schrift-)bildlichen
Ähnlichkeit –, ob die beiden Markenwörter begrifflich aufgrund eines etwaigen gemeinsamen Ursprungs als Bezeichnung der griechischen Siegesgöttin ähnlich sind. Wie
bereits vom DPMA im Beschluss vom 13. Februar 2023 ausgeführt, dürfte dieser
begriffliche Hintergrund jedenfalls dem überwiegenden Teil des angesprochenen
Verkehrs in Ermangelung vertiefter Kenntnisse der griechischen Mythologie und
mangels Bezügen der beschwerdegegenständlichen Waren hierzu eher weniger
geläufig sein.
dd) Im Rahmen der gebotenen Gesamtabwägung sind zunächst der überragende
Bekanntheitsgrad und die hierdurch gesteigerte, sehr hohe Kennzeichnungskraft der
bekannten Widerspruchsmarke 1 sowie die hochgradige (phonetische) Markenähnlichkeit zu berücksichtigen. Diese Umstände sprechen im vorliegenden Fall für eine
gedankliche Verknüpfung der jüngeren mit der älteren Marke.
Weiter sind auch die Art der betroffenen Waren bzw. Dienstleistungen und der Grad
ihrer Nähe zu berücksichtigen (BGH GRUR 2020, 401 Rn. 28, 32 – ÖKO-TEST I;
BPatG GRURPrax 2020, 477 Rn. 40 - Kanubay). Auch wenn die Ähnlichkeit der Waren
und/oder Dienstleistungen nicht Voraussetzung für den Sonderschutz einer bekannten
Marke ist und ein solcher grundsätzlich auch branchenübergreifend in Betracht kommt,
ist im Rahmen der Prüfung der erforderlichen gedanklichen Verknüpfung von Bedeutung, für welchen Waren- bzw. Dienstleistungsbereich eine Bekanntheit vorliegt, wie
weit diese reicht und ob diese ggf. über den eigentlichen „Kernbereich“ der bekannten
Marke hinaus auf weitere Waren- bzw. Dienstleistungsbereiche ausstrahlt (EuGH
GRUR 2009, 56 Rn. 53 f. – Intel/CPM; BPatG GRURPrax 2020, 477 Rn. 40 – Kanubay;
BPatG GRUR 2022, 1753 Rn. 41 – DEGOBASF; BPatG BeckRS 2017, 144333 Rn. 42
– Grünkäppchen; BPatG 26 W (pat) 32/20 Rn. 94 gem. Juris-Zitierung – ROLESS;
BPatG GRUR-RS 2024, 14860 Rn. 46 – motherbook; BPatG GRUR 2022, 1753 Rn. 25
– dOCUMENTA).
(1) Für die Widerspruchsmarke ist aufgrund ihres hohen Bekanntheitsgrads davon
auszugehen, dass ihre Kennzeichnungskraft für Waren aus ihrem „Kernbereich“,
nämlich Bekleidungs- und (Sport-)Schuhwaren, so überragend ist, dass sie die Unähnlichkeit zu den für die jüngere Marke beanspruchten Waren überwindet. Dies gilt auch
für die absolut unähnlichen Waren, insbesondere der Klasse 7, der jüngeren Marke.
Zu berücksichtigen ist in diesem Zusammenhang zudem, dass es sich bei der älteren
Widerspruchsmarke zugleich um ein ebenfalls weithin bekanntes Firmen- bzw. Unternehmenskennzeichen handelt. Bei einer derartigen Bekanntheit kann das Zeichen zu
einem wertvollen, einer selbständigen wirtschaftlichen Verwertung zugänglichen
Besitzstand werden (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, 14. Aufl. 2024, § 14 MarkenG,
Rn. 361; BPatG 26 W (pat) 32/20 Rn. 93 gem. Juris-Zitierung – ROLESS; BPatG
GRUR 2022, 1753 Rn. 41 – DEGOBASF). Es löst sich in der Wahrnehmung des
angesprochenen Verkehrs zunehmend von den Waren und Dienstleistungen, für die
es geschützt ist und benutzt wird. Dies kann zur Folge haben, dass der Verkehr dieses
Zeichen auch dann als Hinweis auf die berühmte Marke der Widersprechenden und
ihrer Unternehmensbezeichnung auffasst, wenn es ihm außerhalb des Waren-
und/oder Dienstleistungsbereichs, für den es eine überragende Bekanntheit und
Verkehrsgeltung in Anspruch nehmen kann, als Bestandteil eines jüngeren Zeichens
begegnet. Je deutlicher und „unverfälschter“ die übernommene Marke dabei in dem
angegriffenen Kennzeichen hervortritt, umso eher ist die Annahme gerechtfertigt, dass
es auch als solches erkannt und als Hinweis auf die ältere Markeninhaberin aufgefasst
wird (BPatG GRUR 2022, 1753 Rn. 25 – dOCUMENTA; BPatG GRUR 2022, 1753
Rn. 41 – DEGOBASF).
(2) Die Bekanntheit der Widerspruchsmarke hat ihren Ursprung im vorliegenden Fall
zwar im Warenbereich „Sport- und Lifestyle-Bekleidung“ sowie „Schuhe“. Der angesprochene Verkehr verbindet mit den unter der Widerspruchsmarke angebotenen
Kernwaren über deren eigentlichen unmittelbaren Verwendungszweck hinaus
(situationsangemessene Bedeckung des Körpers, insbesondere bei der Ausübung
von sportlichen Aktivitäten, bzw. Schutz des Fußes/Unterstützung des menschlichen
Bewegungsapparats bei sportlicher Betätigung) auch ein bestimmtes Lebensgefühl.
Die entsprechenden Widerspruchswaren können als Ausdruck eines bestimmten
sportlichen, aktiven Lebensstils eingesetzt werden und werden von wesentlichen
Teilen des Verkehrs auch als solche betrachtet und unter dieser Prämisse erworben.
Bei den genannten Waren, für welche die Widerspruchsmarke die hier maßgebliche
hohe Bekanntheit erlangt hat, handelt es sich zudem um solche des täglichen Bedarfs,
nämlich Bekleidung und Schuhwaren, die zum regelmäßigen Tragen und Gebrauch
bestimmt sind, und nicht etwa um reine Luxusgüter. Hierbei können diese Waren auch
verschmutzt werden. Ohne dass es darauf ankommt, können daher auch entsprechende Reinigungsmittel mit einem etwaigen durch die Waren transportierten „Lifestyle“
gedanklich in Verbindung gebracht werden, sodass Berührungspunkte auch zu den für
die jüngere Marke weiter beanspruchten beschwerdegegenständlichen Waren
gegeben sein können und beim angesprochenen Verkehr die Möglichkeit besteht,
durch die hochgradig ähnliche angegriffene Marke an die sehr bekannte Widerspruchsmarke erinnert zu werden.
c) Weiter erfordert der Löschungsgrund des § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG, dass die (zu
unterstellende) Benutzung der jüngeren Marke die Unterscheidungskraft oder Wertschätzung der älteren Marke in unlauterer Weise ausnutzen oder beeinträchtigten
würde.
Angesichts der überragenden Bekanntheit der Widerspruchsmarke sowie des gleichlautenden Firmenzeichens ist davon auszugehen, dass die angegriffene Marke
jedenfalls die Unterscheidungskraft der Widerspruchsmarke in unlauterer Weise
beeinträchtigt.
aa) Unterscheidungskraft im Sinne des Tatbestands des Sonderschutzes einer
bekannten Marke gem. § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG meint die durch die Bekanntheit der
Marke vermittelte besondere Kennzeichnungs- und Werbekraft, also den oben dargestellten wettbewerblichen Besitzstand, der einen Schutz auch jenseits von Waren-
und/oder Dienstleistungsähnlichkeit rechtfertigt (Ströbele/Hacker/Thiering, 14. Aufl.
2024, § 14 MarkenG, Rn. 403 m.w.N.). Unter „Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft“ ist die Minderung der Kennzeichnungskraft durch die Benutzung des identischen
oder eines ähnlichen Zeichens zu verstehen („Verwässerung“). Sie liegt vor, wenn die
Eignung der Marke, die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist und
benutzt wird, als vom Inhaber dieser Marke stammend zu identifizieren, geschwächt
wird, weil die Benutzung der jüngeren Marke zur Auflösung der Identität der älteren
Marke und ihrer Bekanntheit beim Publikum führt (vgl. EuGH GRUR 2009, 56 Rn. 76
– Intel). Das ist der Fall, wenn sich das wirtschaftliche Verhalten des Durchschnittsverbrauchers der Waren oder Dienstleistungen, für die die ältere Marke eingetragen
ist, infolge der Benutzung des jüngeren Zeichens ändert oder wenn jedenfalls die
Gefahr einer künftigen Änderung des Verhaltens besteht (EuGH GRUR 2009, 756
Rn. 39 – L’Oreal/Bellure).
bb) Ob die Unterscheidungskraft beeinträchtigt wird, ist im Hinblick auf alle Umstände
des Einzelfalles zu beurteilen, wobei (auch hier) grundsätzlich eine Wechselwirkung
zwischen dem Ausmaß der Bekanntheit des älteren Zeichens und der Ferne oder
Nähe der betreffenden Waren/Dienstleistungen besteht. Eine Beeinträchtigung liegt
umso eher vor, je größer die Unterscheidungskraft und die Wertschätzung der Marke
sind. Je unmittelbarer und stärker die Marke von dem Zeichen in Erinnerung gerufen
wird, desto größer ist die Gefahr, dass die gegenwärtige oder künftige Benutzung des
Zeichens die Unterscheidungskraft der Marke in unlauterer Weise beeinträchtigt
(EuGH GRUR 2015, 1002 Rn. 33 – Iron & Smith/Unilever; BGH GRUR 2020, 401
Rn. 41 – ÖKO-TEST I; BGH GRUR 2021, 482 Rn. 61 – RETROLYMPICS).
cc) Bei einer wie hier gegebenen überragenden Bekanntheit bzw. Berühmtheit des
älteren Widerspruchskennzeichens kann sich ein praktisch alle Waren und Dienstleistungen erfassender Verwässerungsschutz ergeben (vgl. Nordemann-Schiffel in
Ingerl/Rohnke, MarkenG, 4. Aufl. 2023, § 14 Rn. 1371, wo als Beispiele für derart
bekannte bzw. berühmte Marken, die waren-/dienstleistungs- bzw. branchenunabhängig, d.h. ausnahmslos in jeder denkbaren Branche, einem Verwässerungsschutz
unterfallen, „Coca-Cola“, „adidas“ oder „LEGO“ aufgeführt werden; vgl. weiter die
Aufzählung bei Ströbele/Hacker/Thiering, 14. Aufl. 2024, § 14 MarkenG, Rn. 411
m.w.N.). Die greifbare Anlehnung der jüngeren Marke an die Widerspruchsmarke in
Gestalt einer phonetischen Imitation ist sowohl dazu geeignet, das durch die
langjährige, intensive Benutzung der älteren Marke erworbene Image aufzuweichen
als auch dazu, entsprechend bezeichneten Produkten eine höhere Aufmerksamkeit zu
verschaffen (zu diesem Aspekt vgl. auch OLG Hamburg MarkenR 2003, 401 Rn. 86 ff.
gem. Juris-Zitierung – VISA). Der durch die ältere Marke angesprochene Verkehr
bringt der Widerspruchsmarke Wert- und Qualitätsvorstellungen entgegen, die über
reine Produkteigenschaften hinausgehen und sich, wie bereits ausgeführt, auf die
Vermittlung eines bestimmten Lebensgefühls (sportlich, dynamisch, aktiv) erstrecken.
Dieser – im Sinne eines wettbewerblichen Besitzstands erworbene – Ruf wird durch
die Verwendung der an die Widerspruchsmarke erkennbar angelehnten jüngeren
Marke verwässert. Der mit der Widerspruchsmarke verbundene positiv konnotierte
„Lifestyle“ droht relativiert zu werden, wenn diese Verkehrserwartung auf die
beschwerdegegenständlichen Waren der angegriffenen Marke übertragen wird. Denn
diese Waren betreffen verschiedene Aspekte des gemeinhin wenig positiv
konnotierten Themas „Reinigung“ bzw. „Putzen“ oder „Waschen“, sei es als
Apparate/Maschinen zur Durchführung von Reinigungsarbeiten oder als Substanz
oder Mittel, das für Reinigungszwecke benutzt wird, also allesamt Waren, die ihrem
Verwendungszweck entsprechend für „lästige, notwendige Pflichtaufgaben“ des
Alltags zum Einsatz kommen und vom Verkehr gerade nicht als Ausdruck eines angestrebten positiven Lebensstils wahrgenommen werden. Das mit der Widerspruchsmarke verbundene Lifestyle-Image würde unweigerlich aufgeweicht werden, soweit
die hochgradig ähnliche angegriffene Marke im Bereich der von ihr beanspruchten
Waren dem Verkehr begegnen würde.
dd) Die Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft der Widerspruchsmarke erfolgt
schließlich auch in unlauterer Weise und ohne rechtfertigenden Grund. Es ist nicht
ersichtlich und auch nicht vorgetragen, welchen rechtfertigenden Grund die Markeninhaberin haben könnte, sich derart eng an eine berühmte Produktmarke, die zugleich
Firmenzeichen ist, anzulehnen, dass das jüngere Zeichen in klanglicher Hinsicht wie
eine bewusste Nachbildung der bekannten älteren Marke wirkt und die Markeninhaberin dadurch zu einer Imageverbesserung für ihre Produkte gelangen kann. Die
angegriffene Marke unterliegt daher für sämtliche ihrer Waren dem Löschungsgrund
Ob über die zuvor dargestellten Umstände hinaus auch eine unlautere Beeinträchtigung der Wertschätzung in Betracht kommt, weil die Verwendung einer Marke mit
dem dargestellten positiven sportlich-aktiven Image für Waren aus dem Segment
„Reinigung“ einen inkompatiblen Zweitgebrauch darstellt (Ströbele/Hacker/Thiering,
14. Aufl. 2024, § 14 MarkenG, Rn. 426; BGH GRUR 1991, 609 Rn. 48 ff. gem. Juris-
Zitierung – SL; OLG Hamburg GRUR 1999, 339, 342 – Yves Roche), kann dahingestellt bleiben.
3. Die Beschwerde der Widersprechenden ist bezüglich der Widersprüche aus den
weiteren Widerspruchskennzeichen (Nr. 2 – 5 entsprechend der Aufzählung oben)
derzeit – und mit Eintritt der Rechtskraft der vorliegenden Entscheidung
abschließend – gegenstandslos, weil schon im Hinblick auf den Widerspruch aus der
Marke 30 2021 231 753 die Löschung der jüngeren Marke für sämtliche Waren
anzuordnen war.
III.
Gründe für eine Kostenauferlegung aus Billigkeitsgründen nach § 71 Abs. 1 Satz 1
MarkenG sind nicht gegeben.
IV.
Der Senat konnte im schriftlichen Verfahren entscheiden, nachdem die Widersprechende nur hilfsweise – für den Fall der Erfolglosigkeit ihrer Beschwerde – einen
Antrag auf Durchführung einer mündlichen Verhandlung gestellt hatte und eine solche
vom Senat auch nicht als sachdienlich erachtet worden ist.
V.
Rechtsmittelbelehrung
Gegen diesen Beschluss ist das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde nur gegeben,
wenn gerügt wird, dass
1.
das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2.
bei dem Beschluss eine Richterin oder ein Richter mitgewirkt haben, die von
der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen
Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt waren,
3.
einer beteiligten Person das rechtliche Gehör versagt war,
4.
eine beteiligte Person im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes
vertreten war, sofern sie nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder
stillschweigend zugestimmt hat,
5.
der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die
Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6.
der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.
Die Rechtsbeschwerdeschrift muss von einer beim Bundesgerichtshof zugelassenen
Rechtsanwältin oder von einem beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt
unterzeichnet und innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim
Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe eingereicht werden. Die Frist
kann nicht verlängert werden.
Kätker
Wagner
Sedlmeier