BPatG Beschluss vom 10.10.2025 – 26 W (pat) 45/23

BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 45/23 _______________________

(Aktenzeichen)

…

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

ECLI:DE:BPatG:2025:101025B26Wpat45.23.0

betreffend die Wortmarke 395 02 560

(hier: Verfallsverfahren 0118/21 Lösch)

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der

mündlichen Verhandlung vom 10. Oktober 2025 unter Mitwirkung des

Richters Kätker als Vorsitzender sowie des Richters Staats, LL.M.Eur., und der

Richterin Dr. Sedlmeier

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

I.

Der Beschwerdeführer und Antragsgegner ist Inhaber der am 21. Januar 1995

angemeldeten und am 20. November 2002 in das Register beim Deutschen Patent-

und Markenamt (DPMA) eingetragenen Wortmarke Nr. 395 02 560 (nachfolgend:

Streitmarke)

BINDER

geschützt für verschiedene Waren und Dienstleistungen der Klassen 8, 14, 18, 20,

21, 35 u. 42, u.a. für folgende Waren der Klasse 14:

Edelmetalle und deren Legierungen sowie daraus hergestellte und damit plattierte

Waren, soweit in Kl. 14 enthalten; Juwelierwaren, Schmuckwaren, Edelsteine;

Uhren und Zeitmeßinstrumente; Dekorationsobjekte aus Edelmetall; Tafelsilber,

soweit in Klasse 14 enthalten.

Mit am 12. Februar 2021 beim DPMA eingegangenen Antrag hat die Antragstellerin

beantragt, die Marke teilweise für verfallen zu erklären und zu löschen, nämlich für

die o.g. genannten Waren der Klasse 14. Sie hat geltend gemacht, dass die Marke

nicht innerhalb des nach § 49 Abs. 1 MarkenG maßgebenden Zeitraums

rechtserhaltend benutzt sei.

Der Markeninhaber hat dem ihm am 26. Februar 2021 zugestellten Verfallsantrag

am 23. April 2021 widersprochen. Mit Schriftsatz vom 14. Februar 2022 hat er

Unterlagen zum Nachweis der rechtserhaltenden Benutzung vorgelegt.

Mit Beschluss vom 13. Juni 2023 hat die Markenabteilung 3.4 des DPMA die

Eintragung der Marke für die Waren der Klasse 14 für verfallen erklärt und gelöscht.

Zugleich hat sie den Aussetzungsantrag des Markeninhabers zurückgewiesen, den

dieser

im Hinblick auf ein gegen die angegriffene Marke gerichtetes

Nichtigkeitsklageverfahren der hiesigen Antragstellerin vor dem LG M…

gestellt hat, das inzwischen in zweiter Instanz vor dem OLG K… anhängig ist.

Zur Begründung hat die Markenabteilung ausgeführt, dass der Nichtigkeitsantrag

zulässig und auch begründet sei, da die Voraussetzungen für eine Verfallslöschung

im beantragten Umfang vorlägen. Es sei nicht nachgewiesen worden, dass die

angegriffene Marke i.S.d. § 26 MarkenG rechtserhaltend benutzt worden sei.

Entgegen der Ansicht des Markeninhabers führe das in Ziff. 8. des Vertrages vom

19. Juni 2015 enthaltene zweijährige Wettbewerbsverbot bzgl. der Herstellung von

Schmuckketten nicht dazu, dass nach seinem Ende eine neue fünfjährige

Benutzungsschonfrist zu laufen beginne. Hierfür sei keine rechtliche Grundlage

ersichtlich.

Der Verfallsantrag verstoße im Hinblick auf das Wettbewerbsverbot auch nicht

gegen den Grundsatz von Treu und Glauben. Ein berechtigter Grund für die

Nichtbenutzung liege nach der Rechtsprechung selbst nicht dann vor, wenn es

einem Markeninhaber wegen einer Vereinbarung mit einem Dritten nicht möglich

sei, seine Marke zu benutzen. Zudem verpflichte das Wettbewerbsverbot den

Markeninhaber wörtlich nur dazu, für die Dauer von zwei Jahren nach Eintritt einer

aufschiebenden Bedingung weder direkt noch indirekt die Herstellung von

Schmuckketten zu betreiben. Es könne auch nicht erweiternd dahin ausgelegt

werden, dass es sich auf die Oberbegriffe „Juwelierwaren und Schmuckwaren“

beziehe, zumal der Markeninhaber nach eigenem Vortrag seit 2003 unter der Marke

„ringissimo“ Trau- und Verlobungsringe verkaufe. Daher wäre dem Markeninhaber

im gesamten Zeitraum eine Benutzung für Schmuck, mit Ausnahme von Ketten,

möglich gewesen, ebenso für die weiter angegriffenen Waren „Uhren und

Zeitmeßinstrumente; Dekorationsobjekte aus Edelmetall; Tafelsilber, soweit in

Klasse 14 enthalten“. Im Übrigen habe es für den Zeitraum ab Ende des

Wettbewerbsverbots bis zum Nichtigkeitsantrag (also vom 18. September 2017 bis

11. Februar 2021) keinerlei Einschränkungen gegeben.

Den danach erforderlichen Nachweis, bei dem die Benutzung zur vollen

Überzeugung zu beweisen sei, habe der Markeninhaber nicht erbracht.

Für die Waren „Edelmetalle und deren Legierungen sowie daraus hergestellte und

damit plattierte Waren, soweit in Klasse 14 enthalten“ sowie „Dekorationsobjekte

aus Edelmetall; Tafelsilber, soweit in Klasse 14 enthalten“ sei die Benutzung weder

vorgetragen noch nachgewiesen worden, so dass die Marke insoweit ohne weiteres

zu löschen sei. Hinsichtlich der Waren „Juwelierwaren, Schmuckwaren, Edelsteine“

und „Uhren und Zeitmeßinstrumente“ reichten die vorgelegten Unterlagen nicht zum

Nachweis einer ernsthaften und kontinuierlichen Benutzung aus. Die eidesstattlich

versicherten Umsätze von … € lägen teilweise außerhalb des fraglichen

Benutzungszeitraums und seien nicht nach Warengruppen aufgegliedert. Zudem

fehle der Nachweis, dass dieser Umsatz mit der angegriffenen Marke erzielt worden

sei.

Nach den insoweit inkonsistenten Angaben in der eidesstattlichen Versicherung

habe der Markeninhaber einerseits den Umsatz mit

„niedrigpreisigeren

Schmuckstücken und Uhren“ erzielt, andererseits aber die Marke für hochwertige

Unikate verwendet. Fotos der verkauften Schmuckstücke lägen nicht vor. Die als

Anlage V13 vorgelegten Quittungen und Einzahlungsbelege trügen teilweise die

Bemerkung „Kasse ringissimo“ oder „Altbestand Lager“ oder sie zeigten nicht,

welche Waren verkauft worden seien. Außerdem datierten sie teilweise nach

Stellung des Nichtigkeitsantrags. Aus den Quittungen ergebe sich daher nicht, dass

die Waren unter der Marke „BINDER“ verkauft worden seien. Der auf dem

Quittungsblock angebrachte Aufdruck „binder“ weise keine funktionelle Beziehung

zwischen der Marke und den Waren auf. Die übrigen vorgelegten Unterlagen, wie

z. B. diverse Rechnungen von Auktionshäusern, wiesen ebenfalls keinen Bezug zur

Streitmarke auf. Auch der Vortrag zu den unentgeltlich zu Werbezwecken

abgegebenen „Binder Flowers“ sei nicht geeignet, eine rechtserhaltende Benutzung

nachzuweisen. Abgesehen davon, dass die Angaben in der eidesstattlichen

Versicherung hinsichtlich der Zahlen vage seien, sei nicht erkennbar, dass für diese

Schmuckketten ein Absatzmarkt erschlossen werden sollte, zumal schriftsätzlich

und eidesstattlich vorgetragen sei, dass die Streitmarke für hochwertige Unikate

verwendet werde.

In ihrer Gesamtheit reichten die Beweismittel nicht aus, um damit die ernsthafte und

kontinuierliche Benutzung der Wortmarke „BINDER“ für die Waren der Klasse 14 in

Deutschland im erforderlichen Umfang nachzuweisen.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde des Markeninhabers.

Von einer schriftsätzlichen Begründung hat er abgesehen.

Der Markeninhaber und Beschwerdeführer beantragt,

den angefochtenen Beschluss der Markenabteilung 3.4 des Deutschen

Patent- und Markenamts vom 13. Juni 2023 aufzuheben und den

Nichtigkeitsantrag zurückzuweisen.

Die Antragstellerin und Beschwerdegegnerin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Von ihr ist im Beschwerdeverfahren ebenfalls keine schriftsätzliche inhaltliche

Stellungnahme eingegangen.

Mit gerichtlichem Schreiben vom 21.03.2025 sind die Beteiligten darauf

hingewiesen worden, dass die Beschwerde nach vorläufiger Rechtsauffassung des

Senats nicht erfolgreich sein dürfte.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die gemäß § 66 MarkenG zulässige Beschwerde des Markeninhabers hat in der

Sache keinen Erfolg.

1. Nachdem der Beschwerdeführer

im Beschwerdeverfahren seinen

im

Verfallsverfahren vor dem DPMA gestellten Antrag auf Aussetzung des Verfahrens

gemäß § 82 MarkenG i.V.m. § 148 ZPO nicht mehr verfolgt hat, kann insoweit auf

die zutreffenden Ausführungen des angefochtenen Beschlusses (Ziff. II.1.) und den

Hinweis des Senats vom 21.03.2025 (Ziff. 3.) verwiesen werden (vgl. im Übrigen

auch unten, Ziff. 2.b)).

2. Der Verfallsantrag ist zulässig.

a) Die Beschwerdegegnerin hat mit einem am 12. Februar 2021 beim DPMA

eingegangenen Antrag unter Zahlung der zunächst erforderlichen Gebühr in Höhe

von 100 Euro die (teilweise) Löschung der Streitmarke wegen mangelnder

rechtserhaltender Benutzung gemäß §§ 49, 26 MarkenG beantragt. Mit –

ausweislich des Empfangsbekenntnisses - am 26. Februar 2021 zugestellten

Schreiben des DPMA an seinen anwaltlichen Vertreter ist der Antragsgegner über

den Verfallsantrag gemäß § 53 Abs. 4 Satz 1 MarkenG unterrichtet und aufgefordert

worden mitzuteilen, ob der beantragten Löschung widersprochen werde. Mit

Schriftsatz vom 23. April 2021, eingegangen beim DPMA am gleichen Tag und

somit rechtzeitig innerhalb der Zweimonatsfrist des § 53 Abs. 4 MarkenG, hat der

Markeninhaber der Löschung widersprochen. Die Antragstellerin ist mit – ihrem

anwaltlichen Vertreter am 4. Mai 2021 zugestellten – Schreiben über den

Widerspruch des Markeninhabers gegen den Löschungsantrag gemäß § 53 Abs. 5

Satz 3 MarkenG informiert worden und hat daraufhin am 12. Mai 2021 – also

fristgerecht innerhalb der Ein-Monats-Frist des § 53 Abs. 5 Satz 4 MarkenG nach

Zustellung des Widerspruchs – die anfallende Gebühr in Höhe von 300 Euro für die

Weiterverfolgung des Verfallsverfahrens gezahlt.

b) Der Antrag auf Erklärung des Verfalls enthält die nach § 53 Abs.1 S. 2 MarkenG

erforderlichen Angaben der zur Begründung dienenden Tatsachen und

Beweismittel.

Der Antrag ist auch nicht gem. § 53 Abs. 1 S. 4, 5 MarkenG unzulässig, weil über

den selben Streitgegenstand zwischen den Parteien schon durch unanfechtbaren

Beschluss oder rechtskräftiges Urteil entschieden worden oder diesbezüglich eine

Klage nach § 55 MarkenG anhängig wäre. Das zwischen den hier Beteiligten

inzwischen

in zweiter

Instanz vor dem OLG K…

(dortiges Az. …)

geführte Nichtigkeitsverfahren wegen älterer Rechte hat nicht denselben

Streitgegenstand wie das hiesige Verfallsverfahren wegen Löschung aufgrund

Verfalls wegen Nichtbenutzung. Streitgegenstand des Verfahrens vor der

ordentlichen Gerichtsbarkeit ist die Frage der etwaigen Nichtigkeit der hier

gegenständlichen Streitmarke aus einem geltend gemachten älteren

Unternehmenskennzeichen der Antragstellerin, während das hiesige Verfahren

allein die rechtlichen Voraussetzungen einer Verfallslöschung (§ 49 MarkenG)

mangels rechtserhaltender Benutzung (§ 26 MarkenG) zum Gegenstand hat.

3. Der Verfallsantrag ist begründet. Die Markenabteilung des DPMA hat deshalb zu

Recht die (Teil-)Löschung der Streitmarke für die oben genannten Waren der

Klasse 14 angeordnet.

Die erforderliche rechtserhaltende Benutzung der Streitmarke i.S.d § 26 MarkenG

wurde durch den Beschwerdeführer nicht nachgewiesen.

a) Nach § 49 Abs. 1 Satz 1 MarkenG wird die Marke auf Antrag für verfallen erklärt

und gelöscht, wenn sie nach dem Tag, ab dem kein Widerspruch mehr gegen sie

möglich ist, innerhalb eines ununterbrochenen Zeitraum von fünf Jahren nicht

gemäß § 26 MarkenG benutzt worden ist. Der Eintritt des Verfalls setzt mithin

voraus, dass die fünfjährige Benutzungsschonfrist abgelaufen ist. Vorliegend

endete die Benutzungsschonfrist der Streitmarke mit Ablauf von fünf Jahren nach

dem Ende der Widerspruchsfrist (15. Februar 1996) bereits am 15. Februar 2001.

Der Verfallsantrag vom 12. Februar 2021 wurde mithin deutlich nach Ablauf der

Benutzungsschonfrist gestellt.

Nach § 49 Abs. 1 S. 2 MarkenG kann der Verfall jedoch nicht geltend gemacht

werden, wenn nach Ende dieses Zeitraums und vor Stellung des Verfallsantrags

eine Benutzung der Marke gem. § 26 MarkenG begonnen oder

wiederaufgenommen worden ist. Eine solche Heilung eines bereits eingetretenen

Verfalls macht der Beschwerdeführer hier sinngemäß geltend, wenn er darlegt, dass

die bereits 1995 eingetragene Streitmarke in der Zeit ab etwa 2017 benutzt worden

sei.

b) Als maßgeblicher Benutzungszeitraum ergibt sich im vorliegenden Fall nach dem

eindeutigen Gesetzeswortlaut des § 49 Abs. 1 Satz 1 und 2 MarkenG ein

ununterbrochener Zeitraum von fünf Jahren vor Stellung des Verfallsantrags, hier

also vom 12. Februar 2016 bis 11. Februar 2021.

aa) Eine Verschiebung bzw. Verlegung dieses Zeitraums, wie sie der

Markeninhaber im Verfahren vor dem DPMA unter Hinweis auf das im Vertrag vom

19.06.1995 enthaltene zweijährige Wettbewerbsverbot geltend gemacht hat, kommt

nicht in Betracht. Das Gesetz definiert in § 49 Abs. 1 MarkenG den maßgeblichen

Benutzungszeitraum und sieht keine Änderungsmöglichkeiten wie Verschiebungen

nach vorne oder hinten, Verkürzungen oder Verlängerungen vor.

bb) Zwar erlaubt § 26 Abs. 1 MarkenG, auf den § 49 Abs. 1 MarkenG verweist, die

Berücksichtigung von berechtigten Gründen für die Nichtbenutzung als Ausnahme

zum Benutzungszwang. Solche im Sinne des § 26 Abs. 1 MarkenG berechtigten

Gründe für eine Nichtbenutzung liegen hier jedoch nicht vor.

(1) Diese ergeben sich

insbesondere nicht aus dem – unstreitigen –

Wettbewerbsverbot, das

in Ziff. 8.a) des Auseinandersetzungs- bzw.

Trennungsvertrags zwischen (u.a.) den hier Beteiligten vom 19. Juni 2015 enthalten

war und das nach insoweit unbestrittenem Vortrag mit der Abgabe einer

verbindlichen Finanzamtsauskunft als aufschiebende Bedingung am 18. September

2015 in Kraft getreten ist, mithin vom September 2015 bis September 2017 gedauert

hat.

Wie bereits

im Senatshinweis ausgeführt, kommen nach der vom

EuGH (GRUR 2007, 702 Nr. 51 – Armin Häupl / Lidl) vertretenen engen Auslegung

des Begriffs der „berechtigten Gründe für die Nichtbenutzung“ nur Umstände in

Betracht, die vom Willen des Markeninhabers unabhängig und deshalb von ihm

selbst nicht zu beeinflussen sind bzw. die auch bei gebotener unternehmerischer

Sorgfalt von ihm nicht zu verhindern gewesen wären und nicht zu seinem normalen

unternehmerischen Risiko gehören. Dergestalt „berechtigte“ Gründe müssen also

außerhalb des Gestaltungswillens des Markeninhabers liegen, wie z.B. höhere

Gewalt,

gesetzliche

Werbeverbote

oder

sonstige

gesetzliche

Betätigungshindernisse

(vgl. Ströbele/Hacker/Thiering,

14. Aufl.

2024,

§ 26 MarkenG, Rn. 146 - 148 ff.). Ein solches Hindernis muss eine Benutzung der

Marke als unzumutbar erscheinen lassen.

Bei einem vertraglichen Wettbewerbsverbot und seiner Reichweite handelt es sich

demgegenüber um Umstände, die auf einer rechtsgeschäftlichen Gestaltung des

Willens beruhen, die also gerade nicht vom Willen des Markeninhabers unabhängig

sind. Dementsprechend werden vertragliche Verpflichtungen zur Nichtbenutzung

von der Rechtsprechung nicht als berechtigte Gründe für die Nichtbenutzung

angesehen und lassen nach BGH GRUR 1997, 747, 749 – CIRKULIN die

Benutzung einer Marke nicht als unzumutbar erscheinen.

(2) Auf die weiteren seitens des Beschwerdeführers geltend gemachten Fragen zu

den etwaigen rechtlichen Folgen bzw. der Reichweite des vertraglich vereinbarten

Wettbewerbsverbots kommt es aus den vorgenannten Gründen nicht

entscheidungserheblich an.

(3) Aus denselben Gründen, aus denen ein vertraglich vereinbartes

Wettbewerbsverbot nicht zur einer markenrechtlich relevanten Rechtfertigung einer

etwaigen Nichtbenutzung führen kann, steht dem durch die Beschwerdegegnerin

gestellten Verfallslöschungsantrag auch nicht der Einwand rechtsmissbräuchlichen

Verhaltens (§ 242 BGB) entgegen, weil diese ein solches Wettbewerbsverbot mit

dem Beschwerdeführer vereinbart hat.

c) Die durch den Markeninhaber vorgetragenen und durch die vorgelegten

Unterlagen untermauerten Benutzungshandlungen genügen nicht zum Nachweis

einer i.S.d. § 26 Abs. 1 MarkenG rechtserhaltenden Benutzung.

aa) Nach aktueller höchstrichterlicher Rechtsprechung trägt der Markeninhaber bei

der Verfallsklage die volle Darlegungs- und Beweislast in Bezug auf das

Nichtvorliegen der tatsächlichen Voraussetzungen für den Verfall, insbesondere

also für die Umstände der Benutzung der angegriffenen Marke (BGH GRUR 2021,

736 Rn. 20 ff. m.w.N. – STELLA [unter Aufgabe der bisherigen Rechtsprechung];

EuGH GRUR 2020, 1301 Rn. 79 ff. – Ferrari SpA/DU [testarossa]). Dies folgt aus

der unionsrechtskonformen Auslegung der harmonisierten Verfallsbestimmungen

mit Blick darauf, dass der Markeninhaber am besten in der Lage ist, den Beweis für

die konkreten Handlungen zu erbringen, die das Vorbringen zu stützen vermögen,

dass seine Marke ernsthaft benutzt worden sei (vgl. BGH, a.a.O. Rn. 22 – STELLA;

EuGH, a.a.O. Rn. 81 – Ferrari SpA/DU [testarossa]). Die zugrundeliegenden

Erwägungen gelten ebenso für das Verfahren nach § 53 MarkenG (vgl. Miosga in

Ströbele/Hacker/Thiering, 14. Aufl. 2024, § 53 MarkenG, Rn. 71). Für die beim

Markeninhaber liegende Feststellungslast spricht maßgeblich, dass er deutlich

besser in der Lage ist, eine ernsthafte Benutzung nachzuweisen, nachdem

sämtliche

insoweit

relevanten Handlungen

ausschließlich

in

seiner

Verantwortungssphäre liegen und ihm im Gegensatz zum Antragssteller die

maßgeblichen Unterlagen zugänglich sind (vgl. weiter zu für die Darlegungs- und

Beweislast maßgeblichen Erwägungen Ströbele/Hacker/Thiering, 14. Aufl. 2024,

§ 55 MarkenG, Rn. 63 ff.).

bb) Eine rechterhaltende Benutzung im Sinne von § 26 Abs. 1 MarkenG setzt

voraus, dass die Marke entsprechend ihrer Hauptfunktion, die Ursprungsidentität

der Waren und Dienstleistungen zu garantieren, für die sie geschützt ist, verwendet

wird, um für diese Produkte einen Absatzmarkt zu erschließen oder zu sichern (vgl.

EuGH GRUR 2003, 425 Rn. 43 – Ansul/Ajax; BGH GRUR 2015, 685 Rn. 13 –

Stayer). Dabei genügen symbolische Verwendungen, die allein der Wahrung der

durch die Marke verliehenen Rechte dienen, nicht. Der Markeninhaber hat mithin

nachzuweisen, dass das fragliche Zeichen als Marke verwendet wird, also als

betriebliches Unterscheidungsmittel die Herkunftsfunktion erfüllen kann bzw.

konnte (Ströbele/Hacker/Thiering, 14. Aufl. 2024, § 26 MarkenG, Rn. 51).

Die Marke muss in einer üblichen und wirtschaftlich sinnvollen Art und Weise

benutzt werden, um als ernsthaft zu gelten (BGH GRUR 2013, 725 Rn. 38 –

Duff Beer). Die Frage, ob die Benutzung der Marke ernsthaft ist, ist anhand

sämtlicher Umstände zu prüfen, die belegen können, dass die Marke tatsächlich

geschäftlich verwertet wird. Dazu gehören vor allem Dauer und Intensität der

Benutzung sowie die Art der Waren bzw. Dienstleistungen (vgl. EuGH GRUR 2003

Rn. 38 – Ajax/Ansul; EuGH GRUR 2006, 582 Rn. 70 – VITAFRUIT;

BGH GRUR 2013, 725 Rn. 38 – Duff Beer). Der erforderliche Umfang der

Benutzung ist nicht schematisch festzustellen. Insbesondere verbietet sich ein

Abstellen auf ein generelles Mindestmaß beispielsweise an Umsatzzahlen oder

ähnlichen Parametern (vgl. EuGH GRUR 2006, 582 Rn. 72 – VITAFRUIT; EuGH

GRUR 2008, 343 Rn. 73 – Il Ponte Finanziaria; BGH GRUR 2012, 832 Rn. 49 –

ZAPPA). Auch eine geringfügige Benutzung kann unter Berücksichtigung aller

relevanten

Einzelfallumstände,

namentlich

der

branchenbezogenen

Gegebenheiten bei objektiver Betrachtung wirtschaftlich sinnvoll und gerechtfertigt

sein, um Marktanteile zu behalten oder zu gewinnen (EuGH a.a.O., Rn. 72 –

VITAFRUIT; Ströbele/Hacker/Thiering, 14. Aufl. 2024, § 26 MarkenG, Rn. 124).

Dabei müssen die Benutzungshandlungen einen

Inlandsbezug aufweisen

(BGH GRUR 2015, 685 Rn. 13 m.w.N. – SLAYER).

cc) Der Markeninhaber kann sich zum Nachweis der tatsächlichen Umstände einer

rechtserhaltenden Benutzung sämtlicher zivilprozessualer Beweismittel bedienen.

Hierzu zählt in unionsrechtskonformer Auslegung der Vorschriften über das

Verfallsverfahren auch die eidesstattliche Versicherung (§ 82 MarkenG i.V.m.

§ 294 ZPO), obwohl dieses Beweismittel – anders als beim Benutzungsnachweis

im Widerspruchsverfahren gemäß § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG und im amtlichen

Nichtigkeitsverfahren wegen älterer Rechte gemäß § 53 Abs. 6 Satz 5 MarkenG –

in den Bestimmungen zum Verfallsverfahren nicht ausdrücklich erwähnt ist

(vgl. Marx, MarkenR 2019, 61, 65 f.; Wirtz, Mitt. 2020, 210, 212). Aber auch wenn

der Nachweis durch eine eidesstattliche Versicherung grundsätzlich zugelassen ist,

werden insofern im konkreten Fall oft weitere Beweismittel notwendig sein, um eine

hinreichende Überzeugung der Markenabteilung bzw. des Senats herbeizuführen

(vgl. hierzu Miosga in Ströbele/Hacker/Thiering, 14. Aufl. 2024, § 53 MarkenG

Rn. 101 unter Verweis auf EuG GRUR-RS 2020, 3358 Rn. 46 – Jokers Wild

Casino). Hinsichtlich der funktionsgerechten Art und der Form der Benutzung stellt

die eidesstattliche Versicherung ohnehin für sich genommen kein geeignetes

Beweismittel dar. Insoweit bedarf es weiterer Unterlagen, denen die tatsächliche

Verwendung des Zeichens im Zusammenhang mit den gekennzeichneten Waren

und Dienstleistungen entnommen werden kann, wie Kataloge, Fotos und

dergleichen mehr (vgl. BPatG Mitt. 2006, 567, 569 – VisionArena/@rena vision;

BPatG, Beschluss vom 28.09.2020, 26 W (pat) 62/14 – KANANA/NANA;

Ströbele/Hacker/Thiering, 14. Aufl. 2024, § 43 MarkenG Rn. 95).

dd) Ausgehend von diesen Grundsätzen hat die Markenabteilung des DPMA im

angegriffenen Beschluss vom 13. Juni 2023 zutreffend ausgeführt, dass dem

Markeninhaber ein ausreichender Nachweis einer rechtserhaltenden Benutzung im

maßgeblichen Zeitraum (12. Februar 2016 bis 11. Februar 2021) nicht gelungen ist.

Der Markeninhaber hat im Löschungsverfahren vor der Markenabteilung neben

einer eidesstattlichen Versicherung des Herrn L…vom 15. Februar 2022

als Anlagen zum Schriftsatz vom 14. Februar 2022 die Anlagen V 1 – V 18

vorgelegt, die nach seiner Auffassung eine markenmäßige Benutzung zeigen (dazu

sogleich im einzelnen), und in diesem Schriftsatz zur geltend gemachten Benutzung

der Streitmarke vorgetragen. Den oben dargestellten Anforderungen genügen das

Vorbringen und die eingereichten Dokumente nicht.

(1) Die in der eidesstattlichen Versicherung des Herrn L… vom 15. Februar 2022

versicherten Umsätze

von … € beziehen sich auf den Verkauf

„verschiedenster Schmuckwaren und Uhren zwischen Mai 2019 und November

2021“. Mit der verwendeten Formulierung „verschiedenster Schmuckwaren“ und der

gleichzeitigen Nennung von „Uhren“ sind die versicherten (Global-)Umsätze

jedenfalls nicht nach Waren aufgegliedert und erlauben dem Senat insoweit

keinerlei Zuordnung zu einer konkreten Ware, für welche die Streitmarke geschützt

ist. Zudem liegen Teile des genannten Zeitraums außerhalb des maßgeblichen

Benutzungszeitraums, wie bereits die Markenabteilung richtig bemerkt hat.

(2) Aus dem Vortrag des Markeninhabers ergibt sich zudem, dass dieser für die

Kennzeichnung von Schmuck neben der Streitmarke noch die weiteren

Kennzeichnungen „ringissimo“ und „B33“ benutze. Für den Nachweis einer

rechtserhaltenden Benutzung der Streitmarke sind Benutzungshandlungen unter

diesen weiteren Kennzeichnungen naturgemäß unbeachtlich.

(3) Zu den vom Markeninhaber geltend gemachten diversen „vorbereitenden

Benutzungshandlungen“ unter der Streitmarke ist folgendes auszuführen:

Eine den Anforderungen des § 26 MarkenG genügende Benutzung der Marke muss

„auf dem Markt“ der registrierten Waren bzw. Dienstleistungen erfolgen

(EuGH GRUR 2003, 425 Rn. 37 – Ansul/Ajax) und sich demgemäß grundsätzlich

auf bereits vertriebene Waren bzw. bereits erbrachte Dienstleistungen beziehen,

also insbesondere nicht nur innerhalb der unternehmerischen Sphäre des

Markeninhabers erfolgen (Ströbele/Hacker/Thiering, 14. Aufl. 2024, § 26 MarkenG

Rn. 40). Vorbereitende Handlungen, die erst eine künftige Zeichenbenutzung

vorbereiten und das Stadium eines unmittelbaren konkreten Einsatzes der Marke

noch nicht erreicht haben, genügen insoweit nicht (EuGH GRUR 2003, 425 Rn. 37

– Ansul/Ajax; Ströbele/Hacker/Thiering, 14. Aufl. 2024, § 26 MarkenG Rn. 41).

(a) Soweit der Markeninhaber vorträgt, dass er ab 2015 Schmuckstücke kreiert und

nach seinen Entwürfen habe anfertigen lassen, liegt schon keine Substantiierung

vor, ob und inwieweit die Aktivitäten zeitlich in den maßgeblichen Zeitraum fallen,

auf welche Schmuckstücke und Vermarktungshandlungen sie sich beziehen und

wer (der Markeninhaber selbst oder etwaige und ggf. welche Lizenznehmer)

insoweit Vorbereitungshandlungen vorgenommen haben soll sowie ob und wie die

Marke „Binder“ überhaupt für konkrete Waren verwendet worden ist. Vortrag oder

Belege zu konkreten Aufträgen fehlen.

(b) Das weiter vorgetragene Tätigwerden des Markeninhabers als Käufer bei

Auktionen

und

der

Besuch

von

Fortbildungen

stellen

reine

Vorbereitungshandlungen dar, aber noch keine unmittelbar bevorstehende

Herstellung oder Vermarktung eigener „BINDER“-Produkte. Dies gilt ebenso für

Besuche des Markeninhabers auf Schmuckmessen und das Knüpfen von

Geschäftsbeziehungen zu potentiellen Lieferanten und Goldschmieden.

(c) Soweit zu Schmuckwaren wie „Cufflinks/Manschettenknöpfen“ und „Ohrringen“

vorgetragen wird, dass diese nach Entwürfen des Markeninhabers von Drittfirmen

hergestellt worden seien und zu hohen Preisen angeboten seien, fehlt es an

Angaben und Belegen über zumindest konkret angebahnte bzw. vorbereitete

Verkäufe unter der Marke „BINDER“.

(d) Die Anlage V9, die nach dem Vortrag des Beschwerdeführers ein „individuell

designtes, hochwertiges Schmuckstück“ zeigen soll in Gestalt einer „Halskette aus

950er Platinum mit einen ‚Paraiba‘-Turmalin“, die der Markeninhaber bei der

F…

im Jahr 2018 habe anfertigen

lassen, enthält ersichtlich einen

Screenshot eines Mobiltelefons oder eines vergleichbaren technischen Geräts. In

der Abbildung ist auf der ersten Seite allein die Kennzeichnung „B33“ und „b33.de“

zu erkennen (ohne körperlichen Bezug zur Ware). Ein irgendwie gearteter Bezug

zur Streitmarke ergibt sich nicht. Die Angaben „B33“ und „b33.de“ lassen nicht

erwarten, dass das Schmuckstück unter der Marke „BINDER“ im Verkaufsgeschäft

des Markeninhabers in Baden-Baden oder in sonstiger Weise als Exponat für

Kunden ausgestellt wird. Gerade die hier vorgetragene Existenz von drei

Parallelmarken bei einer Geschäftstätigkeit, die sich auf hochpreisige

Schmuckwaren beziehen mag, erlaubt es dem Senat nicht, bei Waren, deren

Kennzeichnung man an der Ware selbst nicht sieht, zweifelsfrei von einer

Kennzeichnung mit „BINDER“ auszugehen, namentlich, wenn sich aus den

vorgelegten Unterlagen auch Warendarstellungen in Verbindung mit anderweitigen

Kennzeichnungen (z.B. „B33“) ergeben.

(e) Auch in den vorgelegten Rechnungen von Lieferanten bzw. zuarbeitenden

Unternehmen wie Juwelier F…

(Anlage V 9), G…

(V 10) oder C…

(V 11) taucht die Marke „BINDER“ erwartungsgemäß nicht auf, sondern allein Name

des Markeninhabers bzw. die Unternehmensbezeichnung „F… GmbH & Co. KG“

als Adressat der Rechnungen. Diese Unterlagen mögen gegebenenfalls eine

markenmäßige Verwendung der Kennzeichnungen wie „Friedrich“ etc. belegen,

nicht jedoch eine solche der Streitmarke.

Ob, wie und gegebenenfalls in welchem Umfang die in den Anlagen V 9, V 10 und

V 11 in Bezug genommenen Schmuckstücke den Kunden präsentiert worden sind,

wird nicht gezeigt.

(4) Auch, soweit der Markeninhaber vorträgt, er habe Schmuckwaren in Verkehr

gebracht und verkauft, lässt sich eine bestimmungsgemäße Verwendung der

Streitmarke

in

einem

zum Nachweis

einer ernsthaften Benutzung

i.S.d. § 26 MarkenG relevanten Umfang nicht nachvollziehen:

(a) Der Vortrag zur Anfertigung von Auftragsarbeiten (Erstellung von Zeichnungen

und Entwürfen) im Jahr 2018 enthält keine Darlegung von einzelnen Projekten,

Kunden, der Art der Schmuckstücke und/oder der Präsentation bzw.

Kennzeichnung der Schmuckstücke. Auch unter Berücksichtigung der Behauptung

des Markeninhabers, seitens seiner Kunden sei Diskretion gewünscht, wäre ihm

eine ggf. anonymisierte Substantiierung zu konkreten Einzelprojekten nach Art,

Material, anvisierten Kaufpreis etc. möglich, wozu jedoch nichts vorgetragen wird.

Die die als Anlage V 12 vorgelegten Ausdrucke aus der Internetpräsenz der

„FWB Limousinen“ umfassen Werbung zu einem Limousinenservice, welchen der

Markeninhaber betreibe, um Schmuckwaren an Kunden persönlich auszuliefern.

Dies belegt ebenfalls keinerlei Verwendung der Streitmarke für Schmuckwaren. Die

genannte Anlage lässt die Kennzeichnung „FWB“ erkennen, sie zeigt aber keinen

konkreten Bezug zu etwaigen Verkaufsaktivitäten bezüglich Schmuck der Marke

„Binder“, zumal das Leistungsangebot ausweislich der Anlage V 12 auch Elemente

wie „Chaffeurservice“, „Flughafentransfer“, „Städtetrip“ oder „Sightseeingtour“

umfassen soll. Zum Nachweis einer rechtserhaltenden Benutzung der Streitmarke

für die gegenständlichen Waren der Klasse 14 sind diese Unterlagen ungeeignet.

(b) Auch der Vortrag zum Verkauf von Herrenuhren enthält keinerlei konkrete

Darlegung zu konkreten Verkaufsgeschäften oder deren konkreter Anbahnung,

insbesondere zu etwaigen Umsätzen. Vor allem wird aber keine Uhr gezeigt, die auf

dem Ziffernblatt die Herstellermarke aufführt, wie es bei Uhren, auch hochwertigsten

Uhren, allgemeinbekannt verkehrsüblich ist.

(c) Der Vortrag zum Verkauf „niedrigpreisigerer Schmuckstücke und Uhren“, mit

welchen der Markeninhaber „in den letzten Jahren zusätzlich zahlreiche Verkäufe

getätigt und dabei erhebliche Umsätze erzielt“ habe, lässt nicht erkennen, dass hier

Waren unter der Streitmarke vertrieben wurden, insbesondere verhält er sich nicht

zu der

im Warensegment Schmuck üblichen und

im Hinblick auf die

Herkunftsfunktion der Marke erforderlichen Verbindung zwischen Ware und Marke.

Eine zeitliche Eingrenzung erfolgt ebenfalls nicht.

Die zum Beleg von Umsätzen in der Anlage V 13 gezeigten Quittungen und

Einzahlungsbelege verlautbaren in 5 von 11 Fällen Bargeldeinzahlungen u.a. von

der Quelle „Kasse ringissimo“, was dezidiert dagegen spricht, dass die auf dem

Quittungsblock vorgedruckte und prominent herausgestellte Aufschrift „binder+“ im

Verkehr als Hinweis auf eine warenkennzeichnende Marke wahrgenommen wird

oder auch nur, ohne dass es hierauf ankäme, vom Verwender als Bezeichnung der

Marke, unter welcher ein Produkt verkauft wird, gemeint ist. Die Kennzeichnung

„binder+“ bezeichnet nach Auffassung des Senats hier vielmehr den

Quittungsaussteller, also den Betrieb, der die Zahlungen entgegennimmt und

quittiert.

Die Benutzung eines Zeichens auf Geschäftspapieren wie Rechnungen,

Briefköpfen etc. oder in Katalogen oder am Geschäftslokal reicht zudem regelmäßig

nicht für einen Nachweis einer rechtserhaltenden Benutzung für Waren aus

(Hacker, Markenrecht, 6. Aufl. 2023, Rn. 380), da solche Kennzeichnungen im

Verkehr lediglich als firmenmäßige Benutzung wahrgenommen werden.

Insoweit wären aber Belege wie Fotos erforderlich, die die Streitmarke auf der

verkauften Schmuckware oder Uhr zeigen, gegebenenfalls als Anhänger oder auf

der Warenverpackung, wie etwa einer Schmuckschatulle oder in einer sonstigen

funktionellen Beziehung als Warenmarke.

Aus Sicht der angesprochenen Verkehrskreise, zu denen auch die Mitglieder des

Senats gehören, wären zudem bei den behaupteten Verkäufen „hochpreisiger

Waren“ zum Nachweis der einzelnen Transaktionen mehr als bloße Quittungen

verkehrsüblich zu erwarten. Hinzu kommt, dass auf den hier vorgelegten Quittungen

sich mitunter handschriftliche Bemerkung befinden, wie „komischer Typ“ oder „High

Potential Client“, sodass von einer rein internen Verwendung auszugehen ist.

Ergänzend nimmt der Senat Bezug auf den angefochtenen Beschluss der

Markenabteilung, in dem die Datierung von drei der Quittungen außerhalb des

maßgeblichen Zeitraums und die mangelnde Angabe der Art der verkauften Ware

sowie einmal der Hinweis „Altbestand Lager“ kritisiert werden.

(d) Der Vortrag zur Vermarktung eines Schmuckkonvoluts aus einem Nachlass, das

der Markeninhaber bei einer Auktion in Genf für über … CHF habe verkaufen

können, deutet auf eine reine Verkaufstätigkeit in Bezug auf Gebrauchtware hin,

wobei der Verkauf in der Schweiz, also im Ausland stattfand. Insofern fehlt der

Inlandsbezug.

Ähnliches gilt für den Vortrag der Versteigerung eines Rings aus dem eigenen

Bestand beim Auktionshaus C…, der im Hinblick auf den mit Schweizer

Franken (CHF) angegebenen Preis offenbar ebenfalls im Ausland stattfand. Das als

Anlage V 14 eingereichte Angebot von C… zeigt weder am Ring noch in dem

neben der Abbildung des Rings stehenden Begleittext die Marke „BINDER“.

Vielmehr deutet der Begleittext auf eine Marke „DE GRISOGONO“ hin. Denn im

unteren Teil dieses C… Angebots bzw. der Prospektseite wird ein weiterer

Ring angeboten, in dessen Begleittext sich an den jeweils entsprechenden Stellen

die Angabe „Bulgari“, einer weiteren für Schmuck bekannten Marke, befindet.

Einen schweizerischen Auslandsbezug weist auch die abgebildete „Show-Vitrine“

im Hotel Baur au Lac in Zürich auf, woran auch die Angabe einer „deutschen

Telefonnummer“ in der Vitrine nichts ändert.

(e) Der Vortrag des Markeninhabers zu den sog. „Binder Flowers“, bei welchen es

sich um „kleine Kugelketten für das Handgelenk“ handele, die „an (potentielle)

Kunden und Interessenten zu Werbezwecken kostenlos abgegeben“ werden,

vermag schließlich auch keine markenmäßige Verwendung der Streitmarke für

Schmuck zu belegen. Aus den vorgelegten Lichtbildern ist nicht ersichtlich, wie bzw.

ob diese Ketten gekennzeichnet sind. Zudem diente die unentgeltliche Abgabe

solcher Ketten offensichtlich nicht der Erschließung eines Absatzmarkts für eben

diese Waren und unter der Marke „Binder“, sondern es handelt sich um

(aufwendige) Werbegeschenke.

(5) Auch die vom Beschwerdeführer geltend gemachten „Werbeaktivitäten“ belegen

entgegen seiner Auffassung keine Benutzung der Streitmarke in einer dem

§ 26 MarkenG genügenden Weise und Umfang.

(a) Vorgelegt wird insoweit zwar immerhin im Lichtbildkonvolut der Anlage V 16 u.a.

die Abbildung eines Rings, der eine Gravur bzw. Punze mit dem Schriftzug

„BINDER“ und einem Herzsymbol enthält, wobei auf dem Lichtbild neben dem

genanntem Ring noch diverse geschliffene (Edel-)Steine auf einer Unterlage zu

sehen sind und oberhalb dieser Gegenstände der Schriftzug „binder +“. Dies belegt

aber nur eine „Verwendung“ im Rahmen eines Werbefotos. Auch, wenn man den –

bestrittenen – Vortrag des Markeninhabers als richtig unterstellt, wonach dieses

Lichtbild und die weiteren zu Werbezwecken gefertigten Lichtbilder der Anlage V 16

in den „Standorten der ‚Binder Group‘ in Heidelberg und Baden-Baden […] sowie

im Büro […] Liedtke in Bühl ausgestellt, und damit für die Kunden des

Antragsgegners ersichtlich“ seien, wird nicht vorgetragen und belegt, wann und

wieviele der so gekennzeichneten Ringe angeboten wurden.

Zweifel daran, dass die Streitmarke hinsichtlich des abgebildeten Rings über das

eine auf dem Lichtbild ersichtliche Exemplar hinaus in relevantem Umfang

angebracht oder sonstig verwendet wurde, ergeben sich aus Sicht des Senats auch

deshalb, weil der gezeigte Ring mit seiner Schlichtheit ein Trauring zu sein scheint

und sich von den sonstigen in der Anlage V 16 abgebildeten – eher „opulenten“ –

Ringen, die wiederum keinerlei Anbringung der Streitmarke erkennen lassen,

erheblich unterscheidet. Solche – eher schlichten – Trauringe können aber nach

dem eigenen Vortrag des Markeninhabers innerhalb seines „Markenkonzepts“ eher

unter der Kennzeichnung „ringissimo“ erwartet werden. Insofern stellt sich die

Frage, ob außerhalb des vorgelegten Werbefotos tatsächlich Ringe mit dieser

Gravur und wenn ja, in welchem Umfang, verkauft worden sind. Vortrag hierzu fehlt.

Bei den weiteren in der Anlage V 16 abgebildeten Schmuckstücken ist keinerlei

körperliche Verbindung zwischen Ware und Streitmarke erkennbar. Soweit in der

genannten Anlage größere Werbeplakate (Aufsteller) gezeigt werden, die wiederum

Abbildungen von Schmuckstücken enthalten, findet sich zwar auf diesen der

aufgedruckte Schriftzug „binder +“. Angesichts der im Warensegment Schmuck

verkehrsüblichen Kennzeichnung der Ware unmittelbar selbst mit einer Marke, unter

der die Ware angeboten wird, ist der Aussagewert der Abbildungen für eine

bestimmungsgemäße – herkunftshinweisende – Verwendung der Streitmarke

jedoch eingeschränkt. Jedenfalls aber erlaubt der Vortrag des Markeninhabers zur

behaupteten Ausstellung der Plakate in Geschäftsräumlichkeiten dem Senat

keinerlei Beurteilung, in welchem Umfang, konkreten zeitlichen Rahmen etc.

etwaige Kundenkontakte mit Bezug zur Streitmarke erfolgt sind.

(b) Das vorgelegte Lichtbild (Screenshot), welches ein ersichtlich an einer

Gebäudewand montiertes Schild zeigt, das u.a. neben der Kennzeichnung

„bellobene“ auch die Kennzeichnung „binder +“ enthält, vermag ebenfalls keine

markenmäßige Verwendung der Streitmarke zu belegen. Die Anbringung eines

Kennzeichens am Gebäude, etwa auf einem Türschild, ist eine typische

firmenmäßige Benutzung, die zeigt, wer hier residiert. Ein Warenbezug ist nicht

feststellbar.

(c) Das Vorbringen des Markeninhabers zu einer aufgrund der Corona-Pandemie

abgesagten Verkaufsveranstaltung in einem Hotel in Baden-Baden, für welche er

bereits im Jahr 2018 Räumlichkeiten reserviert habe, kann nichts belegen außer

rein internen Bemühungen und damit die Absicht einer Verkaufsveranstaltung.

Nachgewiesen werden muss aber die Benutzung für Waren. Hinzu kommt, dass der

hier relevante Benutzungszeitraum (12. Februar 2016 bis 11. Februar 2021)

überwiegend

außerhalb

der

von

etwaigen

pandemiebedingten

Kontaktbeschränkungen betroffenen Zeiträume liegt.

ee) Für die Waren „Edelmetalle und deren Legierungen sowie daraus hergestellte

und damit plattierte Waren, soweit in Klasse 14 enthalten“ und „Dekorationsobjekte

aus Edelmetall; Tafelsilber, soweit in Klasse 14 enthalten“ fehlt es bereits an

jedwedem Vortrag zu einer etwaigen rechtserhaltenden Benutzung.

ff) Bezüglich der weiteren gegenständlichen Waren der Klasse 14 „Juwelierwaren,

Schmuckwaren, Edelsteine; Uhren und Zeitmeßgeräte“ ist zu den vorgelegten

Unterlagen und zum Benutzungsvortrag des Markeninhabers zusammenfassend

festzustellen, dass eine Verwendung des Kennzeichens „BINDER“ als Warenmarke

für die beanspruchten Waren der Klasse 14 nicht nachgewiesen wurde.

(1) Eine

funktionsgemäße Benutzung der Marke erfordert auch

im hier

einschlägigen Warensektor einen Nachweis einer Verwendung auf der Ware selbst

oder ihrer Verpackung, etwa auf der ebenfalls in diesem Segment üblichen

Schatulle oder auf Warenanhängern bei der Präsentation, da dies den

branchenüblichen Kennzeichnungsgewohnheiten entspricht (vgl. zu diesem

Erfordernis allgemein Ströbele/Hacker/Thiering, 14. Aufl. 2024, § 26 MarkenG,

Rn. 54 f.). Nur bei einer derartigen Verwendung nimmt der angesprochene Verkehr

das Kennzeichen als Herkunftshinweis wahr. Bei der Verwendung von

Warenmarken muss insoweit eine funktionelle Beziehung zwischen der Marke und

den geschützten Waren gegeben sein. Bei Waren, bei denen – wie hier – eine

Anbringung der Marke branchenüblich auf dieser selbst stattfindet (bzw. der

Verpackung),

reicht die Verwendung der Marke

im Geschäftslokal,

in

Schaufenstern, Regalen etc. für eine markenmäßige Verwendung regelmäßig nicht

aus (Ströbele/Hacker/Thiering, 14. Aufl. 2024, § 26 MarkenG, Rn. 55 m.w.N.).

(2) Die hier beanspruchten Waren werden üblicherweise durch Punzierung oder

sonstige Einprägung, Gravur oder Aufbringung entweder auf der Ware selbst oder

ihrer Verpackung bzw. in Form eines Anhängers, welcher daneben regelmäßig auch

Angaben zu Wareneigenschaften wie Feingoldgehalt, Preis etc. enthält,

gekennzeichnet. Derartige Kennzeichnungsformen oder Nachweise hierüber

werden vom Markeninhaber aber nicht vorgetragen und vorgelegt – mit Ausnahme

des einzelnen Rings, der in der Anlage V 16 (siehe oben) abgebildet ist und der

geradezu beispielhaft die branchenüblichen Kennzeichnungsgewohnheiten zeigt.

Die Verwendung der Kennzeichnung „binder +“ auf den (Werbe-)Plakaten ist

deshalb mangels nachvollziehbarer körperlicher Verbindung zwischen Ware und

Marke nicht ausreichend zum Nachweis einer bestimmungsgemäßen Verwendung

der Streitmarke. Soweit der Markeninhaber argumentiert, dass

in dem

„hochpreisigen, exklusiven“ Schmucksegment, welches er bediene, eine

Anbringung der Marke auf der Ware und Werbung für die Marke vom Kunden nicht

gewünscht sei, so gehen die auch zu den angesprochenen Verkehrskreisen

gehörenden Senatsmitglieder nach

ihren Kenntnissen aus der Werbung,

Warenpräsentation in Kaufhäusern und Schmuckläden sowie Erfahrungen beim

Schmuckkauf davon aus, dass gerade auch im Hochpreissegment die Anbringung

der Marke auf der Ware selbst weithin üblich ist. (vgl. z.B. Cartier, Chopard, Bulgari

oder Tiffany). Dies kann als präsentes Allgemeinwissen zugrunde gelegt werden.

Soll die Marke aus Understatement- oder Diskretionsgründen bei solchen Waren

beim Tragen nicht nach außen sichtbar sein, so muss die Kennzeichnung an der

Ware zumindest als Punze an unauffälliger Stelle und/oder auf der Schatulle

und/oder einem Waren-Anhänger erwartet werden. Vor allem erscheint es im

Hinblick auf die geltend gemachte Verwendung der Streitmarke für „hochwertige

Schmuckwaren“ zweifelhaft, dass hier zwar Rechnungen von Zulieferern wie

F…, G…, C…

vorgelegt werden,

für

den

behaupteten Verkauf

derselben durch den Markeninhaber an Kunden aber keine solche Dokumentation

in Form von Kaufverträgen, Rechnungen oder dergleichen vorgelegt wird. Der

Verkauf eines hochwertigen und -preisigen Schmuckstücks wird verkehrsüblich

allein im Hinblick auf Gewährleistungsansprüche, insbesondere Echtheitsgarantien,

aber z.B. auch wegen eines etwaig angedachten Versicherungsschutzes oder im

Hinblick auf Zollerfordernisse von einer halbwegs ordentlichen Dokumentation

begleitet. Eine ausschließlich mündliche Abwicklung derartiger hochpreisiger

Schmuckverkäufe, wie sie der Markeninhaber hier behauptet, erachtet der Senat

als

lebensfremd, sodass das völlige Fehlen derartiger Unterlagen

in

Gesamtwürdigung mit den hier vorgelegten weiteren „Benutzungsunterlagen“

indiziell eher gegen eine bestimmungsgemäße Verwendung der Marke für

Schmuckwaren spricht, als dass die vorgetragenen „Einzelverwendungen“ eine

solche untermauern würden.

(3) Zwar können grundsätzlich auch wenige Umsatzgeschäfte zum Nachweis einer

ernsthaften Benutzung i.S.d. § 26 MarkenG ausreichen, wenn es sich um sehr

exklusive Produkte handelt (vgl. Hacker, Markenrecht, 6. Aufl. 2023, Rn. 390).

Vorliegend wird jedoch kein einziges Umsatzgeschäft konkret, also z.B. durch Kopie

eines Verkaufsvertrags, Zertifikats o.ä. nachgewiesen, was angesichts der

Hochpreisigkeit entsprechend der dem Senat bekannten Branchengepflogenheiten

zu erwarten gewesen wäre.

(4) Die vorgelegten Quittungen über Bargeldeinzahlungen genügen mangels

zweifelsfreier Zuordenbarkeit zur Streitmarke – und nicht ggf. zu einer anderen vom

Markeninhaber für Schmuck ebenfalls verwendeten Kennzeichnung – ebenfalls

nicht für einen Benutzungsnachweis, zumal nicht ersichtlich ist, was Hintergrund der

jeweiligen Einzahlung gewesen sein soll (welcher Auftrag bzw. Kaufvertrag steht

hinter der Zahlung?, welcher Kunde?, war Gegenstand des Kaufs ein

ringissimo-Ring oder ein Schmuckstück, das mit der Kennzeichnung „B33“

versehen war?).

(5) Das markenrechtlich nicht näher fassbare Vorbringen des Markeninhabers, er

sei „quasi ‚seine eigene Marke‘, da er das Thema Schmuck […] lebt, wie der

gesamte ‚BINDER‘-Familienclan“, vermag ebenfalls keine bestimmungsgemäße

Markenverwendung auch nur zu indizieren. Gerade der Umstand, dass die

vorgelegten

Unterlagen

teilweise

eine

firmenmäßige,

unternehmenskennzeichnende Verwendung des Zeichens belegen,

im

Zusammenspiel mit den weiteren Kennzeichen, unter denen der Markeninhaber

nach eigenem Sachvortrag Schmuckwaren wie Ringe etc. anbietet, stehen hier

einer Gleichsetzung einer Verwendung des Namens des Markeninhabers mit einer

vom Verkehr als Herkunftshinweis wahrgenommenen Verwendung als Marke

entgegen.

4. Nach alledem hat der Markeninhaber und Beschwerdeführer die

rechtserhaltende Benutzung der Streitmarke gemäß § 26 MarkenG im hier

relevanten Zeitraum von fünf Jahren vor Stellung des Verfallsantrags nicht

nachgewiesen, so dass die Streitmarke entsprechend des (Teil-)Löschungsantrags

im Hinblick auf die gegenständlichen Waren der Klasse 14 für verfallen zu erklären

ist.

III.

Billigkeitsgründe, die eine Kostenauferlegung nach § 71 MarkenG rechtfertigen

würden, sind nicht dargetan oder erkennbar. Es verbleibt daher bei der gesetzlichen

Regelung des § 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG, wonach jeder Beteiligte seine Kosten

selbst trägt.

IV.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss ist das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde nur gegeben,

wenn gerügt wird, dass

1.

das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,

2.

bei dem Beschluss eine Richterin oder ein Richter mitgewirkt haben, die von

der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen

Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt waren,

3.

einer beteiligten Person das rechtliche Gehör versagt war,

4.

eine beteiligte Person im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes

vertreten war, sofern sie nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder

stillschweigend zugestimmt hat,

5.

der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der

die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind,

oder

6.

der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerdeschrift muss von einer beim Bundesgerichtshof

zugelassenen Rechtsanwältin oder von einem beim Bundesgerichtshof

zugelassenen Rechtsanwalt unterzeichnet und innerhalb eines Monats nach

Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a,

76133 Karlsruhe eingereicht werden. Die Frist kann nicht verlängert werden.

Kätker

Staats

Sedlmeier

Bundespatentgericht

26 W (pat) 45/23 (Aktenzeichen)

Verkündet am

10. Oktober 2025

…