BGH Urteil vom 22.04.2004 – I ZR 189/01

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

I ZR 189/01

in dem Rechtsstreit

Nachschlagewerk: ja BGHZ: BGHR:

nein ja

Verkündet am: 22. April 2004 Führinger Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle

URLAUB DIREKT

MarkenG § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Abs. 3, § 14 Abs. 2 Nr. 2

Der Wortfolge "URLAUB DIREKT" fehlt für Dienstleistungen im Bereich des

Tourismus wegen des ausschließlich beschreibenden Bezugs jegliche Unter-

scheidungskraft. Diese Wortkombination kann daher ohne Verkehrsdurchset-

zung (§ 8 Abs. 3 MarkenG) keine Prägung des Gesamteindrucks einer

Wort-/Bildmarke bewirken, die für entsprechende Dienstleistungen eingetragen

ist.

BGH, Urt. v. 22. April 2004 - I ZR 189/01 - OLG Hamm

LG Bielefeld

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhand-

lung vom 22. April 2004 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Ullmann und

die Richter Prof. Dr. Bornkamm, Dr. Büscher, Dr. Schaffert und Dr. Bergmann

für Recht erkannt:

Auf die Revision der Beklagten wird das Urteil des 4. Zivilsenats

des Oberlandesgerichts Hamm vom 15. Mai 2001 aufgehoben.

Die Berufung des Klägers gegen das Urteil der VI. Kammer für

Handelssachen des Landgerichts Bielefeld vom 24. November

2000 wird zurückgewiesen.

Die Kosten der Rechtsmittelverfahren trägt der Kläger.

Von Rechts wegen

Der Kläger ist Verwalter im Insolvenzverfahren über das Vermögen der

früheren Klägerin, eines Touristikunternehmens (im folgenden: Klägerin). Die

Klägerin ist Inhaberin der am 20. Juni 1998 angemeldeten, für "Organisation,

Durchführung und Vermittlung von touristischen Leistungen und Teilleistungen;

Planung, Organisation, Durchführung und Erfolgskontrollen touristischer Marke-

tingunternehmen; Vermittlung touristischer Zubehörartikel" am 13. Juli 1998 ein-

getragenen, farbigen (gelb, blau, orange) Wort-/Bildmarke Nr. 398 37 300

Die Beklagte verfügt in Nordrhein-Westfalen über ungefähr 4.000 Lotto-

annahmestellen, über die sie zum Teil auch Reisen vermittelt. Seit Oktober

1999 verwendet die Beklagte die Bezeichnung "URLAUB DIREKT" in der Wer-

bung.

Die Klägerin hat darin eine Verletzung ihrer Markenrechte gesehen. Sie

hat die Ansicht vertreten, in ihrer Marke sei der Wortbestandteil "URLAUB DI-

REKT" prägend, den die Beklagte gleichlautend zur Kennzeichnung des Ange-

bots von Urlaubsreisen einsetze. Weiter hat sie vorgetragen, sie habe die Be-

zeichnung "URLAUB DIREKT" seit März 1998 umfangreich benutzt.

Die Klägerin hat beantragt,

der Beklagten zu untersagen, im geschäftlichen Verkehr unter der Be-

zeichnung "URLAUB DIREKT" Reisen und/oder Reiseprodukte anzubie-

ten und/oder zu bewerben und/oder zu vertreiben und/oder unter dieser

Bezeichnung als Reisevermittler aufzutreten, insbesondere auf ihrer Ho-

mepage im Internet und/oder in der Information für Annahmestellenleiter

vom 26. Oktober 1999 (nur soweit im Fließtext enthalten) und/oder in der

Information "Große URLAUB DIREKT Startkampagne" vom 26. Oktober

1999 (nur soweit im Fließtext enthalten) und/oder in Radiospots und/oder

in der Antwortkarte zum Flyer "Besser braungebrannt als abgebrannt"

und/oder in "G. " Nr. 43 vom 3. November 1999 Seite 10 (nur soweit im

Fließtext enthalten) geschehen.

Weiter hat die Klägerin die Verurteilung der Beklagten zur Auskunftsertei-

lung und die Feststellung der Schadensersatzpflicht der Beklagten begehrt.

Die Beklagte ist der Klage entgegengetreten. Sie hat geltend gemacht,

sie verwende "URLAUB DIREKT" rein beschreibend zur Bezeichnung einer di-

rekten Buchungsmöglichkeit.

Das Landgericht hat die Klage abgewiesen. Auf die Berufung der Kläge-

rin hat das Berufungsgericht die Beklagte antragsgemäß verurteilt.

Mit ihrer Revision, deren Zurückweisung der Kläger beantragt, verfolgt

die Beklagte ihren Antrag auf Abweisung der Klage weiter.

I. Das Berufungsgericht hat den geltend gemachten Unterlassungsan-

spruch aus § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG für begründet erachtet und dazu ausge-

führt:

Dem Wortbestandteil "URLAUB DIREKT" komme eine das Gesamtzei-

chen der Klägerin prägende Kennzeichnungskraft zu. Die Bedeutung der Wör-

ter "URLAUB" und "DIREKT" sei in der Kombination für die von der Klägerin

angebotenen Dienstleistungen nicht beschreibender Natur. Der Sinngehalt von

"URLAUB DIREKT" sei nicht eindeutig zu ermitteln. Mit dem Begriff könne ge-

meint sein, der Interessent brauche nur seinen Urlaubswunsch zu äußern, um

ein komplettes Urlaubspaket zu erhalten oder es bestehe eine Buchungsmög-

lichkeit direkt an Ort und Stelle ohne eine Vermittlungstätigkeit. Weiter könne

die Aussage dahin verstanden werden, es sei eine sofortige Buchung möglich.

Mit dem von ihr geltend gemachten Freihaltebedürfnis könne die Beklagte im

Markenverletzungsstreit nicht gehört werden. Der Schutzumfang der Klagemar-

ke erfahre auch keine Einschränkung, weil er sich nicht an eine beschreibende

Angabe anlehne. Vielmehr verfüge der Wortbestandteil "URLAUB DIREKT" in

der Klagemarke über normale Kennzeichnungskraft. Eine Schwächung durch

Drittkennzeichen sei nicht erfolgt.

Der Wortbestandteil sei die einfachste Möglichkeit zur Benennung der

Klagemarke und präge deren Gesamteindruck, während der Bildbestandteil nur

als graphisches Beiwerk ohne mitprägende Bedeutung wahrgenommen werde.

Da die Bezeichnung der Beklagten mit dem prägenden Bestandteil der Klage-

marke übereinstimme und beide Parteien identische Dienstleistungen anböten,

sei eine Verwechslungsgefahr zu bejahen.

II. Die gegen diese Beurteilung gerichteten Angriffe der Revision haben

Erfolg. Sie führen zur Aufhebung des Berufungsurteils und zur Wiederherstel-

lung des die Klage abweisenden erstinstanzlichen Urteils.

1. Das Berufungsgericht ist, ohne dies auszuführen, ersichtlich von einer

markenmäßigen Verwendung des Begriffs "URLAUB DIREKT" in der Werbung

der Beklagten ausgegangen. Dieser Tatbestand ist auch der revisionsrechtli-

chen Beurteilung zugrunde zu legen.

2. Die Annahme des Berufungsgerichts, es bestehe eine Verwechs-

lungsgefahr zwischen der eingetragenen farbigen Wort-/Bildmarke der Klägerin

und der angegriffenen Bezeichnung "URLAUB DIREKT" (§ 14 Abs. 2 Nr. 2

MarkenG), hält der revisionsrechtlichen Nachprüfung nicht stand.

a) Die Beurteilung der markenrechtlichen Verwechslungsgefahr i.S. des

§ 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ist, wovon auch das Berufungsgericht ausgegangen

ist, unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls vorzunehmen. Dabei

besteht eine Wechselwirkung zwischen den in Betracht zu ziehenden Faktoren,

insbesondere der Ähnlichkeit der Zeichen und der Ähnlichkeit der mit ihnen ge-

kennzeichneten Waren oder Dienstleistungen sowie der Kennzeichnungskraft

der älteren Marke, so daß ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren oder

Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Zeichen und

umgekehrt oder durch eine erhöhte Kennzeichnungskraft der älteren Marke

ausgeglichen werden kann

(st. Rspr.; vgl. BGH, Urt. v. 13.11.2003

- I ZR 184/01, GRUR 2004, 240 = WRP 2004, 355 - MIDAS/medAS).

b) Zwischen den Dienstleistungen, für die die Klagemarke eingetragen ist

(u.a. Durchführung und Vermittlung von touristischen Leistungen und Teillei-

stungen), und dem von der Beklagten mit "URLAUB DIREKT" bezeichneten

Angebot von Reisen hat das Berufungsgericht Dienstleistungsidentität ange-

nommen. Das ist aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden.

c) Mit Erfolg wendet sich die Revision aber dagegen, daß das Beru-

fungsgericht bei der Prüfung der Ähnlichkeit der Kollisionszeichen ausschließ-

lich auf den Wortbestandteil "URLAUB DIREKT" der Klagemarke abgestellt hat.

Bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit ist auf den jeweiligen Ge-

samteindruck der sich gegenüberstehenden Zeichen abzustellen. Dieser kann

bei mehrgliedrigen Zeichen durch einzelne Bestandteile geprägt sein. Voraus-

setzung hierfür ist allerdings, daß die anderen Bestandteile weitgehend in den

Hintergrund treten und den Gesamteindruck des Zeichens nicht mitbestimmen

(vgl. BGH, Urt. v. 13.3.2003 - I ZR 122/00, GRUR 2003, 880, 881 = WRP 2003,

1228 - City Plus). Davon, daß die Bildbestandteile die Wort-/Bildmarke der Klä-

gerin nicht mitprägen, kann entgegen der Annahme des Berufungsgerichts nicht

ausgegangen werden.

aa) Zu Recht macht die Revision geltend, daß die graphischen und farb-

lichen Elemente den bildlichen Gesamteindruck der Klagemarke mitbestimmen.

Die Bildbestandteile eines Wort-/Bildzeichens prägen dessen Gesamteindruck

bei der visuellen Wahrnehmung im Regelfall mit, sofern es sich nicht nur um

eine nichtssagende oder geläufige und nicht ins Gewicht fallende graphische

Gestaltung (Verzierung) handelt (vgl. BGH, Urt. v. 13.1.2000 - I ZR 223/97,

GRUR 2000, 506, 509 = WRP 2000, 535 - ATTACHÉ/TISSERAND). Von einer

nicht ins Gewicht fallenden, nichtssagenden farblichen und graphischen Gestal-

tung ist bei der Klagemarke nicht auszugehen. Der gegenteiligen Beurteilung

des Berufungsgerichts kann nicht beigetreten werden. Denn die Klagemarke ist

auffällig bildlich gestaltet. Die Wortbestandteile weisen eine unterschiedliche

Schrift und Farbe auf. Der Hintergrund ist farblich zweigeteilt und kontrastiert

mit der Farbe der Wortbestandteile. Im rechten Bereich der Klagemarke findet

sich eine rechteckige Umrahmung, in deren Inneren in unterschiedlichen Far-

ben Wellen angedeutet sind. Schließlich ist die Klagemarke in auffälligen Far-

ben (gelb, blau, orange) ausgestaltet.

bb) Bei der Feststellung des Gesamteindrucks von Wort-/Bildmarken ist

regelmäßig von dem Erfahrungssatz auszugehen, daß der Wortbestandteil den

Gesamteindruck prägt, weil er die einfachste Möglichkeit bietet, die Marke zu

benennen (vgl. BGHZ 139, 340, 348 - Lions; BGH, Beschl. v. 11.2.1999

- I ZB 33/96, GRUR 1999, 733, 735 - LION DRIVER; BGH GRUR 2000, 506,

509 - ATTACHÉ/TISSERAND). Dies setzt allerdings die Feststellung voraus,

daß dem Wortbestandteil für sich genommen nicht wegen des Bestehens abso-

luter Schutzhindernisse jeglicher Markenschutz zu versagen wäre (§ 8 Abs. 2

Nr. 1 und 2 MarkenG; vgl. BGH, Urt. v. 6.12.2001 - I ZR 136/99, GRUR 2002,

814, 815 - Festspielhaus I; Urt. v. 28.8.2003 - I ZR 257/00, GRUR 2003, 1040,

1043 = WRP 2003, 1431 - Kinder, zum Abdruck in BGHZ 156, 112 vorgese-

hen).

Die Annahme des Berufungsgerichts, der Wortbestandteil "URLAUB

DIREKT" der Klagemarke sei für die Dienstleistungen, die das Berufungsgericht

der Verwechslungsprüfung zugrunde gelegt hat (Durchführung und Vermittlung

von touristischen Leistungen und Teilleistungen), unterscheidungskräftig und

nicht freizuhalten, hält auch unter Anlegung des gebotenen großzügigen Maß-

stabs bei der Beurteilung der Unterscheidungseignung eines Zeichens der revi-

sionsrechtlichen Nachprüfung nicht stand.

Zu Recht macht die Revision geltend, daß der Bezeichnung "URLAUB

DIREKT" jegliche Unterscheidungskraft fehlt, weil sie die konkreten Merkmale

der in Frage stehenden Dienstleistungen beschreibt (vgl. auch BGH, Beschl. v.

1.3.2001 - I ZB 42/98, GRUR 2001, 1151, 1152 = WRP 2001, 1082 - markt-

frisch; Beschl. v. 28.8.2003 - I ZB 6/03, GRUR 2003, 1050 f. = WRP 2003, 1429

- Cityservice). "URLAUB DIREKT" besagt in nicht unüblicher schlagwortartiger

Begriffsbildung, daß die angesprochenen Verkehrskreise die angebotene Rei-

seleistung unmittelbar buchen oder beziehen können. An dem ausschließlich

beschreibenden Bezug der Wortkombination "URLAUB DIREKT" ändern die

vom Berufungsgericht ermittelten verschiedenen Bedeutungsinhalte nichts.

Diese beziehen sich lediglich auf die verschiedenen Möglichkeiten, wie die der-

art bezeichnete Dienstleistung erbracht werden kann (unmittelbarer Erhalt eines

kompletten Urlaubspakets, Buchungsmöglichkeit an Ort und Stelle ohne Ver-

mittlungstätigkeit, sofortige Buchungsmöglichkeit, Möglichkeit zum sofortigen

Urlaubsantritt), ohne den beschreibenden Charakter aufzuheben.

cc) Die Wortkombination "URLAUB DIREKT" als solche hat keine Kenn-

zeichnungskraft; sie kann keine Prägung des Gesamteindrucks bewirken (vgl.

BGH GRUR 2002, 814, 815 - Festspielhaus I; GRUR 2003, 1040, 1043 - Kin-

der). Für einen selbständigen Schutz als Marke kraft Verkehrsdurchsetzung

(§ 8 Abs. 3 MarkenG) ist im Streitfall nichts geltend gemacht worden. Auch die

Revisionserwiderung erinnert hierzu nichts.

dd) Bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit stehen sich die aus Wort-

und Bildbestandteilen bestehende Klagemarke und die von der Beklagten ver-

wandte Bezeichnung "URLAUB DIREKT" gegenüber. Anders als das Beru-

fungsgericht angenommen hat, das von einer Übereinstimmung des prägenden

Bestandteils der Klagemarke mit der angegriffenen Bezeichnung ausgegangen

ist, ist der Prüfung der Verwechslungsgefahr danach nur eine Zeichenähnlich-

keit zugrunde zu legen. Diese ist im Hinblick darauf, daß die Wort-/Bildmarke

der Klägerin nicht nur durch die Wortbestandteile, sondern auch durch die gra-

phische und farbliche Gestaltung bestimmt wird, im Verhältnis zu der angegrif-

fenen Bezeichnung "URLAUB DIREKT" als gering einzustufen.

3. Im Hinblick auf den Mangel der prägenden Wirkung des Wortbestand-

teils "URLAUB DIREKT" in der Klagemarke ist trotz der vorliegenden Dienstlei-

stungsidentität eine Verwechslungsgefahr i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG

zu verneinen.

III. Die Kostenentscheidung folgt aus § 91 Abs. 1, § 97 Abs. 1 ZPO.

Ullmann

Bornkamm

Büscher

Schaffert

Bergmann