Rechtsprechung / BPatG / 2006
BPatG Beschluss vom 31.05.2006 – 29 W (pat) 127/04
29. Senat
Zitiert von 2 Entscheidungen Zitiert 5 Entscheidungen 11 zitierte Normen
Bundespatentgericht
Leitsatz§
Rechtsbeschwerde zugelassen: ja
29. Senat
31.05.2006
„VisionArena / @rena vision“
1. Eine eidesstattliche Versicherung, die keine Angabe zur Art der Verwendung der Marke für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen enthält, ist für sich allein zur Glaubhaftmachung einer ernsthaften Benutzung nicht ausreichend.
2. Zum Umfang des gerichtlichen Hinweises nach § 139 Abs. 2 ZPO bei der
Glaubhaftmachung der rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke.
3. Weist das Gericht den Widersprechenden erst in der mündlichen Verhandlung
auf Mängel der zur Glaubhaftmachung der Benutzung eingereichten Unterlagen hin, liegt darin kein Verstoß gegen die Hinweispflicht nach § 139 Abs. 2 ZPO. Dem Antrag auf Fortsetzung der mündlichen Verhandlung zur Vorlage weiterer Glaubhaftmachungsunterlagen war daher nicht stattzugeben.
BUNDESPATENTGERICHT
_______________
(Aktenzeichen)
Verkündet am
31. Mai 2006
…
B E S C H L U S S
In der Beschwerdesache
… 08.05
betreffend die Marke 300 61 166
hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die
mündliche Verhandlung vom 31. Mai 2006 durch …
beschlossen:
1. Die Beschlüsse der Markenstelle
für Klasse 38 vom
5. November 2003 und 18. März 2004 werden aufgehoben,
soweit die Löschung der Marke 300 61 166 angeordnet
wurde.
2. Die Rechtsbeschwerde wird zugelassen.
G r ü n d e
I.
Gegen die Eintragung der Marke 300 61 166
VisionArena
für verschiedene Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 16, 35, 36, 38, 41
und 42
wurde Widerspruch erhoben aus der älteren Marke 398 54 988
eingetragen für die Waren und Dienstleistungen
Ton-, Bild- und Datenträger aller Art; Geräte zur Aufzeichnung,
Übertragung und Wiedergabe von Ton, Bild und Daten aller Art;
Rechenmaschinen, Datenverarbeitungsgeräte und Computer;
Druckereierzeugnisse aller Art; Buchbinderartikel;
Telekommunikation; Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung; Konzeption und Planung neuer digitaler und klassischer
elektronischer Medien
und der älteren Marke 1 148 870
ARENA
eingetragen für die Waren der Klasse 9.
Die Markenstelle des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Beschluss vom
5. November 2003 auf den Widerspruch aus der Marke „@rena vision“ die teilweise Löschung der angegriffenen Marke angeordnet für die Waren und Dienstleistungen
Elektrische, elektronische, optische, Mess-, Signal-, Kontroll- oder
Unterrichtsapparate und -instrumente (soweit in Klasse 9 enthalten); Apparate zur Aufzeichnung, Übertragung, Verarbeitung und
Wiedergabe von Ton, Bild oder Daten; maschinenlesbare Datenaufzeichnungsträger; Verkaufsautomaten und Mechaniken für
geldbetätigte Apparate; Datenverarbeitungsgeräte und Computer;
Druckereierzeugnisse, insbesondere bedruckte und/oder geprägte
Karten aus Karton oder Plastik; Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Büroartikel (ausgenommen Möbel);
Telekommunikation; Betrieb und Vermietung von Einrichtungen für
die Telekommunikation, insbesondere für Funk und Fernsehen;
Sammeln und Liefern von Nachrichten und Informationen;
Vermietung von Rundfunk- und Fernsehgeräten, Veröffentlichung
und Herausgabe von Büchern;
Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung; Dienstleistungen einer Datenbank, nämlich Vermietung der Zugriffszeiten zu
und Betrieb von Datenbanken sowie Sammeln und Liefern von
Daten; Vermietung von Datenverarbeitungseinrichtungen und
Computern; Projektierung und Planung von Einrichtungen für die
Telekommunikation
und den Widerspruch im Übrigen zurückgewiesen. Das Verfahren über den Widerspruch aus der Marke „ARENA“ wurde bis zur Rechtskraft der Entscheidung
ausgesetzt.
Zur Begründung wird ausgeführt, dass die angegriffene Marke zur Widerspruchsmarke „@rena vision“ unter Berücksichtigung der teilweisen Identität bzw. engen
Ähnlichkeit der beiderseitigen Waren und Dienstleistungen und einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke nicht den erforderlichen Abstand einhalte. Die bloße Umstellung von Wortbestandteilen genüge nicht um die
Gefahr von Verwechslungen für das Publikum auszuschließen.
Die gegen diesen Beschluss gerichtete Erinnerung der Markeninhaberin hat die
Markenstelle für Klasse 38 mit Beschluss vom 18. März 2004 unter Einbeziehung
der Entscheidungsgründe des Erstbeschlusses zurückgewiesen.
Die Markeninhaberin hat am 27. April 2004 Beschwerde eingelegt und mit Schriftsatz vom 31. August 2004 die Einrede der Nichtbenutzung nach § 43 Abs. 1
MarkenG erhoben. Zur Begründung führt sie im Wesentlichen aus, dass der von
den Marken hervorgerufene klangliche und schriftbildliche Gesamteindruck deutliche Unterschiede aufweise. Hinsichtlich der identischen Dienstleistungen sei zu
berücksichtigen, dass auf Grund der unterschiedlichen Vertriebs- und Erbringungsstätten keine Berührungspunkte der Kollisionsmarken zu erwarten seien.
Für die übrigen Waren und Dienstleistungen fehle es an der erforderlichen Ähnlichkeit.
Die Markeninhaberin beantragt,
die Beschlüsse der Markenstelle vom 5. November 2003 und
18. März 2004 aufzuheben.
Der Widersprechende beantragt,
die Beschwerde zurückzuweisen.
Nach seiner zur Glaubhaftmachung der Benutzung vorgelegten eidesstattlichen
Versicherung vom 15. Juni 2005 hat die A… GmbH
in B… mit seiner
Zustimmung unter der Marke „@rena vision“ im Zeitraum von 2000 bis 2004 digitale und elektronische Medien konzipiert, produziert und an Kunden verteilt. Der
Jahresumsatz lag im genannten Zeitraum zwischen 22.500 DM und 278.511 €.
Zur Begründung der Verwechslungsgefahr führt der Widersprechende aus, dass
trotz der Vertauschung der beiden Bestandteile der Gesamteindruck der Zeichen
weitgehend übereinstimme. Im Übrigen bestehe eine hochgradige Waren- und
Dienstleistungsähnlichkeit.
Die Markeninhaberin bestreitet die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke. Aus der eidesstattlichen Versicherung gehe nicht hervor, für welche konkreten Waren und Dienstleistungen die Marke benutzt worden sei. Den
pauschalierten Umsatzzahlen lasse sich außerdem nicht entnehmen, welche Umsätze auf die jeweiligen Waren und Dienstleistungen entfielen. Sofern überhaupt
von einer rechtserhaltenden Benutzung ausgegangen werden könne, betreffe dies
allenfalls die in Klasse 9 beanspruchten Waren. Insoweit seien die genannten
Umsatzzahlen aber zu gering, um von einer ernsthaften Benutzung ausgehen zu
können. Auf die Durchführung einer mündlichen Verhandlung werde verzichtet,
sofern das Gericht von der Nichtbenutzung der Widerspruchsmarke für die Waren
und Dienstleistungen der Klassen 16, 38 und 42 ausgehe. Für den Fall, dass das
Gericht die Marke nur für die Waren der Klasse 9 als benutzt ansehe, bestehe
Einverständnis mit einer Entscheidung im schriftlichen Verfahren.
Der Senat hat der Terminsladung vom 8. Mai 2006 für die auf den 31. Mai 2006
anberaumte mündliche Verhandlung folgenden Ladungszusatz hinzugefügt: „Die
Ladung erfolgt auf Antrag der Beschwerdeführerin (§ 69 Nr. 1 MarkenG). Da der
am 14. September 2005 schriftsätzlich formulierte Verzicht auf die mündliche Verhandlung nur für den Fall gilt, dass die Benutzung der Widerspruchsmarke nicht
glaubhaft gemacht wurde, dies aber noch geschehen kann, wird mündliche Verhandlung anberaumt“.
Der Widersprechende hat in der mündlichen Verhandlung eine weitere eidesstattliche Versicherung vom 30. Mai 2006 überreicht. Danach
ist die A…
GmbH im Bereich der Konzeption, Entwicklung, Durchführung und Herstellung von
Medien und Kommunikationsmitteln tätig. Sie hat im Rahmen dieser Tätigkeit u. a.
Musikvideos hergestellt, Fernsehsendungen konzipiert und entwickelt und jährliche Kommunikationsveranstaltungen durchgeführt. An diesen Veranstaltungen ist
die Tochterfirma C… der Markeninhaberin als Sponsorin finanziell beteiligt.
Der Widersprechende geht davon aus, dass auf Grund des bestehenden
Sponsoringvertrags die Benutzung nicht mehr bestritten werde.
Die Markeninhaberin trägt dazu vor, dass vertragliche Beziehungen allenfalls mit
der Tochterfirma C… und nicht der Markeninhaberin bestünden und durch
den Sponsoringvertrag die Benutzung der Widerspruchsmarke nicht nachgewiesen sei. Auch die neue eidesstattliche Versicherung reiche zum Nachweis
der rechtserhaltenden Benutzung nicht aus.
Im Rahmen der Erörterung der Sach- und Rechtslage weist der Senat darauf hin,
dass der Einwand der Markeninhaberin berechtigt sei. Der Widersprechende habe
keine Unterlagen eingereicht, denen entnommen werden könne, in welcher Form
die Marke für die in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen benutzt werde.
Bei Bild- und Tonträger entspreche es der allgemeinen Verkehrsübung, die Marke
auf der Ware selbst bzw. deren Verpackung anzubringen. Für die in Rede stehenden Dienstleistungen sei eine Verwendung der Marke in Werbeprospekten, auf
Rechnungen oder sonstigen Geschäftspapieren üblich.
Der Widersprechende rügt unter Hinweis auf die Vorschrift des § 139 ZPO, dass
das Gericht auf die Mängel der Glaubhaftmachung nicht bei Vorbereitung der
mündlichen Verhandlung hingewiesen habe.
Der Widersprechende beantragt,
die Gewährung eines Schriftsatznachlasses oder die Anberaumung einer neuen mündlichen Verhandlung zur Nachreichung der
Unterlagen, die erstmals in der mündlichen Verhandlung angesprochen wurden.
Die Markeninhaberin rügt den Antrag des Widersprechenden als verspätet.
II.
Die zulässige Beschwerde hat in der Sache Erfolg. Die Beschlüsse der Markenstelle waren aufzuheben, weil der Widersprechende die Benutzung der Marke
nicht ausreichend glaubhaft gemacht hat (§ 43 Abs. 1 MarkenG).
1. Bei der Prüfung der Ernsthaftigkeit der Benutzung hat das Gericht sämtliche
Umstände zu berücksichtigen, die belegen können, dass die Marke tatsächlich
geschäftlich verwertet wird. Dazu gehören insbesondere Verwendungen, die im
betreffenden Wirtschaftszweig als gerechtfertigt angesehen werden, um Marktanteile für die durch die Marke geschützten Waren oder Dienstleistungen zu behalten oder zu gewinnen, die Art dieser Waren und Dienstleistungen, die Merkmale
des Marktes sowie der Umfang und die Häufigkeit der Benutzung der Marke (vgl.
EuGH GRUR 2006, 582, Rn. 70 - VITAFRUIT; BGH GRUR 2006, 152, 154, Tz. 21
- GALLUP). Vorzulegen sind daher Unterlagen, aus denen sich eine funktionsgemäße Benutzung der Marke für die eingetragenen Waren und Dienstleistungen im
8. Aufl. 2006, § 43 Rn. 43).
2. Die vom Widersprechenden eidesstattlich versicherten Angaben sind für die
Prüfung einer ernsthaften Benutzung der Widerspruchsmarke nicht ausreichend.
2.1. Die Widerspruchsmarke ist eingetragen für die Waren und Dienstleistungen
„Ton-, Bild- und Datenträger aller Art; Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und
Wiedergabe von Ton, Bild und Daten aller Art; Rechenmaschinen, Datenverarbeitungsgeräte und Computer; Druckereierzeugnisse aller Art, Buchbinderartikel;
Telekommunikation; Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung; Konzeption und Planung neuer digitaler und klassischer elektronischer Medien“. Nach
der eidesstattlichen Versicherung vom 15. Juni 2005 hat die Firma A…
GmbH die Marke mit Zustimmung des Markeninhabers im Zeitraum von 2000 bis
2004 benutzt und unter der Marke „digitale und klassische elektronische Medien
wie CDs, VHS-Bänder, Beta SP- und Digi Beta Bänder konzipiert, geplant und
produziert“. Die für diese vier Jahre angegebenen Umsatzzahlen liegen zwischen
22.500 DM und 280.00 EUR pro Jahr. In der eidesstattlichen Versicherung vom
30. Mai 2006 wird ausgeführt, dass die A… GmbH seit 2000 im Bereich
der „Konzeption, Entwicklung, Durchführung und Herstellung von Medien und
Kommunikationsmitteln, insbesondere Fernseh-Sendungen und Events“ tätig ist
und u. a. Musikvideos hergestellt, eine Fernsehsendung entwickelt, eine Zeitschrift
konzipiert und entwickelt und jeweils jährlich zwei Kommunikationsveranstaltungen durchgeführt hat.
2.2. Diesen Angaben lässt sich nicht entnehmen, für welche konkreten Waren
und Dienstleistungen die Marke tatsächlich benutzt wird. Keine Erwähnung finden
die Waren „Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton, Bild
und Daten aller Art; Rechenmaschinen, Datenverarbeitungsgeräte und Computer;
Druckereierzeugnisse aller Art, Buchbinderartikel“. Hinsichtlich der Waren und
Dienstleistungen „Ton-, Bild- und Datenträger aller Art; Telekommunikation;
Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung; Konzeption und Planung
neuer digitaler und klassischer elektronischer Medien“ ist nicht ersichtlich, in welchem Umfang eine Benutzung für die jeweiligen Waren und Dienstleistungen im
Einzelnen erfolgt ist. Auch die Jahresumsatzzahlen geben darüber keinen Aufschluss, weil sie nicht nach den verschiedenen Waren und Dienstleistungen getrennt ausgewiesen wurden.
2.3. Die eidesstattlichen Versicherungen enthalten außerdem keine Angaben
zur
konkreten Verwendungsform der Marke. Ausreichend
für eine
rechtserhaltende Benutzung
ist
jede übliche und wirtschaftlich sinnvolle
Verwendung der Marke für die eingetragenen Waren und Dienstleistungen (vgl.
BGH GRUR 2006, 150, 151 - NORMA). Nachdem der Widersprechende keine
Unterlagen, etwa in Form von Verpackungen, Katalogen oder Geschäftspapieren
vorgelegt hat, kann nicht davon ausgegangen werden, dass das Zeichen über die
Verwendung
als Unternehmenskennzeichen
der
A… GmbH
hinaus
funktionsgemäß
als Marke
benutzt wurde. Mangels
ausreichender
Glaubhaftmachung einer rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke
war die Anordnung der
teilweisen Löschung der
jüngeren Marke daher
aufzuheben.
3. Dem Antrag des Widersprechenden auf Anberaumung einer neuen mündlichen Verhandlung zur Vorlage weiterer Benutzungsunterlagen war nicht stattzugeben, weil die in einer fortgesetzten mündlichen Verhandlung nachgereichten
Unterlagen als verspätet zurückzuweisen wären (§ 82 Abs. 1 MarkenG i. V. m.
§ 296 Abs. 2, 282 Abs. 1 ZPO).
3.1. Das Markenbeschwerdeverfahren vor dem Bundespatentgericht ist ein
schriftliches Verfahren. Eine mündliche Verhandlung findet nur statt, wenn ein
Beteiligter dies beantragt, eine Beweisaufnahme durchzuführen ist oder das Gericht die mündliche Verhandlung für sachdienlich hält (§ 69 MarkenG). Die von
beiden Beteiligten beantragte mündliche Verhandlung wurde auf Antrag der Beschwerdeführerin durchgeführt. Im Interesse eines zügigen und effektiven Rechtsschutzes sind das Gericht nach § 73 Abs. 2 S. 1 MarkenG sowie die Parteien
gehalten, den Rechtsstreit nach Möglichkeit in einem einzigen Haupttermin zu
erledigen, d. h. alle entscheidungserheblichen Tatsachen in der mündlichen
Verhandlung vorzutragen und zu erörtern (§ 82 Abs. 1 MarkenG i. V. m. §§ 272
Abs. 1, 282 Abs. 1 ZPO). Verspätetes Vorbringen kann das Gericht daher nach
§ 296 Abs. 2 ZPO zurückweisen, wenn das Zulassen des verspäteten Vortrags zu
einer Verfahrensverzögerung führen würde und die Verspätung auf grober
Nachlässigkeit beruht.
3.2. Die Markeninhaberin hat mit Schriftsatz vom 31. August 2004, der dem
Widersprechenden mit Schreiben des Gerichts vom 1. September 2004 übersandt
wurde, wirksam die Nichtbenutzungseinrede erhoben. Für den Widersprechenden
begründet die Einrede der Nichtbenutzung die Obliegenheit, Unterlagen zur
Glaubhaftmachung der rechtserhaltenden Benutzung rechtzeitig vor der Entscheidung des Senats vorzulegen. Der Umfang der glaubhaft zu machenden Tatsachen
im Falle einer wirksam erhobenen Nichtbenutzungseinrede ist in Literatur und
Rechtsprechung umfassend dargestellt (vgl. EuGH GRUR 2006, 582, Rn. 70
- VITAFRUIT; BGH GRUR 2006, 152, 154, Tz. 21 - GALLUP; Fezer, Markenrecht,
3. Aufl. 2001, § 26 Rn. 4 ff.;
Ingerl/Rohnke, MarkenG, 2. Aufl. 2003, § 26
Rn. 155 ff.; Ströbele/Hacker, MarkenG, 8. Aufl. 2006, § 26 Rn. 7 ff.). Die Terminsladung für die auf den 31. Mai 2006 anberaumte Verhandlung hat der Widersprechende am 11. Mai 2006 erhalten, so dass für eine Vorlage von Benutzungsunterlagen vor der mündlichen Verhandlung noch ausreichend Gelegenheit bestand.
Die vom Widersprechenden in einer fortgesetzten mündlichen Verhandlung nachgereichten Unterlagen wären daher als verspätet zurückzuweisen, weil deren Zulassung das Verfahren insgesamt verzögern würde und das verspätete Vorbringen
auf grober Nachlässigkeit des Widersprechenden beruht (§ 82 Abs. 1 MarkenG
i. V. m. § 296 Abs. 2 ZPO). Eine Fortsetzung der mündlichen Verhandlung war
daher nicht sachdienlich, so dass dem Antrag des Widersprechenden nicht stattzugeben war.
4. Ein Anspruch des Widersprechenden auf Durchführung einer weiteren mündlichen Verhandlung ergibt sich auch nicht aus dem Umstand, dass das Gericht den
Widersprechenden auf die Mängel der Glaubhaftmachung erst in der mündlichen
Verhandlung hingewiesen hat. Zwar kann bei einer wesentlichen Änderung der
Verfahrenslage zur Wahrung des rechtlichen Gehörs ein Anspruch auf eine neue
mündliche Verhandlung bestehen (vgl. Fezer, Markenrecht, 3. Aufl. 2001, § 69
Rn. 2; Ingerl/Rohnke, MarkenG, 2. Aufl. 2003, § 69 Rn. 7; Ströbele/Hacker,
MarkenG, 8. Aufl. 2006, § 69 Rn. 4). Da hinsichtlich der Mängel der eingereichten
Benutzungsunterlagen aber über den gerichtlichen Hinweis in der Terminsladung
hinaus keine Hinweispflicht des Gerichts bestand, ist mit der Erörterung der
rechtserhaltenden Benutzung in der mündlichen Verhandlung keine wesentliche
Änderung der Verfahrenslage eingetreten.
4.1. Die Hinweispflicht nach § 139 Abs. 2 ZPO, die für das patentgerichtliche
Beschwerdeverfahren nach § 82 Abs. 1 MarkenG entsprechend gilt, dient der
Vermeidung von Überraschungsentscheidungen und konkretisiert den Anspruch
der Verfahrensbeteiligten auf rechtliches Gehör. Das Gericht ist zu einem Hinweis
nach § 139 Abs. 2 ZPO verpflichtet, wenn die Parteien erkennbar einen wesentlichen rechtlichen oder tatsächlichen Gesichtspunkt übersehen oder für unerheblich
erachtet bzw. die Rechtslage falsch eingeschätzt haben. Denn ein Gericht verstößt gegen den Anspruch auf rechtliches Gehör, wenn es ohne vorherigen Hinweis auf Gesichtspunkte abstellt, mit denen die Verfahrensbeteiligten nach dem
bisherigen Verfahrensverlauf nicht zu rechnen brauchten. Für den vom Grundsatz
der Mündlichkeit beherrschten Zivilprozess ist daher anerkannt, dass ein Verstoß
gegen die Hinweispflicht eine Verpflichtung des Gerichts zur Wiedereröffnung der
mündlichen Verhandlung begründen kann
(vgl. BGH, Beschluss vom
15. Februar 2005, XI ZR 144/03, BGHReport 2005, 936, 937; Versäumnisurteil
vom 28. Juni 2005, XI ZR 3/04, BGHReport, 2005, 1618, 1619). Der Senat ist jedoch der Auffassung, dass keine Pflicht des Gerichts bestand den Widersprechenden auf die Mängel der eingereichten Glaubhaftmachungsunterlagen hinzuweisen.
4.2. Die Frage der rechtserhaltenden Benutzung einer Widerspruchsmarke
unterliegt dem Beibringungs- und Verhandlungsgrundsatz (vgl. BGH GRUR 1998,
938, 939 - DRAGON). Da nach einhelliger Auffassung in Literatur und Rechtsprechung das Gericht nicht auf neue Angriffs- und Verteidigungsmittel hinweisen darf,
ist es ihm auch insbesondere verwehrt auf die Möglichkeit der Erhebung der
Nichtbenutzungseinrede hinzuweisen (Fezer a. a. O. § 43 Rn. 7; Ingerl/Rohnke
a. a. O. § 43 Rn. 11; Ströbele/Hacker, a. a. O. § 43 Rn. 2).
Die Rechtsprechung ist jedoch uneinheitlich zu der Frage, inwieweit die Neutralitätspflicht des Gerichts es darüber hinaus verbietet, auf die zur Glaubhaftmachung
geeigneten Tatsachen oder Beweismittel bzw. auf Mängel der eingereichten Unterlagen hinzuweisen. Dazu bestehen unterschiedliche Meinungen. Nach der
Auffassung der Mehrheit der Senate des Bundespatentgerichts werden dahingehende gerichtliche Hinweise generell als unzulässig angesehen, weil sie zu einer
Verlagerung der ausschließlich dem Widersprechenden obliegenden Verpflichtung
zur Beibringung geeigneter Tatsachen und Beweismittel führen würde (vgl. u. a.
BPatG GRUR 2004, 950, 953 - ACELAT/Acesal; GRUR 2000, 900, 902 - Neuro-
Vibolex; 28 W (pat) 35/99 - MINKAS/Minka; 30 W (pat) 71/02 - SOLO; 33 W (pat)
101/01 - LIONS/LIONS). Demgegenüber hat das Bundesverfassungsgericht zur
Vorschrift des § 139 ZPO a. F. entschieden, es sei verfassungsrechtlich unbedenklich und im kontradiktorischen Zivilprozess nicht zu vermeiden, dass das
Gericht bei einer eingehenden Erörterung der Sach- und Rechtslage eine prozessuale Variante kundtue, die nur im Interesse einer Partei stehe (vgl. BVerfG,
Urteil vom 15. März 1989, BvR 1586/88). Auch der Bundesgerichtshof hat wiederholt festgestellt, dass das Gericht seine Hinweispflicht nicht erfülle, wenn es vor
der mündlichen Verhandlung lediglich allgemeine oder pauschale Hinweise erteile.
Dies gelte insbesondere in den Fällen, in denen sich die Erforderlichkeit des ergänzenden Vortrags nicht bereits aus dem Vorbringen des Verfahrensgegners
ergebe, sondern von der Bewertung der Gerichte im Einzelfall abhänge (vgl. BGH
NJW 2006, 60, 62 - Protokollierungspflicht für gerichtliche Hinweise in der mündlichen Verhandlung; BGH BGHZ 140, 365, 371). Für den Zivilprozess besteht daher
Einigkeit, dass ein gerichtlicher Hinweis geboten ist, wenn ein Gesichtspunkt erkennbar übersehen oder für unerheblich gehalten wurde, wenn der Eindruck erweckt wurde, ein bestimmter Gesichtspunkt sei nicht entscheidungserheblich oder
wenn die Parteien einen Gesichtspunkt übereinstimmend anders beurteilen als
das Gericht (vgl. Zöller/Greger, ZPO, 25. Aufl. 2005, § 139 Rn. 5 ff.).
4.3. Überträgt man die Ausführungen des Bundesverfassungsgerichts und des
Bundesgerichtshofes auf das Markenbeschwerdeverfahren vor dem Bundespatentgericht, folgt daraus für den hier entscheidenden Senat, dass ein Hinweis des
Gerichts nach § 139 Abs. 2 ZPO jedenfalls in den Fällen erforderlich ist, in denen
-
die Markenstelle die Glaubhaftmachung der Benutzung mangels Verwechslungsgefahr dahingestellt gelassen hat, das Gericht die Frage der rechtserhaltenden Benutzung aber als entscheidungserheblich ansieht,
-
die Markenstelle die zur Glaubhaftmachung eingereichten Unterlagen als
ausreichend angesehen hat und das Gericht von dieser Beurteilung der Vorinstanz abweichen will,
-
sich der maßgebliche Benutzungszeitraum aufgrund der langen Verfahrensdauer verschoben hat, so dass die im Verfahren vor der Markenstelle eingereichten und als ausreichend angesehenen Unterlagen den Benutzungszeitraum nach
§ 43 Abs. 1 S. 2 MarkenG nicht mehr abdecken,
-
eine im Verfahren vor der Markenstelle unzulässig erhobene Einrede im Beschwerdeverfahren erneut erhoben wird und auf Grund des Ablaufs der Benutzungsschonfrist nunmehr wirksam ist (vgl. 24 W (pat) 279/04 - wellSUN/SUN-
WELL).
-
die eidesstattliche Versicherung formelle Mängel aufweist.
4.4. Keine der genannten Fallkonstellationen trifft aber auf das vorliegende
Verfahren zu. Die Markeninhaberin hat die Einrede der Nichtbenutzung erst im
Beschwerdeverfahren erhoben, so dass die Frage der rechtserhaltenden Benutzung erstmalig vom Gericht zu beurteilen war. Nachdem das Gericht im Ladungszusatz zum Ausdruck gebracht hatte, dass bisher noch nicht von einer Glaubhaftmachung ausgegangen werden könne, war bereits ein gerichtlicher Hinweis erfolgt. Mit den Ausführungen zur fehlenden Verwendungsform der Marke hat das
Gericht ergänzend zum substantiierten Vortrag der Markeninhaberin lediglich auf
weitere Mängel der Glaubhaftmachung hingewiesen und nicht eine von der Markeninhaberin abweichende Bewertung der Sachlage vorgenommen, so dass kein
weiterer gerichtlicher Hinweis erforderlich war. Die Hinweispflicht darf nämlich
nicht in eine beratende Tätigkeit übergehen. Das Gericht ist deshalb nicht gehalten einem Beteiligten mitzuteilen, auf welche Art und Weise er Mängel seines
Sachvortrags im Einzelnen beheben kann (BVerwG NJW 1998, 323, 325; Redeker/von Oertzen VwGO, 14. Aufl. 2004, § 86 Rn. 18; Zöller-Greger, a. a. O.,
§ 139 Rn. 12).
5. Auch der Antrag der Widersprechenden auf eine nachgelassene Schriftsatzfrist war zurückzuweisen. Eine Schriftsatzfrist kann nur zu Erwiderungen auf gegnerischen Vortrag, nicht hingegen zu Ergänzungen eigenen Vorbringens gewährt
werden (§ 82 Abs. 1 MarkenG i. V. m. § 283 ZPO). Die Glaubhaftmachung der
Benutzung als eine abgeschwächte Form der Beweisführung ist daher nicht in einem nachgelassenen Schriftsatz möglich (vgl. BPatG GRUR 1999, 350, 352
- Ruoc/ROC; GRUR 1997, 370, 372 - LAILIQUE/LALIQUE).
6. Die Rechtsbeschwerde war zuzulassen, weil die Frage des Umfangs der
gerichtlichen Hinweispflicht im Falle der Nichtbenutzungseinrede eine Rechtsfrage
von grundsätzlicher Bedeutung ist (§ 83 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG).
7. Für eine Kostenentscheidung bestand keine Veranlassung (§ 71 Abs. 1 Satz 2
MarkenG).
gez.
Unterschriften