Rechtsprechung / BPatG / 2008
BPatG Beschluss vom 15.01.2008 – 27 W (pat) 112/06
27. Senat
BUNDESPATENTGERICHT
L e i t s a t z
Aktenzeichen:
Entscheidungsdatum:
15. Januar 2008
Rechtsbeschwerde zugelassen: nein
Normen:
MarkenG §§ 54, 8 Abs. 2 Nr. 10
Salvatore Ricci / Nina Ricci
Allein aus dem Bezug von Waren, die mit einer älteren Marke versehen sind, ergibt sich nicht, dass die Anmeldung einer jüngeren Marke, selbst wenn diese der älteren ähnlich ist, bösgläubig erfolgt ist. Gleiches gilt für den Vertrieb von Waren unter beiden Marken.
BUNDESPATENTGERICHT
_______________
(Aktenzeichen)
An Verkündungs Statt
zugestellt am:
15. Januar 2008
…
B E S C H L U S S
In der Beschwerdesache
…
…
betreffend die Marke 302 37 736
(S 39/04 Lö)
hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die
mündliche Verhandlung vom 18. September 2007 durch den Vorsitzenden Richter
Dr. Albrecht sowie die Richter Dr. van Raden und Schwarz
beschlossen:
Die Beschwerde wird zurückgewiesen.
G r ü n d e
I.
Für die seit 25. Oktober 2002 aufgrund des Gesellschaftsvertrages vom
20. Juni 2002 unter der HR-Nr. HRB 6000 beim Amtsgericht Kiel eingetragene
Antragsgegnerin
ist seit 16. Oktober 2002 aufgrund der Anmeldung vom
31. Juli 2002 die Wort-Bildmarke 302 37 736
für die Waren
„Lederwaren und -imitationen sowie Accessoires, soweit
in
Klasse 18 enthalten; Bekleidungsstücke, Schuhwaren“
im Markenregister beim Deutschen Patent- und Markenamt eingetragen.
Die Antragstellerin ist Inhaberin der international am 4. Februar 1961 registrierten
Wortmarke IR 239 850
NINA RICCI
die in der Bundesrepublik Deutschland Schutz genießt für
„Tous articles de lingerie de corps, de bonneterie, bas, vêtements
confectionnés et tous articles d’habillement“,
sowie der international am 14. Oktober 1976 registrierten Wortmarke IR 425 373
NINA RICCI
die in der Bundesrepublik Deutschland für
„classe 9: Lunettes de soleil et lunettes optiques; classe 14:
Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces matières ou en
plaqué (excepté coutellerie, fourchettes et cuillers), joaillerie,
pierres précieuses, horlogerie et autres instruments chronométriques classe 18: Cuir et imitations du cuir, articles en ces
matières non compris dans d’autres classes, peaux, mailles et
valises, parapluies, parasols et cannes, fouets, harnais et sellerie;
classe 24: Tissus, couvertures de lit et de table, articles textiles
non compris dans d’autres classes“
geschützt ist.
Der Geschäftsführer der Antragsgegnerin war darüber hinaus auch Geschäftsführer der beim Handelsregister des Amtsgerichts Hamburg unter der Nummer
HRB 42228 eingetragenen Fa. C… Handels-GmbH, die nach der
Ablehnung der Eröffnung des
Insolvenzverfahrens mangels Masse seit
3. März 2003 kraft Gesetzes aufgelöst ist. Diese Gesellschaft hat u. a. Waren
vertrieben, die mit der Marke der Antragsgegnerin gekennzeichnet waren und
diese vereinzelt unmittelbar von der Antragstellerin selbst bezogen.
Mit Schreiben vom 10. Februar 2004 hat die Antragstellerin beim Deutschen
Patent- und Markenamt die Löschung der Marke der Antragsgegnerin wegen
Bösgläubigkeit nach § 50 Abs. 1 Nr. 4 MarkenG a. F. beantragt, nachdem sie
ihren aufgrund ihrer beiden IR-Marken eingelegten Widerspruch gegen die
Eintragung der Marke der Antragsgegnerin mit Schreiben vom 14. Januar 2004
zurückgenommen hatte. Der Löschungsantrag war im Wesentlichen darauf
gestützt worden, die Inhaberin der angegriffenen Marke habe über ihre Schwestergesellschaft Waren von der Antragstellerin allein deshalb bezogen, um mit den
bekannten Marken der Antragstellerin zu werben und damit den Absatz der unter
ihrer ähnlichen Eigenmarke vertriebenen Waren zu stärken.
Mit Beschluss vom 11. August 2006 hat die Markenabteilung 3.4 des Deutschen
Patent- und Markenamtes den Löschungsantrag ohne Kostenauferlegung zurückgewiesen, weil nicht nachgewiesen sei, dass die Antragsgegnerin ihre Marke
zweckfremd als Mittel des Wettbewerbs einsetzen wollte oder eingesetzt habe.
Der bloße Umstand, dass sie in ihren Geschäften Waren sowohl unter ihrer
eigenen Marke als auch unter den Marken der Antragstellerin angeboten habe,
reiche hierfür nicht aus; dabei sei auch zu berücksichtigen, dass zwischen den
Marken der Antragstellerin und der Marke der Antragsgegnerin keine markenrechtliche Ähnlichkeit bestehe. Auch für eine Behinderungsabsicht der Antragsgegnerin gebe der Vortrag der Antragstellerin nichts her.
Gegen den ihr am 26. September 2006 zugestellten Beschluss richtet sich die am
25. Oktober eingegangene Beschwerde der Antragstellerin vom selben Tag.
Sie trägt hierzu vor: Bereits der Umstand, dass die Beteiligten in vertraglicher
Beziehung gestanden hätten und die Schwestergesellschaft Bekleidungswaren bei
der Antragstellerin eingekauft habe, begründe die Sittenwidrigkeit; denn es sei
rechtswidrig, zunächst Waren der Antragstellerin zu beziehen und dann identische
Waren unter einer ähnlichen Bezeichnung anzubieten. Soweit sich die
Antragsgegnerin auf angebliche Qualitätsmängel der Produkte der Antragstellerin
berufe, werde dies bestritten. Die angefochtene Entscheidung berücksichtige
zudem nicht, dass das Harmonisierungsamt bei ähnlichen Sachlagen die
Löschung der dort angegriffenen Marken angeordnet habe; insofern weiche die
hier angefochtene Entscheidung der Markenabteilung von dieser Rechtsprechung
ab. Darüber hinaus treffe es auch nicht zu, dass zwischen den Marken der
Antragstellerin auf der einen Seite und der angegriffenen Marke der Antragsgegnerin keine markenrechtliche Ähnlichkeit bestehe. Das Verhalten der Antragstellerin stelle zudem eine Ausbeutung des Rufes der Marken der Antragstellerin
dar. Die Marken der Antragstellerin seien bekannte Marken; hierzu nimmt sie auf
eine Kommunikationsanalyse der Zeitschrift BRIGITTE für das Jahr 2002 Bezug,
in welcher für die Marke „Nina Ricci“ im Hinblick auf die nicht eingetragenen
Waren „Düfte“ ein Bekanntheitsgrad von 32 % ausgewiesen ist, womit sie unter 38
genannten Produkten den 14. Platz einnimmt, und die Kommunikationsanalyse 2004, in welcher der Marke „Nina Ricci“ eine Bekanntheit von 30 % zugewiesen wird, womit sie unter 83 genannten Marken den 30. Platz einnimmt.
Die Antragstellerin beantragt,
den Beschluss der Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent-
und Markenamtes vom 11. August 2006 aufzuheben und die
Marke 302 37 736 zu löschen.
Darüber hinaus regt sie die Zulassung der Rechtsbeschwerde an.
Die Antragsgegnerin beantragt,
die Beschwerde zurückzuweisen.
Sie trägt vor, weder habe sie die subjektive Absicht gehabt, in Rechte der
Antragstellerin einzugreifen, noch lägen die objektiven Voraussetzungen für eine
böswillige Markenanmeldung vor. Die Marken der Antragstellerin bestünden aus
Vor- und Nachnamen, welche insbesondere im italienischen Raum viel benutzt
würden und daher Allerweltsnamen seien. Ähnliche Namen fänden sich auch auf
dem hier relevanten Warensektor häufig als eingetragene Marken, wie das
Beispiel der Gemeinschaftsmarken 2458644
„Ricci Andrist“ und 2292696
„ROBERTO RICCI“ zeige; darüber hinaus
firmiere ein bekannter Bekleidungshersteller unter dem Namen „Stefano Ricci“. Dass der Nachname allein
nicht Grundlage von Rechten der Antragstellerin sein könne, habe auch der
28. Senat des Bundespatentgerichts in seiner Entscheidung 28 W (pat) 150/00
- RICCI/NINA RICCI vom 10. Oktober 2001 für die Warenklasse 14 bestätigt. Eine
markenrechtliche Ähnlichkeit der gegenüberstehenden Marken bestünde nicht,
weil sich der männliche Vorname „Salvatore“ deutlich von dem weiblichen
Vornamen „Nina“ abhebe. Gerade diese erhebliche Abweichung zeige deutlich,
dass die Antragsgegnerin bei der Anmeldung ihrer eigenen Marke in keiner Weise
eine Beeinträchtigung der Marken der Antragstellerin beabsichtigt habe; vielmehr
sei die Antragsgegnerin weder objektiv in der Lage noch sei es ihre Absicht, ihre
eigene Marke gegen die Antragstellerin geltend zu machen. Vertragsbeziehungen,
die über die reine Händlerfunktion eines Einzelhändlers hinausgingen, hätten
zwischen den Beteiligten zu keinem Zeitpunkt bestanden. Insofern sei die hier zu
beurteilende Sachlage anders als bei den von der Antragstellerin genannten
Entscheidungen des Harmonisierungsamtes. Eine Bekanntheit der Marken der
Antragstellerin werde bestritten; die Kommunikationsanalyse 2002 belege sie
nicht, da sie sich allein auf Düfte beziehe und ihr zudem eine Gefälligkeitstendenz
innewohne.
In der mündlichen Verhandlung haben die Beteiligten ihren jeweiligen Standpunkt
wiederholt und vertieft. Die Antragstellerin hat dabei insbesondere die Ansicht
vertreten, aufgrund des Bezugs ihrer Waren durch die Fa. C… GmbH
bestehe zwischen den Beteiligten ein Wettbewerbsverbot, gegen das die
Antragsgegnerin mit der Anmeldung der angegriffenen Marke verstoßen habe;
dies belege eine Bösgläubigkeit.
II.
A. Die zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg. Die Markenabteilung
hat zu Recht und mit zutreffender Begründung, welcher sich der Senat anschließt,
den Antrag der Beschwerdeführerin auf Löschung der angegriffenen Marke nach
i. V. m. § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG entsprechen - zurückgewiesen. Auch das
Beschwerdevorbringen bietet für eine davon abweichende Entscheidung keinen
Anlass.
1. Nach der höchstrichterlichen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist von
der Bösgläubigkeit eines Anmelders i. S. d. vorgenannten Vorschriften auszugehen, wenn die Anmeldung rechtsmissbräuchlich oder sittenwidrig erfolgt ist.
des Warenzeichengesetzes an. Zur Beurteilung der Bösgläubigkeit des Anmelders
nach § 50 Abs. 1 i. V. m. § 8 Abs. 1 Nr. 10 MarkenG sind daher die insoweit
entwickelten Grundsätze weiter heranzuziehen (vgl. BGH GRUR 2004, 510, 511 -
S. 100 - m. w. N.). Danach ist von einer Sittenwidrigkeit der Anmeldung dann
auszugehen, wenn der Markeninhaber entweder in Kenntnis eines schutzwürdigen
Besitzstands des Vorbenutzers mit dem Ziel gehandelt hat, diesen Besitzstand zu
stören, oder wenn er die mit der Eintragung der Marke kraft Gesetzes verbundene
Sperrwirkung zweckfremd als Mittel des Wettbewerbskampfs eingesetzt hat (vgl.
BGH GRUR 1984, 210
- AROSTAR; GRUR 1998, 1034, 1037
- Makalu;
GRUR 2000, 1032, 1034 - EQUI 2000; BPatG 27 W (pat) 47/01 - LE FER
ROUGE, veröffentlicht auf der PAVIS CD-ROM). Voraussetzung für eine Bösgläubigkeit ist also neben einem vorsätzlichen Eingriff des Markenanmelders in
den schutzwürdigen Besitzstand des Antragstellers vor allem der Nachweis eines
sittenwidrigen Handels; hierfür reicht die bloße Kenntnis der Benutzung des
fraglichen Kennzeichens durch einen anderen noch nicht aus; vielmehr müssen
auf Seiten des Anmelders besondere, die Unlauterkeit begründende Umstände
hinzutreten, die etwa darin liegen können, dass der Markeninhaber das Zeichen
ohne hinreichenden sachlichen Grund für gleiche Waren hat eintragen lassen und
dabei in Kenntnis des schutzwürdigen Besitzstandes des Vorbenutzers und mit
dem Ziel gehandelt hat, den Vorbenutzer in seinem Besitzstand zu stören oder
ihm den weiteren Zeichengebrauch zu sperren (vgl. BGH GRUR 2004, 510, 511 -
S 100). Für sämtliche Voraussetzungen ist der Antragsteller darlegungs- und
beweispflichtig, soweit sie - was wegen der zahlreichen subjektiven Voraussetzungen und der Zugehörigkeit der einzelnen Umstände zu unternehmensinternen Vorgängen in aller Regel ausgeschlossen ist - einer Beweiserhebung von
Amts wegen nicht zugänglich sind; soweit eine Ermittlung von Amts wegen
ausscheidet, trägt der Antragsteller damit auch die Beweislast, d. h. unaufklärbare
Tatsachen führen zwingend zur Zurückweisung seines Löschungsantrags.
2. Nach diesen Grundsätzen lässt sich vorliegend eine Bösgläubigkeit der
Antragsgegnerin bei der Anmeldung ihrer Marke nicht feststellen.
a) Es liegt kein Eingriff in einen - unterstellten - schutzwürdigen Besitzstand der
Antragstellerin vor. Wie die Markenabteilung zutreffend ausgeführt hat, sind
nämlich die jeweiligen Marken nach allgemeinen kollisionsrechtlichen Grundsätzen (vgl. §§ 42, 9 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG bzw. § 14 Abs. 2 MarkenG) nicht
verwechselbar; dies gilt sowohl für die unmittelbare als auch für die assoziative
Verwechslungsgefahr, weil eine Zeichenserie der Antragstellerin nicht vorliegt und
der in Italien und auch in Deutschland übliche und häufige Nachname „Ricci“ in
ihren Marken weder eine (allein) prägende (vgl. BGH GRUR 2006, 60 Tz 17 -
coccodrillo) noch eine selbständig kennzeichnende Stellung
(vgl. EuGH
GRUR 2005, 1042, 1044 [Rz. 30] - THOMSON LIFE; BGH GRUR 2006, 859,
860 f. [Rz. 18] - Malteserkreuz) hat.
b) Aber selbst wenn ein objektiver Eingriff unterstellt wird, fehlen Anhaltspunkte für
ein (objektiv) vorsätzliches Handeln der Antragsgegnerin.
Ein vorsätzlicher Eingriff in einen vorhandenen Besitzstand erfordert, dass die
Anmeldung der jüngeren Marke in Kenntnis eines über die bloße Eintragung
älterer Marken hinausgehenden Besitzstandes und mit der
(objektiv zu
beurteilenden) Vorstellung erfolgte, gerade in diesen mit der neu angemeldeten
Marke einzugreifen. Damit kommt es auf dieser Ebene noch nicht darauf an, ob
die Anmeldung der jüngeren Marke auch auf eine Störung des Besitzstandes des
Inhabers der älteren Marke abzielt; dieser Frage, welche das die Annahme der
Bösgläubigkeit erst begründende besondere subjektive Moment betrifft, ist
vielmehr, wie der Bundesgerichtshof in seiner oben erwähnten „S 100“-Entscheidung ausdrücklich betont hat, erst in einem weiteren Schritt nachzugehen; für
die Frage eines vorsätzlichen Eingriffs reicht es vielmehr schon aus, wenn der
Anmelder einer jüngeren Marke in dem Bewusstsein handelt, seine eigene Marke
komme der älteren Marke so nahe, dass eine Störung des Besitzstandes des
Inhabers der älteren Marke möglich ist.
Zu dieser sich einer Amtsermittlung entziehenden Frage fehlt es hier allerdings an
einem verwertbaren Vortrag der Antragstellerin. Vielmehr spricht der Hinweis der
Antragsgegnerin auf (unstreitige) weitere Eintragungen von Marken mit dem
Bestandteil „Ricci“ sowie auf Internet-Domains mit diesem Bestandteil, die
sämtlich nicht von der Antragstellerin ausgehen oder mit ihr in Verbindung stehen,
indiziell gegen die Annahme eines vorsätzlichen Eingriffs.
Sofern die Antragstellerin sich als Nachweis für einen angeblichen Vorsatz darauf
beruft, dass die Fa. C… GmbH von ihr Waren bezogen habe, reicht dies
demgegenüber allein weder für die Annahme eines vorsätzlichen Eingriffs der
Antragsgegnerin noch für die Annahme einer zielgerichteten Störung des Besitzstandes der Beschwerdeführerin aus.
Dabei kann dahinstehen, ob Pflichten, welche die Fa. C… im Verhältnis
zur Antragstellerin zu beachten hätte, auch die am hiesigen Verfahren allein
beteiligte Antragsgegnerin treffen. Eine solche Zurechnung von Pflichten einer
Gesellschaft zulasten einer anderen Gesellschaft kann wegen des allgemeinen
gesellschaftsrechtlichen Trennungsprinzips allerdings nur angenommen werden,
wenn die allgemeinen Voraussetzungen für einen Durchgriff vorlägen (vgl. hierzu
allgemein K. Schmidt, Gesellschaftsrecht, 4. Aufl., S. 217 ff.); zwar liegt wegen der
personellen Verflechtung beider Gesellschaften die Annahme nahe, dass sie
Konzernunternehmen i. S. d. § 18 Abs. 1 S. 1 AktG sind, wobei es im vorliegenden
Zusammenhang keine Rolle spielt, ob sie einen Gleichordnungs- oder Unterordnungskonzern bilden und ob es sich um Schwesterunternehmen oder Mutter-
und Tochterunternehmen handelt. Dies bedarf allerdings keiner Vertiefung, weil es
vorliegend an zurechenbaren Pflichten fehlt, durch deren Verstoß die Annahme
einer Bösgläubigkeit der Antragsgegnerin begründet sein könnte.
Ohne Erfolg beruft sich die Antragstellerin hierzu auf den Bezug der von ihr
vertriebenen Waren durch die Fa. C…. Ein allgemeines Wettbewerbsverbot, wie es die Antragstellerin in der mündlichen Verhandlung vorgetragen hat,
begründet dies nämlich noch nicht, ein solches in die Berufs- und Gewerbefreiheit
eingreifendes Verbot bedürfte vielmehr einer besonderen vertraglichen Begründung, wofür bloße Güterumsatzgeschäfte aufgrund vereinzelter Kaufverträge
zwischen der Beschwerdeführerin und der Fa. C… nach allgemeiner
Meinung nicht ausreichen (vgl. Staudinger/Olzen 2005, § 241 Rn. 507 m. w. N.).
Inwieweit ein solches Wettbewerbsverbot aufgrund einer
festen Liefervereinbarung zwischen den beteiligten Unternehmen auch ohne ausdrückliche
vertragliche Grundlage als Neben-(Leistungs-)Pflicht begründet sein kann, bedarf
vorliegend keiner Vertiefung, weil die Antragstellerin in der mündlichen Verhandlung ausdrücklich bestätigt hat, dass ein solches Dauerschuldverhältnis
zwischen ihr und der Fa. C… nicht bestand. Damit bedarf es auch keiner
abschließenden Klärung der in der mündlichen Verhandlung aufgeworfenen
Frage, inwieweit ein Wettbewerbsverbot, wie es die Beschwerdeführerin zu ihren
Gunsten geltend macht, möglicherweise aufgrund der konkreten Umstände (zu
den hierfür geltenden Voraussetzungen vgl. Immenga/Westmäcker, GWB, 3. Aufl.,
Besteht aber zwischen der Fa. C… und der Antragstellerin schon kein
Wettbewerbsverbot, kann dies die Annahme einer Bösgläubigkeit der Antragsgegnerin bei der Anmeldung der angegriffenen Marke selbst dann nicht begründen, wenn Pflichten der Fa. C… der Antragsgegnerin zuzurechnen
wären.
c) Belegt der Vortrag der Antragstellerin somit schon keinen vosätzlichen Eingriff
der Beschwerdegegnerin in ihren Besitzstand, so fehlt es erst recht an geeigneten
Darlegungen für eine über den Vorsatz hinausgehende wettbewerbswidrige Schädigungsabsicht der Antragsgegnerin.
a. F. nicht gegeben. Da die Markenabteilung den Löschungsantrag der Antragstellerin somit zu Recht zurückgewiesen hat, war der Beschwerde der Erfolg zu
versagen.
B. Da Gründe für eine Kostenauferlegung aus Billigkeitsgründen nach § 71 Abs. 1
Satz 1 MarkenG weder vorgetragen noch anderweitig ersichtlich sind, hat es dabei
zu verbleiben, dass beide Beteiligte ihre jeweiligen außergerichtlichen Kosten
selbst zu tragen haben (§ 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG).
C. Die Rechtsbeschwerde war nicht zuzulassen, weil weder eine Rechtsfrage von
grundsätzlicher Bedeutung zu entscheiden war (§ 83 Abs. 1 Nr. 1 MarkenG) noch
die Fortbildung des Rechts oder die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung
eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs erfordert (§ 83 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG).
Die rechtlichen Grundlagen für eine Bösgläubigkeit sind durch die „S 100“-
Entscheidung des Bundesgerichtshofs geklärt; dass auf dieser Grundlage, von
welcher der Senat nicht abweicht, der Löschungsantrag vorliegend keinen Erfolg
hatte, beruhte allein auf den fehlenden tatsächlichen Voraussetzungen, deren
Überprüfung dem Rechtsinstitut der Rechtsbeschwerde grundsätzlich entzogen
ist.
Dr. Albrecht
Dr. van Raden
Schwarz
Me