Rechtsprechung / BPatG / 2009
BPatG Beschluss vom 17.12.2009 – 35 W (pat) 30/09
35. Senat
BUNDESPATENTGERICHT
35 W (pat) 30/09 _______________________
(Aktenzeichen)
…
B E S C H L U S S
In der Beschwerdesache 08.05
…
(hier: Beschwerde gegen Kostenfestsetzung)
hat der 35. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 17. Dezember 2009 durch den Vorsitzenden Richter
Müllner sowie die Richter Baumgärtner und Eisenrauch
beschlossen:
1. Die Beschwerde wird zurückgewiesen.
2. Die Beschwerdeführerin trägt die Kosten des Beschwerdeverfahrens.
G r ü n d e
I.
Die Beschwerdegegnerin war Inhaberin des am 28. Juli 2003 als Abzweigung aus
der
Patentanmeldung
DE…
vom
12. Januar 2000
angemeldeten
Gebrauchsmusters …
(Streitgebrauchsmuster), das ein
„System aus einem Material und einer einkomponentigen Dichtmasse auf Basis einer Dispersion
von Vinylpolymeren“ betrifft. Die Beschwerdegegnerin hat am 8. Juni 2006 die Löschung des Gebrauchsmusters wegen mangelnder Schutzfähigkeit beantragt,
dem die Beschwerdegegnerin rechtzeitig widersprochen hat.
In der mündlichen Verhandlung vom 26. November 2007, in der Löschungsanträge gegen 5 Gebrauchsmuster der Beschwerdegegnerin verhandelt wurden, hat
die Beschwerdegegnerin (unter anderem) die Widersprüche gegen die das Streitgebrauchsmuster betreffenden Löschungsanträge
zurückgenommen. Am
30. Oktober 2008 hat ihr die Gebrauchsmusterabteilung I des Deutschen Patent-
und Markenamts die Kosten des Löschungsverfahrens auferlegt.
Die Beschwerdeführerin hat mit Schriftsatz vom 19. Dezember 2008 beantragt, die
ihr von der Beschwerdegegnerin zu erstattenden Kosten auf 272.652,56 € festzusetzen, wobei sie von einem Gegenstandswert von 30 Millionen € ausgegangen
ist. Für die Berechnung dieses Gegenstandswerts hat sich die Beschwerdeführerin auf eine Eingabe der Beschwerdegegnerin
in dem Parallelverfahren
35 W (pat) 416/08 (Lö II 104/05) gestützt, mit der diese Beweisanzeichen vorgetragen hat, um den erfinderischen Schritt für ihre Erfindung darzulegen.
Mit Beschluss vom 9. April 2009 hat Gebrauchsmusterabteilung I auf der Basis eines Gegenstandswerts von 1 Mio. € die der Beschwerdeführerin von der Beschwerdegegnerin zu erstattenden Kosten für das Verfahren des ersten Rechtzugs auf 7.415,56 € festgesetzt, wobei eine 8/10 Geschäftsgebühr und eine 5/10
Terminsgebühr in Ansatz gebracht wurde.
Gegen den ihr am 22. April 2009 zugestellten Beschluss richtet sich die Beschwerde vom 6. Mai 2009, mit der die Beschwerdeführerin ihren Kostenerstattungsanspruch auf der Basis des Gegenstandswerts von 30 Mio. € weiterverfolgt.
Darüber hinaus greift sie die Bewertungen der Geschäfts- und der Terminsgebühr
durch die Gebrauchsmusterabteilung I an.
Die Beschwerdeführerin beantragt sinngemäß,
den Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung I des Deutschen
Patent- und Markenamts vom 9. April 2009 aufzuheben und die
der Beschwerdeführerin von der Beschwerdegegnerin für das Löschungsverfahren zu erstattenden Kosten auf der Basis eines Gegenstandswerts von 30.000.000,– € neu festzusetzen und dabei
eine 1,3-fache Geschäftsgebühr und eine 1,2-fache Terminsgebühr in Ansatz zu bringen
hilfsweise,
den Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung I des Deutschen
Patent- und Markenamts vom 9. April 2009 aufzuheben und die
der Beschwerdeführerin von der Beschwerdegegnerin für das Löschungsverfahren zu erstattenden Kosten auf der Basis eines Gegenstandswerts von 30.000.000,– € neu festzusetzen und dabei
eine 2,3-fache Geschäftsgebühr in Ansatz zu bringen.
Mit Schriftsatz vom 7. Juli 2009 hat sie hilfsweise die Durchführung einer mündlichen Verhandlung beantragt.
Die Beschwerdegegnerin beantragt,
die Beschwerde kostenpflichtig zurückzuweisen.
Sie tritt dem Vorbringen der Beschwerdeführerin in allen Punkten entgegen.
Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die wechselseitigen Schriftsätze der
Beteiligten zur Kostenfestsetzung vor dem Deutschen Patent- und Markenamt und
auf die Beschwerdebegründung vom 6. Mai 2009 sowie auf die Beschwerdeerwiderung vom 20. Oktober 2009 Bezug genommen.
II.
Die zulässige Beschwerde führt nicht zum Erfolg. Die Beschwerdeführerin hat für
den von ihr in Ansatz gebrachten Gegenstandswert von 30 Mio. € keine
hinreichenden Tatsachen vorgetragen. Mangels einer ausreichenden Schätzungsgrundlage hätte die Gebrauchsmusterabteilung gemäß § 23 Abs. 3 RVG nur von
einem Gegenstandswert von maximal 500.000,– € ausgehen dürfen, nicht – wie
geschehen – von 1.000.000 ,– €. Nach dem Grundsatz der reformatio in peius
kann hiervon aber im Beschwerdeverfahren nicht zu Ungunsten der Beschwerdeführerin abgewichen werden, so dass es bei dem Beschluss vom 9. April 2009
sein Bewenden hat.
1.
Die Beschwerde ist zulässig. Sie ist in der nach § 17 Abs. 4 GebrMG i. V. m.
In dieser Frist ist auch die Beschwerdegebühr in Höhe von 50,– €
(Nr. 401 200 der Anlage zu § 2 Abs. 1 PatKostG) einbezahlt worden.
Der in der Beschwerdebegründung enthaltene Antrag ist zwar auf ein nicht
zulässiges Ziel, sondern auf die Festsetzung eines bestimmten Gegenstandswerts gerichtet. Für eine solche Festsetzung besteht jedoch nach der
Rechtsprechung des erkennenden Senats für das Gebrauchsmusterlöschungsverfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt keine Rechtsgrundlage (GRUR 2009, 703 ff.). Sie kann daher auch nicht mit der Beschwerde erreicht werden.
Verfahrensanträge sind aber regelmäßig so auszulegen, dass im Zweifel das
gewollt ist, was nach den Maßstäben der Rechtsordnung vernünftig ist und
der recht verstandenen Interessenlage des Antragstellers entspricht (vgl.
BGH NZM 2003, 372). Vor dem Hintergrund des im Kostenfestsetzungsverfahren Vorgebrachten besteht danach das mit der Beschwerde verfolgte
Rechtsschutzziel nach dem Hauptantrag darin, eine Neufestsetzung der von
der Beschwerdegegnerin zu erstattenden Kosten auf der Basis eines Gegenstandswerts von 30.000.000,– € zu erreichen und eine 1,3-fache Geschäftsgebühr und eine 1,2-fache Terminsgebühr in Ansatz zu bringen, was
die Beschwerdeführerin insoweit ausdrücklich beantragt hat.
2.
Die Beschwerde ist aber nicht begründet. Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin bietet der Vortrag der Beschwerdegegnerin zu den Beweisanzeichen vorliegend keine hinreichende Grundlage für den von der Beschwerdeführerin errechneten Gegenstandswert. Eigenständige substantiierte Angaben, die als Anknüpfungstatsachen für eine Festsetzung des Gegenstandswerts dienen könnten, hat die Beschwerdeführerin nicht gemacht.
billigem Ermessen, weil eine Wertvorschrift für die Anwaltsgebühren fehlt und
der Gegenstandswert auch ansonsten nicht feststeht. Die Bestimmung des
Gegenstandswerts nach „billigem“ Ermessen i. S. v. § 23 Abs. 3 S. 2 RVG
bedeutet dabei nicht, dass die Festsetzung im freien Belieben des Gerichts
steht. Vielmehr hat sie nach pflichtgemäßen Ermessen zu erfolgen (vgl.
Hartmann, Kostengesetze, 35. Aufl. 2005, § 23 RVG Rn. 18). Dazu bedarf es
konkreter tatsächlicher Anhaltspunkte, die eine genügende Schätzungsgrundlage bilden, was bedeutet, dass derjenige, der einen bestimmten Gegenstandswert anstrebt, diese tatsächlichen Anhaltspunkte für die Schätzung
so vortragen muss, dass sie nachvollziehbar als Grundlage für die Wertbemessung einer Entscheidung zugrunde gelegt werden können (vgl. Thomas-
Putzo, ZPO, 30. Aufl. 2009, Rn. 11 zu § 287 ZPO; zu den Substantiierungsanforderungen vgl. auch BGH, Beschluss vom 8. September 2009,
X ZR 81/08). Daran fehlt es hier.
2.1. Der Gegenstandswert im Gebrauchsmusterlöschungsverfahren richtet sich
nach dem Interesse der Allgemeinheit an der Löschung des Schutzrechts
(vgl. Busse PatentG, 6. Aufl. 2003, § 17 GebrMG Rn. 57; § 84 PatG, Rn. 48),
wobei Ausgangspunkt der Bewertung der gemeine Wert des Streitgebrauchsmusters zu Beginn der jeweiligen Instanz ist.
Für die Bestimmung des gemeinen Werts gelten folgende grundsätzlichen
Überlegungen: Mit der Löschung besteht für die Mitbewerber die Möglichkeit,
den geschützten Gegenstand frei zu benutzen. Während des Bestandes eines Schutzrechts müssten hierfür Lizenzen gezahlt werden. Demnach kann
das Allgemeininteresse in etwa den von der Anzahl aller Konkurrenten während der Laufzeit des Gebrauchsmusters fiktiv aufzubringenden bzw. durch
die Löschung ersparten Lizenzzahlungen, multipliziert mit den in etwa zu erwartenden Gesamtumsätzen, gleich gesetzt werden (vgl. Senatsbeschluss
vom 25. April 2007, 5 W (pat) 6/06).
Diesem Ansatz folgt die Beschwerdeführerin grundsätzlich und errechnet einen Gegenstandswert von über 30 Mio. €, wobei sie ihrem Ansatz die Angaben der Beschwerdegegnerin zugrunde legt, die diese als Beweisanzeichen
zum Beleg für einen erfinderischen Schritt in der mündlichen Verhandlung im
Verfahren Lö II 104/05 vor dem Deutschen Patent- und Markenamt vorgelegt
hat (= 35 W (pat) 416/08).
2.2. Der Inhalt der hierzu von der Beschwerdegegnerin vorgelegten Unterlagen
ist aber so vage, dass ihnen keine tatsächlichen Anhaltspunkte entnommen
werden können, die als Grundlage für eine Bestimmung des Gegenstandswerts i. S. v. § 23 Abs. 3 RVG im Wege einer fiktiven Lizenzanalogie geeignet wären.
a) Soweit unter TZ 11 „wirtschaftlicher Erfolg“ ein konkreter Bezug zwischen
errichteten Steildächern und den Dichtmitteln nach dem Gebrauchsmuster
behauptet wird, fehlt es an jeglichem Vortrag zu Umsätzen und/oder Gewinn
der Beschwerdegegnerin, also für den „immensen wirtschaftlichen Erfolg“.
b) Wesentlich ist aber vor allem, was die Beschwerdeführerin insbesondere
nicht berücksichtigt, dass der ebenfalls unter TZ 11 vorgelegte Artikel „Florierender Export deutscher Dachziegel“, auf den die Beschwerdeführerin im
Wesentlichen ihre Berechnung der relevanten Dachflächen stützt, zeitlich vor
dem Löschungsantrag liegt und damit vor dem für die Berechnung des Gegenstandswerts relevanten Zeitraum zwischen Einreichung des Löschungsantrags im Jahr 2006 und Ablauf des Streitgebrauchsmusters. Dieser Artikel
stammt aber nicht nur aus dem Jahr 2003, sondern er bezieht sich zudem
auf (bloße) Schätzungen für das Jahr 2002 sowie auf Erwartungen der Branche für das Jahr 2003, über deren tatsächliche Erfüllung aber keinerlei Angaben vorliegen. Außerdem fehlt jeglicher belegte Vortrag über die Entwicklung der Folgejahre, so dass der Inhalt dieses Beitrags keine belastbaren
Angaben für eine Schätzung des Gegenstandswerts enthält. Damit erübrigt
sich auch ein Eingehen auf die Frage, für welchen Anteil dieser Dachfläche
die (nach dem Vortrag der Beschwerdeführerin im Übrigen wohl auch nicht
DIN-gerechten, vgl. TZ 9, „Vorurteile“) Produkte nach dem Streitgebrauchsmuster verbaut worden sein könnten.
c) Auch ansonsten enthält der von der Beschwerdeführerin bei ihrer
Berechnung verwendete Vortrag der Beschwerdegegnerin zu den Beweisanzeichen keine konkreten Umsatzzahlen für die verfahrensgegenständlichen
Systeme, oder über Gewinne, die die Beschwerdegegnerin mit ihnen erzielt
hat. Ebenso wenig liegen Angaben über Umsätze oder Marktanteile der Konkurrenzunternehmen vor. Soweit die Beschwerdegegnerin unter TZ 6 „Lizenzvertrag/Nachahmung“ sehr pauschal auf von ihr angestrengte „mehr als
zehn“ einstweilige Verfügungs- oder Verletzungsverfahren hinweist, fehlen
jegliche Angaben über den Umfang der Verletzungshandlungen oder dort
zugrunde liegende Verletzungszeiträume sowie darüber, ob – in den Verletzungsverfahren – konkrete Schadensersatzforderungen geltend gemacht
wurden. Soweit die Beschwerdegegnerin eine Liste von 54 Wettbewerbern
vorlegt (TZ 6), und behauptet, dass diese „vergleichbare Produkte“ vertrieben
hätten, ist ebenfalls weder der Zeitraum ersichtlich noch erkennbar, ob die
Wettbewerber nach Auffassung der Beschwerdegegnerin relevante Verletzungs- oder irrelevante Umgehungsprodukte auf den Markt gebracht haben.
Die Behauptung der Beschwerdegegnerin unter TZ 11, ihr Produkt haben einen „sehr großen“ Marktanteil, enthält ebenfalls keine geeignete Ausgangsbasis für einen Schätzungsansatz, auf die sich die Beschwerdeführerin erfolgreich beziehen könnte. Denn zum einen ergibt sich nicht, wie groß dieser
Marktanteil tatsächlich ist, und zum anderen ist nicht ersichtlich, seit wann
die Beschwerdegegnerin welchen Marktanteil besitzt. Soweit die Beschwerdegegnerin Produktunterlagen von Konkurrenzunternehmen beigefügt hat,
stammen diese, soweit erkennbar, aus einem vor dem Löschungsantrag liegenden Zeitraum.
d) Soweit sich die Beschwerdeführerin in ihrer Beschwerdebegründung auf
Planungen des europäischen Gesetzgebers beruft, können diese bei der Bestimmung des Gegenstandswerts keine Berücksichtigung finden. Denn hieraus sind während des Bestands des Steitgebrauchsmusters keine zwingenden gesetzlichen Vorschriften entstanden, die Auswirkungen auf seinen gemeinen Wert hätten zeitigen können.
e) Nach alledem fehlen von der Beschwerdeführerin substantiiert vorgetragene tatsächliche Anhaltspunkte, auf denen eine nachvollziehbare Schätzung für die Wertbemessung beruhen könnte. Daher kommt es nicht darauf
an, dass die Beschwerdegegnerin die Berechnung der Beschwerdeführerin
insgesamt bestritten hat, noch auf die von der Beschwerdeführerin im Kostenfestsetzungsverfahren vor der Gebrauchsmusterabteilung vertretenen
Auffassung, dass dieses Bestreiten unbeachtlich sei, weil die von der Beschwerdeführerin verwendeten Zahlen aus den von ihr selbst vorgelegten
Unterlagen stammen. Auch die Frage, ob die von der Beschwerdegegnerin
bestrittenen Mengen- und Preisannahmen der Beschwerdeführerin und die
von dieser angesetzte Lizenzhöhe von 6 % zutreffen, kommt es danach nicht
mehr an, da diese Größen von der nicht verwendbaren Berechnung der
Dachflächen abhängen.
3.
Das Fehlen von tatsächlichen Anhaltspunkten für eine nachvollziehbare
Schätzung hat nach § 23 Abs. 4 S. 2, le. Hs., RVG zur Folge, dass der Gegenstandswert grundsätzlich mit 4.000,– € festzusetzen ist, was allerdings
keinen sog. Regelwert bedeutet. Vielmehr kann der Wert nach Lage des
Falles auch erheblich niedriger oder höher ausfallen (Hartmann a. a. O.
Rn. 19). Trotz der aufgezeigten Mängel des Vortrags der Beschwerdeführerin
und der von ihr in Bezug genommenen Unterlagen der Beschwerdegegnerin
muss im vorliegenden Fall von einem erheblich über dem genannten Betrag
liegenden Gegenstandswert ausgegangen werden. Allerdings liegt, wenn
Schätzungsgrundlagen fehlen, die Obergrenze bei 500.000,– €, § 23 Abs. 3
S. 2, 2. Hs. RVG. Diese darf aber grundsätzlich nicht überschritten werden.
Einer entsprechenden Korrektur des angefochtenen Beschlusses steht vorliegend aber der Grundsatz der reformatio in peius zugunsten der Beschwerdeführerin entgegen. Damit hat es bei der angefochtenen Entscheidung sein
Bewenden.
Bei dieser Sachlage kommt es nicht mehr auf die Frage an, ob die
Gebrauchsmusterabteilung die Faktoren für die Geschäfts- bzw. für die Terminsgebühr zutreffend mit 0,8 in Ansatz gebracht hat, da die von der Beschwerdeführerin angestrebten Erhöhungen in jedem Fall in der Differenz
zwischen den von der Gebrauchsmusterabteilung festgesetzten und den
unter Berücksichtigung des Höchstbetrags nach § 23 Abs. 3 S. 2, 2. Hs RVG
als erstattungsfähig festsetzbaren Kosten aufgehen.
4.
Ebenso kann vor diesem Hintergrund die Frage offen bleiben, ob die Beschwerdegegnerin wirksam am Verfahren teilnehmen konnte. Als Unternehmen mit Sitz in der Schweiz benötigt sie nach § 28 Abs. 1 GebrMG grundsätzlich einen Inlandsvertreter, sofern sie im Inland keine Niederlassung hat
(vgl. hierzu Schulte, Patentgesetz, 8. Aufl. 2008, Rn. 34, 38 zu § 25 PatG
und Rn. 31, 39 zu § 97 PatG). Weder bei der Amtsakte noch bei den Löschungsakten noch bei der Gerichtsakte befindet sich derzeit eine schriftliche
Vollmacht für die Verfahrensbevollmächtigten der Beschwerdegegnerin. Dies
ist allerdings vorliegend ohne Belang, da das Fehlen des Inlandsvertreters
auf Seiten der Beschwerdegegnerin eine Sachentscheidung nicht hindert.
III.
Als Unterlegene trägt die Beschwerdeführerin die Kosten des Verfahrens (§ 18
Abs. 2 S. 2 GebrMG i. V. m. §§ 84 Abs. 2 S. 2 PatG, 97 Abs. 1 ZPO).
IV.
Der Senat hat ohne mündliche Verhandlung entschieden, da im Beschwerdeverfahren gegen einen Kostenfestsetzungsbeschluss des Deutschen Patent- und
Markenamts eine mündliche Verhandlung nicht erforderlich ist, auch wenn sie –
wie hier – hilfsweise beantragt wurde (vgl. Bühring, GebrMG, 7. Aufl. 2006, § 18
Rn. 75, Fn 206; Schulte a. a. O. Rn. 32).
Müllner
Baumgärtner
Eisenrauch
Pr