Rechtsprechung / BPatG / 2021
BPatG Beschluss vom 04.02.2021 – 28 W (pat) 23/19
28. Senat · ECLI:DE:BPatG:2021:040221B28Wpat23.19.0
BUNDESPATENTGERICHT
28 W (pat) 23/19 _______________________
(Aktenzeichen)
…
B E S C H L U S S
In der Beschwerdesache
ECLI:DE:BPatG:2021:040221B28Wpat23.19.0
betreffend die international registrierte Marke IR 790 769
(hier: Löschungsverfahren SB 129/18 Lösch wegen Verfalls)
hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am
4. Februar 2021 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Kortbein, des
Richters Dr. Söchtig sowie des Richters Kruppa
beschlossen:
1.
Der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamtes,
Markenabteilung 3.4, vom 10. Januar 2019 wird aufgehoben
und die Sache zur neuerlichen Entscheidung an das Deutsche
Patent- und Markenamt zurückverwiesen.
2.
Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.
3.
Die Rechtsbeschwerde wird zugelassen.
I.
Die Wort-/Bildmarke IR 790 769
wurde am 16. September 2002 u. a. mit Wirkung für die Bundesrepublik
Deutschland international nach dem Madrider Markenabkommen für die
nachfolgenden Waren registriert:
Klasse 12:
Inner tubes and tyre covers for various kinds of vehicles; inner tubes
and tyre covers for bicycles.
Zu diesem Zeitpunkt war Inhaberin der internationalen Registrierung das in China
ansässige
Unternehmen
.
Im
März
wurde
von
dritter
H1…
Seite
gegen die Schutzrechtserstreckung auf die Bundesrepublik Deutschland ein
Widerspruch eingelegt. In diesem Widerspruchsverfahren wurde die damalige
Inhaberin
der
internationalen
Registrierung
von
der Rechts-
und
Patentanwaltskanzlei
M…
aus
Bremen
vertreten.
Mit
Beschluss vom 12. März 2004 wurde der Widerspruch durch das Deutsche Patent-
und Markenamt, Markenstelle für Klasse 12, rechtskräftig zurückgewiesen.
Dem am 22. Juli 2016 als Inhaber
in das
internationale Markenregister
eingetragenen
Unternehmen
H2…
folgte
die
hiesige
Beschwerdeführerin
nach, die als Inhaberin in das besagte Register am 3. Mai 2017 eingetragen wurde.
Gegen den deutschen Teil vorgenannter internationaler Registrierung hat die
Löschungsantragstellerin mit am 23. Mai 2018 beim Deutschen Patent- und
Markenamt eingegangenem Schriftsatz einen Antrag auf
vollständige
Schutzentziehung wegen Verfalls nach §§ 119 Abs. 1, 124 MarkenG, §§ 115 Abs. 2,
49 Abs. 1, 53 MarkenG a. F. i. V. m. Art. 5 C PVÜ, Art. 5 Abs. 1 und 6 sowie
Art. 9sexies Abs. 1a PMMA gestellt.
Die in China ansässige neue Inhaberin der angegriffenen Marke ist mit formlosem
Schreiben vom 28. Mai 2018 seitens des Deutschen Patent- und Markenamtes über
den Antrag auf Schutzentziehung informiert und aufgefordert worden, einen
der Inhaberin der angegriffenen Marke ist auf dieses Schreiben nicht erfolgt. Im
Anschluss hieran hat das Deutsche Patent- und Markenamt mit Schreiben vom
20. August 2018 (aufgegeben zur Post am 22. August 2018) der Inhaberin der
angegriffenen Marke den Antrag auf Schutzentziehung unter Hinweis auf die
zweimonatige Widerspruchsfrist des § 53 Abs. 3 MarkenG a. F. mit
eingeschriebenem Brief durch Aufgabe zur Post gemäß § 94 Abs. 1 Nr. 1 Satz 1
MarkenG zugestellt. Auch auf dieses Schreiben ist keine Reaktion seitens der
Inhaberin der angegriffenen Marke erfolgt.
Mit Beschluss vom 10. Januar 2019 hat das Deutsche Patent- und Markenamt,
Markenabteilung 3.4, der angegriffenen Marke den Schutz für die Bundesrepublik
Deutschland entzogen. Zur Begründung hat es ausgeführt, die Inhaberin der
angegriffenen Marke habe dem mit Amtsbescheid vom 20. August 2018 durch
Aufgabe zur Post gemäß § 94 Abs. 1 Nr. 1 MarkenG am 22. August 2018
abgesandten Antrag auf Schutzentziehung, zugestellt zwei Wochen nach Aufgabe
zur Post gemäß § 184 Abs. 2 Satz 1 ZPO, nicht widersprochen, was die
Schutzentziehung rechtfertige.
Der Beschluss
ist der
Inhaberin der angegriffenen Marke wiederum mit
eingeschriebenem Brief durch Aufgabe zur Post gemäß § 94 Abs. 1 Nr. 1 Satz 1
MarkenG – abgesandt am 15. Januar 2019 – zugestellt worden.
Mit Schreiben vom 28. Januar 2019, eingegangen beim Deutschen Patent- und
Markenamt am gleichen Tag, hat die Inhaberin der angegriffenen Marke über ihre
nunmehr bestellten Inlandsvertreter Beschwerde gegen den Beschluss vom
10. Januar 2019 eingelegt. Zur Begründung führt sie aus, der angegriffene
Beschluss sei bereits deshalb aufzuheben, weil ihr der Antrag auf Schutzentziehung
zu keinem Zeitpunkt wirksam zugestellt worden sei. Für den deutschen Teil der
angegriffenen
Marke
sei
die
Anwaltssozietät
M…
im
Jahr 2003 als
Inlandsvertreter bestellt worden. Weder der Antrag auf
Schutzentziehung, welcher dem angegriffenen Beschluss zugrunde liege, noch die
Fristsetzung zur Erhebung eines Widerspruchs seien ihrem Inlandsvertreter
zugestellt worden Die Widerspruchsfrist sei somit nicht wirksam in Gang gesetzt
worden.
Hilfsweise weist die Inhaberin der angegriffenen Marke darauf hin, dass ihr die
Aufforderung des Deutschen Patent- und Markenamtes zur Bestellung eines
Inlandsvertreters nicht wirksam nach den Voraussetzungen des VwZG zugestellt
worden sei.
Infolgedessen habe sie auch nicht gegen die Obliegenheit zur
Bestellung eines Inlandsvertreters verstoßen. Die Fristsetzung zur Erhebung eines
Widerspruchs gegen die Schutzentziehung ihrer Marke sei ihr infolgedessen auch
nicht wirksam unter den Voraussetzungen des § 94 Abs. 1 Nr. 1 MarkenG zugestellt
worden. Eine Zustellung an einen im Ausland ansässigen Markeninhaber mit
eingeschriebenem Brief durch Aufgabe zur Post könne gemäß § 94 Abs. 1 Nr. 1
MarkenG nur dann erfolgen, wenn der Markeninhaber entgegen § 96 MarkenG
keinen Inlandsvertreter bestellt habe.
Die Obliegenheit zur Bestellung eines Inlandsvertreters bestehe aber nur dann,
wenn der Markeninhaber an einem Verfahren vor dem Deutschen Patent- und
Markenamt teilnehme oder Rechte an der Marke geltend mache. Der Antrag auf
Schutzentziehung könne die Notwendigkeit der Bestellung eines Inlandsvertreters
begründen, allerdings müsse dieser Antrag dem Markeninhaber zur Kenntnis
gebracht werden. Dabei müsse berücksichtigt werden, dass es widersprüchlich sei,
wenn die formalen Voraussetzungen der Zustellung der Aufforderung zur
Bestellung eines Inlandsvertreters die gleichen wie diejenigen der Zustellung eines
verfahrensbestimmenden Schriftsatzes an den Markeninhaber gemäß § 94 Abs. 1
Nr. 1 MarkenG wären, welcher nur dann zur Anwendung komme, wenn bereits ein
Verstoß gegen eine Obliegenheit bestehe. Vielmehr müsse die Aufforderung zur
Bestellung
eines
Inlandsvertreters,
deren
Nichtbefolgung
eine
Obliegenheitsverletzung darstelle und zu erleichterten Zustellungsvoraussetzungen
gemäß § 94 Abs. 1 Nr. 1 MarkenG führe, den formalen Anforderungen an eine
Auslandszustellung gemäß § 9 Abs. 1 VwZG genügen, was vorliegend jedoch nicht
der Fall gewesen sei und die Aufhebung des angegriffenen Beschlusses
rechtfertige.
Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt,
den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamtes,
Markenabteilung 3.4, vom 10. Januar 2019 aufzuheben.
Die Löschungsantragstellerin beantragt,
die Beschwerde zurückzuweisen.
Sie
führt
hierzu
aus,
dass
sich
die
Anwaltskanzlei M…
im Jahr 2003 nur für das dortige Widerspruchsverfahren bestellt habe. Insofern sei
diese nicht von der hiesigen Inhaberin der angegriffenen Marke für das
verfahrensgegenständliche Verfallsverfahren als Inlandsvertreter bevollmächtigt. Im
Ergebnis sei daher die Zustellung unmittelbar an die Inhaberin der angegriffenen
Marke vorliegend korrekt gewesen.
Sowohl die Zustellung des Schreibens vom 28. Mai 2018 mit der Aufforderung zur
Bestellung eines Inlandsvertreters als auch die Zustellung des Amtsbescheids vom
20. August 2018 durch Aufgabe zur Post gemäß § 94 Abs. 1 Nr. 1 MarkenG am
22. August 2018 seien rechtswirksam gewesen. Folglich habe die Inhaberin der
angegriffenen Marke die Widerspruchsfrist ungenutzt verstreichen lassen und die
Schutzentziehung sei daher rechtmäßig erfolgt.
Soweit der Senat im Rahmen seines Hinweises vom 24. Juni 2020 auf die
Ausführungen des 30. Senats des Bundespatentgerichts
in der Sache
30 W (pat) 38/18 verwiesen habe, vermöge dies ein anderweitiges Ergebnis nicht
zurechtfertigen. Zunächst unterscheide sich vorliegender Sachverhalt von dem
dortigen bereits dadurch, dass der dort ebenfalls per vereinfachter
Auslandszustellung gemäß § 94 Abs. 1 Nr. 1 MarkenG zugestellte Löschungsantrag
mit dem Vermerk „unzustellbar“ an das Deutsche Patent- und Markenamt
zurückgesandt worden sei, was hier nicht der Fall gewesen sei. Zudem sei davon
auszugehen, dass das Bestreiten der erfolgreichen Zustellung durch die Inhaberin
der angegriffenen Marke lediglich eine reine Schutzbehauptung sei, was die
Löschungsantragstellerin weiter ausführt.
Der Senat hat mit gerichtlichen Hinweisen vom 4. Februar 2020 und 24. Juni 2020
die Beteiligten über seine vorläufige Rechtsauffassung und die Entscheidung des
30. Senats des Bundespatentgerichts in der Sache 30 W (pat) 38/18 in Kenntnis
gesetzt.
Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten wird ergänzend auf den Akteninhalt
verwiesen.
II.
Die zulässige Beschwerde hat in der Sache Erfolg. Rechtsfehlerhaft hat das
Deutsche Patent- und Markenamt der angegriffenen Marke den Schutz für die
Bundesrepublik Deutschland gemäß §§ 119 Abs. 1, 124 MarkenG, §§ 115 Abs. 2,
49 Abs. 1, 53 MarkenG a. F. i. V. m. Art. 5 C PVÜ, Art. 5 Abs. 1 und 6 sowie
Art. 9sexies Abs. 1a PMMA entzogen, obwohl die Widerspruchsfrist gemäß § 53
Abs. 3 MarkenG a. F. mangels wirksamer Inkraftsetzung zum Zeitpunkt der
Entscheidung noch nicht abgelaufen war. Hierauf basierend ist der Inhaberin der
angegriffenen Marke auch die Beschwerdegebühr zurückzuerstatten (§ 71 Abs. 3
MarkenG).
1. Gemäß § 70 Abs. 3 Nr. 2 MarkenG kann das Bundespatentgericht die
angefochtene Entscheidung aufheben, ohne in der Sache selbst zu entscheiden,
wenn das Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt an einem
wesentlichen Mangel leidet.
Ein wesentlicher Mangel des Verfahrens in vorgenanntem Sinne liegt u. a vor, wenn
das Verfahren keine ausreichende Entscheidungsgrundlage geboten hat, etwa weil
das Deutsche Patent-
und Markenamt einen Löschungsantrag nicht
ordnungsgemäß zugestellt hat, das rechtliche Gehör verletzt oder eine gebotene
Aufklärung unterlassen hat
(vgl. BeckOK MarkenR, 24. Edition, Stand:
1. Januar 2021, § 71, Rdnr. 39). So liegt der Fall auch hier:
a) Da der Antrag auf Schutzentziehung der angegriffenen Marke wegen Verfalls vor
dem 14. Januar 2019 gestellt worden ist, sind gemäß § 158 Abs. 6 MarkenG auf
geltenden Fassung anzuwenden. Entsprechendes gilt für § 115 Abs. 2 MarkenG,
der auf § 49 Abs. 1 MarkenG Bezug nimmt.
Ebenso in seiner alten Fassung anwendbar bleibt § 53 Abs. 2 und 3 MarkenG. Für
Vorschriften in Bezug auf Verfahrenshandlungen, vor allem in Bezug auf frist- und
formgebundene Erklärungen, gilt der Grundsatz, dass - in Ermangelung einer
ausdrücklichen gesetzlichen Regelung über die Rückwirkung - weiterhin das im
Zeitpunkt der Vornahme der Handlung bzw. allenfalls das zur Zeit des Fristablaufs
geltende Recht maßgeblich bleiben muss (vgl. BeckOK, a. a. O., § 152, Rdnr. 3
m. w. N.).
b) Das Deutsche Patent- und Markenamt hat der angegriffenen Marke
Deutschland entzogen, da die Voraussetzungen
für die ausgesprochene
Schutzentziehung zum Zeitpunkt der Entscheidung nicht vorgelegen haben.
Gemäß § 53 Abs. 3 MarkenG a. F. wird eine Eintragung auf Grund eines Antrags
auf Löschung wegen Verfalls gelöscht, wenn der Inhaber der Marke nicht innerhalb
von zwei Monaten nach Zustellung der Mitteilung des Patentamtes gemäß § 53
Abs. 2 MarkenG a. F. der Löschung widerspricht. Voraussetzung der Löschung ist
daher zunächst eine ordnungsgemäße Zustellung der Mitteilung nach § 53 Abs. 2
MarkenG a. F.. Liegt infolge von Zustellungsmängeln keine ordnungsgemäße
förmliche Zustellung vor, wird die zweimonatige Widerspruchsfrist nicht in Gang
gesetzt und es darf keine Löschung wegen Verfalls erfolgen. Eine solche
Fallgestaltung ist vorliegend gegeben.
Bei der Inhaberin der angegriffenen Marke handelt es sich um ein in China
ansässiges Unternehmen. Dieses ist mit formlosem Schreiben des Deutschen
Patent- und Markenamtes vom 28. Mai 2018 über den Antrag auf Schutzentziehung
informiert und aufgefordert worden, einen Inlandsvertreter gemäß §§ 119, 96
MarkenG zu bestellen. Da darauf keine Reaktion erfolgte, hat das Deutsche Patent-
und Markenamt mit Schreiben vom 20. August 2018 der Inhaberin der angegriffenen
Marke den Antrag auf Schutzentziehung unter Hinweis auf die zweimonatige
Widerspruchsfrist des § 53 Abs. 3 MarkenG a. F. mit eingeschriebenem Brief durch
Aufgabe zur Post gemäß § 94 Abs. 1 Nr. 1 Satz 1 MarkenG zugestellt. Diese
Vorgehensweise des Deutschen Patent- und Markenamtes erweist sich als nicht
frei von Rechtsfehlern.
Neben verschiedenen Zustellungsformen des VwZG eröffnet § 94 Abs. 1
Nr. 1 MarkenG für das markenrechtliche Verfahren die Möglichkeit einer
vereinfachten Auslandszustellung mit eingeschriebenem Brief durch Aufgabe zur
Post. Eine solche „erleichterte“ Zustellungsmöglichkeit setzt jedoch voraus, dass
der auswärtige Empfänger entgegen dem Erfordernis des § 96 MarkenG keinen
Inlandsvertreter bestellt hat. Liegt diese Voraussetzung vor, führt die Regelung des
§ 94 Abs. 1 Nr. 1 Satz 3 MarkenG zu einer entsprechenden Anwendung der
Zustellungsfiktion des § 184 Abs. 2 Satz 1 ZPO. Nach vorgenannter Regelung
gelten die jeweiligen Schriftstücke zwei Wochen nach Aufgabe zur Post als
zugestellt. Dabei begründet § 184 Abs. 2 Satz 1 ZPO eine unwiderlegliche
Vermutung, dass das entsprechende Schriftstück auch tatsächlich zugegangen ist
(vgl. Musielak ZPO, 17. Auflage, 2020, § 184, Rdnr. 3).
Die Voraussetzungen für die Zustellung des Schreibens vom 20. August 2018
gemäß § 94 Abs. 1 Nr. 1 Satz 1 MarkenG lagen hingegen nicht vor:
(1) Die besagte Vorschrift setzt u. a. voraus, dass entgegen dem Erfordernis des
§ 96 MarkenG kein Inlandsvertreter bestellt worden ist. Danach bedarf es eines
Rechts-
oder Patentanwalts dann, wenn der Auswärtige an einem
markenrechtlichen Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt oder dem
Bundespatentgericht teilnimmt oder Rechte aus einer Marke geltend macht.
Vorliegend ist durch die Einreichung des Antrags auf Schutzentziehung am
23. Mai 2018 ein entsprechendes Verfahren eingeleitet worden, an dem die
Inhaberin der angegriffenen Marke durch eine Mitteilung gemäß § 53 Abs. 2
MarkenG a. F. teilnimmt.
(2) Zum Zeitpunkt der Übersendung des Schreibens vom 20. August 2018 war für
die Inhaberin der angegriffenen Marke kein Inlandsvertreter im Sinne von § 96
Abs. 1 MarkenG bestellt, an den der Antrag auf Schutzentziehung und die
Aufforderung zur Mitteilung gemäß § 53 Abs. 2 MarkenG a. F. wirksam hätten
zugestellt werden können. Zwar hatte sich im Rahmen eines im Jahr 2003 von dritter
Seite eingeleiteten Widerspruchsverfahrens die Anwaltssozietät GbR M…,
als
Vertreterin
bestellt.
Diese
Bestellung
erfolgte
jedoch
explizit
für die vormalige
Inhaberin der angegriffenen Marke, die H1…
.
Sie
endete zudem mit dem Abschluss des Widerspruchsverfahrens, da für eine
Weitergeltung der
Inlandsvertretung außerhalb anhängiger Verfahren keine
Grundlage
besteht
(vgl.
hierzu
die
ausführliche Darstellung
bei
Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Auflage, § 96, Rdnr. 26). Erst nach Erlass
des Beschlusses vom 10. Januar 2019 hatten sich die aus dem Rubrum
ersichtlichen Verfahrensbevollmächtigten als Inlandsvertreter für die Inhaberin der
angegriffenen Marke bestellt.
(3) Demzufolge hat das Deutsche Patent- und Markenamt die in China ansässige
Inhaberin der angegriffenen Marke zunächst mit
formlosem Schreiben vom
28. Mai 2018 über den Antrag auf Schutzentziehung informiert und aufgefordert,
Patent- und Markenamt gewählte Vorgehensweise erweist sich jedoch als
rechtsfehlerhaft.
Der Senat teilt die vom 30. Senat des Bundespatentgerichts in seinem Beschluss
vom 7. Mai 2020 in der Sache 30 W (pat) 38/18 - WIPEOUT (vgl. hierzu auch den
vorangegangenen Beschluss vom 7. März 2019 in GRUR 2020, 65) geäußerte
Rechtsauffassung. Danach setzt die Annahme einer Obliegenheitsverletzung im
Sinne von § 94 Abs. 1 Nr. 1 Satz 1 MarkenG zumindest die Erkennbarkeit dieser
Obliegenheit für den betroffenen Markeninhaber voraus. Dies wiederum macht es
erforderlich, dass ihn das Deutsche Patent- und Markenamt zunächst über das
Schutzentziehungsverfahren und die damit verbundene Obliegenheit zur Bestellung
eines Inlandsvertreters in Kenntnis setzt. Hierfür reicht nicht - wie vorliegend mit
Schreiben vom 28. Mai 2018 geschehen - die Übersendung einer formlosen, mit
einfacher Post versandten Mitteilung aus. Die unterbliebene Reaktion der
auswärtigen Markeninhaberin auf ein solches Schreiben darf daher nicht als
Obliegenheitsverletzung gewertet werden, die die vereinfachte Auslandszustellung
der Aufforderung gemäß § 53 Abs. 2 MarkenG a. F. mit eingeschriebenem Brief
durch Aufgabe zur Post nach § 94 Abs. 1 Nr. 1 Satz 1 MarkenG mit der
Zustellungsfiktion nach § 184 Abs. 2 Satz 1 ZPO analog ermöglichen würde.
Des Weiteren sind vorliegend
die nachfolgenden Gesichtspunkte
zu
berücksichtigen:
Ein formloser, mit einfachem Brief ins Ausland versandter Hinweis auf die
Notwendigkeit zur Bestellung eines Inlandsvertreters beinhaltet keinen Nachweis
für dessen Zugang. Reagiert der auswärtige Schutzrechtsinhaber nicht, kann nicht
davon ausgegangen werden, dass er von dem Hinweis Kenntnis erlangt hat. Bei
dem hiergegen gerichteten Vorbringen der Löschungsantragstellerin handelt es sich
um Vermutungen, welche diese nicht einmal ansatzweise belegt hat.
Vorliegend sind keinerlei Anhaltspunkte dafür ersichtlich, dass die Inhaberin der
angegriffenen Marke von der Einleitung des Verfahrens auf Schutzentziehung
anderweitig Kenntnis gehabt haben könnte. Nicht zuletzt war ihre Marke nach
Abschluss des Widerspruchsverfahrens im Jahr 2004 ca. 14 Jahre unbeanstandet
im Register eingetragen.
Die im Jahr 2009 erfolgte Neufassung des § 94 Abs. 1 Nr. 1 Satz 1 MarkenG stellt
nach ihrem Wortlaut zwar nicht mehr darauf ab, ob für den Empfänger die
Notwendigkeit zur Bestellung eines
Inlandsvertreters
im Zeitpunkt der zu
bewirkenden Zustellung erkennbar sein musste. Mit der Streichung dieser
Formulierung
ist
jedoch eine Änderung der bisherigen Rechtslage nicht
beabsichtigt. Vielmehr ist nach der Begründung des Regierungsentwurfs davon
auszugehen, dass bei einem Zustellungsadressaten, der selbst das Verfahren vor
dem Deutschen Patent- und Markenamt eingeleitet hat, angesichts der klaren
gesetzlichen Regelung ohne Weiteres unterstellt werden kann, dass für ihn die
Notwendigkeit eines
Inlandsvertreters erkennbar war. Eine Zustellung mit
eingeschriebenem Brief durch Aufgabe zur Post ist jedoch nicht möglich, wenn der
Zustellungsadressat (wie vorliegend der Fall) durch die beabsichtigte Zustellung
erstmals in Bezug auf das konkrete Schutzrecht in ein Verfahren vor dem
Deutschen Patent- und Markenamt einbezogen werden soll und das Deutsche
Patent- und Markenamt ihn nicht vorher von dem Erfordernis eines Inlandsvertreters
in Kenntnis gesetzt hat. In diesem Fall kann nicht von einer Obliegenheitsverletzung
des Zustellungsadressaten ausgegangen werden, da dieser zuvor keinen Anlass
hatte, einen Inlandsvertreter zu bestellen. Dies gilt auch für Mitteilungen an den
Markeninhaber gemäß § 53 Abs. 4 MarkenG n. F. in Bezug auf Anträge auf
Erklärung des Verfalls nach § 49 MarkenG, weil es sich dabei jeweils um „neue“
Verfahren handelt (vgl. hierzu Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Auflage,
2020, § 94, Rdnr. 28).
Da für die Inhaberin der angegriffenen Marke somit die Notwendigkeit der
Inlandsvertreterbestellung nicht erkennbar war, kann ihr auch nicht der Vorwurf
einer Obliegenheitsverletzung nach § 94 Abs. 1 Nr. 1 Satz 1 MarkenG i. V. m. § 96
Abs. 1 MarkenG gemacht werden.
(4) Demzufolge oblag es im vorliegenden Fall dem Deutschen Patent- und
Markenamt, solange die Inhaberin der angegriffenen Marke noch nicht über das
Schutzentziehungsverfahren und das Erfordernis eines Inlandsvertreters
in
Kenntnis gesetzt worden ist, für die entsprechende Unterrichtung nach § 53 Abs. 2
MarkenG a. F. die gesetzlichen Vorgaben der förmlichen Auslandszustellung nach
Maßgabe von § 9 VwZG einzuhalten, was dieses hingegen unterlassen hat.
Die Voraussetzungen des § 94 Abs. 1 Nr. 1 Satz 1 MarkenG haben im Streitfall
somit nicht vorgelegen, so dass die Aufforderung des Deutschen Patent- und
Markenamtes gemäß § 53 Abs. 2 MarkenG a. F. vom 20. August 2018 nicht
ordnungsgemäß zugestellt worden
ist. Dementsprechend
lagen auch die
Voraussetzungen einer Schutzentziehung wegen Verfalls nach § 53 Abs. 3 i. V. m.
§ 49 Abs. 1 MarkenG a. F. nicht vor, was die Aufhebung des angegriffenen
Beschlusses rechtfertigt (vgl. zu Vorstehendem auch die Beschlüsse des 30. Senats
vom 7. März 2019 und vom 7. Mai 2020, a. a. O.).
2. Auf Grund der vorstehend ausgeführten rechtsfehlerhaften Sachbehandlung
seitens des Deutschen Patent- und Markenamtes ist der Beschwerdeführerin die
Beschwerdegebühr gemäß § 71 Abs. 3 MarkenG zurückzuerstatten.
Das Bundespatentgericht kann nach Billigkeitsgrundsätzen die Rückzahlung der
Beschwerdegebühr anordnen. Dazu bedarf es keines Antrags.
Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr ist aber nur dann geboten, wenn der
Fehler für die Erhebung der Beschwerde ursächlich war. Die Verletzung des
rechtlichen Gehörs gilt immer als ursächlich (vgl. hierzu BeckOK, a. a. O., § 71,
Rdnr. 104 ff; BPatG GRUR-RS 2020, 18995 – Inlandsvertreter IV).
Angesichts der fehlerhaften Sachbehandlung durch das Deutsche Patent- und
Markenamt, das eine wirksame Zustellung der Aufforderung gemäß § 53 Abs. 2
MarkenG a. F. versäumt und damit ohne rechtliches Gehör der Inhaberin der
angegriffenen Marke zu ihren Lasten eine Entscheidung über den Bestand ihres
inländischen Markenrechts getroffen hat, gegen die sich diese zur Wahrung ihrer
Rechte nur im Wege der Beschwerde verteidigen konnte, entspricht es der Billigkeit,
die Rückzahlung
der Beschwerdegebühr
anzuordnen
(vgl. BPatG
28 W (pat) 227/03 - MONTANA). Eine weitergehende Kostenentscheidung war
nicht veranlasst. Insoweit verbleibt es bei der gesetzlichen Regelung des § 71
Abs. 1 Satz 2 MarkenG, da Billigkeitsgründe für die Auferlegung der Kosten des
Beschwerdeverfahrens auf einen Beteiligten weder vorgetragen worden noch sonst
ersichtlich sind.
3. Die Zulassung der Rechtsbeschwerde basiert auf § 83 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.
R e c h t s m i t t e l b e l e h r u n g
Gegen diesen Beschluss können die am Beschwerdeverfahren Beteiligten das
Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde einlegen.
Die Rechtsbeschwerde
ist
innerhalb eines Monats nach Zustellung des
Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch eine
beim Bundesgerichtshof zugelassene Rechtsanwältin als Bevollmächtigte oder
einen dort zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich oder in
elektronischer Form einzulegen.
Kortbein
Söchtig
Kruppa
prö