BPatG Beschluss vom 24.05.2022 – 35 W (pat) 12/20

BUNDESPATENTGERICHT

35 W (pat) 12/20 _______________________

(Aktenzeichen)

…

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

ECLI:DE:BPatG:2022:240522B35Wpat12.20.0

betreffend das Gebrauchsmuster 20 2009 001 242.5

(hier: Kostenfestsetzungsverfahren)

hat der 35. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts

am 24. Mai 2022 durch den Vorsitzenden Richter Metternich sowie der Richter

Dr. Nielsen und Eisenrauch

beschlossen:

1. Die

Beschwerde

der

Antragstellerin

wird

zurückgewiesen.

2. Die Kosten des Beschwerdeverfahrens hat die

Antragstellerin zu tragen.

G r ü n d e

I.

Die Antragsgegnerin war Inhaberin des am 15. Juli 2010 mit acht Schutzansprüchen

beim Deutschen

Patent-

und Markenamt

(DPMA)

eingetragenen

Gebrauchsmusters

…

(Streitgebrauchsmuster).

Gegenstand

des

Streitgebrauchsmusters

war

ein

„…“.

Derartige

Bauteile

waren bei Anmeldung an sich bekannt - beispielsweise auf dem Gebiet der

Reinigungsgeräte. Der Hauptanspruch des Streitgebrauchsmusters hatte folgende

Fassung:

1. …

(10)

mit

einem

ersten

Bauelement

(11)

und einem zweiten Bauelement (12), wobei das erste Bauelement

(11) eine Hebelvorrichtung (20) aufweist, mittels derer das zweite

Bauelement (12) gegenüber dem ersten Bauelement (11) bewegbar

ist, dadurch gekennzeichnet, dass die Hebelvorrichtung (20) mit

einem Betätigungsarm (28) versehen ist und mindestens einen

ersten Hebelarm (23) und mindestens einen zweiten Hebelarm (24)

aufweist, und dass der mindestens eine erste Hebelarm (23) kürzer

ist als der mindestens eine zweite Hebelarm (24).

Die Antragsgegnerin hatte bereits bei Anmeldung des Streitgebrauchsmusters beim

DPMA eine Recherche nach § 7 GebrMG beantragt, die im Wesentlichen zur

Ermittlung der folgenden, gemäß Recherchebericht vom 3. November 2009 die

Schutzfähigkeit des Streitgebrauchsmusters in Zweifel ziehenden Druckschriften

geführt hat: DE 94 00 419 U1 (E1), EP 11 88 406 A2 (E2) und GB 24 45 727 A

(E3).

Die Antragstellerin hatte am 18. Februar 2014 beim DPMA die Teillöschung des

Streitgebrauchsmusters

im Umfang des Hauptanspruchs beantragt. Der

Löschungsantrag im Umfang von sechs DIN A4-Seiten war auf den

Löschungsgrund nach § 15 Abs. 1 Nr. 1 GebrMG gestützt, wobei als

neuheitsschädlicher Stand der Technik ausschließlich die aus dem amtlichen

Recherchebericht vom 3. November 2009 bereits bekannte Druckschrift E1 (vgl.

oben) angeführt worden war.

Mit Zwischenbescheid vom 27. Juni 2018 hatte die Gebrauchsmusterabteilung des

DPMA als vorläufige Einschätzung mitgeteilt, dass der Löschungsantrag

voraussichtlich keinen Erfolg haben werde; der Gegenstand des Hauptanspruchs

sei jeweils neu gegenüber den Druckschriften E1, E2 und E3. Darüber hinaus sei

auch ein erfinderischer Schritt gegeben, da eine Zusammenschau der E1 mit der

E2 oder der E3 nicht dazu führe, dass der Gegenstand des Hauptanspruchs am

Anmeldetag nahegelegt gewesen sei.

Mit in der mündlichen Verhandlung vom 29. Januar 2019 verkündetem Beschluss

hat die Gebrauchsmusterabteilung des DPMA das Streitgebrauchsmuster

im

beantragten Umfang teilgelöscht und dies damit begründet, dass der

Hauptanspruch

- entgegen der

einst

im Zwischenbescheid geäußerten

Auffassung - mit Blick auf die E1 mangels Neuheit löschungsreif sei. Gleichzeitig

wurden der Antragsgegnerin die Kosten des patentamtlichen Löschungsverfahrens

auferlegt.

Mit einem am 5. Juni 2019 beim DPMA eingegangenen und mit Eingabe vom

21. Juli 2020 geänderten Kostenfestsetzungsantrag hat die Antragstellerin

beantragt, die Kosten, die ihr von der Antragsgegnerin für das patentamtliche

Löschungsverfahren zu erstatten seien, in Höhe von 5.102.66 € festzusetzen. Die

Antragstellerin hat hierbei auf der Grundlage eines Gegenstandswertes in Höhe von

100.000 € Patentanwaltskosten in Höhe einer 2,5-fachen Geschäftsgebühr nach

Nr. 2300 VV RVG beansprucht (3.757,50 €). Der geltend gemachte Betrag setzt

sich ferner zusammen aus der Pauschale

für Entgelte

für Post- und

Telekommunikationsdienstleistungen nach Nr. 7002 VV RVG (20,00 €) sowie aus

einem Tage- und Abwesenheitsgeld (40,00 €), aus Reisekosten und Parkgebühren

(107,16 €), aus der von der Antragstellerin gezahlte Löschungsantragsgebühr

(300,00 €) und schließlich aus den Kosten einer beim TÜV Rheinland in Auftrag

gegebenen Recherche (878,00 €).

Die Kostenbeamtin der Gebrauchsmusterabteilung des DPMA hat auf der

Grundlage der ab dem 1. August 2013 gültig gewesenen Gebührentabelle (§ 13

RVG) mit Kostenfestsetzungsbeschluss vom 27. Juli 2020 die erstattungsfähigen

Kosten in Höhe von 3.473,16 € - also um 1.629,50 € niedriger als von der

Antragstellerin beantragt - festgesetzt. Ferner hat die Gebrauchsmusterabteilung

nach § 104 Abs. 1 Satz 2 ZPO die Verzinsung des festgesetzten Betrags mit fünf

Prozentpunkten über dem Basiszinssatz ab dem 18. Juni 2020 ausgesprochen.

Der festgesetzte Erstattungsbetrag setzt sich im Einzelnen aus den folgenden

Rechnungsposten zusammen:

Gebührentatbestand

VV RVG Nr.

Satz

Betrag § 13 RVG

Gegenstandswert gemäß §§ 2 Abs. 1, 23, 33 RVG: 100.000 €

Kosten des Patentanwalts

1.) Geschäftsgebühr

2,0

3.006,80 €

2.)

Entgeltpauschale für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen

3.)

Fahrtkosten, Parkgebühren

4.)

Tage- und Abwesenheitsgeld

Weitere Kosten der Antragstellerin

5.)

Löschungsantragsgebühr

6.)

Recherchekosten

20,00 €

107,16 €

40,00 €

300,00 €

- - -

Summe:

3.473,16 € ========

Der festgesetzte Betrag bleibt deshalb hinter dem beantragten Umfang zurück, weil

die Gebrauchsmusterabteilung die Geschäftsgebühr nach Nr. 2300 VV RVG nur in

Höhe eines 2,0-fachen Satzes anerkannt hat und eine Erstattungsfähigkeit der

geltend gemachten Recherchekosten insgesamt verneint hat. Die Kostenbeamtin

hat hierzu ausgeführt, der beantragte 2,5-fache Satz sei bei der Geschäftsgebühr

nach Nr. 2300 VV RVG der maximal mögliche Gebührensatz. Dieser Höchstwert

sei hier nicht gerechtfertigt, da das

vorliegende Gebrauchsmuster-

Löschungsverfahren nicht besonders schwierig und/oder umfangreich gewesen sei;

auch etwaige zwischen den Beteiligten geführte Vergleichsverhandlungen - wie von

der Antragstellerin vorgetragen - änderten nichts an der Angemessenheit einer 2,0fachen Geschäftsgebühr. Die Erstattungsfähigkeit der Recherchekosten, die der

Antragstellerin vom TÜV Rheinland in Rechnung gestellt worden seien, scheitere

daran, dass die Antragstellerin zur Dauer der Recherche keine Angaben gemacht

habe; daher könne Erstattungsbetrag, der sich nach dem JVEG errechne, nicht

beurteilt werden.

Gegen diesen Beschluss, der der Antragstellerin am 31. Juli 2020 zugestellt worden

war, hat diese am 11. August 2020 Beschwerde beim DPMA eingelegt und die

tarifmäßige Beschwerdegebühr entrichtet.

Sie hat vorgetragen, dass die von ihr beim TÜV Rheinland in Auftrag gegebene

Recherche - bei objektiver Betrachtung ex ante - notwendig gewesen sei, da sie (die

Antragstellerin)

von

der

Antragsgegnerin wegen

Verletzung

des

Streitgebrauchsmusters vor dem Landgericht Mannheim - was unstreitig

ist - verklagt worden sei und die Druckschrift E1 im Recherchebericht vom

3. November 2009 fälschlich mit Kategorie „A“, also lediglich als technologischer

Hintergrund, bewertet worden sei. Erschwerend sei hinzugekommen, dass auch die

Gebrauchsmusterabteilung in ihrem Zwischenbescheid vom 27. Juni 2018 die

Druckschrift E1 nicht als neuheitsschädlichen Stand der Technik erkannt habe.

Nicht zuletzt, weil

es

ganz besonders schwierig gewesen

sei, die

Gebrauchsmusterabteilung von der gegenteiligen Auffassung zu überzeugen, sei

eine 2,5-fachen Geschäftsgebühr nach Nr. 2300 VV RVG gerechtfertigt.

Die Antragstellerin hat (sinngemäß) beantragt,

den Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung des Deutschen Patent- und

Markenamts vom 27. Juli 2020 aufzuheben und unter Berücksichtigung

einer 2,5-fachen Geschäftsgebühr nach Nr. 2300 VV RVG und unter

Einbeziehung der geltend gemachten Recherchekosten die ihr vom

Antragsgegnerin zu erstattenden Kosten in Höhe von insgesamt 5.102.66 €

neu festzusetzen.

Der Antragsgegnerin hat beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie

ist der Auffassung, dass das

durchgeführte Gebrauchsmuster-

Löschungsverfahren weder hinsichtlich seiner Komplexität noch seiner Dauer,

insbesondere auch im Hinblick auf die mündliche Verhandlung von nur etwas über

zwei Stunden, im unteren Durchschnitt gelegen sei. Auch die Recherchekosten der

Antragstellerin seien nicht erstattungsfähig; dem stünde entgegen, dass zum

Zeitpunkt der Auftragserteilung an den TÜV Rheinland bereits ein

Rechercheergebnis, nämlich in Form des amtlichen Rechercheberichts vom

3. November 2009, vorlag.

Wegen der weiteren Einzelheiten des gegenseitigen Vorbringens wird auf den

Akteninhalt verwiesen.

II.

1. Die Beschwerde der Antragstellerin ist zulässig. Sie hat diese innerhalb der

2- wöchigen Frist nach § 17 Abs. 4 Satz 2 GebrMG i. V. m. §§ 62 Abs. 2 Satz 4,

73 PatG beim DPMA eingelegt.

Innerhalb dieser Frist hat sie auch die

Beschwerdegebühr in Höhe von 50 € (Nr. 401 200 der Anlage zu § 2 Abs. 1

PatKostG) ordnungsgemäß einbezahlt.

2.

In der Sache hat die Beschwerde der Antragstellerin keinen Erfolg.

Im Rahmen der Kostenfestsetzung nach § 17 Abs. 4 GebrMG i. V. m. § 62 Abs. 2

Sätze 2 f. und § 84 Abs. 2 Satz 2 PatG i. V. m. §§ 91 Abs. 2, 104 ZPO sind die der

Antragstellerin entstandenen Kosten insoweit als erstattungsfähig zu berücksichtigen, als sie zur zweckentsprechenden Wahrung ihrer Ansprüche und Rechte notwendig waren. Der mit der Beschwerde angegriffene Kostenfestsetzungsbeschluss

steht mit diesen Regelungen im Einklang.

a)

Die Gebrauchsmusterabteilung ist in zutreffender Weise davon ausgegangen,

dass die Gebühren für eine patentanwaltliche Tätigkeit nach den für Rechtsanwälte

gültigen Vorschriften des RVG angesetzt werden können (vgl. BPatGE 49, 29,

30 ff.) und dass im Falle eines Gebrauchsmuster-Löschungsverfahrens der

Gebührentatbestand Nr. 2300 VV RVG (Geschäftsgebühr) einschlägig ist. Zwar

tragen die Löschungsverfahren vor den Abteilungen des DPMA Züge eines

justizförmigen Verfahrens (vgl. BGH GRUR 2010, 231, 233 - „Legostein“ und BGH

BlPMZ 2015, 112, 113 - „VIVA FRISEURE/VIVA“), gebührenrechtlich sind sie aber

als Verfahren vor einer Verwaltungsbehörde anzusehen (vgl. Schulte/Rudloff-

Schäffer, PatG, 11. Aufl., § 26 Rn. 4).

Die Gebrauchsmusterabteilung hat, ebenfalls zutreffend, jene Gebührentabelle zum

RVG herangezogen, die vom 1. August 2013 bis zum 31. Dezember 2020 in Kraft

war. Nach § 60 Abs. 1 Satz 1 RVG sind die erstattungsfähigen Kosten auf der

Grundlage jener Gebührentabelle festzusetzen, die bei Auftragserteilung an den

anwaltlichen Vertreter Gültigkeit besaß. Im vorliegenden Fall hatte der anwaltlich

Vertreter der Antragstellerin am 18. Februar 2014 den Löschungsantrag beim

DPMA eingereicht, weshalb davon auszugehen ist, dass die Auftragserteilung durch

die Antragstellerin nach dem 1. August 2013 erfolgt war.

b)

Die Antragstellerin dringt mit ihrer Beschwerde nicht durch, als sie bei der

Festsetzung der zu erstattenden Kosten die Heranziehung einer 2,5-fachen

Geschäftsgebühr nach Nr. 2300 VV RVG fordert. Für dieses Begehren besteht

vorliegend kein Raum.

Nach § 14 Abs. 1 RVG erfolgt bei Gebührentatbeständen, die eine Rahmengebühr

aufweisen, eine Festsetzung unter Berücksichtigung der Umstände des Einzelfalles

nach billigen Ermessen, wobei in erster Linie Umfang und Schwierigkeitsgrad der

anwaltlichen Tätigkeit zu berücksichtigen sind. Hinsichtlich einer angemessenen

Höhe der Gebühr ist zu beachten, dass bei der Geschäftsgebühr nach Nr. 2300 VV

RVG ein Rahmen vorgesehen ist, der von einer 0,5- bis 2,5-fachen Gebühr reicht,

wobei allerdings eine Gebühr von mehr als 1,3 nur gefordert werden kann, wenn

die Tätigkeit umfangreich und/oder schwierig war. Demnach stellt der 1,3-fache

Satz die Regelvergütung für ein durchschnittliches Verwaltungsverfahren dar (vgl.

BGH GRUR 2014, 206, 208, Rz. 25 - „Einkaufskühltasche“).

Hier war eine umfangreiche und/oder schwierige Tätigkeit, die einen 2,0-fachen

Satz rechtfertigen kann, gegeben, da im vorliegenden Fall eine mündliche

Verhandlung durchgeführt worden war und im üblichen Rahmen offenbar auch

Besprechungen,

die

auf

eine

vergleichsweise

Beendigung

des

Löschungsverfahrens

gerichtet

waren,

stattgefunden

hatten

(vgl.

Bühring/Braitmayer, GebrMG, 9. Aufl., § 17 Rn. 167; Gerold/Schmidt/ Mayer, RVG,

25. Aufl., Rn. 20 und 37 zu VV 2300; Göttlich/Mümmler/Dörndorfer, RVG, 7. Aufl.,

Stichwort: „Geschäftsgebühr“, S. 537). Die Anhebung eines Gebührensatzes bis

zum 2,5-fachen Maximalwert erlaubt der Gebührentatbestand Nr. 2300 VV RVG

dagegen nur dann, wenn im Vergleich zu den Umständen eines üblichen

Löschungsverfahrens außerordentliche Erschwernisse hinzugetreten waren.

Solche Erschwernisse sind hier weder vorgetragen noch in anderer Weise

ersichtlich geworden.

Einzubeziehen in die nach § 14 Abs. 1 RVG vorzunehmende Bemessung der

Geschäftsgebühr ist hier, dass es sich beim Gegenstand des vorliegenden

Streitgebrauchsmusters um ein eher einfaches, mechanisches Bauteil gehandelt

hat (vgl. den oben zitierten Hauptanspruch), das beispielsweise in Form eines

simplen Reinigungsgeräts Verwendung findet. Angegriffen hatte die Antragstellerin

mit ihrem nur sechs DIN A4-Seiten umfassten Löschungsantrag lediglich den

Gegenstand nach Hauptanspruch, wobei auch nur der Löschungsgrund einer

mangelnden Schutzfähigkeit nach § 15 Abs. 1 Nr. 1 GebrMG geltend gemacht

wurde und dieser wiederum nur auf die Druckschrift E1 gestützt war. Hierbei trifft

zwar zu, dass die Druckschrift E1 in ihrer Tragweite für den Rechtsbestand des

Streitgebrauchsmusters

weder

im

amtlichen Recherchebericht

vom

3. November 2009 noch im Zwischenbescheid der Gebrauchsmusterabteilung vom

27. Juni 2018 erkannt worden war; beide Umstände bedeuten aber weder für sich

noch in der Zusammenschau eine besondere Erschwernis. Die Druckschrift E1 war

der Antragstellerin von Anfang an aus dem amtlichen Recherchebericht vom

3. November 2009 bekannt. Die zusätzliche Anwaltsdienstleistung bestand somit

nur noch darin, die Gebrauchsmusterabteilung in der mündlichen Verhandlung

davon zu überzeugen, dass der Gegenstand nach Hauptanspruch mit Blick auf die

Druckschrift E1 nicht mehr neu war. Diese Tätigkeit entsprach den üblichen

Anforderungen eines Gebrauchsmuster-Löschungsverfahrens und muss damit

ebenfalls als mit der gewährten 2,0-fachen Geschäftsgebühr abgegolten

angesehen werden.

c) Die Beschwerde der Antragstellerin bleibt auch insoweit ohne Erfolg, als diese

die Erstattung jener Kosten verlangt, die ihr durch die Anfang 2014 vom TÜV

Rheinland durchgeführte Recherche entstanden sind. Bei diesen Kosten ist nicht

feststellbar, dass diese zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung im Sinne von

§ 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO notwendig gewesen wären.

Die Antragsgegnerin hat in zutreffender Weise darauf hingewiesen, dass es sich bei

den Kosten für die vom TÜV Rheinland durchgeführten Recherche um Kosten einer

Zweitrecherche handelt, deren Angemessenheit sich nicht ohne weiteres erschließt.

Bereits aufgrund des eigenen Sachvortrags der Antragstellerin und der Aktenlage

steht

eindeutig

fest,

dass

der

negative

Zwischenbescheid

der

Gebrauchsmusterabteilung vom 27. Juni 2018 nicht Auslöser für die Beauftragung

des TÜV Rheinland durch die Antragstellerin gewesen sein konnte, da dieser

Auftrag bereits am 22. Januar 2014 erteilt worden war - und damit noch deutlich vor

Stellung des Löschungsantrags. Die Erstattung von Recherchekosten hat

regelmäßig zur Voraussetzung, dass die Anspruchsperson glaubhaft darlegt,

weshalb sie der Meinung sein durfte, auf die Ermittlung weiteren Standes der

Technik angewiesen zu sein und eine zusätzliche Recherche weitere, förderliche

Entgegenhaltungen erwarten ließ (vgl. Bühring/Braitmayer, GebrMG, 9. Aufl., § 17

Rn. 225). Die Antragstellerin hat jedoch zur Frage, warum sie die ihr bereits

bekannte Druckschrift E1 als nicht ausreichend ansah, um die begehrte

Teillöschung des Streitgebrauchsmusters zu erreichen, keinen Vortrag geliefert.

Damit kann auch dahingestellt bleiben, ob eine Kostenerstattung ggf. auch deshalb

nicht angezeigt wäre, weil die durchgeführte, zusätzliche Recherche - wie von der

Antragstellerin angedeutet - auch

im Zusammenhang mit einem vor dem

Landgericht Mannheim anhängig gewesenen Verletzungsstreit stand (vgl. hierzu:

Bühring/Braitmayer, GebrMG, 9. Aufl., § 17 Rn. 227).

3. Der Senat hat im schriftlichen Verfahren entschieden, da gemäß §§ 18 Abs. 2

GebrMG, 84 Abs. 2 Satz 2, 99 Abs. 1 PatG i. V. m. §128 Abs. 4 ZPO die

Durchführung einer mündlichen Verhandlung weder vorgeschrieben ist noch

angezeigt erschien. Vorliegend war es zudem nicht erforderlich, weitere

Ermittlungen anzustellen oder auf ergänzenden Vortrag hinzuwirken. Die beiden

Verfahrensbeteiligten hatten umfassend Gelegenheit, sich zum Vorbringen der

jeweiligen Gegenseite zu äußern.

4. Die Kostenentscheidung hinsichtlich des Beschwerdeverfahrens beruht auf

§ 18 Abs. 2 Satz 2 GebrMG i. V. m. § 84 Abs. 2 PatG und § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO,

die auch bei Nebenentscheidungen in Löschungsverfahren anwendbar sind (vgl.

Bühring/Braitmayer, GebrMG, 9. Aufl., § 18 Rn. 151). Die Antragstellerin ist mit ihrer

Beschwerde nicht durchgedrungen, weshalb ihr die Kosten des vorliegenden

Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen waren. Gründe, die billigerweise eine andere

Kostenentscheidung nahegelegt hätten, sind nicht ersichtlich.

III.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das

Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Die Rechtsbeschwerde ist statthaft, wenn

gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,

2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des

Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der

Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,

3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,

4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten

war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder

stillschweigend zugestimmt hat,

5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei

der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden

sind, oder

6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim

Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten einzulegen.

Metternich

Dr. Nielsen

Eisenrauch

Fi