Rechtsprechung / BPatG / 2024
BPatG Beschluss vom 05.07.2024 – 28 W (pat) 55/18
28. Senat · ECLI:DE:BPatG:2024:050724B28Wpat55.18.0
BUNDESPATENTGERICHT
28 W (pat) 55/18 _______________________
(Aktenzeichen)
An Verkündungs Statt
zugestellt am
05.07.2024
B E S C H L U S S
In der Beschwerdesache
…
ECLI:DE:BPatG:2024:050724B28Wpat55.18.0
betreffend die Marke 30 2011 064 111
(hier: Löschungsverfahren S 38/17 Lösch)
hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die
mündliche Verhandlung vom 20. Februar 2024 unter Mitwirkung des Vorsitzenden
Richters Prof. Dr. Kortbein, der Richterin Kriener und des Richters Dr. Poeppel
beschlossen:
1. Die Beschwerde wird zurückgewiesen.
2. Der Beschwerdeführer hat die Kosten des Beschwerdeverfahrens zu
tragen.
Die Wortmarke
Gründe§
I.
Erdmann & Rossi
ist am 25. November 2011 angemeldet und am 25. Januar 2012 unter der Nummer
30 2011 064 111 in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Register
für folgende Waren und Dienstleistungen eingetragen worden:
Klasse 12:
Kraftfahrzeuge, insbesondere getunte PKW; Karosserien für Kraftfahrzeuge;
Klasse 37:
Instandsetzung, Reparatur und Wartung von Kraftfahrzeugen, insbesondere Karosserien für PKW;
Klasse 42:
Design, Formgebung und technische Entwicklung von Karosserien für
Kraftfahrzeuge.
1. Zum Hintergrund
Die Firma Erdmann & Rossi wurde im Jahr 1908 gegründet und machte sich vor
dem zweiten Weltkrieg einen Namen mit dem Bau edler Karosserien für Autos.
Nach dem zweiten Weltkrieg befasste sich die Erdmann & Rossi GmbH & Co. KG
vor allem mit dem Reparieren und Lackieren von Karosserien. 1984 erwarb der Geschäftsführer der Beschwerdegegnerin sämtliche Anteile an der Erdmann & Rossi
GmbH & Co. KG, verschmolz die KG auf die GmbH und firmierte diese in Erdmann
& Rossi GmbH um. Die so entstandene Beschwerdegegnerin blieb als Lackiererei
und ab 1994 auch als freie Autowerkstatt tätig. Im Jahr 2006 stellte sie ihren Betrieb
ein und befasst sich seither mit der Vermietung und Verpachtung von Gewerberäumen ihres Geschäftsführers (vgl. Urteil des Kammergerichts vom 20. Dezember
2013, Geschäftsnummer 5 U 149/12, als Anlage ASt 8 zum Schriftsatz des Beschwerdeführers vom 30. August 2017).
Nachdem an die Beschwerdegegnerin Interessenten herangetreten waren, die eine
Lizenz zur Nutzung des Zeichens „Erdmann & Rossi“ erwerben wollten, beauftragte
sie im Herbst 2010 die Verfahrensbevollmächtigten des Beschwerdeführers mit der
Einreichung der deutschen Markenanmeldung „Erdmann & Rossi“ sowie mit der
Ausarbeitung eines Lizenzvertrags zu diesem Zeichen. Der Beschwerdeführer ist
Rechtsanwalt und Partner seiner Verfahrensbevollmächtigten.
a) Anmeldungen von „Erdmann & Rossi“-Marken
Die Rechtsanwaltskanzlei des Beschwerdeführers meldete am 1. Dezember 2010
für die Beschwerdegegnerin das Zeichen „Erdmann & Rossi“ als Wortmarke beim
Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) für folgende Waren und Dienstleistungen an:
Klasse 12:
Kraftfahrzeuge; Karosserien;
Klasse 36:
Vermögensverwaltung; Vermietung und Verpachtung von Geschäfts-
und Gewerberäumen;
Klasse 37:
Instandsetzung von Kraftfahrzeugen und Aufbauten zu Kraftfahrzeugen.
Wegen Nichtzahlung der Anmeldegebühr, deren Gründe zwischen den Beteiligten
streitig sind, gilt diese unter dem Aktenzeichen 30 2010 070 589.2 geführte Anmeldung als zurückgenommen.
Am 9. März 2011 meldete der Beschwerdeführer im eigenen Namen das Zeichen
„Erdmann & Rossi“ als Wortmarke für folgende teilweise übereinstimmenden Waren
und Dienstleistungen beim DPMA an:
Klasse 12:
Kraftfahrzeuge, insbesondere getunte Kraftwagen; Karosserien für Kraftfahrzeuge;
Klasse 37:
Instandsetzung von Kraftfahrzeugen und Aufbauten zu Kraftfahrzeugen;
Reparatur und Wartung von Kraftfahrzeugen;
Klasse 42:
Design und Formgebung sowie technische Entwicklung von Karosserien
für Kraftfahrzeuge; Planung von Fabrikationseinrichtungen; Konstruktion
von Werkzeugen und Anlagen für den Kraftfahrzeugbau.
Auf die am 26. Mai 2011 unter der Registernummer 30 2011 013 802 erfolgte Eintragung dieser Marke hat der Beschwerdeführer mit Wirkung zum 20. September
2013 verzichtet, nachdem er am 19. September 2011 die Unionswortmarke 010 310
481 „Erdmann & Rossi“ für die gleichen Waren und Dienstleistungen angemeldet
hatte. Sie wurde am 3. Februar 2012 eingetragen.
b) Klageverfahren
Noch bevor die Beschwerdegegnerin am 25. November 2011 die verfahrensgegenständliche Wortmarke 30 2011 064 111 anmeldete, erhob sie am 14. November
2011 Klage gegen den Beschwerdegegner vor dem Landgericht Berlin, mit der sie
im Wege des Schadensersatzes Ansprüche auf Übertragung der Marke 30 2011
013 802 sowie der Unionsmarke 010 310 481 wegen schuldhafter Verletzung von
Pflichten aus dem Rechtsanwaltsmandatsverhältnis geltend machte. Das Landgericht Berlin hat diese Klage abgewiesen und in seinem Urteil vom 9. Oktober 2012
(Geschäftsnummer 15 O 478/11) ausgeführt, dass der Beschwerdeführer im Kontext der Anmeldung seiner Marken 30 2011 013 802 und UM 010 310 481 schuldhaft
Pflichten als Rechtsanwalt der Beschwerdegegnerin verletzt habe, indem er sich
mandatsbezogene Kenntnisse sofort nach Beendigung des Mandats ohne Rücksprache mit dem früheren Mandanten selbst zu Nutze machte. Dem Beschwerdeführer sei nach den Feststellungen des Landgerichts Berlin vorzuwerfen, während
des Mandats und im Zuge der Mandatsbeendigung nicht das Erforderliche getan zu
haben, voraussehbare und vermeidbare Nachteile für die Beschwerdegegnerin zu
verhindern, sowie unter Missachtung nachvertraglicher Treue- und Loyalitätspflichten den Nachteil vertieft zu haben. Diese schuldhafte Pflichtverletzung sei jedoch
nicht kausal für den Schaden der Beschwerdegegnerin geworden. Das Kammergericht teilt diese Sichtweise und führt in seinem bereits angesprochenen Berufungsurteil vom 20. Dezember 2013 (Geschäftsnummer 5 U 149/12) aus, dass das Landgericht dem Beschwerdeführer zu Recht angelastet habe, seine Überwachungs-
und Belehrungspflichten bezüglich der Zahlung der Amtsgebühr verletzt sowie die
Beschwerdegegnerin nicht auf die Möglichkeit einer Neuanmeldung hingewiesen zu
haben.
c) Widerspruchsverfahren
Gegen die Eintragung der verfahrensgegenständlichen Marke 30 2011 064 111 hat
der Beschwerdeführer am 27. Februar 2012 Widerspruch aus der Marke 30 2011
013 802 und am 4. Mai 2012 aus der Marke UM 010 310 481 erhoben. Der Widerspuch aus der erstgenannten deutschen Marke wurde mit Schreiben vom 25. August 2015 zurückgenommen. Das DPMA, Markenstelle für Klasse 12, hat mit Beschluss vom 26. November 2015 die Eintragung der Marke 30 2011 064 111 aufgrund des Widersrpuchs aus der UM 010 310 481 gelöscht. Auf die dagegen eingelegte Beschwerde der Inhaberin der angegegriffenen Marke hat der 28. Senat mit
Beschlüssen vom 10. Juli 2017 und 18. Februar 2020 das Beschwerdeverfahren,
das unter dem Aktenzeichen 28 W (pat) 35/16 geführt wird, bis zum rechtskräftigen
Abschluss des Verfahrens wegen Erklärung der Nichtigkeit des Widerspruchsmarke
UM 010 310 481 ausgesetzt.
d) Nichtigkeitsverfahren
Bereits am 26. März 2014 hatte die Beschwerdegegnerin beim Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO), damals Harmonisierungsamt für den
Binnemarkt (HABM), Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit der Widerspruchsmarke
UM 010 310 481 gemäß Art. 52 Abs. 1 lit. b UMV a. F. (entspricht Art. 59 Abs. 1
lit. b UMV) gestellt und geltend gemacht, der Beschwerdeführer sei bei deren Anmeldung bösgläubig gewesen. Am 29. Juni 2015 wurde der Antrag auf Erklärung
der Nichtigkeit von der Löschungsabteilung des EUIPO vollumfänglich zurückgewiesen (Löschung Nr. 9175 C - Nichtigkeit). Die hiergegen gerichtete Beschwerde
der Beschwerdegegnerin hatte Erfolg: Die Vierte Beschwerdekammer des EUIPO
kam zu dem Ergebnis, dass der Löschungsantrag zu Unrecht zurückgewiesen worden sei, und ordnete an, die Widerspruchsmarke gemäß Art. 52 Abs. 1 lit. b UMV
a. F. (Art. 59 Abs. 1 lit. b UMV) für nichtig zu erklären (Entscheidung der Vierten
Beschwerdekammer des EUIPO vom 18. Juli 2016, R 1670/2015-4; Mitt. 2016, 512
[514]). Gegen diese Entscheidung hat der Beschwerdeführer Klage erhoben, die
durch Beschluss des Gerichts der Europäischen Union (EuG) vom 30. Mai 2018 als
unzulässig abgewiesen wurde, da der Beschwerdeführer als Kläger vor dem EuG
nicht von einem unabhängigen Prozessbevollmächtigten vertreten worden sei
(Rechtssache T-664/16). Das gegen diesen Beschluss des EuG erhobene Rechtsmittel hat der Europäische Gerichtshof (EuGH) mit Urteil vom 24. März 2022 als
unbegründet zurückgewiesen (verbundene Rechtssachen C-529/18 P und C-
531/18 P). Daraufhin wurde die Eintragung der Widerspruchsmarke UM 010 310
481 am 26. September 2022 in dem beim EUIPO geführten Register gelöscht.
e) Beschwerdeverfahren
Im Anschluss daran hat der 28. Senat das Widerspruchsbeschwerdeverfahren
28 W (pat) 35/16 fortgesetzt und auf die mündliche Verhandlung vom 28. Juni 2023
den Beschluss des DPMA, Markenstelle für Klasse 12, vom 26. November 2015
aufgehoben, den Widerspruch als unzulässig verworfen, den Antrag des hiesigen
Beschwerdeführers auf erneute Aussetzung des Beschwerdeverfahrens zurückgeweisen, ihm die Kosten des Verfahrens auferlegt und den Gegenstandswert auf
50.000,- EUR festgesetzt. Die Akten des Beschwerdevefahrens zum Widerspruch
aus der Marke UM 010 310 481 gegen die Eintragung der verfahrensgegenständliche Marke wurden mitsamt der Vorakte des DPMA hinzugezogen (vgl. Protokoll der
mündlichen Verhandlung vom 20. Februar 2024, Blatt 346 d. A.).
2. Zum vorliegenden Beschwerdeverfahren
a) Löschungsantrag
Mit am 24. Februar 2017 beim DPMA eingegangenem Schriftsatz hat der Beschwerdeführer Antrag auf Löschung der Eintragung der verfahrensgegenständlichen Marke 30 2011 064 111 wegen Bösgläubigkeit und Verfalls gestellt. Er hat ihn
damit begründet, dass es sich bei der Beschwerdegegnerin um eine reine Vermögensverwaltungsgesellschaft handele, deren Zweck die Vermietung und Verpachtung von Gewerberäumen sei. Die Anmeldung der Marke 30 2011 064 111 sei auch
vor dem Hintergrund, dass der Kfz-Reparaturbetrieb der Beschwerdegegnerin im
Jahr 2006 eingestellt wurde, nur in der Absicht erfolgt, um Dritte an der Ausübung
ihrer Markenrechte zu behindern und ihren Besitzstand zu stören. Auch habe kein
eigener Benutzungswille der Beschwerdegegnerin vorgelegen.
Der Löschungsantrag ist der Inhaberin der angegriffenen Marke und Beschwerdegegnerin am 20. März 2017 zugestellt worden. Mit Schreiben vom 21. April 2017,
eingegangen beim DPMA am 24. April 2017, hat sie der Löschung wegen Verfalls
und mit Schreiben vom 26. April 2017, eingegangen beim DPMA am gleichen Tag,
hat sie der Löschung wegen absoluter Schutzhindernisse widersprochen. Mit
Schreiben vom 12. Mai 2017 hat die Markenabteilung 3.4 des DPMA der Beschwerdegegnerin eine Frist von einem Monat ab Zustellung zur Begründung des Widerspruchs gegen den Löschungsantrag gesetzt. Der Akte des DPMA ist nicht zu entnehmen, wann der Schriftsatz vom 12. Mai 2017 der Beschwerdegegnerin zugestellt wurde. Die Beschwerdegegnerin hat mit Schriftsatz vom 22. Juni 2017, eingegangen beim DPMA am gleichen Tag, beantragt, den Löschungsantrag zurückzuweisen. Zur Begründung führt sie aus, dass das Bestehen älterer Rechte eines Dritten den Vorwurf der Bösgläubigkeit nicht zu begründen vermöge, zumal der Beschwerdeführer der Rechtsanwalt der Beschwerdegegnerin gewesen sei. In dieser
Funktion habe er gewusst, dass es potentielle Lizenznehmer für die Marke „Erdmann & Rossi“ gegeben habe. Der im Handelsregister vermerkte Unternehmensgegenstand „Vermietung und Verpachtung von Gewerberäumen“ der Beschwerdegegnerin spreche nicht gegen ihren Benutzungswillen.
b) Beschluss der Markenabteilung 3.4
Mit Beschluss vom 13. Juli 2018, berichtigt durch Beschluss vom 11. September
2018, hat die Markenabteilung 3.4 des DPMA den Löschungsantrag zurückgewiesen, dem Beschwerdeführer die Kosten des Verfahrens auferlegt und den Gegenstandswert auf 50.000,- EUR festgesetzt. Zur Begründung führt sie aus, dass neben
der bloßen Kenntnis eines schutzwürdigen Besitzstandes und neben dem Eingriff
in diesen weitere die Unlauterkeit begründende Umstände auf Seiten der Beschwerdegegnerin vorliegen müssten. Solche seien hier nicht ersichtlich. Zu der Frage,
welche Ziele die Beschwerdegegnerin verfolgte, insbesondere, ob sie den Vorbenutzer in seinem Besitzstand stören oder ihm den weiteren Zeichengebrauch sperren wollte, habe der Beschwerdeführer nichts Substantiiertes vorgetragen. Selbst
wenn von einer Kenntnis seines Besitzstandes und einem fehlenden generellen Benutzungswillen der Beschwerdegegnerin ausgegangen werde, sei damit noch nicht
zwangsläufig der Tatbestand des § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG a. F. (entspricht § 8
Abs. 2 Nr. 14 MarkenG) erfüllt. Vielmehr unterliege es grundsätzlich der unternehmerischen Entscheidungsfreiheit jedes Markeninhabers, ob und inwieweit er seine
Marken benutzt. Eine relevante Behinderungsabsicht könne nur angenommen werden, wenn im Einzelnen Tatsachen ersichtlich seien, die den Schluss rechtfertigen
würden, mit der Markenanmeldung sei ein Missbrauch der registerrechtlichen
Rechtsposition zu Zwecken beabsichtigt, die durch das Markenrecht nicht mehr gerechtfertigt seien. Dies ließe sich aus der bloßen Tatsache anhängiger Markenverletzungsverfahren und möglicherweise (markenrechtlich) erfolgloser Angriffe aus
der betreffenden Marke noch nicht herleiten. Solche Aktionen würden sich grundsätzlich im Rahmen der Wahrnehmung gesetzlich geschützter Rechtspositionen bewegen und dürften deshalb nicht von vornherein als deren Missbrauch angesehen
werden. Es dürfe nicht grundsätzlich von der Vermutung einer bösgläubigen Anmeldung ausgegangen werden, soweit der Anmelder ein konkretes berechtigtes Interesse daran nicht darlegen könne. Vielmehr gelte die umgekehrte Vermutung einer
regelmäßig nicht bösgläubigen Anmeldung, deren Widerlegung im Einzelfall besondere Feststellungen der Bösgläubigkeit verlange. Da vom Beschwerdeführer (neben seinem eigenen Besitzstand) ausschließlich die nicht erfolgte Benutzung der
angegriffenen Marke durch die Beschwerdegegnerin geltend gemacht worden sei,
fehlten jegliche auch noch so geringfügigen tatsächlichen Anhaltspunkte für die zusätzlich erforderliche Annahme einer markenrechtlich zu missbilligenden Behinderungsabsicht.
Dem Antrag auf Löschung der Eintragung der angegriffenen Marke wegen Verfalls
gemäß § 49 MarkenG a. F. habe die Beschwerdegegnerin widersprochen, so dass
gemäß § 53 Abs. 4 MarkenG a. F. anheimgestellt werde, die Löschung durch Klage
nach § 55 MarkenG a. F. geltend zu machen.
Der Beschwerdeführer habe aus Billigkeitsgründen die Kosten des Verfahrens zu
tragen. Der Löschungsantrag sei aus sich heraus erfolglos, also nicht schlüssig.
Zudem hätte der Beschwerdeführer anstelle des komplexen Bösgläubigkeitslöschungsverfahrens Widerspruch, gestützt auf seine älteren Markenrechte, einlegen
können.
c) Beschwerde
Gegen den Beschluss vom 13. Juli 2018 wurde seitens des Löschungsantragstellers Beschwerde erhoben, mit der geltend gemacht wird, dass dem Löschungsantrag bereits aus formalen Gründen stattzugeben sei, da das DPMA die Widerspruchsbegründung der Beschwerdegegnerin vom 22. Juni 2017 wegen Verspätung nicht habe berücksichtigen dürfen. Zum Zeitpunkt des Ablaufs der vom
DPMA im Schriftsatz vom 12. Mai 2017 gesetzten einmonatigen Frist habe kein
Antrag der Beschwerdegegnerin vorgelegen. Es stelle einen gravierenden Verfahrensfehler dar, dass das DPMA den verfristeten Antrag der Beschwerdegegnerin
berücksichtigt habe.
Die streitgegenständliche Marke sei am 25. November 2011 bösgläubig angemeldet worden, zumal der Beschwerdegegnerin bereits zu diesem Zeitpunkt bewusst
gewesen sei, dass das Zeichen „Erdmann & Rossi“ seit mehr als 100 Jahren bekannt ist. Ein Benutzungswille habe nicht bestanden, da sie sich nicht mit der Instandsetzung, Reparatur, Wartung oder mit dem Design von Kraftfahrzeugen befasse. Gesellschaftszweck sei vielmehr die Vermietung und Verpachtung von Gewerberäumen. Die von der Beschwerdegegnerin für ihre Marke beanspruchten Tätigkeiten entsprächen nicht dem einer Vermieterin und Verpächterin von Gewerberäumen. Sie sei weder ein Automobilunternehmen noch eine Lizenzgesellschaft; einen Gewerbeschein dafür habe sie nicht beantragt. Die Behauptung, dass die Beschwerdegegnerin zum Zeitpunkt der Markenanmeldung Lizenzverhandlungen
habe führen wollen, sei unzutreffend. Die Beschwerdegegnerin sei eine „leere
Hülle“. Einziger Mitarbeiter sei ihr Geschäftsführer. Die angegriffene Marke könne
nur dazu dienen, den Beschwerdeführer oder seine Erdmann & Rossi L…
… GmbH & Co. KG im Rechtsverkehr zu behindern, parasitär von deren Arbeit zu profitieren und Verwechslungen herbeizuführen.
Der Geschäftsführer der Beschwerdegegnerin habe dem Beschwerdeführer in Telefonaten vom 5. Januar 2011 und 23. Februar 2011 mitgeteilt, es bestehe kein Interesse an einer Marke „Erdmann & Rossi“. Dies habe er in seiner E-Mail vom
7. März 2011 gegenüber dem Beschwerdeführer schriftlich bestätigt.
Die Beschwerdegegnerin habe am 25. November 2011 gewusst, dass der Beschwerdeführer seine „Erdmann & Rossi“ - Marken 30 2011 013 802 und UM 010
310 481 mit älterem Zeitrang benutzen würde. Auffällig sei, dass die Anmeldung
vom 25. November 2011 gerade nicht eine Wiederholung der Anmeldung vom
1. Dezember 2010 sei. Vielmehr sei von der angegriffenen Marke das Waren- und
Dienstleistungsverzeichnis der Marken 30 2011 013 802 und UM 010 310 481 des
Beschwerdeführers übernommen worden.
Die Bösgläubigkeit der Beschwerdegegnerin ergebe sich auch aus dem Gespräch
am 19. Oktober 2011, das in der Kanzlei des Beschwerdeführers stattgefunden
habe. Der Geschäftsführer der Beschwerdegegnerin habe sich in diesem dahingehend geäußert, dass seine Gesellschaft Erdmann & Rossi GmbH heiße und ihr deshalb die Marke zustehe. Auf die Erwiderung des Beschwerdeführers, dass die Beschwerdegegnerin lediglich eine Gesellschaft zur Vermietung sowie Verpachtung
von Immobilien sei und er selbst seine Marken nutzen wolle, habe der Geschäftsführer der Beschwerdegegnerin ihn ultimativ aufgefordert, diese auf Letztgenannte
zu übertragen. Nachdem dies abgelehnt worden sei, habe der Geschäftsführer der
Beschwerdegegnerin sinngemäß ausgeführt, dass er dann selber eine Marke „Erdmann & Rossi“ anmelden als auch dem Beschwerdeführer in den kommenden Jahren so viel wie möglich schaden und hierfür keine Kosten scheuen werde. Zum Inhalt des Gesprächs am 19. Oktober 2011 benennt der Beschwerdeführer Rechtsanwalt K… als Zeugen, der ebenfalls zugegen gewesen sei.
Die aus Sicht des Beschwerdeführers unlauteren Absichten der Beschwerdegegnerin würden zudem durch ihre Einlassungen im Beschwerdeverfahren 28 W (pat)
35/16 deutlich. Dort habe sie in dem Schriftsatz vom 22. November 2022 vortragen
lassen, dass sich der Wert ihrer Marke im Laufe der Jahre auch durch Aktivitäten
des Beschwerdeführers erheblich erhöht habe. Dies mache deutlich, dass die Beschwerdegegnerin parasitär von der Markenbenutzung des Beschwerdeführers profitieren wolle. Zudem habe die Beschwerdegegnerin dargelegt, dass ihre Marke
„Erdmann & Rossi“ nunmehr 300.000,- EUR wert sei, was dem Gegenstandswert
in der Sache 28 W (pat) 35/16 entspreche. Demgegenüber habe sie in ihrem Jahresabschluss 2021 sowie in den vorausgegangenen Jahresabschlüssen den Wert
ihrer „immateriellen Vermögensgegenstände“, zu denen auch die verfahrensgegenständliche Marke gehöre, mit einem Euro angegeben.
Schließlich verweist der Beschwerdeführer darauf, dass die Beschwerdegegnerin
am 21. Februar 2023 mehrere Schreiben habe verfassen lassen, mit denen sie den
Beschwerdeführer sowie die von ihm geführte A… Erdmann & Rossi L…
GmbH
& Co.
KG
als
auch
A…
Erdmann
& Rossi …
GmbH allein gestützt auf die beschwerdegegenständliche Marke abgemahnt
und auf Unterlassung sowie Schadensersatz in Anspruch genommen habe. Die
Rechtsprechung zur bösgläubigen Markenanmeldung habe immer wieder betont,
dass es ein Indiz für die Bösgläubigkeit sei, wenn der Markenanmelder selbst jahrelang nichts unternehme, um von der Herkunftsfunktion seiner Marke Gebrauch zu
machen, aber andere, die ihre eigenen Zeichen benutzen bzw. benutzen wollen, mit
Unterlassungs- und Geldforderungen überziehe (unter Verweis auf BGH GRUR
2001, 242, 243 - Classe E; BPatG, BeckRS 2017, 137230, Rn. 65 - YOU & ME).
Entsprechendes gelte, wenn der Anmelder beabsichtige, durch Hinweis auf seine
formale Rechtsposition Druck auszuüben, um finanzielle oder sonstige Gegenleistungen zu erzwingen (unter Verweis auf BPatG Beschluss vom 14. Oktober 2019,
27 W (pat) 45/17, BeckRS 2019, 26966, Rn. 44 - Caught in the Act). Derartige Absichten seien mit den Schreiben vom 21. Februar 2023 belegt.
Das vorstehend zusammengefasste Verhalten der Beschwerdegegnerin falle nach
Ansicht des Beschwerdeführers untere mehrere Fallgruppen einer bösgläubigen
Markenanmeldung:
Die Beschwerdegegnerin habe die angegriffene Marke in Kenntnis identischer vorbestehender Marken des Beschwerdeführers ohne vorherige Herbeiführung der Löschung ihrer Eintragung und in der Absicht parasitärer Ausnutzung angemeldet.
Vorliegender Sachverhalt sei insbesondere vergleichbar mit dem Fall EuG GRUR-
Int. 2014, 1047 - Simca.
Die Beschwerdegegnerin habe die angegriffene Marke lediglich mit dem Ziel angemeldet, den Besitzstand des Beschwerdeführers und Dritter zu stören sowie den
weiteren Gebrauch der vorbenutzten Marken des Beschwerdeführers bzw. der von
ihm geführten Gesellschaft zu beeinträchtigen. Zum Zeitpunkt der Anmeldung der
verfahrensgegenständlichen Marke sei die deutsche Marke 30 2011 013 802 der
Beschwerdegegnerin bereits eingetragen gewesen. Zudem habe der Beschwerdeführer erheblich in die Entwicklung der Marke investiert. Unter anderem sei ein von
einer Drittgesellschaft auf Kosten des Beschwerdeführers geschriebener Businessplan vorhanden. Die von der Beschwerdegegnerin nach über zehn Jahren behauptete Absicht, ihre Marke irgendwann zu lizenzieren, sei ein bloßes Lippenbekenntnis
geblieben. In Anbetracht der so genannten „Leerübertragungs“-Rechtsprechung
(unter Verweis auf BGH GRUR 1957, 595, 596; GRUR 1969, 677, 679; GRUR 1983,
237; GRUR 1977, 107 ff.; GRUR 2012, 910 ff.), wonach die Schutzunfähigkeit des
Lizenzgegenstandes weder die Rechtsverbindlichkeit des Lizenzvertrages noch die
Pflicht zur Zahlung der Lizenzgebühr berühre, hätte die Beschwerdegegnerin nach
der Schaffung der entsprechenden unternehmerischen Voraussetzungen ohne jedes eigene Risiko die angegriffene Marke lizenzieren können.
Die Beschwerdegegnerin habe diese schließlich zur Behinderung des Marktverhaltens des Beschwerdeführers angemeldet. Sie habe am 25. November 2011 gewusst, dass der Beschwerdeführer schon in seine Marken 30 2011 013 802 und UM
010 310 481 investiert habe. Die Beschwerdegegnerin verwirkliche schon seit 2011
den Plan, den Beschwerdeführer und später die von ihm geführte A… Erdmann & Rossi L… GmbH & Co. KG bei der Benutzung ihrer Marken
„Erdmann & Rossi“ zu behindern. Die Behinderungsabsicht könne sich auch gegen
im Zeitpunkt der Markenanmeldung noch nicht bekannte Dritte richten. Die Beschwerdegegnerin habe zudem mehrfach, nämlich in den Jahren 2012, 2016 und
2022 erfolglos versucht, die Marke „Erdmann & Rossi“ in der Schweiz schützen zu
lassen, um die dortigen geschäftlichen Aktivitäten des Beschwerdeführers zu behindern.
Die Kostenentscheidung im Beschluss der Markenabteilung 3.4 vom 13. Juli 2018
sei offenkundig verfehlt. Im Beratungsblatt vom 6. März 2018 sei noch vermerkt:
„Keine Kostenauferlegung“. Im Beschluss vom 13. Juli 2018 seien dagegen dem
Beschwerdeführer die Kosten des Verfahrens vor dem DPMA auferlegt worden.
Ausweislich der Verfahrensakte hätten die drei Mitglieder der Markenabteilung des
DPMA nach ihrer Beratung am 6. März 2018 keine neuen Erkenntnisse gewonnen.
In dem gegen sie geführten strafrechtlichen Ermittlungsverfahren hätten sie hingegen etwas anderes vorgetragen und behauptet, sie hätten in einem nachträglichen
Umlaufverfahren den Inhalt ihres Beschlusses vom 6. März 2018 geändert. Daraus
könne man zumindest schließen, dass es in dem Verfahren vor dem DPMA zu
pflichtwidrig nicht in der Verfahrensakte dokumentierten Unregelmäßigkeiten gekommen sei, die im Einzelnen nicht hätten aufgeklärt werden können.
Zu Begründung der Markenabteilung, die Kosten aufzuerlegen, weil der Löschungsantrag wegen Bösgläubigkeit „aus sich selbst heraus erfolglos“ sei, führt der Beschwerdeführer aus, es gebe keine Rechtsprechung, aus der hervorgehe, dass nur
deswegen, weil ein Löschungsantrag erfolglos bzw. nicht schlüssig sei, dem Löschungsantragsteller die Kosten aufzuerlegen seien. Darüber hinaus sei der Vortrag
zur Bösgläubigkeit der Beschwerdegegnerin entgegen der Ansicht der Markenabteilung schlüssig. Zudem könne es kein Argument für eine Kostentragungspflicht
sein, dass ein Beteiligter nur einen von mehreren ihm zustehenden Rechtsbehelfen
ergreife. Es bestehe keine Rechtspflicht, alle möglichen Rechtsbehelfe auszuschöpfen. Zudem habe der Beschwerdeführer entgegen der Annahme der Markenabteilung bereits 2012 Widerspruch gegen die Eintragung der verfahrensgegenständlichen Marke erhoben.
Der Beschwerdeführer und Löschungsantragsteller beantragt:
1. Der Beschluss des DPMA, Markenabteilung 3.4, vom 13. Juli 2018
wird in Ziffer 1 und Ziffer 2 aufgehoben.
2. Die Löschung der Eintragung der Marke 30 2011 064 111 wird angeordnet.
3. Die Kosten des Verfahrens vor dem DPMA sowie die Kosten des Beschwerdeverfahrens werden der Inhaberin der angegriffenen Marke
auferlegt.
4. Der Gegenstandswert wird auf 50.000,- EUR festgesetzt.
Der Beschwerdeführer regt zudem vorsorglich die Vorlage an den EuGH an. Eine
solche sei erforderlich, wenn der Senat annehmen sollte, dass
- die Beschwerdegegnerin die angegriffene Marke habe anmelden dürfen, ohne
die Eintragungen der vorbestehenden Marken des Beschwerdeführers zuvor löschen zu lassen (unter Verweis auf EuG GRUR-RS 2014, 80896 - Simca),
- zur Bejahung der Bösgläubigkeit zwingend ein vorbestehender schutzwürdiger
Besitzstand des Beschwerdeführers erforderlich sei
oder
- ein schutzwürdiger Besitzstand des Beschwerdeführers nicht bestehe, weil er
sich den im März und September 2011 vorhandenen Goodwill des Zeichens „Erdmann & Rossi“ im Karosseriebau unrechtmäßig zunutze gemacht habe oder
seine bis zum 25. November 2011 getätigten Investitionen irrelevant seien.
Ferner regt der Beschwerdeführer die Zulassung der Rechtsbeschwerde an. Dieser
Anregung sei nachzukommen, wenn der Senat annehmen sollte, dass
- sich die Beschwerdegegnerin vorliegend mit Erfolg auf eine Benutzungsschonfrist berufen könne,
- zur Bejahung der Bösgläubigkeit zwingend ein vorbestehender schutzwürdiger
Besitzstand des Beschwerdeführers erforderlich sei
oder
- die Beschwerdegegnerin die angegriffene Marke am Anmeldetag sinnvoll gemäß
unternehmerischer Logik für eigene Geschäfte habe verwenden können.
Die Beschwerdegegnerin und Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt:
1. Die Beschwerde wird zurückgewiesen.
2. Die Kosten des Verfahrens vor dem DPMA sowie die Kosten des Beschwerdeverfahrens werden dem Beschwerdeführer auferlegt.
3. Der Gegenstandswert wird auf 300.000,- EUR festgesetzt.
Zur Begründung führt die Beschwerdegegnerin aus, der Vortrag des Beschwerdeführers rechtfertige nicht die Annahme der Bösgläubigkeit. Diese sei selbst bei Vorhandensein älterer Rechte und deren Kenntnis am Tag der späteren Anmeldung
nicht gegeben. Der Beschwerdeführer habe für sich persönlich die Marke seiner
früheren Mandantin, die Beschwerdegegnerin, ohne deren Kenntnis und Zustimmung beim DPMA angemeldet, um anschließend gegen die angegriffene Marke mit
einem Widerspruch vorzugehen. Der Beschwerdeführer habe seine deutsche
Marke 30 2011 013 802 am 9. März 2011, also nur zwei Tage nach seiner Mitteilung
vom 7. März 2011 angemeldet, in der er um Bestätigung der Beendigung des Mandatsverhältnisses gebeten hat. Er habe die von ihm für die Beschwerdegegnerin
eingereichte Markenanmeldung ohne Mitteilung an diese durch Nichtzahlung der
Anmeldegebühr untergehen lassen, um nur wenige Tage später eine identische Anmeldung im eigenen Namen zu tätigen. Der Beschwerdeführer habe die Beschwerdegegnerin im Glauben gelassen, Inhaber der Marke „Erdmann & Rossi“ zu sein.
Da Lizenzverhandlungen gescheitert gewesen seien, habe die Beschwerdegegnerin „momentan kein weiteres Interesse an der Vermarktung der Marke ‚Erdmann &
Rossi‘“ gehabt. Obwohl der Beschwerdeführer Markenexperte sei, habe er der Beschwerdegegnerin nicht mitgeteilt, dass es noch möglich gewesen wäre, unter Inanspruchnahme der Priorität der untergegangenen deutschen Anmeldung eine
Nachanmeldung beim EUIPO einzureichen, um sich den Markenschutz nicht nur für
Deutschland, sondern sogar für die gesamte EU zu sichern.
Der Beschwerdeführer habe seine Unionsmarke UM 010 310 481 am 19. September 2011 angemeldet, ohne die Priorität seiner deutschen Anmeldung in Anspruch
zu nehmen. Die deutsche Marke 30 2011 013 802 sei später ohne Grund antragsgemäß gelöscht worden. Nach Ansicht der Beschwerdegegnerin sollten durch dieses unverständliche Vorgehen Spuren verwischt werden. Dem Beschwerdeführer
als erfahrenem Markenrechtler sei bewusst gewesen, dass eine nur wenige Tage
nach dem Untergang der von ihm für seine bisherige Mandantin eingereichten Markenanmeldung getätigte identische Neuanmeldung in eigenem Namen schnell auffallen würde.
An dem Gespräch am 19. Oktober 2011 in der Kanzlei des Beschwerdeführers habe
auch Rechtsanwalt K1… als Vertreter der Beschwerdegegnerin
teilgenommen. Dieser habe eine andere Erinnerung an Verlauf und Ergebnis dieses Gesprächs: Die Beschwerdegegnerin habe den Beschwerdeführer nicht aus ihrer prioritätsschlechteren Marke angegriffen, sondern umgekehrt sei der Beschwerdeführer ohne Zögern aus seiner bösgläubig angemeldeten Marke UM 010 310 481 gegen seine bisherige Mandantin vorgegangen.
Der Beschwerdegegnerin sei nichts anderes übrig geblieben, als am 25. November
2011 erneut eine Marke beim DPMA anzumelden. Zu diesem Zeitpunkt habe der
Beschwerdeführer nur über zwei Markenanmeldungen verfügt. Weitere Investitionen von seiner Seite aus habe es nicht gegeben. Spätere wirtschaftliche Aktivitäten
habe die Beschwerdegegnerin nicht gekannt und nicht kennen können. Nach der
Löschung der Eintragung der Unionsmarke UM 010 310 481 liege es auf der Hand,
dass die Beschwerdegegnerin nun aus ihrer prioritätsjüngeren Marke „Erdmann &
Rossi“ gegen den Beschwerdeführer vorgehe.
Die Beschwerdegegnerin habe sich von Anfang an um eine Vergabe von Lizenzen
zur Nutzung der verfahrensgegenständlichen Marke bemüht. Der Beschwerdeführer habe seit Beginn seiner Beratung der Beschwerdegegnerin gewusst, dass sie
die Marke „Erdmann & Rossi“ nur durch Abschluss von Lizenzverträgen vermarkten
wolle und könne. Er habe einen Lizenzvertragsentwurf ausgearbeitet und dies in
Rechnung gestellt. Der Beschwerdeführer sei aus seiner Marke UM 010 310 481
gegen jede Art der Benutzung des Zeichens „Erdmann & Rossi“ durch Dritte vorgegangen, obwohl sie bösgläubig angemeldet worden sei. Kein vernünftiger Unternehmer werde eine Marke nutzen oder nutzen können, wenn sie durch einen Widerspruch aus einer identischen Marke sowie durch einen Antrag auf Löschung wegen Bösgläubigkeit angegriffen werde. Jeder Lizenznehmer verlange vor dem Abschluss eines Lizenzvertrages und damit vor Zahlung einer Lizenzgebühr die Klärung der Rechtslage. Die Bemühungen der Beschwerdegegnerin, die verfahrensgegenständliche Marke zu vermarkten, seien vor diesem Hintergrund gescheitert.
Die Rüge des Beschwerdeführers, dass ihm im Beschluss vom 13. Juli 2018 die
Kosten auferlegt worden seien, obwohl dies in der Beratung nicht vorgesehen gewesen sei, gehe ins Leere. Ein Verfahrensbeteiligter könne keine Rechte aus einem
stets nur vorläufigen Ergebnis einer internen Beratung eines Entscheidungskörpers
herleiten.
d) Schriftsatzfrist
Nach der mündlichen Verhandlung am 20. Februar 2024 wurde dem Beschwerdeführer durch Beschluss antragsgemäß eine Frist zur Stellungnahme zum Schriftsatz
der Beschwerdegegnerin vom 19. Februar 2024 eingeräumt, die auf Antrag bis zum
13. März 2024 verlängert worden ist. Mit am 13. März 2024 beim Bundespatentgericht eingegangenem Schriftsatz hat sich der Beschwerdeführer zur Sache geäußert.
Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten wird ergänzend auf den Akteninhalt Bezug
genommen.
II.
Die Beschwerde ist gemäß § 66 Abs. 1 Satz 1 MarkenG zulässig, aber nicht begründet.
A. Eine Zurückverweisung an das DPMA unter Aufhebung des Beschlusses vom
13. Juli 2018 gemäß § 70 Abs. 3 Nr. 2 MarkenG kommt nicht Betracht, da das dortige Verfahren an keinem wesentlichen Mangel leidet. Insbesondere ist ein solcher
nicht darin zu sehen, dass die Markenabteilung 3.4 den am 22. Juni 2017 eingegangenen Schriftsatz der Beschwerdegegnerin, mit dem sie Anträge stellt und ihren
Widerspruch begründet, berücksichtigt hat. Dies gilt auch dann, wenn er nach Ablauf der durch Schreiben der Markenabteilung 3.4 vom 12. Mai 2017 hierfür gesetzten einmonatigen Frist dem DPMA zugegangen sein sollte. Der Amtsakte ist nicht
zu entnehmen, wann das Schreiben vom 12. Mai 2017 der Beschwerdegegnerin
zuging, so dass eine Verfristung schon nicht zweifelsfrei festgestellt werden kann.
Selbst wenn der Schriftsatz vom 22. Juni 2017 verspätet eingegangen sein sollte,
muss das DPMA im Lichte des Amtsermittlungsgrundsatzes (§ 59 Abs. 1 MarkenG)
sowie des Gebotes der Gewährung rechtlichen Gehörs (§ 59 Abs. 2 MarkenG) auch
verspätet eingereichte Eingaben bei der Beschlussfassung berücksichtigen (vgl.
BPatG, Beschluss vom 15. November 2000, 28 W (pat) 236/00 - VOGUE; Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 14. Auflage, § 59, Rn. 27). Da die Beschwerdegegnerin durch ihre am 24. und 26. April 2017 eingegangenen Widersprüche hat
erkennen lassen, das sie sich dem Nichtigkeitsantrag widersetzen und ihre Rechte
im förmlichen Verfahren vor dem DPMA wahrnehmen möchte, hätte es einer Begründung und eines zusätzlichen Antrags der Beschwerdegegnerin nicht bedurft.
Die Markenabteilung 3.4 hätte davon unabhängig in die Sachprüfung des Nichtigkeitsantrags eintreten müssen (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 53, Rn. 49
und 51). Entgegen der Ansicht des Beschwerdeführers liegt somit kein Verfahrensfehler vor.
B. Im Laufe des Verfahrens sind die hierauf anzuwendenden Vorschriften durch das
Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2015/2436 des Europäischen Parlaments
und des Rates vom 16. Dezember 2015 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der
Mitgliedstaaten über die Marken (Markenrechtsmodernisierungsgesetz - MaMoG,
BGBl. I 2018, Seite 2357) gemäß Art. 5 Abs. 1 MaMoG teilweise mit Wirkung zum
14. Januar 2019, im Übrigen gemäß Art. 5 Abs. 3 MaMoG mit Wirkung zum 1. Mai
2020 novelliert worden. Eine relevante Änderung der Rechtslage ergibt sich für den
Streitfall hieraus jedoch nicht. Für den am 24. Februar 2017 gestellten Löschungsantrag ist gemäß der Übergangsregelung des § 158 Abs. 8 MarkenG die Vorschrift
des § 50 Abs. 2 MarkenG in seiner bis 13. Januar 2019 geltenden Fassung anzuwenden. Die zum 1. Mai 2020 in Kraft getretene Änderung der §§ 53 und 54 MarkenG a. F. betreffend das Löschungsverfahren vor dem DPMA wegen Verfalls und
absoluter Schutzhindernisse berührt bereits abgeschlossene Verfahrenshandlungen nicht (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 53, Rn. 106), so dass sich der
davor eingelegte Löschungsantrag als auch der dagegen erhobene Widerspruch
Zu berücksichtigen ist lediglich die aus Gründen der Anpassung an die Terminologie
des Art. 45 der Richtlinie (EU) 2015/2436 des Europäischen Parlaments und des
Rates vom 16. Dezember 2015 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken mit Wirkung zum 14. Januar 2019 vorgenommene
Umbenennung des Löschungsverfahrens wegen absoluter Schutzhindernisse in
Nichtigkeitsverfahren wegen absoluter Schutzhindernisse gemäß Art. 1 Nrn. 28 und
33 MaMoG (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 50, Rn. 2, § 53 Rn. 2).
C. Der Antrag auf Nichtigerklärung der Eintragung der Marke 30 2011 064 111 vom
24. Februar 2017 ist zulässig. Er wurde ordnungsgemäß gestellt, insbesondere wurden die geltend gemachten Schutzhindernisse gemäß §§ 54, 50 Abs. 1 i. V. m. § 8
benannt.
1. Mit am 24. April 2017 beim DPMA eingegangenem Schreiben hat die Beschwerdegegnerin der Löschung wegen Verfalls innerhalb der Zweimonatsfrist gemäß § 53
Abs. 3 MarkenG a. F. widersprochen, nachdem ihr der entsprechende Antrag des
Beschwerdeführers am 20. März 2017 zugestellt wurde. Insofern war - wie die Markenabteilung 3.4 in ihrem Beschluss vom 13. Juli 2018 zutreffend ausgeführt hat -
der Nichtigkeitsantrag im Wege der Klage geltend zu machen (§ 53 Abs. 4 MarkenG
a. F.). Die Neuregelung gemäß § 53 Abs. 5 MarkenG kommt entsprechend den
Ausführungen unter A. vorliegend nicht zur Anwendung.
2. Die Inhaberin der angegriffenen Marke und Beschwerdegegnerin hat des Weiteren dem ihr am 20. März 2017 zugestellten Antrag auf Löschung wegen absoluter
Schutzhindernisse mit am 26. April 2017 beim DPMA eingegangenem Schriftsatz
und damit rechtzeitig innerhalb der Zweimonatsfrist des vor dem 1. Mai 2020 gültigen § 54 Abs. 2 Satz 2 MarkenG a. F. widersprochen. Somit war gemäß § 54 Abs. 2
Satz 3 MarkenG a. F. das Nichtigkeitsverfahren durchzuführen.
D. Der auf § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG a. F. gestützte Nichtigkeitsantrag ist nicht
begründet. Aufgrund der gesamten Umstände des Einzelfalls steht zur Überzeugung des Senats fest, dass die Beschwerdegegnerin bei der Anmeldung ihrer Marke
nicht bösgläubig war.
1. Bösgläubigkeit einer Anmeldung gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG a. F. liegt
vor, wenn sie rechtsmissbräuchlich oder sittenwidrig - insbesondere im Sinne wettbewerbsrechtlicher Unlauterkeit - erfolgt ist (vgl. BGH GRUR 2004, 510, 511 -
S 100; BPatG, Beschluss vom 30. August 2010, 30 W (pat) 61/09 - Cali Nails; Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 8, Rn. 1062, 1065 ff.). Der Schutzversagungsgrund
soll Anmeldungen von Marken erfassen, die von vornherein nicht dazu bestimmt
sind, im Interesse eines lauteren Wettbewerbs Waren und Dienstleistungen als solche eines bestimmten Unternehmens zu individualisieren, sondern Dritte im Wettbewerb zu behindern (vgl. Hacker, Markenrecht, 6. Auflage 2023, Rn. 193). Hierbei
ist davon auszugehen, dass ein Anmelder nicht allein deshalb unlauter handelt, weil
er weiß, dass ein anderer dasselbe Zeichen für dieselben Waren oder Dienstleistungen benutzt, ohne hierfür einen formalen Kennzeichenschutz erworben zu haben
(vgl. EuGH GRUR Int. 2013, 792, Rn. 37 - Malaysia Dairy Industries).
Ein bösgläubiger Markenerwerb kann nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes insbesondere darin liegen, dass der Anmelder in Kenntnis eines
schutzwürdigen Besitzstandes eines Vorbenutzers ohne rechtfertigenden Grund die
gleiche oder eine verwechselbar ähnliche Marke für gleiche oder ähnliche Waren
und/oder Dienstleistungen anmeldet mit dem Ziel der Störung des Besitzstandes
des Vorbenutzers oder in der Absicht, für diesen den weiteren Gebrauch der Marke
zu sperren (vgl. BGH GRUR 1998, 1034 - Makalu; GRUR 2000, 1032, 1034 - EQUI
2000; GRUR 2008, 621, Rn. 21 - AKADEMIKS).
Darüber hinaus kann der Erwerb eines formalen Markenrechts, unabhängig vom
Bestehen eines schutzwürdigen inländischen Besitzstandes eines Dritten, aber
auch dann bösgläubig im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG a. F. sein, wenn
sich die Anmeldung der Marke unter anderen Gesichtspunkten als wettbewerbs-
oder sittenwidrig darstellt. Das wettbewerblich Verwerfliche kann insbesondere darin gesehen werden, dass ein Markenanmelder die mit der Eintragung der Marke
verbundene - an sich unbedenkliche - Sperrwirkung zweckfremd als Mittel des Wettbewerbskampfes einsetzt (vgl. BGH GRUR 2008, 917, Rn. 20 - EROS; GRUR 2008,
621, 623, Rn. 21 - AKADEMIKS; GRUR 2008, 160, Rn. 18 - CORDARONE; GRUR
2005, 581 - The Colour of Elégance; GRUR 2005, 414 - Russisches Schaumgebäck; GRUR 2004, 510 - S 100; GRUR 2000, 1032 - EQUI 2000; GRUR 1998, 1034
- Makalu; GRUR 1980, 110 - TORCH). Dabei ist die maßgebliche Grenze zur Bösgläubigkeit dann überschritten, wenn das Verhalten des Markenanmelders bei objektiver Würdigung aller Umstände in erster Linie auf die Beeinträchtigung der wettbewerblichen Entfaltung eines Mitbewerbers und nicht auf die Förderung des eigenen Wettbewerbs gerichtet ist (vgl. BGH GRUR 2005, 581, 582 - The Colour of
Elégance). Daher wird die Annahme einer Bösgläubigkeit nicht schon durch die Behauptung oder den Nachweis eines eigenen Benutzungswillens ausgeschlossen.
Vielmehr ist eine Gesamtabwägung aller Umstände des Einzelfalls erforderlich (vgl.
EuGH GRUR 2009, 2009, 763, Rn. 37 - Lindt & Sprüngli/Franz Hauswirth; GRUR
2013, 919, Rn. 36 - Malaysia Dairy/Beschwerdeausschuss; BGH GRUR 2009, 780,
Rn. 18 - Ivadal; GRUR 2015, 1214, Rn. 58 - Goldbären).
Soweit der Nichtigkeitsgrund der Bösgläubigkeit geltend gemacht wird, ist ausschließlich auf den Zeitpunkt der Anmeldung abzustellen und nicht daneben auch
auf den Zeitpunkt der Entscheidung über den Nichtigkeitsantrag (vgl. EuGH GRUR
2009, 763, Rn. 35 - Lindt & Sprüngli/Franz Hauswirth; BGH GRUR 2016, 380,
Rn. 12 f. - Glückspilz). Dies schließt jedoch eine Berücksichtigung des Verhaltens
des Anmelders vor und nach der Markenanmeldung nicht aus. So wird sich ein
rechtsmissbräuchliches Verhalten des Markeninhabers häufig erst aus einer späteren Rechtsausübung ergeben, die im Einzelfall den erforderlichen Schluss auf eine
bereits zum Anmeldezeitpunkt vorliegende Behinderungsabsicht mit der gebotenen
Sicherheit erlaubt (vgl. BGH, a. a. O., Rn. 14 - Glückspilz; BPatG, Beschluss vom
15. November 2017, 29 W (pat) 16/14 - YOU & ME; Ströbele/Hacker/Thiering,
a. a. O., § 8, Rn. 1081). Ist die Feststellung des Schutzhindernisses auch unter Berücksichtigung der von den Beteiligten vorgelegten und von Amts wegen zusätzlich
ermittelten Unterlagen nicht möglich, muss es - gerade in Grenz- oder Zweifelsfällen
- bei der Eintragung der angegriffenen Marke sein Bewenden haben (vgl. BGH
GRUR 2010, 138, Rn. 48 - ROCHER-Kugel; BPatG, Beschluss vom 15. November
2017, 29 W (pat) 16/14 - YOU & ME; GRUR 2006, 155 - Salatfix; Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 53, Rn. 61).
2. Unter Berücksichtigung dieser Grundsätze vermögen die vom Beschwerdeführer
genannten Aspekte und die Feststellungen des Senats die Annahme eines böswilligen Verhaltens der Beschwerdegegnerin zum maßgeblichen Zeitpunkt der Anmeldung der mit dem Nichtigkeitsantrag angegriffenen Marke nicht mit der erforderlichen Sicherheit zu begründen. Von einer bösgläubigen Markenanmeldung kann
weder unter dem Gesichtspunkt der Störung eines schutzwürdigen Besitzstands
des Beschwerdeführers noch unter dem Gesichtspunkt eines beabsichtigten zweckfremden Einsatzes der Sperrwirkung der Marke als Mittel des Wettbewerbskampfes
ausgegangen werden. Auch unter Berücksichtigung der weiteren Umstände, auf die
der Beschwerdeführer verweist, vermag der Senat im Rahmen der Gesamtabwägung sämtlicher Umstände im vorliegenden Fall keine Bösgläubigkeit zu erkennen.
a) Die Anmeldung der angegriffenen Marke ist nicht wegen Störung eines schutzwürdigen Besitzstandes als bösgläubig anzusehen, weil der Beschwerdeführer zum
maßgeblichen Zeitpunkt nicht über einen solchen verfügte.
(1) Einen Besitzstand zum Zeitpunkt der Anmeldung der angegriffenen Marke am
25. November 2011 kann die am 9. März 2011 angemeldete und am 26. Mai 2011
eingetragene Marke 30 2011 013 802 des Beschwerdeführers begründet haben.
Auf diese hat er zwar im Jahr 2013 verzichtet. Ein Verzicht nach § 48 Abs. 1 MarkenG entfaltet jedoch keine rückwirkenden Rechtsfolgen, sondern wirkt nur ex nunc
(vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 48, Rn. 3 m. w. N.). Als Schutzendedatum
ist im DPMA-Register demgemäß der 20. September 2013 vermerkt. Folglich war
die Marke 30 2011 013 802 des Beschwerdeführers am 25. November 2011 in Kraft.
(2) Grundlage für einen Besitzstand kann jedoch nicht die am 19. September 2011
angemeldete Unionsmarke UM 010 310 481 des Beschwerdeführers sein. Mit Urteil
vom 24. März 2022 (verbundene Rechtssachen C-529/18 P und C-531/18 P) hat
der Gerichtshof der Europäischen Union die Rechtsmittel gegen den Beschluss des
Gerichts der Europäischen Union (T-664/16) zurückgewiesen, mit dem die Klage
gegen die Entscheidung der Vierten Beschwerdekammer des EUIPO vom 18. Juli
2016 (R 1670/2015-4) über die Nichtigkeit der Unionsmarke UM 010 310 481 verworfen worden ist. Aufgrund der Nichtigerklärung und am 26. September 2022 erfolgten Löschung dieser Unionsmarke gelten deren Wirkungen als von Anfang an
nicht eingetreten (Art. 62 Abs. 2 UMV).
Hierzu hat der Beschwerdeführer zwar vorgetragen, dass die Entscheidung des
EuGH nur formell rechtskräftig geworden sei, da weder das EuG noch der EuGH
sich sachlich mit seinem Vortrag, es gebe keinen vorschriftsmäßig signierten Beschluss der Vierten Beschwerdekammer vom 18. Juli 2016, auseinandergesetzt
hätten. Aufgrund der rechtskräftigen Entscheidung des EuGH steht jedoch fest,
dass die Unionsmarke UM 010 310 481 gelöscht ist. Urteile des EuGH werden mit
dem Tag ihrer Verkündung rechtskräftig (Art. 91 Abs. 1 der Verfahrensordnung des
Gerichtshofs). Der EuGH selbst hat auf die Bedeutung des Grundsatzes der Rechtskraft sowohl in der Gemeinschaftsordnung als auch in den nationalen Rechtsordnungen hingewiesen (vgl. Rs. C-2/08 - Olimpiclub, Slg. 2009, I-7501, Rn. 22 m. w.
N.). Zur Gewährleistung des Rechtsfriedens und der Beständigkeit rechtlicher Beziehungen sowie einer geordneten Rechtspflege sollen nämlich die nach Ausschöpfung des Rechtswegs oder nach Ablauf der entsprechenden Rechtsmittelfristen unanfechtbar gewordenen Gerichtsentscheidungen nicht mehr in Frage gestellt werden können. Eine rechtskräftige Entscheidung bildet damit nicht die Wahrheit ab,
sondern gilt als wahr, weil sie nicht mehr in Frage gestellt werden kann. Dass Urteile
des EuGH materiell rechtkräftig werden, ist zwar nicht explizit geregelt. Allerdings
setzt beispielsweise Art. 44 der Satzung des Gerichtshofs der Europäischen Union,
welcher den Rechtsbehelf der Wiederaufnahme betrifft, den Eintritt der Rechskraft
voraus (vgl. Reiling in EuZW 2002, 136, 137).
Obiges gilt auch für das Urteil des EuGH vom 24. März 2022 (verbundene Rechtssachen C-529/18 P und C-531/18 P), das nicht mit weiteren Rechtsmitteln angegriffen werden kann und damit rechtskräftig ist (vgl. auch BPatG 28 W (pat) 35/16, Beschluss des 28. Senats vom 28. Juni 2023 - Erdmann & Rossi). Insofern greift das
Vorbringen des Beschwerdeführers nicht durch.
(3) Es kann dahinstehen, ob der Beschwerdeführer aufgrund Benutzung einen Besitzstand an der Marke 30 2011 013 802 erworben hat, da ein solcher auch im Falle
seines Bestehens nicht schutzwürdig ist. Die Annahme eines schutzwürdigen Besitzstandes setzt grundsätzlich die Schutzfähigkeit des vorbenutzten Rechts voraus,
so dass absolute Schutzhindernisse in der Regel einen solchen Besitzstand ausschließen (vgl. BPatG, Beschluss vom 9. November 2017, 25 W (pat) 114/14 - KÖ-
BOGEN; Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 8, Rn. 1132). Dies ist vorliegend der
Fall, da die Marke 30 2011 013 802 nach Überzeugung des Senats bösgläubig angemeldet worden ist:
(a) Das Landgericht Berlin hat in seinem Urteil vom 9. Oktober 2012 (Geschäftsnummer 15 O 478/11) festgestellt, dass der Beschwerdeführer im Kontext der Anmeldung seiner Marke 30 2011 013 802 schuldhaft Pflichten als Rechtsanwalt der
Beschwerdegegnerin verletzt hat, indem er sich mandatsbezogene Kenntnisse sofort nach Beendigung des Mandats ohne Rücksprache mit dem früheren Mandanten
selbst zunutze machte. Das Landgericht Berlin hat weiter ausgeführt, dass der Beschwerdeführer während des Mandats und im Zuge der Mandatsbeendigung nicht
das Erforderliche getan hat, um voraussehbare und vermeidbare Nachteile für die
Beschwerdegnerin zu verhindern, und unter Missachtung nachvertraglicher Treue-
und Loyalitätspflichten den Nachteil vertieft hat. Dies hat das Kammergericht in seinem Berufungsurteil vom 20. Dezember 2013 (Geschäftsnummer 5 U 149/12) bestätigt und festgestellt, dass das Landgericht dem Beschwerdeführer zu Recht angelastet hat, seine Überwachungs- und Belehrungspflichten bezüglich der Zahlung
der Amtsgebühr verletzt sowie die Beschwerdegegnerin nicht auf die Möglichkeit
einer Neuanmeldung hingewiesen zu haben.
(b) Dass der Besitzstand des Beschwerdeführers in Gestalt der deutschen Marke
30 2011 013 802 im Verhältnis zur Beschwerdegegnerin wegen der Verletzung von
Nebenpflichten des Beschwerdeführers aus seinem rechtsanwaltlichen Mandatsverhältnis mit der Beschwerdegegnerin nicht schutzwürdig ist, stützen auch die folgenden Ausführungen des Landgerichts Berlin im Urteil vom 9. Oktober 2012, denen sich der Senat anschließt (Geschäftsnummer 15 O 478/11, Seite 17 f.):
„Erschwerend kommt hinzu, dass der Beklagte [im vorliegenden Verfahren der Beschwerdeführer] unmittelbar nach der Mandatsbeendigung
eine sich teilweise überschneidende deutsche Marke „Erdmann & Rossi“
für sich als Privatperson angemeldet und damit die noch offene Registerlage zum Nachteil der Klägerin [im vorliegenden Verfahren die Beschwerdegegnerin] verändert hat. Der Beklagte kann sich dabei nicht darauf berufen, dass jeder Dritte diesen Schritt hätte unternehmen dürfen.
Anders als diese hat der Beklagte durch das Mandat interne Kenntnisse
über die Unternehmensgeschichte und die damit verbundene Kennzeichnungsrechtslage der Klägerin sowie über das Bestehen bestimmter Interessen Dritter an einer Benutzung der Marke „Erdmann & Rossi“ erlangt.
Indem der Beklagte sich diese mandatsbezogene Kenntnis sofort nach
der Beendigung des Mandats ohne Rücksprache mit dem früheren Mandanten selbst zu Nutze machte, hat er die durch die oben genannte
Pflichtverletzung gesetzte Gefahr einer für den Mandanten schädlichen
Markenanmeldung durch Dritte selbst realisiert. Spätestens in dem Zeitpunkt, als der Beklagte sich entschlossen hat, selbst eine Marke „Erdmann & Rossi“ für sich anzumelden, wäre er nachvertraglich gegenüber
der Klägerin rechtlich dazu verpflichtet gewesen nachzufragen, ob die
Klägerin sich über den Stand ihrer Markenanmeldung im Klaren ist und
die mit dem Mandat begonnene Erlangung einer Marke nicht mehr weiter
verfolgen will.“
(c) Auch die Vierte Beschwerdekammer des EUIPO ging in ihrer Entscheidung vom
18. Juli 2016 davon aus, dass zum Zeitpunkt der Anmeldung der Marke 30 2011
013 802 am 9. März 2011 der Beschwerdeführer bösgläubig war (R 1670/2015-4,
Rn. 21; Mitt. 2016, 512 [514]):
„Die Bösgläubigkeit bestand auch am 19.9.2011, dem Datum der Anmeldung der Unionsmarke. Sie bestand schon davor (ab dem 9.3.2011) und
besteht fort.“
Zur Bösgläubigkeit führte das EUIPO im Zusammenhang mit der gemäß Art. 52
Abs. 1 lit. b UMV a. F. gelöschten Unionsmarke UM 010 310 481 des Beschwerdeführers Folgendes aus (Entscheidung der Vierten Beschwerdekammer des EUIPO
vom 18. Juli 2016, R 1670/2015-4, Rn. 10 und 19; Mitt. 2016, 512 [514]):
„Die Unionsmarke ist bereits nach dem unstreitigen Sachverhalt ohne
weiteres wegen Bösgläubigkeit für nichtig zu erklären. Es handelt sich
um den klarsten Fall einer Bösgläubigkeit seit Bestehen der erkennenden
Kammer.
(…)
Zusammenfassend war es klar bösgläubig, dass der Anwalt das Zeichen,
das ihm vom Mandanten zur Anmeldung namens des Mandanten anvertraut war, später selbst anmeldete, und zwar zum Nachteil des Mandanten, wie nun offensichtlich ist, nachdem der Anwalt den ehemaligen Mandanten aus ebendiesem Zeichen in Anspruch nahm.“
Erst recht gelten diese Feststellungen für die Marke 30 2011 013 802, die bereits
etwa 6 Monate vor der gelöschten Marke UM 010 310 481 und nur zwei Tage nach
der Mail des Beschwerdeführers vom 7. März 2011 angemeldet worden ist.
b) Darüber hinaus kann nicht mit hinreichender Sicherheit vom Fehlen eines generellen Benutzungswillens der Beschwerdegegnerin zum Zeitpunkt der Anmeldung
der verfahrensgegenständlichen Marke am 25. November 2011 ausgegangen werden.
(1) Die Vermutung des generellen Benutzungswillens kann durch das Gesamtverhalten des Anmelders widerlegt werden (vgl. BGH GRUR 2001, 242, 245 - Classe
E; BPatG GRUR 2006, 1032, 1034 - E 2; GRUR 2012, 840, 841 - soulhelp). Das gilt
allerdings nur für Ausnahmefälle, in denen eine ernsthafte Planung für die eigene
oder eine fremde Benutzung der angemeldeten Marke von vornherein auszuschließen ist (vgl. BGH GRUR 2001, 242, 244 f. - Classe E; BPatG GRUR 2012, 840, 841
- soulhelp; Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 8, Rn. 1091). Diese Annahme muss
sich nach der allgemeinen Lebenserfahrung aufdrängen (vgl. BGH GRUR 1986, 74,
77 - Shamrock III; BPatG GRUR 2012, 840, 841 - soulhelp), was nicht ohne Weiteres unterstellt werden darf, sondern hinreichende tatsächliche Feststellungen voraussetzt (vgl. BGH GRUR 2016, 380, Rn. 22 bis 24 - Glückspilz).
Der Benutzungswille muss sich nicht auf eine Verwendung der Marke durch den
Markeninhaber selbst beziehen. Vielmehr reicht auch die Absicht aus, die Marke
einer Benutzung durch Dritte zuzuführen (vgl. BGH GRUR 2001, 242, 244 - Classe
E; GRUR 2009, 780, Rn. 19 - Ivadal; BPatG GRUR 2012, 840, 841 - soulhelp; Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 8, Rn. 1088 m. w. N.). Entgegen dem Vortrag des
Beschwerdeführers kann aus der bloßen Tatsache, dass ein Anmelder im Zeitpunkt
der Anmeldung keinen oder keinen mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen im Zusammenhang stehenden Geschäftsbetrieb unterhält, nicht auf einen
fehlenden Benutzungswillen geschlossen werden (vgl. EuGH GRUR 2020, 288, Rn.
78 - Sky u.a./Gesellschaften SkyKick; Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 8,
Rn. 1087).
(2) Die Beschwerdegegnerin hatte im Laufe des Jahres 2010 die Absicht entwickelt,
das Zeichen „Erdmann & Rossi“ im Wege der Lizenzierung zu nutzen. Demgemäß
hat die Beschwerdegegnerin im Herbst 2010 die Verfahrensbevollmächtigten des
Beschwerdeführers mit der Einreichung einer nationalen deutschen Markenanmeldung „Erdmann & Rossi“ sowie mit der Ausarbeitung eines Lizenzvertrags für dieses
Zeichen beauftragt. Unstreitig ist, dass der Geschäftsführer der Beschwerdegegnerin dem Beschwerdeführer in seiner E-Mail vom 7. März 2011 auf Nachfrage Folgenes mitgeteilt hat (vgl. auch Seite 4 bzw. Rn. 7 der Entscheidung der Vierten Beschwerdekammer vom 18. Juli 2016, R 1670/2015-4):
„hiermit bestätige ich, daß ich momentan kein weiteres Interesse mehr
an der Vermarktung der Marke ‚Erdmann & Rossi‘ habe“ (Unterstreichungen ergänzt).
Den unstreitigen Tatsachenfeststellungen der Urteile des Landgerichts Berlin und
des Kammergerichts ist zu entnehmen, dass sich im September 2011 ein weiterer
Interessent wegen der Lizenzierung der Marke „Erdmann & Rossi“ an die Beschwerdegegnerin gewandt hatte (vgl. Landgericht Berlin, Urteil vom 9. Oktober 2012, 15
O 478/11, Seite 5, sowie Kammergericht, Urteil vom 20. Dezember 2013, 5 U
149/12, Seite 4). Aufgrund des schon im Jahre 2010 bestehenden Willens zur Benutzung des Zeichens „Erdmann & Rossi“, der deutlich in der Ausarbeitung eines
Lizenzvertrags und der Einreichung einer Markenanmeldung zum Ausdruck kam,
und aufgrund des erneuten Auftretens eines weiteren potentiellen Lizenznehmers
im September 2011 kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Beschwerdegegnerin die angegriffene Marke einer Benutzung durch Dritte im Wege der Lizenzierung zuführen wollte. Gerade der kurze Zeitraum zwischen der Kontaktierung durch
einen Lizenzinteressenten im September 2011 und ihrer Anmeldung am 25. November 2011 spricht nach der allgemeinen Lebenserfahrung gegen die Annahme,
dass die Beschwerdegegnerin zum Anmeldezeitpunkt ohne generellen Benutzungswillen handelte. Die Vermutung des generellen Benutzungswillens der Beschwerdegegnerin kann daher aus Sicht des Senats auch unter Berücksichtigung
der vom Beschwerdeführer vorgetragenen weiteren Umstände nicht hinreichend
deutlich widerlegt werden.
c) Ebenso wenig kann im vorliegenden Fall von einem die Bösgläubigkeit begründenden, zweckfremden Einsatz der Sperrwirkung der angegriffenen Marke als Mittel
des Wettbewerbskampfes durch die Beschwerdegegnerin ausgegangen werden.
Diese Fallgruppe erfordert eine umfassende Gesamtabwägung aller Umstände des
Einzelfalls, eine objektive Eignung des Zeichens, eine Sperrwirkung zu entfalten
und als Mittel des Wettbewerbskampfes eingesetzt zu werden, sowie eine entsprechende Absicht zum Zeitpunkt der Anmeldung (vgl. BGH GRUR 2005, 580, 581 -
The Colour of Elégance). Diese Absicht muss nicht der einzige Beweggrund der
Markenanmeldung sein. Vielmehr reicht es aus, wenn sie ein wesentliches Motiv ist
(vgl. BGH GRUR 2008, 917, Rn. 23 - EROS; GRUR 2008, 621, Rn. 32 -
AKADEMIKS).
(1) Vorliegend hält es der Senat zwar für möglich, dass die Beschwerdegegnerin
bzw. ihr Geschäftsführer vor dem Hintergrund der vorausgegangenen Geschehnisse im Zeitpunkt der Anmeldung der verfahrensgegenständlichen Marke zumindest auch eine Absicht zur Behinderung des Beschwerdeführers gehabt hat. Dies
würden insbesondere die vom Beschwerdeführer vorgetragenen und von der Beschwerdegegnerin bestrittenen Äußerungen ihres Geschäftsführers in der Besprechung am 19. Oktober 2011 in der Kanzlei des Beschwerdeführers nahelegen, dass
er dem Beschwerdeführer in den kommenden Jahren so viel wie möglich schaden
und hierfür keine Kosten scheuen werde. Selbst wenn derartige Äußerungen am
19. Oktober 2011 zugunsten des Beschwerdeführers als wahr unterstellt würden,
wäre bei der gebotenen Berücksichtigung der vorliegenden speziellen Umstände
des Falles davon auszugehen, dass eine darin zum Ausdruck kommende Behinderungsabsicht nur ein Motiv der Beschwerdegegnerin war, nicht aber das wesentliche. Denn die Beschwerdegegnerin verfolgte bereits seit Herbst 2010 Bemühungen, das Zeichen „Erdmann & Rossi“ als Marke zu schützen und einer Nutzung im
Wege der Lizenzierung zuzuführen. Zudem tauchte ein weiterer potentieller Lizenznehmer im September 2011 und damit kurz vor der Anmeldung der verfahrensgegenständlichen Marke auf. Bereits aus diesem Grund konnte der Senat davon absehen, die von den Beteiligten benannten Zeugen zum Inhalt der Besprechung am
19. Oktober 2011 zu vernehmen.
(2) Darüber hinaus würde eine mögliche Behinderungsabsicht der Beschwerdegegnerin im Anmeldezeitpunkt im Rahmen der gebotenen Gesamtabwägung der besonderen Umstände des vorliegenden Einzelfalles nicht dazu führen, dass von einer
Bösgläubigkeit im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG a. F. ausgegangen werden
kann. Denn es ist vorliegend in die Bewertung des Verhaltens der Beschwerdegegnerin der Umstand einzubeziehen, dass der Beschwerdeführer im Zusammenhang
mit der als zurückgenommen geltenden ersten Anmeldung 30 2010 070 589.2 nachvertragliche Pflichten aus dem rechtsanwaltlichen Mandatsverhältnis zu Lasten der
Beschwerdegegnerin in erheblichem Maße verletzt hat und seine ehemalige Mandantin der Gefahr schädlicher Markenanmeldungen durch Dritte ausgesetzt hat, die
der Beschwerdeführer durch seine nachfolgenden Anmeldungen der Marken 30
2011 013 802 sowie UM 010 310 481 selbst realisiert hat. Ein Rechtsanwalt, dessen
Partnerschaft mit der Anmeldung und Lizenzierung einer Marke beauftragt war, der
persönlich in die Bearbeitung dieses Mandats involviert war und der unmittelbar
nach Scheitern dieser Markenanmeldung das identische Zeichen für teilweise identische Waren und Dienstleistungen im eigenen Namen anmeldet, ohne seine ehemalige Mandantin über das Scheitern der Markenanmeldung zu informieren und
ohne sich mit ihr hierzu noch einmal abzustimmen, verletzt nicht nur seine nachvertraglichen Pflichten aus dem Mandatsverhältnis, sondern muss nach Auffassung
des Senats zusätzlich hinnehmen, dass seine ehemalige Mandantin flankierend zu
förmlichen Verfahren, die auf den Entzug der entsprechenden Marke(n) des Rechtsanwalts gerichtet sind, dasselbe Zeichen erneut für sich anmeldet. Eine Berufung
auf den absoluten Nichtigkeitsgrund der Bösgläubigkeit gegenüber seiner ehemaligen Mandantin muss diesem Rechtsanwalt aufgrund der außerordentlichen Umstände dieses Falles selbst dann verwehrt bleiben, wenn seine ehemalige Mandantin das identische Zeichen für teilweise identische Waren und Dienstleistungen mit
der Absicht erneut angemeldet haben sollte, ihn zu behindern. Das auf den eigenen
Vorteil bedachte und mit den Pflichten eines Rechtsanwalts nicht im Einklang stehende Verhalten des Beschwerdeführers lässt eine etwaige Absicht der Beschwerdegegnerin der Behinderung durch die danach erfolgte Anmeldung der verfahrensgegenständlichen Marke nicht als unlauter erscheinen.
d) Die Anmeldung der Marke 30 2011 064 111 ist auch nicht aus anderen Gründen
als bösgläubig anzusehen:
(1) Der Beschwerdeführer verweist zwar unter anderem darauf, dass das EuG zur
Begründung der Bösgläubigkeit unter anderem darauf abgestellt habe, dass der Inhaber einer angegriffenen Marke keinen Verfallsantrag gegen ältere Marken einer
Nichtigkeitsantragstellerin gestellt und lediglich vorgetragen habe, er werde solche
Anträge noch stellen (unter Verweis auf das Urteil vom 8. Mai 2014, T-327/12, Rn.
45; GRUR-Int. 2014, 1047 - Simca). Im vorliegenden Fall hat jedoch die Beschwerdegegnerin am 14. November 2011 und damit zeitlich noch vor der Anmeldung der
streitgegenständlichen Marke eine Klage beim Landgericht Berlin anhängig gemacht, mit der sie die Übertragung der älteren Marke 30 2011 013 802 des Beschwerdeführers im Wege des Schadensersatzes verlangte. Anders als in der vom
Beschwerdeführer in Bezug genommenen EuG-Entscheidung hat die Beschwerdegegnerin als Inhaberin der angegriffenen Marke im vorliegenden Verfahren also bereits vor deren Anmeldung ein formelles Verfahren eingeleitet, das darauf gerichtet
war, dem Beschwerdeführer seinen möglichen Besitzstand zu entziehen. Zudem
hat die Beschwerdegegnerin, nachdem diese Klage mit Urteil des Kammergerichts
vom 20. Dezember 2013 rechtskräftig zurückgewiesen worden war, nach etwas
mehr als drei Monaten, nämlich am 26. März 2014 die Erklärung der Nichtigkeit der
Marke UM 010 310 481 des Beschwerdeführers wegen Bösgläubigkeit beim EUIPO
(damals noch HABM) beantragt. Im vorliegenden Fall ist die Beschwerdegegnerin
damit gegen ältere Marken Dritter vorgegangen und hat nicht nur vorgetragen, dies
tun zu wollen.
(2) Der vorliegende Fall ist entgegen der Ansicht des Beschwerdeführers auch nicht
vergleichbar mit der Classe E-Entscheidung des Bundesgerichtshofs, in der von einer missbräuchlichen Ausnutzung einer formalen Rechtsstellung ausgegangen
wird, wenn neben weiteren Voraussetzungen ein Markeninhaber eine Vielzahl von
Marken für unterschiedliche Waren oder Dienstleistungen anmeldet (vgl. BGH
GRUR 2001, 242, 244 - Classe E). Daran fehlt es vorliegend. Auch in der weiteren
Entscheidung, auf die der Beschwerdeführer in diesem Kontext verweist (BPatG,
Beschluss vom 15. November 2017, 29 W (pat) 16/14 - YOU & ME; BeckRS 2017,
137230), bejahte das Gericht das Vorliegen einer sog. Spekulationsmarke, insbesondere weil der Markeninhaber eine Vielzahl von Marken für völlig unterschiedliche
Waren und Dienstleistungen angemeldet hatte. Auch diese Entscheidung ist deshalb nicht vergleichbar mit dem hier in Rede stehenden Fall.
(3) Ebenso wenig vermögen die weiteren vom Beschwerdeführer ins Feld geführten
Umstände den Vorwurf der Bösgläubigkeit zu begründen:
Darauf, ob die Beschwerdegegnerin die angegriffene Marke nach ihrer Anmeldung
benutzt oder lizenziert hat, kommt es nicht maßgeblich an. Im Rahmen der Bösgläubigkeit ist vorliegend allein auf den 25. November 2011 abzustellen, zu dem - wie
oben ausgeführt - ausreichende Anhaltspunkte für einen Benutzungswillen der Beschwerdegegnerin vorliegen.
Dass die Beschwerdegegnerin bei der Anmeldung der angegriffenen Marke nicht
das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis ihrer früheren Anmeldung 30 2010 070
589.2 vom 1. Dezember 2010 übernommen, sondern sich an den Anmeldungen der
Marken 30 2011 013 802 vom 9. März 2011 und UM 010 310 481 vom 19. September 2011 des Beschwerdeführers orientiert hat, entspringt der Dispositionsmaxime.
Die Abweichung kann beispielsweise dadurch begründet sein, dass die Beschwerdegegnerin oder der weitere potentielle Lizenznehmer an der „Vermietung und Verpachtung von Geschäfts- und Gewerberäumen“ (Markenanmeldung 30 2010 070
589.2) nicht (mehr) interessiert war. Ebenso kann Erstgenannte bei Anmeldung der
angegriffenen Marke die Vorstellung gehabt haben, der Beschwerdeführer als ihr
ehemaliger Rechtsanwalt habe die ursprünglich von ihm für die Beschwerdegegnerin ausgearbeitete Anmeldung 30 2010 070 589.2 aufgrund neuer Erkenntnisse optimiert. Es bedarf weiterer - hier nicht erkennbarer - Gesichtspunkte, um die Anlehnung an die älteren Anmeldungen des Beschwerdeführers als unlauter bewerten zu
können.
Die Versuche der Beschwerdegegnerin, „Erdmann & Rossi“-Marken in der Schweiz
(2012 und 2022) sowie in der Europäischen Union (2016) schützen zu lassen, können ihr auch nicht vorgehalten werden. Sie hat den ursprünglichen Erdmann &
Rossi-Geschäftsbetrieb übernommen. Insofern bleibt es ihr unbenommen zu versuchen, ein ihrer Firma entsprechendes Zeichen als Marke nicht nur in Deutschland,
sondern auch im Ausland schützen zu lassen.
Selbst wenn durch die Aktivitäten des Beschwerdeführers unter Verwendung seiner
ehemaligen Marke UM 010 310 481 die verfahrensgegenständliche Marke der Beschwerdegegnerin eine Wertsteigerung erfahren haben sollte, so hat dies auf die
maßgebliche Situation am Tag deren Anmeldung keinen Einfluss. Die besagte Unionsmarke ist erst kurz davor am 19. September 2011 angemeldet worden und kann
somit am 25. November 2011, also etwa zwei Monate später noch nicht durch umfassende Benutzung bedeutsam im Wert gestiegen sein. Insofern kann der Beschwerdegegnerin nicht vorgehalten, sie habe zum Zeitpunkt der Anmeldung ihrer
Marke 30 2011 064 111 von dem Goodwill der Unionsmarke profitieren wollen.
Schließlich sprechen die Schreiben der Beschwerdegegnerin vom 21. Februar 2023
an den Beschwerdeführer sowie die von ihm geführten Gesellschaften, die A…
Erdmann & Rossi …GmbH und die A… Erdmann & Rossi L…
GmbH & Co. KG, nicht
für die Bösgläubigkeit von Erstgenannter.
Die darin ausgesprochenen Abmahnungen als auch erstmalig geltend gemachten
Unterlassungs- und Schadensersatzansprüche werden auf die verfahrensgegenständliche Marke gestützt. Dieses Vorgehen ist mit der Verteidigung eines Markenrechts untrennbar verbunden und bewegt sich im Rahmen des rechtlich Zulässigen.
E. Es entspricht im vorliegenden Fall der Billigkeit, dass der Beschwerdeführer sowohl die Kosten des patentamtlichen Nichtigkeitsverfahrens als auch die Kosten
des Beschwerdeverfahrens trägt (§ 63 Abs. 1 Satz 1 MarkenG und § 71 Abs. 1
Satz 1 MarkenG). Die Beschwerde war daher auch zurückzuweisen, soweit sie sich
gegen die Kostenentscheidung der Markenabteilung 3.4 richtet. Zudem war zu bestimmen, dass dem Beschwerdeführer die Kosten des Beschwerdeverfahrens zur
Last fallen.
1. Zwar trägt in markenrechtlichen Beschwerdeverfahren vor dem Bundespatentgericht gemäß § 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG grundsätzlich jeder Beteiligte die ihm erwachsenen Kosten selbst. Das Gericht kann jedoch gemäß § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG bestimmen, dass die Kosten des Verfahrens einschließlich der den Beteiligten
erwachsenen Kosten, soweit sie zur zweckentsprechenden Wahrung der Ansprüche und Rechte notwendig waren, einem Beteiligten ganz oder teilweise zur Last
fallen, wenn dies der Billigkeit entspricht. Für eine Kostenauferlegung aus Billigkeitsgründen bedarf es stets besonderer Umstände (vgl. BGH GRUR 1972, 600, 601 -
Lewapur; Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 71, Rn. 13). Entsprechendes gilt für
die Kosten des Verfahrens vor dem DPMA gemäß § 63 Abs. 1 Satz 1 und 3 MarkenG (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 63, Rn. 3 und 7 m. w. N.).
2. Der Umstand, dass im Blatt über die Beratung vom 6. März 2018 das Feld „Keine
Kostenauferlegung“ angekreuzt ist und davon abweichend im Beschluss vom
13. Juli 2018 dem Beschwerdeführer die Kosten des Verfahrens vor dem DPMA
auferlegt wurden, führt entgegen der Ansicht des Beschwerdeführers nicht zur
Rechtswidrigkeit der Kostenentscheidung der Markenabteilung 3.4. Aus § 5 Abs. 3
Satz 2 DPMAV folgt, dass vor einer erneuten Abstimmung im Wege des Umlaufs
des Beschlussentwurfs auch mit abweichender Kostenentscheidung von einer Beratung abgesehen werden kann, wenn die oder der Vorsitzende der Markenabteilung eine solche nicht für erforderlich hält. Anhaltspunkte für die von dem Beschwerdeführer in diesem Zusammenhang geltend gemachten „Unregelmäßigkeiten“ sind
nicht ersichtlich.
3. Der Beschwerdeführer weist zu Recht darauf hin, dass die Begründung der Markenabteilung 3.4 für die Kostenauferlegung in ihrem Beschluss vom 13. Juli 2018
nicht überzeugt. Das Argument, der Nichtigkeitsantrag wegen Bösgläubigkeit sei
„aus sich selbst heraus erfolglos“ bzw. nicht schlüssig, vermag vorliegend eine Abweichung von dem Grundsatz, dass jeder Verfahrensbeteiligte seine Kosten selbst
zu tragen hat, nicht zu rechtfertigen. Zwar kann in einem Nichtigkeitsverfahren wegen Bösgläubigkeit die Auferlegung der Kosten angezeigt sein, wenn der Antragsteller Gründe für eine Bösgläubigkeit offenkundig nicht vorbringen bzw. belegen
kann (vgl. BPatG, Beschluss vom 17. Januar 2013, 25 W (pat) 26/11 - stilisierter
Tacho). Von einer „offenkundigen“ Erfolglosigkeit oder Unschlüssigkeit des Nichtigkeitsantrags wegen Bösgläubigkeit im Amtsverfahren kann hier jedoch insbesondere unter Zugrundelegung der Löschungsantragsbegründung vom 24. Februar
2017 sowie des weiteren Schriftsatzes des Beschwerdeführers vom 30. August
2017 nicht ausgegangen werden.
Auch die weitere Begründung der Markenabteilung 3.4 für ihre Kostenentscheidung,
dass der Beschwerdeführer „schlicht Widerspruch“ hätte einlegen können, ist nicht
nachvollziehbar. Zum einen hat der Beschwerdeführer gegen die Eintragung der
verfahrensgegenständlichen Marke 30 2011 064 111 am 27. Februar 2012 Widerspruch aus seiner Marke 30 2011 013 802 und am 4. Mai 2012 aus seiner Marke
UM 010 310 481 eingelegt. Zum anderen bleibt es jedem Verfahrensbeteiligten unbenommen zu entscheiden, welche Wege er beschreitet, um gegen die Marke eines
Dritten vorzugehen. Selbst wenn der Beschwerdeführer keinen Widerspruch eingelegt hätte, entspräche es nicht der Billigkeit, ihm wegen der ausschließlichen Geltendmachung des absoluten Nichtigkeitsgrundes der Bösgläubigkeit und der Nichtausschöpfung möglicher weiterer Angriffsmittel die Kosten des Amtsverfahrens aufzuerlegen.
4. Unabhängig davon sprechen dennoch die vorliegend zu berücksichtigenden Umstände dafür, dem Beschwerdeführer die Kosten sowohl des Amts- als auch des
Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen. Entscheidend ist dabei, dass er seine nachvertraglichen Pflichten aus dem rechtsanwaltlichen Mandatsverhältnis zu Lasten
der Beschwerdegegnerin im Zusammenhang mit ihrer erfolglosen ersten Anmeldung 30 2010 070 589.2 verletzt hat, wie das Landgericht Berlin und das Kammergericht festgestellt haben. Die Beschwerdegegnerin hat mit der Anmeldung der verfahrensgegenständlichen Marke umgesetzt, was durch ein pflichtgemäßes Verhalten des Beschwerdeführers gegenüber der Beschwerdegegnerin hätte erreicht werden sollen, nämlich der Schutz des Wortzeichens „Erdmann & Rossi“ als Marke
zugunsten der Beschwerdegegnerin. Der Beschwerdeführer als ehemaliger Rechtsanwalt der Beschwerdegegnerin versucht durch den Löschungsantrag wegen Bösgläubigkeit den Nachteil für seine ehemalige Mandantin, der durch seine Pflichtverletzung eingetreten ist, zu vertiefen bzw. zu perpetuieren. Diese besonderen Umstände des vorliegenden Falles rechtfertigen ein Abweichen von dem sowohl im
Nichtigkeitsverfahren vor dem DPMA als auch im Beschwerdeverfahren vor dem
Bundespatentgericht geltenden Grundsatz, dass jeder Beteiligte die ihm erwachsenen Kosten selbst trägt.
F. Die vom Beschwerdeführer vorsorglich angeregte Vorlage an den EuGH gemäß
Art. 267 AEUV war nicht angezeigt. Im Einklang mit der Rechtsprechung auch des
EuGH hat der Senat im vorliegenden Fall konkret beurteilt, ob die Beschwerdegegnerin bösgläubig gehandelt hat. Die Gründe, weshalb entgegen der Auffassung des
Beschwerdeführers im vorliegenden Fall auch unter Berücksichtigung der Entscheidung des EuG vom 8. Mai 2014 (T-327/12, GRUR-Int. 2014, 1047 - Simca) nicht
von einer Bösgläubigkeit ausgegangen werden kann, wurden dargelegt [vgl. Ziffer
D., 2., d), (1)]. Die weiteren Konstellationen, bei deren Vorliegen der Beschwerdeführer eine Vorlage an den EuGH vorsorglich angeregt hat, sind nicht einschlägig:
Der Senat nimmt weder an, dass zur Bejahung der Bösgläubigkeit zwingend ein
vorbestehender schutzwürdiger Besitzstand des Beschwerdeführers erforderlich ist,
noch spricht ihm der Senat einen schutzwürdigen Besitzstand mit der Begründung
ab, dass er sich den im März und September 2011 vorhandenen Goodwill des Zeichens „Erdmann & Rossi“ im Karosseriebau zunutze gemacht habe oder seine bis
zum 25. November 2011 getätigten Investitionen irrelevant seien.
G. Ein Grund, die Rechtsbeschwerde gemäß § 83 Abs. 2 MarkenG zuzulassen, liegt
nicht vor. Der Senat hat weder über eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung gemäß § 83 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zu entschieden, noch ist die Zulassung der
Rechtsbeschwerde zur Rechtsfortbildung oder zur Sicherung einer einheitlichen
Rechtsprechung gemäß § 83 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG erforderlich. Vielmehr hat der
Senat unter Zugrundelegung der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs im vorliegenden Einzelfall beurteilt, ob die Beschwerdegegnerin bösgläubig gehandelt hat.
Die von dem Beschwerdeführer aufgezeigten, die Zulassung der Rechtsbeschwerde erfordernden Bedingungen sind nicht gegeben:
Der Senat stellt weder darauf ab, dass sich die Beschwerdegegnerin auf eine „Benutzungsschonfrist“ ihrer Marke berufen könne, noch darauf, dass für die Bejahung
der Bösgläubigkeit zwingend ein vorbestehender schutzwürdiger Besitzstand des
Beschwerdeführers erforderlich sei. Im Kontext der von ihm weiterhin angesprochenen unternehmerischen Logik der Beschwerdegegnerin hat der Senat im Einklang
mit der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs berücksichtigt, dass der Benutzungswille des Inhabers einer Marke auch dann zu bejahen ist, wenn er nicht vorhat,
sie selbst zu verwenden, sondern beabsichtigt, einem Dritten das Schutzrecht zur
Benutzung zuzuführen (vgl. BGH GRUR 2001, 242, 244 - Classe E; GRUR 2009,
780, Rn. 19 - Ivadal).
H. Der gemäß § 283 ZPO i. V. m. § 82 Abs. 1 Satz 1 MarkenG nachgelassene
Schriftsatz des Beschwerdeführers vom 13. März 2024 wurde bei der Entscheidung
vollständig berücksichtigt.
I. Über die von beiden Beteiligten beantragte Festsetzung eines Gegenstandswertes wird in einem gesonderten Beschluss entschieden.
III.
Rechtsmittelbelehrung
Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das
Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht
zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass
1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war,
sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend
zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die
Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.
Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch eine beim
Bundesgerichtshof zugelassene Rechtsanwältin oder durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt einzulegen.
Kortbein
Kriener
Poeppel