BPatG Beschluss vom 28.01.2025 – 12 W (pat) 23/24

BUNDESPATENTGERICHT

12 W (pat) 23/24 _______________________

(Aktenzeichen)

…

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

ECLI:DE:BPatG:2025:280125B12Wpat23.24.0

betreffend das Patent 10 2004 047 095

hat der 12. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am

28. Januar 2025 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Ing. Univ. Rothe,

sowie der Richter Dr.-Ing. Krüger, Dipl.-Ing. Dr. Herbst und der Richterin Dr. Weitzel

beschlossen:

1. Es wird festgestellt, dass das Einspruchs- und das Einspruchsbeschwerdeverfahren in der Hauptsache erledigt sind.

2. Der mit der Beschwerde angefochtene Beschluss der Patentabteilung 12

des Deutschen Patent- und Markenamts vom 20. Oktober 2023 ist wirkungslos.

G r ü n d e

I.

Die Einsprechenden 1 und 2 haben gegen das Patent 10 2004 047 095 (Streitpatent) mit der Bezeichnung „Kupplungsaggregat mit wenigstens zwei Reibungskupplungen“, dessen Erteilung am 7. September 2017 veröffentlicht worden ist, jeweils

Einspruch eingelegt. Gegen den Beschluss der Patentabteilung 12 des Deutschen

Patent- und Markenamts (DPMA) vom 20. Oktober 2023, mit dem das Streitpatent

widerrufen wurde, hat die Patentinhaberin am 18. März 2024 Beschwerde eingelegt.

Das am 29. September 2004 angemeldete Streitpatent ist am 29. September 2024

während des Einspruchsbeschwerdeverfahrens gemäß § 16 PatG durch Zeitablauf

erloschen.

Auf die Mitteilung des Senats an die Einsprechenden 1 und 2 vom 30. Oktober 2024,

dass das Streitpatent erloschen sei und ob ein Rechtsschutzbedürfnis am rückwirkenden Widerruf bestehe, hat die Einsprechende 1

(V…, Frankreich)

mit Schriftsatz vom 6. November 2024 ein entsprechendes Rechtsschutzbedürfnis

verneint. Demgegenüber hat sich die Einsprechende 2 (B… Inc., USA) mit

Schriftsatz vom 31. Oktober 2024 auf ein Rechtsschutzbedürfnis am rückwirkenden

Widerruf des Streitpatents berufen.

Mit Hinweis vom 12. November 2024, der auch der Patentinhaberin zur Kenntnis

gegeben wurde, hat der Senat mitgeteilt und begründet, dass sich aus dem Vortrag

der Einsprechenden 2 nach vorläufiger Auffassung kein Rechtsschutzbedürfnis ergebe. Es sei deshalb – nach derzeitiger Auffassung und unter dem Vorbehalt weiteren Vorbringens - damit zu rechnen, dass der Senat das Einspruchsverfahren und

das Einspruchs-Beschwerdeverfahren gem. § 61 Abs. 1 Satz 5 PatG durch feststellenden Beschluss in der Hauptsache für erledigt erklären werde.

Mit Schriftsatz vom 12. Dezember 2024 hat die Einsprechende 2 mitgeteilt, dass sie

keine weitere Stellungnahme im Hinblick auf das Bestehen eines Rechtsschutzbedürfnisses am rückwirkenden Widerruf des Streitpatents abgebe.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Das Einspruchsverfahren und das Einspruchsbeschwerdeverfahren sind gemäß

§ 61 Abs. 1 Satz 5 PatG durch feststellenden Beschluss in der Hauptsache für erledigt zu erklären, da das Streitpatent erloschen ist und die Einsprechenden 1 und

2 an der Fortführung des Verfahrens kein Rechtsschutzinteresse haben.

1. Nach dem Erlöschen eines Patents, das sich im Einspruchsverfahren befindet,

kommt ein gegebenenfalls noch bestehendes Interesse der Allgemeinheit am Widerruf eines Patents mit Wirkung „ex tunc“ nicht mehr zum Tragen (vgl. BPatG

GRUR 1996, 873, 874 f - „Rechtschutzbedürfnis“; BPatG GRUR 2010, 363, 365 ff.

- „Radauswuchtmaschine“; vgl. zur Nichtigkeitsklage: BGH BlPMZ 2022, 386, 387 -

„Stammzellengewinnung“). In einem solchen Fall tritt Erledigung des Einspruchsverfahrens in der Hauptsache ein, wenn nicht der oder die Einsprechende ausnahmsweise ein besonderes Rechtsschutzinteresse an der Fortführung des Einspruchsverfahrens hat (vgl. BGH GRUR 2012, 1071, 1072 [Rz. 9] - „Sondensystem“

so auch (unter Aufgabe der a.A. der Voraufl.) Schwarz in Benkard, PatG, 12.

Aufl., § 59 Rn. 185 ff).

Die Einsprechende 1 hat auf Nachfrage des Senats, mitgeteilt, dass sie kein entsprechendes Interesse am Widerruf des Streitpatents mit Wirkung „ex tunc“ habe.

Die Einsprechende 2 hat sich demgegenüber mit Schriftsatz vom 31. Oktober 2024

auf ein Rechtsschutzbedürfnis am rückwirkenden Widerruf des Streitpatents berufen. Nach ihren Ausführungen sei zu befürchten, dass die Beschwerdeführerin „womöglich“ in Erwägung ziehe, Ansprüche für die Vergangenheit geltend zu machen.

Nur durch den rückwirkenden Widerruf könne ausgeschlossen werden, dass in Zukunft noch Ansprüche für die Vergangenheit geltend gemacht würden. Zudem habe

die Patentinhaberin auch keine verbindliche Erklärung abgegeben, dass sie keine

Ansprüche aus dem Patent für die Vergangenheit geltend mache.

Aus dem vorgenannten Vortrag der Einsprechenden 2, den sie auf den Hinweis des

Senats vom 12. November 2024 nicht ergänzt hat, ergibt sich kein Rechtsschutzbedürfnis. Bei der Prüfung des Rechtsschutzbedürfnisses ist grundsätzlich von einer

großzügigen Rechtsschutzgewährung auszugehen (vgl. Schwarz in Benkard, PatG,

12. Auflage, § 59 PatG Rn. 190). Ausreichend wäre beispielsweise ein Vortrag, dass

sich die Patentinhaberin irgendwelcher Ansprüche aus dem Patent in jedweder

Form (Berechtigungsanfrage, Abmahnung, auch Äußerungen gegenüber Dritten

wie Lieferanten oder Abnehmern der Einsprechenden) berühmt hätte. In dieser Hinsicht hat sich die Einsprechende 2, auch auf den Hinweis des Senats vom 12. November 2024, jedoch nichts vorgetragen. Das allgemeine Vorbringen, sie „befürchte“, die Beschwerdeführerin ziehe „womöglich“ in Erwägung, Ansprüche für die

Vergangenheit geltend zu machen, ist jedenfalls zu unkonkret. Im Ergebnis ergeben

sich deshalb keine Anhaltspunkte, dass die Patentinhaberin von - möglichen - Rechten aus dem Streitpatent gegenüber der Einsprechenden 2 Gebrauch machen

könnte (vgl. hierzu Schwarz in Benkard, a.a.O. unter Verweis auf BGH GRUR 2019,

389 Rn. 8 – Schaltungsanordnung III; BGH, GRUR 1981, 515 ff. - „Anzeigegerät“

und BGH GRUR 1985, 871 ff. - „Ziegelsteinformling II“).

Das Vorliegen eines Rechtsschutzbedürfnisses erfordert im Übrigen keine Weigerung der Patentinhaberin, eine Erklärung dahingehend abzugeben, generell aus

dem Streitpatent nicht mehr vorzugehen. Denn das (subjektive) Rechtschutzbedürfnis der Einsprechenden 2 kann sich nur aus der Besorgnis ableiten, dass die Patentinhaberin aus dem Streitpatent für die Vergangenheit gegen sie oder etwa ihre

Abnehmer oder Lieferanten vorgehen könnte. Fehlt es im Übrigen – wie vorliegend

(s.o.) - an früheren Äußerungen der Patentinhaberin, wonach sie Ansprüche gegen

die Einsprechende 2 geltend machen könnte, würde selbst die bloße Weigerung der

Patentinhaberin, die Einsprechende 2 von möglichen Ansprüchen in der Vergangenheit freizustellen, allein noch nicht ausreichen (vgl. Benkard, a. a. O., § 59 PatG

Rn. 190 a.E. unter Hinweis auf BPatG 8 W (pat) 17/17 (BeckRS 2019, 9527); im

vorgenannten Verfahren waren die hiesige Patentinhaberin und die Einsprechende

2 ebenfalls Verfahrensbeteiligte).

Damit hat im vorliegenden Fall das Erlöschen des Streitpatents zur Erledigung des

Einspruchsverfahrens in der Hauptsache geführt. Mit der Erledigung des Einspruchsverfahrens ist auch eine Erledigung der Hauptsache im vorliegenden Beschwerdeverfahren eingetreten (vgl. Keukenschrijver in Busse/Keukenschrijver,

PatG, 9. Aufl., § 73 Rn. 138); dies war ebenfalls - im Interesse der Verfahrensbeteiligten, aber auch Dritter - durch den hier gefassten, der förmlichen Rechtskraft fähigen Beschluss festzustellen (vgl. BPatG, a. a. O. - „Radauswuchtmaschine“).

3. Einer Erklärung der Patentinhaberin zu den vorliegend getroffenen Feststellungen bedurfte es nicht, da diese Feststellungen in Bezug auf die Patentinhaberin

ausschließlich begünstigenden Charakter haben. Die Erledigung der Hauptsache

im Einspruchsbeschwerdeverfahren führt nämlich nach herrschender Meinung in

entsprechender Anwendung von § 269 Abs. 3 Satz 1 ZPO zur Wirkungslosigkeit

des mit der Beschwerde angefochtenen Beschlusses (vgl. Keukenschrijver in

Busse/Keukenschrijver, a.a.O., § 73 Rn. 135, 138 m.w.N.). Im Interesse der Öffentlichkeit ist auch diese Rechtsfolge von Amts wegen festzustellen (vgl. Schwarz in

Benkhard, a.a.O., § 73 Rn. 142).

4. In entsprechender Anwendung von § 79 Abs. 2 PatG ergeht der vorliegende Beschluss ohne mündliche Verhandlung.

5. Für eine Kostenentscheidung war kein Raum, da eine Kostenauferlegung weder

für das Einspruchsverfahren noch hinsichtlich des vorliegenden Einspruchsbeschwerdeverfahrens der Billigkeit entsprochen hätte (vgl. § 62 Abs. 1 PatG bzw.

§ 80 Abs. 1 PatG).

III.

Rechtsmittelbelehrung

Dieser Beschluss kann mit der Rechtsbeschwerde nur dann angefochten werden,

wenn einer der in § 100 Absatz 3 PatG aufgeführten Mängel des Verfahrens gerügt

wird. Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung dieses Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45a, 76133 Karlsruhe, durch einen

beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten einzulegen.

Rothe

Krüger

Herbst

Weitzel