Rechtsprechung / BPatG / 2025
BPatG Beschluss vom 28.01.2025 – 17 W (pat) 23/23
17. Senat · ECLI:DE:BPatG:2025:280125B17Wpat23.23.0
BUNDESPATENTGERICHT
17 W (pat) 23/23 _______________________
(Aktenzeichen)
…
B E S C H L U S S
In der Beschwerdesache
betreffend die Patentanmeldung 10 2023 115 337.4
hat der 17. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am
28. Januar 2025 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-
Phys. Dr. Morawek, des Richters Dipl.-Phys. Dr. Forkel, der Richterin Akintche und
des Richters Dipl.-Ing. Hofmeister
ECLI:DE:BPatG:2025:280125B17Wpat23.23.0
beschlossen:
1. Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluss der
Prüfungsstelle für Klasse G06F vom 4. Juli 2023 aufgehoben
und die Sache zur weiteren Bearbeitung der Anmeldung an
das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen.
2. Der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird
zurückgewiesen.
G r ü n d e
I.
Die beschwerdegegenständliche Patentanmeldung, deren Anmeldungsunterlagen
in englischer Sprache eingereicht wurden, ist am 13. Juni 2023 beim Deutschen
Patent- und Markenamt (DPMA) eingegangen; sie nimmt als Priorität die US-
Anmeldung 17/846,866 vom 22. Juni 2022 in Anspruch. Die Anmeldung trägt im
Englischen die Bezeichnung
„NEURAL NETWORK-BASED LANGUAGE
RESTRICTION“ und umfasst 30 Patentansprüche, 193 Beschreibungsseiten und
57 Figuren.
Mit Mängelbescheid vom 26. Juni 2023 hat die Prüfungsstelle
in der
Offensichtlichkeitsprüfung die Anmelderin darauf hingewiesen, dass die
Patentanmeldung Angaben enthalte, welche zum Erläutern der Erfindung gemäß
§ 10 Abs. 3 PatV i. V. m. § 34 Abs. 6 PatG offensichtlich nicht notwendig seien.
Denn die Anmeldung diene allgemein der Verarbeitung von natürlicher Sprache und
dem Training eines neuronalen Netzwerkes zur Verarbeitung von natürlicher
Sprache, wobei problematische Sätze erkannt und nicht zum Training des
Sprachmodells verwendet würden. Die vorliegende Anmeldung enthalte aber in den
Figuren 10 A – 10 D sowie der zugehörigen Beschreibung Abs. [0110] – [0215] aus
den englischsprachigen Unterlagen auch Angaben zu den Sensoren und
Verarbeitungseinrichtungen eines autonomen Fahrzeugs. Den Ansprüchen sei aber
überhaupt kein Bezug zu einem autonomen Fahrzeug entnehmbar. Diese Angaben
seien daher zum Erläutern der Erfindung offensichtlich nicht notwendig.
Die Prüfungsstelle hat die Anmelderin aufgefordert, zur Behebung des Mangels die
genannten Teile zumindest aus der deutschen Übersetzung der Anmeldung zu
entfernen. Des Weiteren hat sie darauf hingewiesen, dass die gesamte Anmeldung
gemäß § 39 PatG geteilt werden könne, sofern die Angaben entgegen § 34 Abs. 5
PatG eine weitere Erfindung erläutern sollten. Falls die gerügten Mängel nicht
innerhalb der gesetzten Frist beseitigt würden, müsse die Anmeldung
zurückgewiesen werden.
Mit Schreiben vom 29. Juni 2023 hat die Anmelderin mitgeteilt, dass derzeit
beabsichtigt sei, zuerst die wortgetreue deutsche Übersetzung des am 13. Juni
2023 eingereichten Anmeldungstextes zusammen mit der Beglaubigung innerhalb
der gesetzlichen Frist nachzureichen. Eine Überarbeitung der Beschreibung solle
zurückgestellt werden, bis ein gewährbarer Satz Ansprüche erzielt worden sei. Im
Übrigen sei es weder sinnvoll noch durch das Patentgesetz gestützt, zum jetzigen
Zeitpunkt eine Überarbeitung der Beschreibung vorzunehmen, da die Anpassung
der Beschreibung nicht Teil der Formalprüfung sei.
Mit Beschluss vom 4. Juli 2023 hat die Prüfungsstelle für Klasse G06F die
Anmeldung zurückgewiesen, weil sie nicht den Formvorschriften nach § 10 Abs. 3
PatV i.V.m. § 34 Abs. 6 PatG entspreche. Die Offensichtlichkeitsprüfung bezwecke,
die Anmeldung
für die Offenlegung, eine § 43-Recherche und das
Prüfungsverfahren nach § 44 PatG von offensichtlichen Mängeln förmlicher und
inhaltlicher Art zu befreien. Vorliegend enthalte die Anmeldung Beschreibungsteile,
welche offensichtlich überhaupt keinen inhaltlichen Bezug zu der als Patent
angemeldeten Erfindung hätten. Vielmehr handele es sich um Zeichnungen und
Beschreibungsteile, welche in einer Vielzahl von Anmeldungen inhaltsgleich
verwendet würden, wie eine Liste von 37 deutschen Publikationen der Anmelderin
zeige. Damit werde die Öffentlichkeit aber in zweifacher Hinsicht irregeführt.
Einerseits werde der Umfang der Anmeldung unnötig vergrößert, wodurch die
eigentliche Erfindung zwischen vielen weiteren Figuren und Beschreibungsteilen
versteckt werde. Anderseits würde die Offenlegungsschrift in Patentdatenbanken
auch bei einer Suche nach „autonomen Fahrzeug“ aufgefunden werden, wodurch
die eigentlich gesuchten Publikationen gleichsam in einer Vielzahl unterschiedlicher
Publikationen versteckt würde. Zwar könne die Prüfungsstelle bei den sonstigen
Erfordernissen der Anmeldung im Sinne von § 34 Abs. 6 PatG über einen Mangel
hinwegsehen, damit würde vorliegend aber der Schutz der Öffentlichkeit vor einer
Irreführung nicht erreicht. Denn durch Offenlegung der vorliegenden Anmeldung
würde der Schaden bereits irreparabel eintreten. Das DPMA dürfe im Rahmen der
Offensichtlichkeitsprüfung auch weniger wichtige Mängel einer Patentanmeldung
als Zurückweisungsgrund aufgreifen, wenn anderenfalls bei Herausgabe der
Offenlegungsschrift eine Irreführung der Öffentlichkeit zu befürchten sei, wie das
Bundespatentgericht in einer Entscheidung vom 20. Juli 1977 – 6 W (pat) 61/77
bestätigt habe. Darin liege jedenfalls dann kein Verstoß gegen die Grundsätze der
Verfahrensökonomie, wenn der Anmelder die beanstandete Unklarheit ohne großen
Aufwand beseitigen könne. Der Mangel könne vorliegend leicht durch Anpassung
der Übersetzung der Anmeldung behoben werden, ohne dass ein nennenswerter
Rechtsnachteil der Anmelderin entstünde, denn sie könne jederzeit aus den
ursprünglich fremdsprachigen Unterlagen schöpfen. Daher werde die Anmeldung
aus verfahrensökonomischen Gründen auch unmittelbar und ohne weiteren
Mängelbescheid gemäß § 42 PatG zurückgewiesen, um die schädliche Offenlegung
zu verhindern und den Rechtsweg zu eröffnen.
Gegen die Zurückweisung ihrer Anmeldung richtet sich die Beschwerde der
Patentanmelderin.
Sie ist der Auffassung, dass die vorliegende Anmeldung keine Angaben enthalte,
aufgrund derer die Anmeldung in der Offensichtlichkeitsprüfung zurückgewiesen
werden könne. Nach Einreichung der deutschen Patentanmeldung sei eine erste
vorläufige, auf die Feststellung bestimmter offensichtlicher formaler und inhaltlicher
Mängel beschränkte Prüfungsphase vorgesehen. Hierbei sei ein Mangel nur dann
offensichtlich, wenn die Prüfungsstelle diesen Mangel bei Durchsicht der
Unterlagen alleine anhand der Sach- und Fachkenntnisse zweifelsfrei erkennen
könne. Im Rahmen der Offensichtlichkeitsprüfung werde beispielsweise geprüft, ob
der Erteilungsantrag unvollständig sei, Teile von den Anmeldeunterlagen oder der
Zusammenfassung fehlten, ob die Erfinderbenennung fehle oder unvollständig sei,
Gebühren nicht gezahlt worden seien oder Verstöße gegen die Patentverordnung
vorlägen, die so schwerwiegend seien, dass sie den Druck der Offenlegungsschrift
behindern oder unmöglich machten. Dies könnten auch schwerwiegende Mängel
hinsichtlich des Inhalts und des Aufbaus der Ansprüche und der Beschreibung sein,
darüber hinaus, ob vom Wesen her keine Erfindung vorliege, ob die Erfindung nicht
gewerblich anwendbar oder von der Patenterteilung nach § 2 PatG ausgeschlossen
sei. Auch wenn diese Liste nicht abschließend sei, liege im vorliegenden Fall weder
einer dieser oben genannten Mängel noch ein anderer Mangel vor, der im Rahmen
der Offensichtlichkeitsprüfung hätte gerügt werden können.
Die vorliegende Anmeldung betreffe ein Verfahren zum Trainieren eines
Sprachmodells, welches Sprache oder Text erzeuge. Hierbei werde ein sehr großer
Datensatz verwendet, um ein ausreichend großes und vielfältiges Wörterbuch
bereitzustellen. Das Lernen des Sprachmodells könne dazu führen, dass bestimmte
unerwünschte oder eingeschränkte Sprachausgaben erzeugt würden, die toxische,
anstößige, vertrauliche oder politisch inkorrekte Inhalte aufwiesen. Die Architektur
von Fig. 1 werde nun genutzt, um zu vermeiden, dass ein neuronales Netzwerk oder
Sprachmodell solche unerwünschten
Inhalte ausgebe.
Insbesondere
in
Zusammenhang mit den Figuren 3 bis 5 würden verschiedene Verfahren
beschrieben,
in Zusammenhang mit Fig. 3 werde die Erzeugung des
eingeschränkten Inhaltes beschrieben, mit dem schließlich das Netzwerk trainiert
werde, damit diese eingeschränkten Inhalte nicht erzeugt würden, wie es in Absatz
71 der Anmeldeunterlagen offenbart sei. Fig. 4 offenbare ein Prozess zum
Synthetisieren von Sprachtext unter Verwendung des derart trainierten neuronalen
Netzwerks. In Fig. 4 werde das Sprachmodell für die Verwendung bereitgestellt, wie
es in Schritt 412 offenbart sei. In Fig. 5 werde unter anderem eine Sprachausgabe
als Reaktion auf eine Eingabe bereitgestellt, was der Nutzung des derart trainierten
Netzwerkes entspreche. Die Figuren 7 ff. zeigten schließlich die Inferenz oder
Trainingslogik, Fig. 9 zeige ein Rechenzentrum, in dem die Erfindung verwendet
werden könne, die Teilfiguren der Fig. 10 ein autonomes Fahrzeug, wobei
beispielsweise Fig. 10D ein System zur Kommunikation zwischen einem Server und
dem autonomen Fahrzeug zeige, wobei hier in den Bezugszeichen 1090 bis 1094
auf neuronale Netze Bezug genommen werde. Die Anmeldung offenbare somit
speziell trainierte neuronale Netze, wobei diese unter anderem in verschiedenen
Ausführungsformen verwendet werden könnten. Absatz [0208] stelle hierbei eine
Verbindung zwischen der Trainingslogik von Fig. 7 und den neuronalen Netzen her,
die in Verbindung mit Fig. 10 verwendet würden. Absatz [0209] offenbare wiederum
die Verbindung der in den Figuren 1 bis 5 beschriebenen erfindungsgemäßen
Ausführungsformen mit der Fahrzeuganwendung von Fig. 10. Insbesondere
offenbarten die Absätze [0211] bis [0214] einen Bezug auf Netzwerke, wie sie unter
anderem als erfindungsgemäß in den Figuren 1 bis 5 beschrieben seien. Die
Figuren 10A bis 10D seien somit nicht ohne Zusammenhang mit der Erfindung
gemäß den Fig. 1 bis 5 zu sehen. Zusammenfassend beschreibe die vorliegende
Anmeldung eine Ausführungsform, in der das autonome Fahrzeug von Fig. 10 eine
Rolle als Teil des Systems spielen könne. Insbesondere beim autonomen Fahren
bzw. bei Fahrzeuganwendungen könne es von Bedeutung sein, den Insassen nur
bestimmte Inhalte anzuzeigen und bestimmte Inhalte nicht anzuzeigen. Es sei also
nicht richtig, dass kein inhaltlicher Bezug bestehe zwischen den Figuren 10 und den
Fig. 1 bis 5.
Die Anmelderin müsse zudem die Möglichkeit haben, aus dem vollen
Offenbarungsgehalt der Anmeldung zu schöpfen,
insbesondere, weil zum
Anmeldezeitpunkt noch nicht bekannt sei, welcher Stand der Technik im
Prüfungsverfahren
eine
Rolle
spielen
werde,
und
welche
Abgrenzungsmöglichkeiten im Laufe des Prüfungsverfahren gegenüber dem Stand
der Technik notwendig würden.
Weiterhin liege auch keine offensichtliche Uneinheitlichkeit bei der Anmeldung vor.
Die fehlende Einheitlichkeit werde selten so klar zutage treten, dass eine
Beanstandung schon nach § 42 PatG geboten sei. Eine Uneinheitlichkeit liege nicht
vor, sondern die Erfindung beschreibe die Verwendung von bestimmten neuronalen
Netzen auch in Zusammenhang mit autonomen Fahrzeugen. Die Anmeldung weise
damit keine Beschreibungsteile auf, welche offensichtlich überhaupt keinen
inhaltlichen Bezug zu der als Patent angemeldeten Erfindung hätten.
Der Einwand der Irreführung entbehre einer Grundlage. Das Argument, dass die
Anmeldung zu umfangreich werden würde, überzeuge nicht; dies sei kein Grund, in
der Offensichtlichkeitsprüfung Streichungen vorzunehmen. Auch das Argument,
dass die vorliegende Anmeldung bei der Suche nach autonomen Fahrzeugen
aufgefunden werden könnte, sei nicht stichhaltig. Es liege somit keine Irreführung
der Öffentlichkeit vor. Damit sei auch der von der Prüfungsstelle zitierte Beschluss
des BPatG nicht zielführend und verfange hier nicht.
Soweit die Prüfungsstelle vorgeschlagen habe, die Anteile der Fig. 10 aus der
deutschen Übersetzung zu entfernen, sei auch dies nicht sachgerecht. Denn die
Übersetzung müsse eine wortgetreue Übersetzung der Anmeldeunterlagen sein,
das Weglassen von ganzen Passagen sei hier nicht möglich, da dies dazu hätte
führen können, dass die Anmeldung nach § 35a Abs. 1 PatG als zurückgenommen
gelte. Im vorliegenden Fall seien englischsprachige Anmeldeunterlagen eingereicht
worden, für die ein beglaubigte wortgetreue Übersetzung gemäß § 35a Abs. 1 PatG
nachzureichen sei. Bei der in diesem Fall beizubringenden Beglaubigung sei
anzugeben, dass die deutsche Übersetzung der Anmeldungsunterlagen eine
wortgetreue deutsche Übersetzung sei, die nach bestem Wissen und Gewissen
durchgeführt worden sei. Dies wäre bei einer derart unvollständigen Übersetzung
nicht möglich gewesen.
Schließlich sei nach § 80 Abs. 3 PatG die Rückzahlung der Beschwerdegebühr
gerechtfertigt, da es im vorliegenden Fall unbillig wäre, diese einzubehalten. Die
Sache sei vom DPMA unsachgemäß zulasten der Anmelderin behandelt worden.
Die erfolgte Zurückweisung der Anmeldung in der Offensichtlichkeitsprüfung sei ein
schwerer Verfahrensfehler. Zusätzlich sei gerade dieser Verfahrensfehler der
einzige Grund
für die Einlegung der Beschwerde, so dass hier ein
Kausalzusammenhang vorliege. Die Voraussetzungen für die Rückzahlung der
Beschwerdegebühr seien daher gegeben.
Die Anmelderin beantragt,
1. den Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse G06F des Deutschen Patent-
und Markenamts vom 4. Juli 2023 aufzuheben und ein Patent auf die
eingereichten Unterlagen zu erteilen sowie
2. die Beschwerdegebühr zurückzuzahlen.
Die Veröffentlichung der deutschen Übersetzung der Anmeldung nebst
Zeichnungen erfolgte am 28. Dezember 2023 (Offenlegungsschrift DE 10 2023 115
337 A1).
Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.
II.
Die Beschwerde ist rechtzeitig unter Zahlung der Gebühr eingelegt worden und
auch ansonsten gemäß § 73 PatG zulässig. In der Sache führt die Beschwerde zur
Aufhebung des angefochtenen Beschlusses und gemäß § 79 Abs. 3 Nr. 1 PatG zur
Zurückverweisung an das DPMA.
1.
Soweit die Anmelderin beantragt hat, den angefochtenen Beschluss
aufzuheben und das Patent zu erteilen, müsste der Antrag schon deswegen
erfolglos bleiben, weil die Prüfung der Neuheit und erfinderischen Tätigkeit nicht
beschwerdegegenständlich ist. Diese Prüfung obliegt vielmehr zunächst der
Prüfungsstelle. Der Antrag ist daher abweichend von seinem Wortlaut dahingehend
auszulegen, den angefochtenen Beschluss aufzuheben und das Verfahren zur
weiteren Bearbeitung der Anmeldung an das DPMA zurückzuverweisen. Diesem
Antrag ist auch zu entsprechen.
2.
Die Prüfungsstelle hat die Anmeldung in der Offensichtlichkeitsprüfung nach
§§ 42 Abs. 1 und Abs. 3, 34 Abs. 6 PatG i.V.m. § 10 Abs. 3 PatV zurückgewiesen.
a.
Nach § 42 Abs. 3 PatG weist die Prüfungsstelle die Anmeldung zurück, wenn
die nach § 42 Abs. 1 gerügten Mängel nicht innerhalb der gesetzten Frist beseitigt
wurden. Einen solchen Mangel hat die Prüfungsstelle bejaht. Mit Bescheid vom 26.
Juni 2023 hat sie darauf hingewiesen, dass die Anmeldung gemäß § 10 Abs. 3 PatV
Angaben enthalte, die zum Erläutern der Erfindung offensichtlich nicht notwendig
seien, und hat die Beseitigung des Mangels im Sinne des § 42 Abs. 1 PatG verlangt.
Die Anmelderin hat diesen, aus Sicht der Prüfungsstelle bestehenden Mangel
unbestritten nicht beseitigt.
b.
Aus Sicht des Senats ist aber beim jetzigen Sach- und Verfahrensstand eine
Zurückweisung der Patentanmeldung gemäß § 42 Abs. 1 und Abs. 3 PatG nicht
gerechtfertigt.
aa. Die Offensichtlichkeitsprüfung ist gegenüber der Prüfung nach § 44 PatG in
doppelter Weise beschränkt. Zum einen ist der Umfang in § 42 PatG abschließend
und erschöpfend festgelegt. Die Offensichtlichkeitsprüfung darf nicht auf andere als
die dort aufgezählten Anmeldeerfordernisse, Patentierungsvoraussetzungen oder -
hindernisse, insbesondere nicht auf die Prüfung der materiellen Patentfähigkeit
(Neuheit und erfinderische Tätigkeit) anhand des Standes der Technik ausgedehnt
werden (vgl. BGH BlPMZ 1985, 117 – Offensichtlichkeitsprüfung; Keukenschrijver
in Busse/Keukenschrijver, PatG, 9. Aufl., § 42 Rn. 7). Zum anderen sind bei der
Prüfung nach § 42 Abs. 1 PatG nur Mängel zu rügen, die offensichtlich sind. Als
„offensichtliche“ Mängel hat der BGH nur solche angesehen, die als solche
zweifelsfrei erkennbar offen zutage treten, ohne dass eine weitere Sachprüfung
erforderlich ist (BGH GRUR 1971, 512 – Isomerisierung; GRUR 1972, 644-646 –
Gelbe Pigmente; GRUR 1990, 346-348 - Aufzeichnungsmaterial). Dabei liegt der
besondere Nachdruck darauf, dass der Mangel „offen zutage tritt“, d. h. in die Augen
springt, nicht aber darauf, dass keine weiteren Ermittlungen erforderlich sind, um
ihn zu erkennen. Für die Offensichtlichkeit des Mangels gemäß § 10 Abs. 3 PatV
gilt nichts Anderes.
Die Offensichtlichkeitsprüfung soll „schnell und reibungslos verlaufen, um klar
zutage liegende Mängel von vornherein abzustellen, ohne der späteren Prüfung auf
Antrag mehr als nötig vorzugreifen und das Verfahren mehr als dazu erforderlich zu
belasten“ (BGH GRUR 1971, 512, 514 - Isomerisierung). Das DPMA kann und soll
sich daher im Rahmen der Offensichtlichkeitsprüfung auf die Beanstandung solcher
Verstöße gegen die Patentverordnung beschränken, die der Veröffentlichung der
Anmeldeunterlagen entgegenstehen oder den Zweck der Offenlegung gefährden.
In den Prüfungsrichtlinien (vgl. dort Ziffer 1.5.4.) ist dementsprechend ausgeführt:
„Hinsichtlich des Inhalts und Aufbaus der Patentansprüche und der Beschreibung
sind bei der Offensichtlichkeitsprüfung nur schwerwiegende Mängel zu
beanstanden. Schwerwiegende Mängel liegen vor, wenn bei Herausgabe der
Offenlegungsschrift eine Irreführung der Öffentlichkeit zu befürchten ist.“.
bb. Der Senat geht im Ergebnis nicht davon aus, dass die Anmeldung entgegen
§ 10 Abs. 3 PatV Beschreibungsteile enthält, welche - im Rahmen der
Offensichtlichkeitsprüfung und ohne konkrete Sachprüfung
feststellbar
-
offensichtlich überhaupt keinen inhaltlichen Bezug zu der als Patent angemeldeten
Erfindung
„AUF
NEURONALEN
NETZWERKEN
BASIERENDE
SPRACHEINSCHRÄNKUNG“ haben.
Die von der Prüfungsstelle gerügten Zeichnungen und Beschreibungsteile, die mit
„AUTONOMOUS VEHICLE/Autonomes Fahrzeug“ überschrieben sind
(vgl.
Offenlegungsschrift
Absätze
[0057]
bis
[0162];
englischsprachige
Anmeldungsunterlagen Absätze [0110] bis [0215]), werden zwar inhaltsgleich in
zahlreichen Patentanmeldungen der Anmelderin verwendet (von der Prüfungsstelle
sind 37 Anmeldungen aufgelistet worden), sind zum Teil umfänglich durchsetzt mit
selbstverständlichen Textpassagen und enthalten u. a. auch allgemeine Angaben
zu einem solchen autonomen Fahrzeug. Dennoch ist beim jetzigen Verfahrensstand
davon auszugehen, dass zwischen diesen Teilen der Patentanmeldung und dem
oben genannten Gegenstand „techniques to identify and prevent generation of
restricted content“ (vgl. Offenlegungsschrift, Abstract, Titel, Absätze [0001] bis
[0044]; englischsprachige Anmeldungsunterlagen, Absätze [0001] bis [0097]) ein
inhaltlicher Zusammenhang besteht. Demnach kann im Rahmen und mit Blick auf
den Verfahrenscharakter der Offensichtlichkeitsprüfung nicht ausgeschlossen
werden, dass die Anmelderin die
„AUF NEURONALEN NETZWERKEN
BERUHENDE SPRACHEINSCHRÄNKUNG“ im Prüfungsverfahren beispielsweise
auf die Verwendung in Gegenständen einschränken kann und will, die in den
beanstandeten Zeichnungen und Beschreibungsteilen offenbart sind. Insofern ist
davon auszugehen, dass jene Zeichnungen und Beschreibungsteile zur Erläuterung
der Erfindung notwendig sind bzw. werden könnten. Diese Auffassung wird auch
gestützt durch die Ausführungen in den Absätzen [0208] bis [0210] der
englischsprachigen Anmeldungsunterlagen (vgl. Offenlegungsschrift, Absätze
[0155] bis [0157]), in denen zum Ausdruck kommt, dass die „AUF NEURONALEN
NETZWERKEN BERUHENDE SPRACHEINSCHRÄNKUNG“
im Kontext zu
autonomen Fahrzeugen zu sehen ist.
Sonstige Gründe, welche eine Zurückweisung der Patentanmeldung in der
Offensichtlichkeitsprüfung tragen könnten, sind weder von der Prüfungsstelle
konkret dargelegt worden noch für den Senat erkennbar. Soweit in dem
Beanstandungsbescheid der Prüfungsstelle vom 26. Juni 2023 auch ein Hinweis
auf eine mögliche Uneinheitlichkeit der Anmeldung gesehen werden mag, ist hierzu
Eliminierung von klar uneinheitlichen Anmeldungen dient, so dass im Zweifel die
Einheitlichkeit anzuerkennen ist. Denn die Einheitlichkeit des Gegenstands einer
Patentanmeldung kann in der Regel – ausgenommen ggf. bei einfachen
technischen Sachverhalten (vgl. 19 W (pat) 66/04) – erst nach Ermittlung des
einschlägigen Standes der Technik geprüft werden (vgl. Keukenschrijver in
Busse/Keukenschrijver, a.a.O., § 42 Rn. 12; BPatGE 50, 260, 263f = GRUR 2009,
50). Für die Ermittlung und Würdigung des Standes der Technik ist bei der
Offensichtlichkeitsprüfung aber kein Raum (BPatG BlPMZ 1991, 195, 196).
Unter Beachtung dieser Grundsätze ist beim jetzigen Verfahrensstand nicht
offensichtlich von einer Uneinheitlichkeit der Anmeldung auszugehen. So weisen
die Patentansprüche bei der hier gebotenen pauschalen Betrachtungsweise einen
hinreichenden technologischen Zusammenhang in Hinblick auf die der Anmeldung
zugrundeliegende übergeordnete Gesamtaufgabe auf und sind Teil eines
einheitlichen Erfindungskomplexes zur Realisierung einer gemeinsamen
erfinderischen Idee. Die den Patentansprüchen übergeordnete Aufgabe besteht
nach Ansicht des Senats vorliegend darin, ein System (das ein autonomes
Fahrzeug umfassen kann) bereitzustellen, das eine Einheit beinhaltet, mit der - zum
Training eines neuronalen Netzwerkes
- problematische Sätze
im
Trainingsdatensatz erkannt und entfernt werden. Zu deren Lösung sind alle Teile
der Anmeldung nötig oder zumindest dienlich.
Nach allem kann der angefochtene Beschluss keinen Bestand haben.
3.
Dem Antrag der Anmelderin, die Rückzahlung der Beschwerdegebühr
anzuordnen, wird nicht entsprochen.
Eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr gemäß § 80 Abs. 3 PatG kommt in
Betracht, wenn Billigkeitsgründe vorliegen, die das Einbehalten der Gebühr als
ungerechtfertigt
erscheinen
lassen
(vgl.
Benkard,
Patentgesetz,
Gebrauchsmustergesetz Patentkostengesetz, 12. Aufl. 2023, § 80 Rn. 22 ff;
Schulte, PatG, 12. Aufl., § 73 Rn. 134, 137 ff; Busse/Keukenschrijver, a.a.O., § 80
Rn. 65). Dabei entspricht es der Billigkeit, die Gebühr nur dann zurückzubezahlen,
wenn ein schwerwiegender Verfahrensverstoß vorliegt, wie die Verletzung
rechtlichen Gehörs, oder wenn der Verfahrensfehler für die Erhebung der
Beschwerde ursächlich war. Allein eine unzutreffende Würdigung der Sach- und
Rechtslage durch die Prüfungsstelle rechtfertigt aber nicht die Rückzahlung der
Beschwerdegebühr (vgl. BPatGE 19, 129).
Aus dem konkreten Vorgehen und der Entscheidung der Prüfungsstelle ergeben
sich
vorliegend
keine Billigkeitsgründe, die die Rückerstattung der
Beschwerdegebühr
rechtfertigen würde.
Insbesondere
ist weder eine
unangemessene Sachbehandlung noch ein gravierender Verfahrensverstoß zu
bejahen. Die Richtlinien für die Prüfung von Patentanmeldungen vom 7. März 2022
sehen vor, dass schwerwiegende Mängel bezüglich des Inhalts und Aufbaus der
Beschreibung beanstandet werden können. Ein solcher Mangel liegt – wie oben
ausgeführt – vor, wenn bei Herausgabe der Offenlegungsschrift eine Irreführung der
Öffentlichkeit zu befürchten ist. Diese Fallgestaltung hat der Prüfer in nicht
unvertretbarer Weise bejaht. Dies gilt umso mehr mit Blick auf die Entscheidungen
des Bundespatentgerichts BPatG 6 W (pat) 61/77 und 17 W (pat) 39/14 (vgl. zur
Letzteren Benkard/Schäfers/Schacht, a.a.O., § 42 Rn. 24). Nur weil der Senat bei
der Frage der Offensichtlichkeit des gerügten Mangels zu einem anderen Ergebnis
kommt, rechtfertigt dies noch nicht die Rückzahlung der Beschwerdegebühr.
R e c h t s m i t t e l b e l e h r u n g
Gegen diesen Beschluss steht den Verfahrensbeteiligten das Rechtsmittel der
Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie
nur statthaft, wenn gerügt wird, dass
1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des
Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der
Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war,
sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend
zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die
Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.
Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim
Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe durch eine beim Bundesgerichtshof
zugelassene Rechtsanwältin oder durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen
Rechtsanwalt einzulegen.
Dr. Morawek
Dr. Forkel
Akintche
Hofmeister