BPatG Beschluss vom 10.02.2009 – 27 W (pat) 130/08

BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 130/08 _______________________

(Aktenzeichen)

…

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache 08.05

…

betreffend die Marke 399 61 101 (S 91/05 Lö)

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am

10. Februar 2009 durch den Vorsitzende Richter Dr. Albrecht, Richter Schwarz

und Richter Kruppa

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

G r ü n d e

I .

Gegen die am 01.10.1999 angemeldete und am 19.04.2000 für folgende noch beanspruchte Waren und Dienstleistungen

Fahrzeuge;

16 Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien,

soweit in Klasse 16 enthalten; Druckereierzeugnisse; Photographien; Schreibwaren; Büroartikel (ausgenommen Möbel);

Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Verpackungsmaterial aus Kunststoff, soweit in Klasse 16 enthalten, Spielkarten;

Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus, soweit in

Klasse 18 enthalten; Reise- und Handkoffer, Regenschirme,

Sonnenschirme;

21 Geräte und Behälter für Haushalt und Küche (nicht aus Edelmetall oder plattiert); Glaswaren, Porzellan und Steingut

(soweit in Klasse 21 enthalten);

22 Verpackungsbeutel aus textilem Material;

24 Webstoffe und Textilwaren, soweit in Klasse 24 enthalten;

25 Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen;

Teppiche, Fußmatten, Matten (ausgenommen aus textilem

Material);

28 Spiele, Spielzeug; Turn- und Sportartikel, soweit in Klasse 28

enthalten;

41 Unterhaltung, sportliche und kulturelle Aktivitäten

eingetragene, farbige (blau, rot, grün, schwarz) Bildmarke 399 61 101

hat die Antragstellerin am 13.04.2005 Löschungsantrag (S. 91/04) gestellt.

Dazu hat sie ausgeführt, „Oddset“ bezeichne eine Wette mit festen Gewinnquoten

und werde mit dieser Bedeutung sogar in Gesetzestexten verwendet. Dies hätten

das Bundespatentgericht mit Beschluss vom 27.02.2003, Az: 32 W (pat) 209/02,

und das LG München I mit Beschluss vom 04.05.2001, Az: 135 C 550/00, bestätigt. Der Bundesgerichtshof habe dies ausdrücklich offen gelassen. Viele Mitglieder des Deutschen Lotto- und Totoblocks verwendeten den Begriff „Oddset“ rein

beschreibend (Beispiele auf Bl. 23 GA).

Der Zusatz „Die Sportwette“ vervollständige den beschreibenden Charakter noch.

Die Anmeldung der angegriffenen Marke sei böswillig betrieben worden.

Auf die ihm am 11.07.2005 zugegangene Mitteilung nach § 54 Abs. 3 Satz 1 MarkenG hat der Inhaber der angegriffenen Marke dem Löschungsantrag am

25.07.2005 widersprochen. Er ist der Auffassung, selbst für die von der Antragstellerin allein argumentativ angesprochene Klasse 41 liege kein Löschungsgrund vor.

„Oddset“ sei ein unterscheidungskräftiges und nicht beschreibendes, ca. 1990

entwickeltes Phantasiewort, und auch das Logo habe Unterscheidungskraft. Das

OLG München

habe

dementsprechend mit Urteil

vom

20.12.2001,

Az: 29 U 3638/01, die von der Antragstellerin zitierte Entscheidung des

LG München I vom 04.05.2001 aufgehoben. Auch der Bundesgerichtshof habe

dies im Urteil vom 28.10.2004, Az: I ZR 59/02, so gesehen. Wann „Oddset“ eine

gebräuchliche Bezeichnung im Sinn des § 8 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG geworden sein

solle, habe die Antragstellerin nicht dargetan. Im englischen Wortschatz komme

„oddset“ nicht vor.

Die Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Beschluss vom 23.05.2006 (zugestellt am 31.05.2006) den Löschungsantrag zurückgewiesen.

Die Entscheidung ist u. a. damit begründet, jedenfalls im Gesamteindruck mit den

graphischen Elementen sei das angegriffene Zeichen unterscheidungskräftig und

nicht beschreibend. Eine Behinderungsabsicht bei der Anmeldung sei nicht erkennbar geworden.

Die Antragstellerin hat am 26.06.2006 Beschwerde eingelegt und u. a. ergänzend

vorgetragen, der Inhaber des angegriffenen Zeichens müsse belegen, wie er den

Begriff „Oddset“ erfunden habe. Insoweit sei er mitwirkungspflichtig.

Die Graphik sei werbeüblich, wie zahllose Beispiele (Bl. 32 ff. GA; Bl. 75 ff. GA)

zeigten. Schriftart und Farbgestaltung seien üblich. Eine stilisierte Krone sei eine

bloße Verzierung, zumal sie größenmäßig hinter dem Wortbestandteil zurücktrete.

Die Anmeldung sei in Behinderungsabsicht, also bösgläubig, erfolgt. Zum Zeitpunkt der Markenanmeldung 1998/1999 hätten bereits diverse Veranstalter unter

der Bezeichnung Oddset entsprechende Wetten angeboten.

Die Antragstellerin beantragt,

die Marke unter Aufhebung des Beschlusses des Deutschen Patent- und Markenamts vom 23.05.2006 zu löschen.

Der Inhaber des angegriffenen Zeichens beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Er führt dazu aus, er habe 1990 den Begriff „Oddset“ entwickelt und dazu ein Logo

entworfen. Mehr als ein Jahr vor Einführung des Wettangebots am 01.02.1999

habe man die Marken angemeldet. Damals habe den Begriff niemand verwendet,

obwohl private Sportwettenanbieter seit Jahren aktiv gewesen seien. Auch die

immer wieder zitierten Gesetze seien erst später erlassen worden. Dabei habe der

Gesetzgeber keinen gebräuchlichen Begriff, sondern irrtümlich und ausgehend

von einer Monopolstellung die Marke verwendet. Selbst wenn der Gesetzgeber

„Oddset“ irrigerweise als generischen Begriff verwendet hätte, hätte dies keinen Einfluss auf die allgemeine Anschauung, zumal die Medien „Oddset“ immer

als Produkt eines Anbieters zeigten. „Oddset“ sei kein fremdsprachiger Begriff, da

er im Englischen nicht existiere. Selbst bei analysierender Betrachtung fehle ein s

aus odds-set, und „set“ habe keine klare Bedeutung.

Wegen sonstiger Einzelheiten sowie zur Ergänzung des Parteivorbringens wird

auf die Schriftsätze der Beteiligten nebst Anlagen und auf den Akteninhalt Bezug

genommen.

II.

1)

Die Beschwerde ist zulässig.

Streitgegenständlich sind allerdings nur noch die eingangs aufgeführten Waren

und Dienstleistungen; im Übrigen hat sich das Verfahren durch Löschung wegen

Verfall erledigt.

Der Löschungsantrag war zulässig. Den Antrag kann jedermann stellen (§ 54

Abs. 1 Satz 2 MarkenG). Der Löschungsantrag

ist auch

innerhalb der

10-Jahresfrist nach § 50 Abs. 2 Satz 2 MarkenG gestellt worden.

2)

Die Beschwerde hat keinen Erfolg.

Der Antragsgegner hat dem Löschungsantrag rechtzeitig widersprochen (§ 54

Abs. 2 MarkenG).

Nach § 50 Abs. 1 Nr. 1 und 3 i. V. m. § 54 Abs. 1 MarkenG ist eine Marke nur zu

löschen, wenn sie entgegen § 3 oder § 8 MarkenG eingetragen wurde und wenn

das Eintragungshindernis noch im Zeitpunkt der Entscheidung über die Beschwerde besteht (§ 50 Abs. 2 Satz 1 MarkenG). Dass schon im Zeitpunkt der

Eintragung ein Eintragungshindernis bestand, lässt sich vorliegend nicht feststellen.

Einem Eintragungsantrag gemäß § 33 Abs. 2 Satz 2 MarkenG ist stattzugeben,

wenn dem keine absoluten Eintragungshindernisse entgegenstehen. Also rechtfertigt nur deren positive Feststellung eine Löschung. Im Zweifel ist zu Gunsten

der Marke zu entscheiden.

a)

§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG schließt Marken von der Eintragung aus, die zur

Bezeichnung der Art, Beschaffenheit, Menge, Bestimmung, des Werts, der geographischen Herkunft, Zeit der Herstellung der Waren oder Erbringung der

Dienstleistungen oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale dienen können. Dies

ist für die noch eingetragenen Waren und Dienstleistungen nicht feststellbar, obwohl der Vergleich von Nr. 1 und Nr. 2 des § 8 Abs. 2 MarkenG zeigt, dass anders

als beim Schutzhindernis des Fehlens jeglicher Unterscheidungskraft nach Nr. 1

die Nr. 2 eine hohe Hürde für die Erlangung des Markenschutzes errichtet. Die

Formulierungen in Nr. 2 „dienen können“ und „Bezeichnung sonstiger Merkmale“

bilden einen sehr weit gefassten Versagungsgrund und stehen damit im Kontrast

zu „jegliche Unterscheidungskraft“ in Nr. 1. So muss jegliche beschreibende Funktion einer Marke zur Subsumtion unter die zweite Alternative des § 8 Abs. 2 Nr. 2

MarkenG führen (vgl. Sekretaruk, Farben als Marken, 2005, S. 54 Rdn. 96). Damit

reicht es aus, wenn nicht unerhebliche Teile des von der Marke angesprochenen

Publikums deren beschreibende Bedeutung verstehen.

Der Inhaber der angegriffenen Marke kann sich auch nicht darauf berufen, die beschreibende Verwendung von „Oddset“ sei Dritten gemäß § 23 Nr. 2 MarkenG unbenommen. § 8 Abs. 2 Nr. 2 und § 23 Nr. 2 MarkenG haben unterschiedliche Regelungsgehalte. § 23 Nr. 2 MarkenG enthält als Vorschrift über die Schranken eines bestehenden Markenschutzes im Sinn von §§ 14 ff. MarkenG lediglich eine

zusätzliche Sicherung der Mitbewerber im Verletzungsprozess gegenüber möglicherweise zu Unrecht eingetragenen Marken und damit eine Beschränkung des

Markeninhabers im Zivilprozess (vgl. BGH GRUR 1998, 930, 931 - Fläminger). Im

Gegensatz dazu soll § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG bereits im Registerverfahren Fehlmonopolisierungen verhindern. § 23 MarkenG verhindert keine gründliche und

umfassende Prüfung der Schutzhindernisse im Registrierungsverfahren.

Vorliegend ist allerdings nicht feststellbar, dass „Oddset“ bereits im Zeitpunkt der

Eintragung ein beschreibender Begriff im englischen oder deutschen Sprachgebrauch war.

Die von der Antragstellerin und von der Markenabteilung herangezogenen Gesetze, die „Oddset“ als generischen Begriff verwenden, wurden erst später erlassen.

Die Verwendung des Begriffs „Oddset“ als Synonym für Sportwetten mit festen

Quoten durch den Gesetzgeber ist aber unabhängig davon, kein aussagekräftiges

Indiz für ein dahingehendes Verständnis bei zumindest einem relevanten Teil der

angesprochenen Verkehrskreise. Dies würde voraussetzen, dass der Gesetzgeber

den Begriff „Oddset“ verwendet hätte, um damit einem bereits bestehenden Verkehrsverständnis im Inland Rechnung zu tragen, oder dass die Verwendung in

den Gesetzen das Publikumsverständnis dahingehend beeinflusst hätte. Für die

Annahme, der Gesetzgeber habe bereits bestehendes inländisches Begriffsverständnis lediglich „festgeschrieben“, liegen keine hinreichenden Anhaltspunkte

vor.

Soweit der 32. Senat des Bundespatentgerichts mit Beschluss vom 27.2.2002, Az:

32 W (pat) 209/01, entschieden hat, dass sich der Schutzbereich einer Widerspruchsmarke nicht auf den Wortbestandteil „Oddset“ erstrecken könne, weil „odd“

im Englischen Gewinnchancen bezeichne und mit „set“ feste Gewinnquoten, ist

festzustellen, dass es dort um den Schutzumfang der Widerspruchsmarke ging

sowie um die Frage, ob „Oddset“ allein kollisionsbegründend sein kann. Dieser

Schutzumfang konnte im Jahr 2002 durchaus als reduziert gelten; eine Aussage

zum Eintragungszeitpunkt der streitgegenständlichen Marke ergibt sich daraus

jedoch nicht zwangsläufig. Der 32. Senat hat nur festgestellt, dass ein nicht unerheblicher Teil der angesprochenen Kreise den Begriff „Odd set“ als Synonym für

Sportwetten bzw. Wetten zu festgesetzten Gewinnquoten verstehe. Den beschreibenden Charakter entnahm er dem damals aktuellen Internet sowie aus einer

Pressemitteilung, wonach für Oddset-Wetten in Deutschland ein wachsendes Bedürfnis bestand. Des Weiteren zitiert der 32. Senat nur die schon angesprochenen

Gesetzestexte.

Der in diesem Beschluss zitierte „Blickpunkt Bundestag“ vom Dezember 1999

spricht von „so genannten OddsetWetten“ (so geschrieben mit Binnenmajuskel).

Dies zeigt, dass hier der vom Inhaber des angegriffenen Zeichens vorgegebene

Begriff erklärt wurde.

Der 32. Senat hat dementsprechend

in der späteren Entscheidung vom

13.12.2006, Az: 32 W (pat) 376/02 - Oddset / Off set, ausgeführt, ob „Oddset“ ein

Begriff der englischen Sprache sei, könne dahinstehen, jedenfalls sei er im Deutschen bis zur Einführung der so benannten Sportwette unbekannt gewesen.

Das LG München I spricht in seinem Urteil vom 04.05.2001, Az: 21 O 10859/00,

nur davon, dass Wetten mit festgelegten Gewinnquoten in England und Skandinavien eine lange Tradition hätten und mit „Oddset“ bezeichnet würden. Belege

hierfür nennt es nicht. Das Landgericht beruft sich allein auf die deutschen Gesetze. Es fällt auf, dass trotz dieser langen Tradition weder das Deutsche Patent-

und Markenamt noch die Antragstellerin in der Lage waren, einen zeitlich schon

vor dem Anmeldetag existierenden Beleg für diese Benennung vorzulegen. Auch

das OLG München hat das Fehlen solcher Nachweise in dem mit Urteil vom

7.12.2001, Az: 29 U 3638/01, abgeschlossenen Verfahren bemängelt, ohne dass

dies zu einem Nachweis geführt hätte.

Selbst 2001 hat das OLG München im Urteil vom 20.12.2001, Az: 29 U 3638/01,

noch ausgeführt, zu den (potentiellen) Interessenten von Sportwetten gehörten

auch die Mitglieder des Senats. Ihnen sei der Begriff „Oddset“ aus der Rundfunkwerbung geläufig. Dass es sich dabei um einen beschreibenden Begriff, der aus

dem Ausland stamme und dort als Synonym für Sportwetten mit festen Gewinnquoten gebraucht werde, handeln solle, sei ihnen jedoch nicht bekannt. Vielmehr

hätten sie den Begriff als Phantasiebezeichnung aufgefasst, unter der die beworbenen Sportwetten liefen.

Nach der Lebenserfahrung könne zwar davon ausgegangen werden, dass das

Verkehrsverständnis von (ursprünglich) nicht dem deutschen Wortschatz angehörenden Begriffen durch das Verständnis im Ausland beeinflusst werden könne,

wenn die Herkunft des Begriffes bekannt sei. Inwieweit dies bei „Oddset“ (was

bestritten und nicht belegt sei) der Fall sei, lasse sich nicht verlässlich beurteilen.

Umstände, aus denen hierauf mit der erforderlichen Gewissheit geschlossen werden könnte (grenzüberschreitende Werbung; zu unterstellende Kenntnis bei Urlaubs- oder sonstigen Auslandsaufenthalten), seien weder dargetan noch ersichtlich.

Auch zum Umfang der Benutzung des Begriffs „Oddset“ im Inland, die geeignet

gewesen wäre, ein beschreibendes Verständnis zu vermitteln, fehle es - wie im

Termin erörtert - an aussagekräftigen Angaben. Die Klägerin (des Verfahrens vor

dem OLG München) habe ihren Vortrag (Schriftsatz vom 23.10.2001), wonach sie

selbst das Zeichen „Odd Set“ über einen längeren Zeitraum hin verwendet habe,

dahingehend richtig gestellt, dass unter der Bezeichnung nicht über mehrere

Jahre Sportwetten angeboten worden seien (Schriftsatz vom 07.12.2001). In welchem Zeitraum und in welchem Umfang sie „Odd Set“ verwendet habe, sei damit

nicht dargetan. Auch sei zu berücksichtigen, dass zwischen Anbietern von Oddset-Wetten und dem Deutschen Toto- und Lotto-Block eine Zusammenarbeit bestehe. Auch allgemein zugängliche Informationen (Internet-Inhalte, Pressemitteilung der Bayerischen Staatskanzlei, Information im Internet, Anzeige für den Verkauf eines Oddset-Sportwettensystems, Pressebericht „Oddset-Wetten bereitet

Galopprennsport Probleme“) gäben keinen verlässlichen Aufschluss darüber, ob

und inwieweit diese das Verständnis des Begriffs „Oddset“ im Sinn einer beschreibenden Angabe beeinflusst hätten.

Ob und inwieweit die Oddset-Marken zu Recht eingetragen wurden, bedurfte im

Verfahren vor dem OLG München keiner Erörterung, da die in diesem Zusammenhang angesprochenen Fragen für die Ermittlung der im Rahmen des § 3

Satz 1 UWG maßgeblichen Verkehrsauffassung ohne Bedeutung sind.

Der Bundesgerichtshof hat in der nachfolgenden Nur-bei-Lotto-Entscheidung

(GRUR 2005, 176) im Jahr 2004 auf den Kontext „Oddset, die Sportwette mit festen Quoten, nur bei Lotto“ abgestellt und dazu ausgeführt, es komme nicht darauf

an, ob und in welchem Umfang den angesprochenen Kreisen geläufig sei, was

„Oddset“ bezeichne. Entscheidend sei vielmehr, dass in dem Werbespruch, im

Gesamtzusammenhang, in dem der Begriff in der dort angegriffenen Werbung

stehe, „Oddset“ nicht als Marke erkennbar sei.

Selbst die Antragstellerin geht in ihrem Schriftsatz vom 8.2.2005 davon aus, der

Begriff „Oddset-Wette“ sei in den letzten Jahren zu einem Synonym für Sportwetten mit festgesetzten Quoten geworden. Auch wenn es sich dabei um eine relativ

neue Wortkreation handle, habe er sich schnell zu einem feststehenden Gesamtzeichen mit diesem Bedeutungsinhalt entwickelt. Dass „Oddset“ zum englischen

Sprachschatz gehöre, sei nie behauptet worden, sondern nur, dass der Begriff aus

dem Englischen stamme. Dies zeigt, dass ein Nachweis für eine beschreibende

Bedeutung im Zeitpunkt der Eintragung unmöglich ist.

Auch soweit die Antragstellerin vorträgt, die Anmeldung sei in Behinderungsabsicht, also bösgläubig, erfolgt, und dies damit belegt, zum Zeitpunkt der Markenanmeldung 1998/1999 hätten bereits diverse Veranstalter unter der Bezeichnung

„Oddset“ entsprechende Wetten angeboten, gibt sie keine konkreten Anbieter an.

b) Dem angegriffenen Zeichen fehlte damit im Zeitpunkt der Eintragung auch

nicht die Unterscheidungskraft im Sinn von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Unterscheidungskraft ist die einer Marke innewohnende konkrete Eignung als Unterscheidungsmittel für die erfassten Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens

gegenüber solchen anderer Unternehmen. Hat eine Marke keinen für die fraglichen Waren und Dienstleistungen im Vordergrund stehenden beschreibenden

Begriffsinhalt und handelt es sich bei ihr auch nicht um einen gebräuchlichen Begriff, den die Verbraucher stets nur als solchen und nicht als Unterscheidungsmittel verstehen, so fehlt ihr nicht jegliche Unterscheidungseignung (vgl. BGH BlPMZ

2002, 85 - Individuelle; GRUR 1999, 1093 - For You; GRUR 1999, 1089, 1091

- Yes). Dass „Oddset“ jedenfalls im Zeitpunkt der Eintragung nicht beschreibend

war, wurde bereits unter a) dargestellt. Die Ausführungen dort zur Verwendung

des Wortes zeigen auch, dass „Oddset“ kein gebräuchlicher Begriff im Sinn von

§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG war. Dies ist ja nicht abstrakt zu beurteilen, sondern im

Spiegel der Anschauung der maßgeblichen Verbraucherkreise, welche die tatsächlichen Verhältnisse auf dem Markt in Bezug auf die beanspruchten Waren

und Dienstleistungen beeinflussen.

Unterscheidungskraft setzt auch nicht voraus, dass ein Zeichen originell oder

phantasievoll ist.

Schließlich ist zu berücksichtigen, dass sich die insoweit einschlägigen Waren und

Dienstleistungen an breite Verbraucherkreise richten, die im Allgemeinen wenig

Neigung zu vertieften Überlegungen zeigen. Sie verstehen „Oddset“ in ausreichendem Maße als Herkunftshinweis.

c)

Auch der graphischen Darstellung kann das erforderliche Mindestmaß an

Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG für die noch strittigen Waren

und Dienstleistungen nicht abgesprochen werden. Ein Freihaltungsbedürfnis zugunsten der Mitbewerber i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG besteht daran nicht.

Im Gegensatz zur Auffassung der Antragstellerin ist der Senat der Auffassung,

dass es sich bei der Marke in der konkret beanspruchten Form um mehr als nur

eine vorrangig der Aufmerksamkeitssteigerung dienende Ausgestaltung eines

schutzunfähigen Wortbestandteils handelt.

Die Graphik über dem Wort ODDSET wäre selbst wenn man darin eine Krone erkennen wollte, nicht üblich und hätte in Verbindung mit den Wortbestandteilen

nicht nur einen rein illustrativen Charakter. Die konkrete Darstellung mit den verschiedenen Farben in Verbindung mit der Anordnung der Wortbestandteile zeigt

individualisierende Züge, die der Gesamtdarstellung eine hinreichend eigenständige und herkunftshinweisende Bedeutung verleihen.

Das graphische Element ist selbst bei dem von der Antragstellerin unterstellten

Verständnis als stilisierte Krone nicht freihaltungsbedürftig. Farb- und Formgebung

sind dafür zu eigentümlich.

d)

Zutreffend hat die Markenabteilung ausgeführt, eine Behinderungsabsicht bei

der Anmeldung der angegriffenen Marke sei nicht erkennbar geworden. Auch im

Beschwerdeverfahren sind keine neuen Tatsachen bekannt geworden, die diese

Einschätzung erschüttern hätten können.

3)

Billigkeitsgründe, die für eine Kostenauferlegung sprechen, sind nicht ersichtlich (§ 71 Abs. 1 MarkenG), obwohl ein Antragsteller im Löschungsverfahren Beteiligter in einem kontradiktorischen Verfahren mit entsprechenden Rechten und

Pflichten ist (BGH GRUR 1977, 664 - Churrasco).

4)

Rechtsbeschwerde wird nicht zugelassen; insbesondere bedürfen keine

rechtlichen Fragen von grundsätzlicher Bedeutung einer höchstrichterlichen Klärung (§ 83 Abs. 2 MarkenG i. V. m. § 574 ZPO).

Dr. Albrecht

Schwarz

Kruppa

Cl