BPatG Beschluss vom 10.02.2009 – 27 W (pat) 132/08

BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 132/08 _______________________

(Aktenzeichen)

…

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache 08.05

…

betreffend die Marke 398 44 944 (S 125/04 Lö)

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am

10. Februar 2009 durch den Vorsitzende Richter Dr. Albrecht, Richter Schwarz

und Richter Kruppa

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

G r ü n d e

I .

Gegen die am 07.08.1998 angemeldete und am 06.11.1998 für

Veranstaltung von Lotterien, Veranstaltung von Glücksspielen

eingetragene, farbige (schwarz, blau, rot, grün) Bildmarke 398 44 944

hat die Antragstellerin am 19.05.2004 Löschungsantrag (S. 125/04) gestellt.

Auf die ihm am 14.01.2005 zugegangene Mitteilung nach § 54 Abs. 3 Satz 1

MarkenG hat der Inhaber der angegriffenen Marke dem Löschungsantrag am

26.01.2005 widersprochen. Er ist der Auffassung, „Oddset“ sei ein unterscheidungskräftiges und nicht beschreibendes, ca. 1990 von ihm entwickeltes Phantasiewort, und auch das Logo habe Unterscheidungskraft. Das OLG München habe

dementsprechend mit Urteil vom 20.12.2001, Az: 29 U 3638/01, die von der Antragstellerin zitierte Entscheidung des LG München I vom 04.05.2001 aufgehoben.

Auch der Bundesgerichtshof habe dies im Urteil vom 28.10.2004, Az: I ZR 59/02,

so gesehen. Wann „Oddset“ eine gebräuchliche Bezeichnung im Sinn des § 8

Abs. 2 Nr. 3 MarkenG geworden sein solle, habe die Antragstellerin nicht dargetan. Im englischen Wortschatz komme „oddset“ nicht vor.

Die Markenabteilung 3.4. des Deutschen Patent- und Markenamtes hat mit Beschluss vom 23.05.2006 (zugestellt am 31.05.2006) den Löschungsantrag zurückgewiesen (Bl. 94 GA).

Die Entscheidung ist u. a. damit begründet, jedenfalls die graphischen Elemente

des angegriffenen Zeichens seien unterscheidungskräftig und nicht beschreibend.

Eine Behinderungsabsicht bei der Anmeldung sei nicht erkennbar geworden.

Die Antragstellerin hat am 26.06.2006 Beschwerde eingelegt und u. a. vorgetragen, der Inhaber des angegriffenen Zeichens müsse belegen, wer den Begriff

„Oddset“ erfunden habe. Insoweit sei er mitwirkungspflichtig. Die Graphik sei werbeüblich, wie zahllose Beispiele (Bl. 75 ff. GA) zeigten. „Oddset“ bezeichne eine

Wette mit festen Gewinnquoten und werde mit dieser Bedeutung sogar in Gesetzestexten verwendet. Dies hätten das Bundespatentgericht mit Beschluss vom

27.02.2003, Az: 32 W (pat) 209/02, und das LG München I mit Beschluss vom

04.05.2001, Az: 135 C 550/00, bestätigt.

Der Zusatz „Die Sportwette“ vervollständige den beschreibenden Charakter noch.

Die Antragstellerin beantragt,

die Marke unter Aufhebung des Beschlusses vom 23.05.2006 zu

löschen.

Der Inhaber des angegriffenen Zeichens beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Er führt dazu ergänzend aus, er habe 1990 den Begriff „Oddset“ entwickelt und

dazu ein Logo entworfen. Mehr als ein Jahr vor Einführung des Wettangebots am

01.02.1999 habe man die Marken angemeldet. Damals habe den Begriff niemand

verwendet, obwohl private Sportwettenanbieter seit Jahren aktiv gewesen seien.

Auch die immer wieder zitierten Gesetze seien erst später erlassen worden. Dabei

habe der Gesetzgeber keinen gebräuchlichen Begriff, sondern irrtümlich und ausgehend von einer Monopolstellung die Marke verwendet. Selbst wenn der Gesetzgeber „Oddset“ irrigerweise als generischen Begriff verwendet hätte, hätte dies

keinen Einfluss auf die allgemeine Anschauung, zumal die Medien „Oddset“ immer

als Produkt eines Anbieters zeigten. „Oddset“ sei kein fremdsprachiger Begriff, da

er im Englischen nicht existiere. Selbst bei analysierender Betrachtung fehle ein s

aus odds-set, und „set“ habe keine klare Bedeutung.

Wegen sonstiger Einzelheiten sowie zur Ergänzung des Parteivorbringens wird

auf die Schriftsätze der Beteiligten nebst Anlagen und auf den Akteninhalt Bezug

genommen.

II.

1)

Die Beschwerde der Antragstellerin ist zulässig; hat in der Sache aber keinen

Erfolg.

Der Antragsgegner hat dem Löschungsantrag rechtzeitig widersprochen (§ 54

Abs. 2 MarkenG).

2)

Nach § 50 Abs. 1 Nrn. 1 und 3 i. V. m. § 54 Abs. 1 MarkenG ist eine Marke

nur zu löschen, wenn sie entgegen § 3 oder § 8 MarkenG eingetragen wurde und

wenn das Eintragungshindernis noch im Zeitpunkt der Entscheidung über die Beschwerde besteht (§ 50 Abs. 2 Satz 1 MarkenG). Dass schon im Zeitpunkt der

Eintragung ein Eintragungshindernis bestand, lässt sich vorliegend nicht feststellen.

Da einem Eintragungsantrag gemäß § 33 Abs. 2 Satz 2 MarkenG stattzugeben ist,

wenn dem keine absoluten Eintragungshindernisse entgegenstehen, rechtfertigt

nur deren positive Feststellung eine Löschung. Im Zweifel ist zu Gunsten der

Marke zu entscheiden.

a)

§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG schließt Marken von der Eintragung aus, die zur

Bezeichnung der Art, Beschaffenheit, Menge, Bestimmung, des Werts, der geographischen Herkunft, Zeit der Herstellung der Waren oder Erbringung der

Dienstleistungen oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale dienen können. Dies

ist für Lotterien und Glücksspiele nicht feststellbar, obwohl der Vergleich von Nr. 1

und Nr. 2 des § 8 Abs. 2 MarkenG zeigt, dass anders als beim Schutzhindernis

des Fehlens jeglicher Unterscheidungskraft nach Nr. 1 die Nr. 2 eine hohe Hürde

für die Erlangung des Markenschutzes errichtet. Die Formulierungen in Nr. 2 „dienen können“ und „Bezeichnung sonstiger Merkmale“ bilden einen sehr weit gefassten Versagungsgrund und stehen damit im Kontrast zu „jegliche Unterscheidungskraft“ in Nr. 1. So muss jegliche beschreibende Funktion einer Marke zur

Subsumtion unter die zweite Alternative des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG führen (vgl.

Sekretaruk, Farben als Marken, 2005, S. 54 Rdn. 96). Damit reicht es aus, wenn

nicht unerhebliche Teile des von der Marke angesprochenen Publikums deren

beschreibende Bedeutung verstehen.

Rechtlich begründete oder faktische Monopolstellungen sind dabei nicht in der

Weise zu berücksichtigen, dass sie das Schutzhindernis ausräumen könnten

(BGH GRUR 1995, 732, 734 - Füllkörper; BPatG Beschluss vom 28. Juni 2000,

Az: 32 W (pat) 198/01 - Großer Preis von Deutschland; EuGH GRUR Int. 2004,

500 Tz 54 ff. - Postkantoor). § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG soll im Allgemeininteresse

verhindern, als Produktmerkmalsbezeichnung geeignete Zeichen einem Unternehmen als Marke zu überlassen.

Bei der Beurteilung des Freihaltungsbedürfnisses spielt es auch keine Rolle, ob es

Synonyme gibt, mit denen dieselben Merkmale bezeichnet werden können, oder

ob diese Merkmale wirtschaftlich wesentlich oder nebensächlich sind. Nach Art. 8

Abs. 2 Nr. 2 MarkenG muss die Marke zwar, um unter das dort genannte Eintragungshindernis zu fallen, ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die

zur Bezeichnung von Merkmalen der betreffenden Dienstleistungen dienen können, doch verlangt dies nicht, dass diese Zeichen oder Angaben die ausschließliche Bezeichnungsweise der fraglichen Merkmale sind (vgl. EuGH GRUR Int.

2004, 500 LS 5, Tz. 57, 102 - Postkantoor).

Der Inhaber der angegriffenen Marke kann sich auch nicht darauf berufen, die beschreibende Verwendung von Oddset sei Dritten gemäß § 23 Nr. 2 MarkenG unbenommen. § 8 Abs. 2 Nr. 2 und § 23 Nr. 2 MarkenG haben unterschiedliche Regelungsgehalte. § 23 Nr. 2 MarkenG enthält als Vorschrift über die Schranken eines bestehenden Markenschutzes im Sinn von §§ 14 ff. MarkenG lediglich eine

zusätzliche Sicherung der Mitbewerber im Verletzungsprozess gegenüber möglicherweise zu Unrecht eingetragenen Marken und damit eine Beschränkung des

Markeninhabers im Zivilprozess (vgl. BGH GRUR 1998, 930, 931 - Fläminger). Im

Gegensatz dazu soll § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG bereits im Registerverfahren Fehlmonopolisierungen verhindern. § 23 MarkenG verhindert keine gründliche und

umfassende Prüfung der Schutzhindernisse im Registrierungsverfahren.

Vorliegend ist allerdings nicht feststellbar, dass „Oddset“ bereits im Zeitpunkt der

Eintragung ein beschreibender Begriff im englischen oder deutschen Sprachgebrauch war.

Die von der Antragstellerin und von der Markenabteilung herangezogenen Gesetze, die „Oddset“ als generischen Begriff verwenden, wurden erst später erlassen. Die Verwendung des Begriffs „Oddset“ als Synonym für Sportwetten mit festen Quoten durch den Gesetzgeber ist - aber unabhängig davon - kein aussagekräftiges Indiz für ein dahingehendes Verständnis bei zumindest einem relevanten

Teil der angesprochenen Verkehrskreise. Dies würde voraussetzen, dass der Gesetzgeber den Begriff „Oddset“ verwendet hätte, um damit einem bereits bestehenden Verkehrsverständnis im Inland Rechnung zu tragen, oder dass die Verwendung in den Gesetzen das Publikumsverständnis dahingehend beeinflusst

hätte. Für die Annahme, der Gesetzgeber habe bereits bestehendes inländisches

Begriffsverständnis lediglich „festgeschrieben“, liegen keine hinreichenden Anhaltspunkte vor.

Soweit der 32. Senat des Bundespatentgerichts mit Beschluss vom 27.02.2002,

Az: 32 W (pat) 209/01, entschieden hat, dass sich der Schutzbereich einer Widerspruchsmarke nicht auf den Wortbestandteil „Oddset“ erstrecken könne, weil „odd“

im Englischen Gewinnchancen bezeichne und mit „set“ feste Gewinnquoten, ist

festzustellen, dass es dort um den Schutzumfang der Widerspruchsmarke ging

sowie um die Frage, ob „Oddset“ allein kollisionsbegründend sein kann. Dieser

Schutzumfang konnte im Jahr 2002 durchaus als reduziert gelten; eine Aussage

zum Eintragungszeitpunkt der streitgegenständlichen Marke ergibt sich daraus

jedoch nicht zwangsläufig. Der 32. Senat hat nur festgestellt, dass ein nicht unerheblicher Teil der angesprochenen Kreise den Begriff „Odd set“ als Synonym für

Sportwetten bzw. Wetten zu festgesetzten Gewinnquoten verstehe. Den beschreibenden Charakter entnahm er dem damals aktuellen Internet sowie aus einer

Pressemitteilung, wonach für Oddset-Wetten in Deutschland ein wachsendes Bedürfnis bestand. Des Weiteren zitiert der 32. Senat nur die schon angesprochenen

Gesetzestexte.

Die Antragstellerin hat sich im Löschungsantrag zunächst auf diesen Beschluss

des 32. Senats gestützt und dazu die dort zitierten Unterlagen beigefügt. Der

„Blickpunkt Bundestag“ vom Dezember 1999 spricht aber von „so genannten OddsetWetten“ (so geschrieben mit Binnenmajuskel). Dies zeigt, dass hier der vom

Inhaber des angegriffenen Zeichens vorgegebene Begriff erklärt wurde.

Der 32. Senat hat dementsprechend

in der späteren Entscheidung vom

13.12.2006, Az: 32 W (pat) 376/02 - Oddset / Off set, ausgeführt, ob „Oddset“ ein

Begriff der englischen Sprache sei, könne dahinstehen, jedenfalls sei er im Deutschen bis zur Einführung der so benannten Sportwette unbekannt gewesen.

Das LG München I spricht in seinem Urteil vom 04.05.2001, Az: 21 O 10859/00,

nur davon, dass Wetten mit festgelegten Gewinnquoten in England und Skandinavien eine lange Tradition hätten und mit „Oddset“ bezeichnet würden. Belege

hierfür nennt es nicht. Das Landgericht beruft sich allein auf die deutschen Gesetze. Es fällt auf, dass trotz dieser langen Tradition weder das Deutschen Patent-

und Markenamt noch die Antragstellerin in der Lage waren, einen zeitlich schon

vor dem Anmeldetag existierenden Beleg für diese Benennung vorzulegen. Auch

das OLG München hat das Fehlen solcher Nachweise in dem mit Urteil vom

07.12.2001, Az: 29 U 3638/01, abgeschlossenen Verfahren bemängelt, ohne dass

dies zu einem Nachweis geführt hätte.

Selbst 2001 hat das OLG München im Urteil vom 20.12.2001, Az: 29 U 3638/01,

noch ausgeführt, zu den (potentiellen) Interessenten von Sportwetten gehörten

auch die Mitglieder des Senats. Ihnen sei der Begriff „Oddset“ aus der Rundfunkwerbung geläufig. Dass es sich dabei um einen beschreibenden Begriff, der aus

dem Ausland stamme und dort als Synonym für Sportwetten mit festen Gewinnquoten gebraucht werde, handeln solle, sei ihnen jedoch nicht bekannt. Vielmehr

hätten sie den Begriff als Phantasiebezeichnung aufgefasst, unter der die beworbenen Sportwetten liefen.

Nach der Lebenserfahrung könne zwar davon ausgegangen werden, dass das

Verkehrsverständnis von (ursprünglich) nicht dem deutschen Wortschatz angehörenden Begriffen durch das Verständnis im Ausland beeinflusst werden könne,

wenn die Herkunft des Begriffes bekannt sei. Inwieweit dies bei „Oddset“ (was

bestritten und nicht belegt sei) der Fall sei, lasse sich nicht verlässlich beurteilen.

Umstände, aus denen hierauf mit der erforderlichen Gewissheit geschlossen werden könnte (grenzüberschreitende Werbung; zu unterstellende Kenntnis bei Urlaubs- oder sonstigen Auslandsaufenthalten), seien weder dargetan noch ersichtlich.

Auch zum Umfang der Benutzung des Begriffs „Oddset“ im Inland, die geeignet

gewesen wäre, ein beschreibendes Verständnis zu vermitteln, fehle es - wie im

Termin erörtert - an aussagekräftigen Angaben. Die Klägerin (des Verfahrens vor

dem OLG München) habe ihren Vortrag (Schriftsatz vom 23.10.2001), wonach sie

selbst das Zeichen „Odd Set“ über einen längeren Zeitraum hin verwendet habe,

dahingehend richtig gestellt, dass unter der Bezeichnung nicht über mehrere

Jahre Sportwetten angeboten worden seien (Schriftsatz vom 07.12.2001). In welchem Zeitraum und in welchem Umfang sie „Odd Set“ verwendet habe, sei damit

nicht dargetan. Auch sei zu berücksichtigen, dass zwischen Anbietern von Oddset-Wetten und dem Deutschen Toto- und Lotto-Block eine Zusammenarbeit bestehe. Auch allgemein zugängliche Informationen (Internet-Inhalte, Pressemitteilung der Bayerischen Staatskanzlei, Information im Internet, Anzeige für den Verkauf eines Oddset-Sportwettensystems, Pressebericht „Oddset-Wetten bereitet

Galopprennsport Probleme“) gäben keinen verlässlichen Aufschluss darüber, ob

und inwieweit diese das Verständnis des Begriffs „Oddset“ im Sinn einer beschreibenden Angabe beeinflusst hätten.

Ob und inwieweit die Oddset-Marken zu Recht eingetragen wurden, bedurfte im

Verfahren vor dem OLG München keiner Erörterung, da die in diesem Zusammenhang angesprochenen Fragen für die Ermittlung der im Rahmen des § 3

Satz 1 UWG maßgeblichen Verkehrsauffassung ohne Bedeutung sind.

Der Bundesgerichtshof hat in der nachfolgenden Nur-bei-Lotto-Entscheidung

(GRUR 2005, 176) im Jahr 2004 auf den Kontext „Oddset, die Sportwette mit festen Quoten, nur bei Lotto“ abgestellt und dazu ausgeführt, es komme nicht darauf

an, ob und in welchem Umfang den angesprochenen Kreisen geläufig sei, was

„Oddset“ bezeichne. Entscheidend sei vielmehr, dass in dem Werbespruch im Gesamtzusammenhang, in dem der Begriff in der dort angegriffenen Werbung stehe,

„Oddset“ nicht als Marke erkennbar sei.

Selbst die Antragstellerin geht in ihrem Schriftsatz vom 08.02.2005 davon aus, der

Begriff „Oddset-Wette“ sei in den letzten Jahren zu einem Synonym für Sportwetten mit festgesetzten Quoten geworden. Auch wenn es sich dabei um eine relativ

neue Wortkreation handle, habe er sich schnell zu einem feststehenden Gesamtzeichen mit diesem Bedeutungsinhalt entwickelt. Dass „Oddset“ zum englischen

Sprachschatz gehöre, sei nie behauptet worden, sondern nur, dass der Begriff aus

dem Englischen stamme. Dies zeigt, dass ein Nachweis für eine beschreibende

Bedeutung im Zeitpunkt der Eintragung unmöglich ist.

Auch soweit die Antragstellerin vorträgt, die Anmeldung sei in Behinderungsabsicht, also bösgläubig, erfolgt, und dies damit belegt, zum Zeitpunkt der Markenanmeldung 1998/1999 hätten bereits diverse Veranstalter unter der Bezeichnung

„Oddset“ entsprechende Wetten angeboten, gibt sie keine konkreten Anbieter an.

b) Dem angegriffenen Zeichen fehlte damit im Zeitpunkt der Eintragung auch

nicht die Unterscheidungskraft im Sinn von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.

Unterscheidungskraft ist die einer Marke innewohnende konkrete Eignung als

Unterscheidungsmittel für die erfassten Dienstleistungen eines Unternehmens

gegenüber solchen anderer Unternehmen. Hat eine Marke keinen für die fraglichen Dienstleistungen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt

und handelt es sich bei ihr auch nicht um einen gebräuchlichen Begriff, den die

Verbraucher stets nur als solchen und nicht als Unterscheidungsmittel verstehen,

so fehlt ihr nicht jegliche Unterscheidungseignung (vgl. BGH BlPMZ 2002, 85

- Individuelle; GRUR 1999, 1093 - For You; GRUR 1999, 1089, 1091 - Yes). Dass

„Oddset“ jedenfalls im Zeitpunkt der Eintragung nicht beschreibend war, wurde

bereits unter a) dargestellt. Die Ausführungen dort zur Verwendung des Wortes

zeigen auch, dass „Oddset“ kein gebräuchlicher Begriff im Sinn von § 8 Abs. 2

Nr. 1 MarkenG war. Dies ist ja nicht abstrakt zu beurteilen, sondern im Spiegel der

Anschauung der maßgeblichen Verbraucherkreise, welche die tatsächlichen Verhältnisse auf dem Markt in Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen beeinflussen.

Unterscheidungskraft setzt auch nicht voraus, dass ein Zeichen originell oder

phantasievoll ist.

Schließlich ist zu berücksichtigen, dass sich die insoweit einschlägigen Waren und

Dienstleistungen an breite Verbraucherkreise richten, die im Allgemeinen wenig

Neigung zu vertieften Überlegungen zeigen. Sie verstehen „Oddset“ in ausreichendem Maße als Herkunftshinweis.

c)

Auch der graphischen Darstellung kann das erforderliche Mindestmaß an

Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG für die betroffenen Dienstleistungen nicht abgesprochen werden. Ein Freihaltungsbedürfnis zugunsten der

Mitbewerber i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG besteht daran nicht.

Im Gegensatz zur Auffassung der Antragstellerin ist der Senat der Auffassung,

dass es sich bei der Marke in der konkret beanspruchten Form um mehr als nur

eine vorrangig der Aufmerksamkeitssteigerung dienende Ausgestaltung eines

schutzunfähigen Wortbestandteils handelt.

Die Graphik wäre selbst wenn man darin eine Krone erkennen wollte, nicht üblich

und hätte in Verbindung mit den Wortbestandteilen nicht nur einen rein illustrativen

Charakter. Die konkrete Darstellung mit den verschiedenen Farben in Verbindung

mit der Anordnung der Wortbestandteile zeigt individualisierende Züge, die der

Gesamtdarstellung eine hinreichend eigenständige und herkunftshinweisende Bedeutung verleihen. Das graphische Element ist selbst bei dem von der Antragstellerin unterstellten Verständnis als stilisierte Krone nicht freihaltungsbedürftig. Farb-

und Formgebung sind dafür zu eigentümlich.

d)

Zutreffend hat die Markenabteilung ausgeführt, eine Behinderungsabsicht bei

der Anmeldung der angegriffenen Marke sei nicht erkennbar geworden. Auch im

Beschwerdeverfahren sind keine neuen Tatsachen bekannt geworden, die diese

Einschätzung erschüttern können.

3)

Billigkeitsgründe, die für eine Kostenauferlegung sprechen, sind nicht ersichtlich (§ 71 Abs. 1 MarkenG), obwohl ein Antragsteller im Löschungsverfahren Beteiligter in einem kontradiktorischen Verfahren mit entsprechenden Rechten und

Pflichten ist (BGH GRUR 1977, 664 - Churrasco).

4)

Rechtsbeschwerde wird nicht zugelassen; insbesondere bedürfen keine

rechtlichen Fragen von grundsätzlicher Bedeutung einer höchstrichterlichen Klärung (§ 83 Abs. 2 MarkenG i. V. m. § 574 ZPO).

Dr. Albrecht

Schwarz

Kruppa

Cl