BPatG Beschluss vom 28.04.2009 – 27 W (pat) 72/09

BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 72/09 _______________________

(Aktenzeichen)

…

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache 08.05

betreffend die Marke 300 81 886

(hier Löschung S 318/06)

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) durch Vorsitzenden Richter

Dr. Albrecht, Richter Dr. van Raden und Richter Kruppa am 28. April 2009

beschlossen:

1) Der Beschluss der Markenabteilung 3.4 des Deutschen

Patent- und Markenamts vom 12. August 2008 wird insoweit aufgehoben, als die Marke 300 81 886 für

Online-Dienstleistungen eines Electronic-Commerce-Abwicklers, nämlich Waren- und Dienstleistungspräsentationen; Ausstrahlung von Fernsehprogrammen; Filmvorführungen

gelöscht wurde.

Insoweit wird der Löschungsantrag zurückgewiesen.

2)

Im Übrigen wird die Beschwerde der Antragsgegnerin

zurückgewiesen.

G r ü n d e

I

Gegen die am 7. November 2000 angemeldete und am 4. Dezember 2002 (veröffentlicht am 10. Januar 2003) eingetragene Wortmarke 300 81 886

Casting Partner

hat die Antragstellerin am 14. Dezember 2006 Löschungsantrag gestellt. Sie

belegt eine Verwendung der Wortkombination „Casting Partner“ in deutschem und

englischem Kontext.

Auf die ihr am 4. Januar 2007 zugegangene Mitteilung nach § 54 Abs. 3 Satz 1

MarkenG hat die Inhaberin der angegriffenen Marke dem Löschungsantrag am

3. Februar 2007 widersprochen.

Die Markenabteilung 3.4 hat mit Beschluss vom 12. August 2008 die Marke für die

Dienstleistungen

Werbung und Geschäftsführung, vorzugsweise hinsichtlich der

Verbreitung von Dienstleistungen im Unterhaltungsbereich; Beratung von Künstlern und Mannequins; Organisation einer Künstleragentur; Marketing; Werbung mit Printmedien; Marktforschung

und Marktanalyse; Öffentlichkeitsarbeit; Geschäftsführung für darstellende Künstler; Werbung im Rundfunk, Fernsehen und im

Internet, insbesondere im Zusammenhang mit Lotteriespielen und

Gewinnspielen; Webconsulting auf dem Gebiet des Personalwesens; Online-Dienstleistungen eines Electronic-Commerce-Abwicklers, nämlich Waren- und Dienstleistungspräsentationen, Erbringung von Dienstleistungen in Verbindung mit Online-Diensten

im Internet, nämlich Sammeln, Bereitstellen und Übermittlung von

Nachrichten, Informationen, Texten, Bildern sowie Daten aller Art;

Ausstrahlung von Fernsehprogrammen; Unterhaltung; kulturelle

Aktivitäten, insbesondere Veranstaltung von Events; Veranstaltungsplanung, Veranstaltung von Unterhaltungsshows (Künstleragenturen); Produktion und Durchführung von Veranstaltungen

vorzugsweise für das Fernsehen und/oder Radio; Produktion von

Filmen und Musikstücken; Filmvorführungen; Fernsehunterhaltung; Herausgabe von Texten (ausgenommen Werbetexte); Webconsulting auf dem Gebiet der kulturellen Unterhaltung

gelöscht. Die Entscheidung ist u. a. damit begründet, Castingagenturen träten

auch als Partner der Auswählenden auf, wie die beigefügten Fundstellen zeigten.

„Casting“ sei allgemein bekannt für die Auswahl von Künstlern.

Der Beschluss wurde den Beteiligten am 22. September 2008 zugestellt.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat am 22. Oktober 2008 Beschwerde eingelegt und u. a. vorgetragen, „Casting Partner“ sei ein Phantasiebegriff und bleibe

im Zusammenhang mit Werbung, Marketing etc. vage. „Casting“ stehe im Englischen für „Gussstück“, „Angelauswerfen“ etc. Auch die Kombination „Casting Partner“ sei ungewöhnlich und entspreche nicht „Casting Agentur“. Mit Ausdrücken,

wie „Business Partner“, sei es nicht vergleichbar.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt,

den Beschluss der Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent-

und Markenamts vom 12. August 2008 insoweit aufzuheben und

den Löschungsantrag in vollem Umfang zurückzuweisen.

Die Antragstellerin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen und

der Beschwerdeführerin die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.

Sie führt dazu ergänzend zur Antragsbegründung u. a. aus, die Markenabteilung

habe zutreffend jegliche Unterscheidungskraft verneint und ein Freihaltungsbedürfnis festgestellt.

Die Inhaberin des angegriffenen Zeichens habe den Antragsteller zu Unrecht auf

Unterlassung in Anspruch genommen; deshalb seien ihr die Kosten aufzuerlegen

(BPatGE 46, 71).

Wegen sonstiger Einzelheiten sowie zur Ergänzung des Parteivorbringens wird

auf die Schriftsätze der Beteiligten nebst Anlagen und auf den Akteninhalt Bezug

genommen.

II

1)

Die Beschwerde der Antragsgegnerin ist zulässig; sie hat dem Löschungsantrag rechtzeitig widersprochen (§ 54 Abs. 2 MarkenG) und fristgerecht Beschwerde erhoben. Die zulässige Beschwerde hat in der Sache aber nur teilweise

Erfolg.

Nach § 50 Abs. 1 Nrn. 1 und 3 i. V. m. § 54 Abs. 1 MarkenG ist eine Marke zu

löschen, wenn sie entgegen § 3 oder § 8 MarkenG eingetragen wurde und wenn

das Eintragungshindernis noch im Zeitpunkt der Entscheidung über die Beschwerde fortbesteht (§ 50 Abs. 2 Satz 1 MarkenG).

Da einem Eintragungsantrag gemäß § 33 Abs. 2 Satz 2 MarkenG stattzugeben ist,

wenn keine absoluten Eintragungshindernisse entgegenstehen, rechtfertigt nur

deren positive Feststellung eine Löschung. Im Zweifel ist zu Gunsten der Marke zu

entscheiden.

Der Löschungsantrag war zulässig. Den Antrag kann jedermann stellen (§ 54

Abs. 1 Satz 2 MarkenG). Er ist auch innerhalb der 10 Jahresfrist nach § 50 Abs. 2

Satz 2 MarkenG gestellt worden.

2)

Die Markenabteilung hat zu Recht eine Löschung der angegriffenen Marke

ausgesprochen (§ 50 Abs. 2 Satz 1 MarkenG), soweit diese entgegen § 8 Abs. 2

Nr. 2 MarkenG eingetragen wurde. Dieses Eintragungshindernis bestand und

besteht für einen Teil der beanspruchten Dienstleistungen bis heute.

§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG schließt Marken von der Eintragung aus, die u. a. zur

Bezeichnung der Art, Beschaffenheit, Bestimmung oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale dienen können (vgl. BGH GRUR 2002, 64 - INDIVIDUELLE).

„Casting Partner“ beschreibt eine Unterstützung bei der Auswahl von Künstlern.

Dies kann sich auf die Unterstützung des Auswählenden oder des Bewerbers

beziehen.

Wettbewerbern muss es daher unbenommen bleiben, frei von Zeichenrechten

Dritter mit der Bezeichnung „Casting Partner“ darauf hinzuweisen, dass sie derartige Unterstützung in Form von Organisation des Auswahlverfahrens, wozu auch

die Werbung geeigneter Kandidaten, die Vermarktung von Casting-Veranstaltungen, die heutzutage oft öffentlich als Event oder zur Unterhaltung durchgeführt

werden, und Bedarfsanalysen zur Kriterienfindung gehören können.

Es ist seit längerem üblich, Auswahlverfahren als „Casting“ zu bezeichnen. Für die

Dienstleistungen im Zusammenhang mit solchen Auswahlverfahren stellt die

angegriffene Marke daher eine Bezeichnung der Art und Bestimmung dar.

Das Freihaltungsbedürfnis umfasst auch die üblicherweise mit einer solchen Veranstaltung verbundenen Dienstleistungen, wie Werbung, Organisation, Beratung

der daraus Beteiligten etc. Die angesprochenen Verbraucher differenzieren hier

nicht klar zwischen Werbemittlung und Gegenstand der Werbung. Sie werden vielmehr annehmen, die angegriffene Marke beschreibe den Tätigkeitsschwerpunkt

des Dienstleisters, der durchaus derart begrenzt sein kann.

Keine Rolle spielt es, ob es Synonyme gibt, mit denen dieselben Umstände

bezeichnet werden können. Nach Art. 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG muss die Marke

zwar, um unter das dort genannte Eintragungshindernis zu fallen, „ausschließlich“

aus Zeichen oder Angaben bestehen, die zur Bezeichnung von Merkmalen der

betreffenden Dienstleistungen dienen können, doch verlangt dies nicht, dass diese

Zeichen oder Angaben die ausschließliche Bezeichnungsweise sind (vgl. EuGH

GRUR Int. 2004, 500 LS 5, Tz. 57, 102 - Postkantoor).

Die Inhaberin der angegriffenen Marke kann sich auch nicht darauf berufen, die

beschreibende Verwendung von „Casting Partner“ sei Dritten gemäß § 23 Nr. 2

MarkenG unbenommen. § 8 Abs. 2 Nr. 2 und § 23 Nr. 2 MarkenG haben unterschiedliche Regelungsgehalte. § 23 Nr. 2 MarkenG enthält als Vorschrift über die

Schranken eines bestehenden Markenschutzes im Sinn von §§ 14 ff. MarkenG

lediglich eine zusätzliche Sicherung der Mitbewerber im Verletzungsprozess

gegenüber möglicherweise zu Unrecht eingetragenen Marken und damit eine

Beschränkung des Markeninhabers im Zivilprozess (vgl. BGH GRUR 1998, 930,

931 - Fläminger). Im Gegensatz dazu soll § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG bereits im

Registerverfahren Fehlmonopolisierungen verhindern.

3)

Unproblematisch nicht unterscheidungskräftig war und ist die angegriffene

Marke, soweit sie Art und Bestimmung beschreibt. Auch dieses Eintragungshindernis bestand und besteht für die von der Markenabteilung gelöschten Dienstleistungen mit Ausnahme der im Tenor genannten bis heute.

4)

Ein gebräuchlicher Begriff ist die angegriffene Marke allerdings nicht. Hierzu

fehlen ausreichende Nachweise.

Soweit daher kein Freihaltungsbedürfnis besteht, ist nicht mit der für eine Löschung erforderlichen Sicherheit feststellbar, dass es der angegriffenen Marke an

jeglicher Unterscheidungskraft fehlt. Dies betrifft die Waren- und Dienstleistungspräsentation, bei der keinerlei Auswahl erfolgt, die Ausstrahlung von Fernsehprogrammen, die eine technische Dienstleistung ist, sowie aus dem gleichen Grund

Filmvorführungen.

5)

Billigkeitsgründe für eine Kostenauferlegung sind nicht ersichtlich (§§ 63, 71

Abs. 1 MarkenG).

Das Vorgehen der Antragsgegnerin in anderen Verfahren kann vorliegend nicht

berücksichtigt werden.

Die vom Antragsteller zitierte Entscheidung (Beschluss vom 22. Oktober 2002,

Az.: 27 W (pat) 78/01, BPatGE 46, 71 - Token & Medaillen Manager), betraf den

Fall, dass die im Löschungsverfahren vorgetragenen Tatsachen eindeutig erkennen ließen, dass der Markeninhaber des zitierten Verfahrens das Schutzhindernis

schon im Zeitpunkt der Eintragung kannte oder jedenfalls bei Anwendung der von

ihm zu erwartenden Sorgfalt hätte kennen müssen.

In dieser Entscheidung ist aber auch ausgeführt, dass das Markengesetz für die

Verfahren vor dem Patentamt grundsätzlich vorsieht, dass jeder Beteiligte die ihm

erwachsenen Kosten trägt. Gerechtfertigt ist eine Kostenauferlegung nur, wenn

ein Beteiligter in einer nach anerkannten Beurteilungsgrundsätzen von vornherein

aussichtslosen Situation eine nicht haltbare Rechtsposition weiter verfolgt und

damit gegen seine prozessuale Sorgfaltspflicht verstößt.

Die vom Patentamt nach amtlicher Prüfung vorgenommene Eintragung einer

Marke spricht im Regelfall dafür, dass für den Markeninhaber als Anmelder

Schutzhindernisse nicht offensichtlich und zweifelsfrei erkennbar waren und er mit

einer Anerkennung der Schutzfähigkeit rechnen durfte.

Bei der Prüfung, ob dem Markeninhaber die mangelnde Schutzfähigkeit der angegriffenen Marke schon bei der Anmeldung oder der Eintragung bekannt war oder

bekannt sein musste, ist ein strenger Maßstab anzulegen, um dem Grundsatz

Rechnung zu tragen, dass die Kostenüberbürdung nur ausnahmsweise bei einem

sorgfaltswidrigen Verhalten eines Verfahrensbeteiligten in Betracht kommt.

In dem vom Antragsteller zitierten Verfahren ergab sich die Kostenpflicht daraus,

dass der Markeninhaber nicht nur die beschreibende Bedeutung, sondern auch

den beschreibenden Gebrauch der angegriffenen Bezeichnung schon bei der Anmeldung kennen musste. Belege dafür fehlen vorliegend.

Dr. Albrecht

Dr. van Raden

Kruppa

Fa