BPatG Beschluss vom 31.05.2012 – 25 W (pat) 74/99

BUNDESPATENTGERICHT

25 W(pat) 110/11 _______________________

(Aktenzeichen)

…

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache 08.05

…

betreffend das Schutzentziehungsverfahren SB 8/11

gegen die Marke IR 551 457

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am

31. Mai 2012 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Knoll, des Richters

Metternich und der Richterin Grote-Bittner

beschlossen:

1.

Es wird festgestellt, dass der Beschluss der Markenabteilung 3.4.des Deutschen Patent- und Markenamts vom

18. Oktober 2011 wirkungslos ist.

2.

Der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird zurückgewiesen.

G r ü n d e

I.

Gegen die für die Waren der Klasse 30

"Miel naturel, bonbons au miel, biscuits au miel "

international unter der Nummer IR 551 457 registrierten Marke

MELIFLOR,

deren Schutz sich auch auf die Bundesrepublik Deutschland erstreckt, hat die Antragstellerin mit einem am 14. Januar 2011 beim DPMA eingegangenen Schriftsatz einen Schutzentziehungsantrag wegen Verfalls gestellt. Die Mitteilung der

Markenabteilung über den Schutzentziehungsantrag, die vom 4. März 2011 datiert

und an die K.… mit Sitz in K1…, B…, als der im Register eingetrage

nen Vertreterin der Markeninhaberin adressiert war, ist am 9. März 2011 zum

Zwecke der Zustellung durch Aufgabe zur Post an die D… AG überge

ben worden.

Mit Beschluss vom 18. Oktober 2011 hat die Markenabteilung 3.4. der Marke

MELIFLOR den Schutz für die Bundesrepublik Deutschland entzogen, da die Markeninhaberin dem Schutzentziehungsantrag nicht innerhalb der Frist des § 53

Abs. 3 MarkenG widersprochen habe, so dass die Schutzentziehung ohne weitere

Sacherörterung vorzunehmen sei. Der Beschluss ist am 28. Oktober 2011 zum

Zwecke der Zustellung an die D… AG übergeben worden, wobei als

Adressatin wiederum die K.… genannt ist.

Gegen den Beschluss der Markenabteilung hat die Markeninhaberin mit Schriftsatz ihres Bevollmächtigten vom 25. November 2011 Beschwerde eingelegt, des

weiteren hat sie zugleich Wiedereinsetzung in den vorigen Stand wegen der Versäumung der Widerspruchsfrist beantragt und Widerspruch gegen den Schutzentziehungsantrag erklärt. Bei der K.… sei nämlich keine Post den Schutzent

ziehungsantrag der Marke MELIFLOR betreffend eingegangen. Zur Glaubhaftmachung hierfür hat die Markeninhaberin eidesstattliche Versicherungen der Rechtsanwältin C… sowie deren für die Post zuständigen Mitarbeiterin vorgelegt, die

die Kanzleipost seit über 26 Jahren sorgfältig und beanstandungsfrei bearbeite. In

diesem Zusammenhang weist die Markeninhaberin noch darauf hin, dass die Post

in Belgien im Jahre 2011 viel gestreikt habe und in dieser Zeit einige Briefe verloren gegangen seien. Da sie demnach die Widerspruchsfrist schuldlos versäumt

habe, habe sie, um die endgültige Löschung ihrer Marke zu verhindern, Beschwerde gegen den Beschluss der Markenabteilung einlegen müssen, weshalb ihr die

Beschwerdegebühr zurückzuerstatten sei.

Mit Schriftsatz von 22. Februar 2012 hat die Antragstellerin unter Hinweis auf einen mit der Markeninhaberin geschlossenen Vergleich den Schutzentziehungsantrag zurückgenommen.

Die Markeninhaberin beantragt nunmehr noch,

ihr die Beschwerdegebühr zu erstatten.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die angefochtene Entscheidung der

Markenabteilung 3.4., die Schriftsätze der Beteiligten und auf den übrigen Akteninhalt verwiesen.

II.

1.

Nachdem die Antragstellerin den Schutzentziehungsantrag zurückgenommen hat und der Beschluss der Markenabteilung vom 18. Oktober 2011 nicht

bestandskräftig geworden ist, ist der die Schutzentziehung aussprechende

Beschluss der Markenabteilung 3.4. gemäß § 82 Abs. 1 Satz 1 MarkenG

i. V. m. § 269 Abs. 3 Satz 1 ZPO analog wirkunglos geworden. Der Ausspruch zur Wirkungslosigkeit des angefochtenen Beschlusses erfolgt von

Amts wegen insbesondere aus Gründen der Rechtssichterheit, wobei auch

vorliegend eine Entscheidung über den Antrag der Markeninhaberin auf Erstattung der Beschwerdegebühren zu treffen war.

a)

Die Beschwerde der Markeninhaberin war zulässig, insbesondere statthaft.

Mit dem Beschluss der Markenabteilung über die Schutzentziehung der

IR-Marke lag eine gemäß § 66 Abs. 1 Satz 1 MarkenG beschwerdefähige Entscheidung vor.

Der Begriff des Beschlusses im Sinne des § 66 Abs. 1 Satz 1 MarkenG

ist nicht formell, sondern materiell zu verstehen, (vgl. BGH GRUR 1972,

535 - Aufhebung der Geheimhaltung; s. auch Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl., § 66, Rdn. 7; Ingerl/Rohnke, MarkenG, 3. Aufl., § 66,

Rdn. 14), so dass es für die Statthaftigkeit der Beschwerde nicht auf die

Form der Entscheidung ankommt, sondern auf den Inhalt der angegriffenen Entscheidung unabhängig von ihrer äußeren Bezeichnung (s.

hierzu Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl., § 66 Rdn. 8; Ingerl/Rohnke,

a. a. O.). Angefochten werden können mit der Beschwerde nach § 66

Abs. 1 MarkenG alle Entscheidungen der Markenstelle oder -abteilung,

die eine abschließende Regelung enthalten, welche die Rechte der Beteiligten berühren (s. Ströbele/Hacker a. a. O.; Ingerl/Rohnke a. a. O.).

Nicht beschwerdefähig sind daher lediglich vorbereitende Bescheide

(z. B. Beanstandungsbescheide wegen absoluter Schutzhindernisse)

und bloße Mitteilungen ohne Entscheidungscharakter (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl., § 66 Rdn. 9;

Ingerl/Rohnke, MarkenG,

3. Aufl., § 66 Rdn. 15). Dagegen können mit der Beschwerde in der

Regel auch abschließende Feststellungen über den Eintritt oder Nichteintritt bestimmter Rechtsfolgen angefochten werden (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl., § 66 Rdn. 7;

Ingerl/Ruhnke, MarkenG,

3. Aufl., § 66 Rdn. 15; BPatG Mitt. 2005, 569, 570 - RENAPUR).

Mit der Schutzentziehung einer international registrierten Marke nach

§§ 119, 124, 115 MarkenG i. V. m. § 53 Abs. 3 MarkenG wie auch mit

der Löschung einer nationalen Marken nach § 53 Abs. 3 MarkenG wird

faktisch in größtmöglichem Umfang und abschließend in die Rechte des

Markeninhabers eingegriffen. Er verliert sein Recht an der eingetragenen Marke. Mithin handelt es sich bei der Schutzentziehung wie auch

bei der Löschung wegen Verfalls grundsätzlich um eine beschwerdefähige Entscheidung, unabhängig davon, in welcher Form (Beschluss oder Verfügung) sie vorgenommen worden ist. Unerheblich ist in diesem

Zusammenhang außerdem, ob die Markenabteilung mit der Schutzentziehung bzw. Löschung den Eintritt dieser Rechtsfolge lediglich feststellt, wovon auszugehen wäre, wenn § 53 Abs. 3 MarkenG eine unmittelbar kraft Gesetzes eintretende Rechtsfolge regelt, oder ob erst durch

die Entscheidung der Markenabteilung die Rechtsfolge der Schutzentziehung bzw. Löschung herbeigeführt wird (siehe dazu im Folgenden).

Die Beschwerde der Markeninhaberin war auch fristgerecht binnen einen Monats nach Zustellung des Beschlusses gemäß § 66 Abs. 2 MarkenG eingelegt worden. Die Zustellung an die Markeninhaberin bzw.

ihre Vertreterin, die beide ihren Sitz in Belgien haben, erfolgte am

28. Oktober 2011 im Wege der Auslandszustellung gemäß § 94 Abs. 1

Nr. 1 MarkenG i. V. m. § 184 Abs. 2 Satz 1 ZPO durch Aufgabe zur

Post, womit sie zwei Wochen nach diesem Zeitpunkt, also am

11. November 2011 als zugestellt galt. Die Markeninhaberin hat am

25. November 2011 und somit innerhalb der Monatsfrist Beschwerde

erhoben.

b)

Die Rücknahme des Schutzentziehungsantrag der Antragstellerin im

Beschwerdeverfahren hat verfahrensbeendende Wirkung und führt zur

Wirkungslosigkeit der vom DPMA zuvor ausgesprochenen Schutzentziehung.

Grundsätzlich ist die Rücknahme eines auf Verfallsgründe gestützten

Löschungs-/Schutzentziehungsantrages nach § 53 Abs. 1 MarkenG

ebenso wie die Rücknahme eines Schutzentziehungs- bzw. Löschungsantrages wegen

absoluter Schutzhindernisse

(vgl. BPatG

25 W (pat) 74/99 - MATRIX, zu finden in PAVIS PROMA; Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl., § 54, Rdn. 6) oder die Rücknahme eines

Widerspruchs (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl., § 42, Rdn. 49)

in jedem Verfahrensstand zu berücksichtigen. Das Schutzentziehungsverfahren war - bis zur Antragsrücknahme - nicht abgeschlossen, da die

Markeninhaberin - wie oben ausgeführt - gegen die Schutzentziehung

eine zulässige Beschwerde eingelegt hatte, mithin der Beschluss der

Markenabteilung nicht bestandskräftig geworden war, und zudem die

Schutzentziehung der angegriffenen Marke rein tatsächlich auch noch

nicht vollzogen worden war. Gründe für eine andere Sachbehandlung

der Antragsrücknahme im Schutzentziehungsverfahren nach § 53 MarkenG als im Widerspruch- oder Löschungsantragsverfahren nach

§§ 42, 54 MarkenG sind nicht gegeben, insbesondere ergeben sich

solche nicht aus den unterschiedlichen Verfahrensabläufen nach erhobenem Widerspruch gegen den Löschungs- bzw. Schutzentziehungsantrag.

Auch führt der Umstand, dass die Widerspruchsfrist für die Markeninhaberin gegen den Schutzentziehungsantrag gemäß §§ 119, 124, 115,

MarkenG i. V. m. § 53 Abs. 3 MarkenG verstrichen war, zu keinem anderen Ergebnis und zwar unabhängig von der Frage, ob der Wiedereinsetzungsantrag der Markeninhaberin zulässig und begründet war. Denn

der Ablauf der Frist des § 53 Abs. 3 MarkenG ohne Widerspruch des

Inhabers der mit dem Löschungs- bzw. Schutzentziehungsantrag angegriffenen Marke führt nicht automatisch zur Löschung bzw. Schutzentziehung, d. h. diese Rechtsfolge tritt nicht unmittelbar kraft Gesetzes

ein, sondern bedarf einer Entscheidung durch die Markenabteilung des

DPMA - dabei sogar einer förmlichen Beschlussfassung des DPMA, wie

der ausdrücklichen gesetzlichen Regelung des § 65 Abs. 1 Nr. 11 MarkenG zu entnehmen ist (so im Ergebnis auch BPatG, BlPMZ 2004, 168

– Rena-ware; weniger eindeutig: Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl.,

§ 53, Rdn. 5). Dieser Regelungsinhalt des § 53 Abs. 3 MarkenG ergibt

sich bei sachgerechter Auslegung der Norm, insbesondere unter systematischen und teleologischen Gesichtspunkten. Ausgangspunkt jeder

Gesetzesauslegung ist der Wortlaut des Gesetzes, der vorliegend zu

keinem klaren Ergebnis führt. Denn die Formulierung in § 53 Abs. 3

MarkenG "wird die Eintragung gelöscht" lässt ein Verständnis in beide

Richtungen zu, d. h. dass die Rechtsfolge ipso iure eintritt bzw. erst aufgrund einer dahingehenden Entscheidung eintreten soll. Jedoch ergibt

sich aus dem Zusammenhang mit anderen Regelungen des Markengesetzes, dass der Gesetzgeber in § 53 Abs. 3 MarkenG nicht eine kraft

Gesetzes eintretende Rechtsfolge normieren wollte, sondern dass es

hierfür einer nicht nur rein deklaratorischen, sondern einer konstitutiven

Entscheidung bedarf. In § 65 Abs. 1 Nr. 11 MarkenG ist nämlich eine

Rechtsverordnungsermächtigung dafür vorgesehen, dass Beamte des

gehobenen Dienstes oder vergleichbare Angestellte mit Aufgaben betraut werden können, die den Markenabteilungen obliegen. Ausdrücklich ausgenommen davon sind Beschlussfassungen über die Löschung

von Marken (§§ 48 Abs. 1, §§ 53 und 54), was dafür spricht, dass nicht

nur eine unmittelbar von Gesetzes wegen eintretende Rechtsfolge festzustellen ist, sondern zur Frage der Schutzentziehung bzw. Löschung

eine Entscheidung zu treffen ist, zumal dabei auch einige rechtliche Gesichtspunkte zu beachten bzw. zu überprüfen sind. Zunächst sind die

Voraussetzungen für der ordnungsgemäßen Antragstellung nach § 53

Abs. 1 MarkenG i. V. m. § 41 MarkenV einschließlich der Antragsfähigkeit und -berechtigung des Antragstellers zu prüfen. Im Weiteren ist

eine Prüfung dahingehend erforderlich, ob der Schutzentziehungs-/Löschungsantrag an den Inhaber der angegriffenen Marke ordnungsgemäß zugestellt worden ist, d. h. ob die Frist für den Widerspruch gegen

die Schutzentziehung/Löschung zu laufen begonnen hat, und ob die

zweimonatige Frist ohne Widerspruchserklärung des Markeninhabers

abgelaufen ist (s. zu dieser nicht immer einfachen Fragen: Senatsentscheidung vom 17. Februar 2011, Az.: 25 W (pat) 216/09, GRUR 2011,

854 - Wiener Griessler). Angesichts dieser Prüfungspunkte, die unter

Umständen nicht unerhebliche rechtliche Schwierigkeiten aufweisen

können und deshalb nach § 56 Abs. 3 MarkenG i. V. m. § 65 Abs. 1

Nr. 11 MarkenG der Markenabteilung in qualifizierter Besetzung vorbehalten sind, kann nur eine die Schutzentziehung bzw. Löschung aussprechende Entscheidung dem Regelungszweck des § 53 Abs. 3 MarkenG entsprechen.

Wenn aber die Schutzentziehung/Löschung nicht ipso iure mit dem

Fristablauf eintritt, sondern erst durch eine Entscheidung der Markenabteilung mit konstitutiver Wirkung nach § 53 Abs. 3 MarkenG i. V. m.

§ 65 Abs. 1 Nr. 11 MarkenG, die – wie hier – in zulässiger Weise angefochten ist, hat der Fristablauf auch nicht unabhängig vom weiteren

Verfahrensablauf und der Möglichkeit der Antragsrücknahme zwingend

die Schutzentziehung bzw. Löschung der angegriffenen Marke zur Folge. Die Rücknahme des Schutzentziehungsantrags führt in diesem Verfahrensstadium vielmehr dazu, dass das Beschwerdeverfahren erledigt

ist und die mit der Beschwerde angefochtene Entscheidung wirkungslos

wird, wie dies auch in anderen Antragsverfahren so bei Rücknahmen

von Löschungsanträgen nach §§ 50, 54 MarkenG und Widersprüchen

nach § 42 MarkenG der Fall ist (vgl. dazu Ströbele/Hacker, MarkenG,

10. Aufl., § 66 Rdn. 68 ff. bzw. Rdn. 72 ff. und 75 ff.). Die von der Inhaberin der eingetragenen Marke versäumte Frist des § 53 Abs. 3

MarkenG, für die sie Wiedereinsetzung in der vorigen Stand beantragt

hat, verliert durch die Rücknahme des Schutzentziehungsantrags vor

Bestandskraft der Schutzentziehungsentscheidung ihre Wirkung bzw.

Bedeutung, ist dadurch quasi prozessual überholt. Es widerspräche

dem Sinne und Zweck des Löschungs- bzw. Schutzentziehungsverfahrens nach § 53 MarkenG als Antragsverfahren, das auch wesentlich

den Interessen des Antragstellers dient, unabhängig vom weiteren Verfahrensgeschehen allein den Ablauf der 2-Monatsfrist des § 53 Abs. 2

MarkenG ohne Widerspruch des Inhabers der angegriffenen Marke mit

der - vorbehaltlich eines erfolgreichen Wiedereinsetzungsantrags -

zwingenden Sanktion der Markenlöschung bzw. Schutzentziehung zu

belegen. Deshalb ist der Wortlaut des § 53 Abs. 3 MarkenG im Wege

der teleologisch Reduktion dahingehend auszulegen, dass die Löschung/Schutzentziehung der mit dem Löschungsantrag/ Schutzentziehungsantrag angegriffenen Marke nicht erfolgt "sofern der Löschungsantrag bzw. Schutzentziehungsantrag vor der Bestandskraft der Löschungs- bzw. Schutzentziehungsentscheidung wirksam zurückgenommen wird."

Die Wirkungslosigkeit der Schutzentziehungsentscheidung der Löschungsabteilung ist gemäß § 82 Abs. 1 Satz 1 MarkenG i. V. m § 269

Abs. 3 Satz 1 2. Halbsatz, Abs. 4 ZPO analog festzustellen. Ein Rechtsschutzbedürfnis der Markeninhaberin an der entsprechenden Feststellung und Klärung ergibt sich schon daraus, dass nach Rücknahme des

Schutzentziehungsantrags die ausgesprochene Schutzentziehungsentscheidung nicht mehr zu vollziehen ist (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG,

10. Aufl., § 82 Rdn. 40 ff.). Dieses Rechtsschutzbedürfnis besteht um

so mehr, als die Rechtslage nach Ablauf der "Widerspruchsfrist" des

§ 53 Abs. 3 MarkenG ohne Widerspruch gegen die Löschung und

Schutzentziehung – wie ausgeführt - nicht ganz einfach zu beurteilen ist

und durchaus kontrovers diskutiert werden kann.

2.

Es sind keine Gründe gegeben, der Antragstellerin die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen. Von dem nach § 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG geltenden Grundsatz, dass jeder Verfahrensbeteiligte seine Kosten

selbst zu tragen hat, der gemäß § 71 Abs. 4 MarkenG auch bei Rücknahme

eines Löschungsantrages anzuwenden ist, ist nur unter besonderen Umständen abzuweichen (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl., § 71, Rdn. 12).

Der Verfahrensausgang für sich genommen reicht zur Kostenauferlegung zu

Lasten des Unterlegenen nicht aus (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl.,

§ 71, Rdn. 11) und daher auch nicht die Rücknahme des Antrages nach

außergerichtlichem Vergleichsabschluss der Beteiligten. Da das Markengesetz mit § 71 Abs. 4 MarkenG eine abschließende Kostenregelung bei Rücknahme eines Löschungs- bzw. Schutzentziehungsantrages enthält, kann

auch nicht über § 82 Abs. 1 Satz 1 MarkenG auf die Regelung des § 269

Abs. 3 Satz 2 und 3 ZPO in entsprechender Anwendung zurückgegriffen werden (vgl. zur Widerspruchsrücknahme BGH GRUR 1998, 818, 819 - Puma;

vgl. auch Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl., § 42, Rdn. 51).

3.

Eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr an die Markeninhaberin gemäß

§ 71 Abs. 3 MarkenG kommt nicht in Betracht.

Bei dieser Regelung handelt es sich um einen Ausnahmetatbestand, der nur

bei Vorliegen besonderer Umstände und auch nicht schon bei jeder fehlerhaften Rechtsanwendung erfüllt ist (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl.,

§ 71, Rdn. 43, 44). Vorliegend sind aber nicht einmal Anzeichen für eine fehlerhafte Verfahrens- bzw. Sachbehandlung des DPMA gegeben. Die Markenabteilung hat mit der Zustellung durch Aufgabe zur Post eine für die Auslandszustellung zulässige Form der Zustellung gewählt und diese auch in

korrekter Weise durchgeführt. § 94 Abs. 1 Nr. 1 MarkenG sieht die Zustellung

an Empfänger, die sich im Ausland aufhalten und keinen Inlandsvertreter bestellt haben, mit eingeschriebenem Brief durch Aufgabe zur Post vor. Gemäß

§ 94 Abs. 1 Nr. 1 Satz 3 MarkenG i. V. m. § 184 Abs. 2 Satz 4 ZPO ist zum

Nachweis der Zustellung in den Akten mit Unterschrift zu vermerken, zu welcher Zeit und unter welcher Anschrift das Schriftstück zur Post gegeben

wurde. Diese Formalien sind ausweislich des auch unterschriebenen Aktenvermerks (Bl. 10 der Schutzentziehungsakte) erfüllt, so dass die Zustellung

zwei Wochen nach der Aufgabe zur Post, mithin am 17. März 2011, gemäß

§ 94 Abs. 1 Nr. 1 Satz 3 MarkenG i. V. m. § 184 Abs. 2 Satz 1 ZPO fingiert

wurde. Da ein Widerspruch der Markeninhaberin nicht innerhalb von zwei

Monaten nach Zustellung, d. h. nicht bis zum 17. Mai 2011, eingegangen war

und der Markenabteilung zudem keine Anhaltspunkte dafür vorlagen, dass

die Mitteilung vom 4. März 2011 der Markeninhaberin bzw. ihrem Vertreter

nicht zugegangen sein könnte, wie die Markeninhaberin in ihrem Wiedereinsetzungsantrag angegeben hat, konnte sie eine Entscheidung gemäß § 53

Abs. 3 MarkenG treffen. Allein der Umstand, dass sich ein allgemeines Risiko verwirklicht, nämlich wie hier, dass Postsendungen im normalen Postverkehr verloren gehen und sich hieraus Nachteile für Verfahrensbeteiligte

ergeben, rechtfertigt nicht, den Ausnahmetatbestand des § 71 Abs. 3 MarkenG zu bejahen, zumal die genauen Umstände regelmäßig nicht geklärt

werden können.

Knoll

Metternich

Grote-Bittner

Hu