Rechtsprechung / BPatG / 2023
BPatG Beschluss vom 19.10.2023 – 30 W (pat) 805/22
30. Senat · ECLI:DE:BPatG:2023:191023B30Wpat805.22.0
BUNDESPATENTGERICHT
________________________
(Aktenzeichen)
…
B E S C H L U S S
In der Designnichtigkeitssache
ECLI:DE:BPatG:2023:191023B30Wpat805.22.0
betreffend das eingetragene Design 40 2018 101 022 - 0008
(Nichtigkeitsverfahren N 14/20)
(hier: Beschwerde gegen den Kostenfestsetzungsbeschluss vom 15. Juni
2022)
hat
der
30. Senat
(Marken-
und
Design-Beschwerdesenat)
des
Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 19. Oktober 2023 unter Mitwirkung des
Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker sowie der Richterin Dr. Weitzel und des
Richters Merzbach
beschlossen:
I.
II.
Die Beschwerde der Antragsgegnerin wird zurückgewiesen.
Die Kosten des Beschwerdeverfahrens werden der Antragsgegnerin
auferlegt.
III.
Der Antrag
auf Rückzahlung
der Beschwerdegebühr wird
zurückgewiesen.
G r ü n d e
I .
Die Antragsgegnerin ist Inhaberin des eingetragenen Designs 40 2018 101 022 –
0008 mit dem Anmeldetag 10. Oktober 2018 und dem Eintragungstag 20. März
2019. Als Erzeugnisangabe ist „Schließfachschränke“ erfasst. Das Design ist im
Register mit folgenden neun Darstellungen wiedergegeben:
Gegen dieses Design hat die Antragstellerin mit Schriftsatz vom 12. Mai 2020
Antrag auf Feststellung der Nichtigkeit gestellt, weil es dem angegriffenen Design
u.a. im Hinblick auf die von ihr bereits vor Anmeldung des angegriffenen Designs
im Geschäftsverkehr benutzte und nachfolgend abgebildete Entgegenhaltung
an Neuheit und Eigenart fehle (§ 2 DesignG).
Die Designabteilung 3.5 des Deutschen Patent- und Markenamts hat nach
Durchführung des Nichtigkeitsverfahrens, bei dem auf Seiten der Antragsgegnerin
bis auf den Widerspruch vom 8. Juni 2020 (Bd I., Bl. 49/50 der Amtsakte) sämtliche
Schriftsätze und dabei insbesondere auch die mit Schriftsatz vom 6. August 2020
(Bd. I, Bl. 57 ff. der Amtsakte) erfolgte Widerspruchsbegründung von einem Rechtswie auch einem Patentanwalt unterzeichnet wurden, mit Beschluss vom 5. Mai 2021
den Antrag auf Feststellung der Nichtigkeit des angegriffenen Designs
zurückgewiesen und die Kosten des Verfahrens der Antragstellerin auferlegt.
Der zulässige Nichtigkeitsantrag sei unbegründet, da das angegriffene Design über
die erforderliche Eigenart iS von § 2 Abs. 3 DesignG verfüge. Dazu hat die
Designabteilung u.a. ausgeführt, dass der bei der Beurteilung der Eigenart zu
berücksichtigende Grad der Gestaltungsfreiheit des Entwerfers bei der Entwicklung
des Designs technisch-funktional insoweit eingeschränkt gewesen sei, als ein
designgemäßes Erzeugnis eine angemessene und nachgefragte Schließfachgröße
aufweisen und die Schließfächer leicht zugänglich sein sollten. Dies habe zur Folge,
dass die der Funktion eines designgemäßen Erzeugnisses als Schließfach
dienenden Übereinstimmungen der Vergleichsdesigns
in der halbierten
sechseckigen Grundform und der Anordnung von vier Segmenten übereinander ein
geringeres Gewicht zukomme. Angesichts dessen gewinne für den Vergleich im
Gesamteindruck an Bedeutung, dass das angegriffene Design im Gegensatz zur
Entgegenhaltung über keinen Sockel sowie keine trennende Strebe zwischen den
übereinander angeordneten Segmenten verfüge und zudem keine Abflachung des
Daches aufweise. Dies führe zu einem unterschiedlichen und die Eigenart des
angegriffenen Designs begründenden Gesamteindruck.
Der Beschluss ist rechtskräftig.
Mit
einem
am
3. September
beim DPMA
eingegangenen
Kostenfestsetzungsantrag hat die Antragsgegnerin beantragt, zu ihren Gunsten die
von der Antragstellerin für das patentamtliche Designnichtigkeitsverfahren zu
erstattenden Kosten in Höhe von 3.365,40 € festzusetzen. Die Antragstellerin
machte hierbei neben den Rechtsanwaltskosten auch die Kosten für den
mitwirkenden Patentanwalt geltend. Ferner hat sie gemäß § 104 Abs. 1 Satz 2
ZPO beantragt, eine Verzinsung dieses Betrages ab Antragstellung mit fünf
Prozentpunkten über dem Basiszinssatz auszusprechen.
Der von der Antragsgegnerin beantragte Erstattungsbetrag errechnet sich auf der
Grundlage eines von der Designabteilung mit Beschluss vom 16. November 2021
festgesetzten Gegenstandswerts von 50.000,-
€ aus einer 1,3-fachen
Verfahrensgebühr nach Gebührentatbestand Nr. 3100 VV RVG gemäß der ab dem
1. Januar 2021 geltenden Gebührentabelle RVG sowohl für den Rechtsanwalt als
auch den Patentanwalt
in Höhe von
jeweils 1662,70 € sowie zwei
Telekommunikationspauschalen nach Nr. 7002 VV RVG von jeweils 20,- pro
Anwalt.
Die Kostenbeamtin hat mit Verfügung vom 7. April 2022 mitgeteilt, dass beabsichtigt
sei, nur die Kosten des Rechtsanwalts zu berücksichtigen und dabei statt der
beantragten
1,3-fachen
Verfahrensgebühr
nach Gebührentatbestand
Nr. 3100 VV RVG eine 1,3-fache Geschäftsgebühr nach Gebührentatbestand
Nr. 2300 VV RVG anzusetzen, da es sich um ein Verwaltungsverfahren handele.
Ferner sei die bis zum 31. Dezember 2020 geltende Gebührentabelle RVG
maßgebend, da die Verfahrensbevollmächtigten der Antragsgegnerin bereits im
Juni 2020 und damit vor Inkrafttreten der aktuellen Gebührentabelle RVG am 1.
Januar 2021 beauftragt worden seien.
Die Antragsgegnerin hat dazu geltend gemacht, dass die Kosten für den
Patentanwalt im Hinblick auf § 52 Abs. 4 DesignG ohne Prüfung der Erforderlichkeit
der Mitwirkung festzusetzen seien. Ungeachtet dessen sei die Mitwirkung des
Patentanwalts auch erforderlich gewesen.
Die
Kostenbeamtin
der
Designabteilung
des
DPMA
hat
mit
Kostenfestsetzungsbeschluss vom 15. Juni 2022 unter Zurückweisung des
weitergehenden Kostenfestsetzungsantrags als erstattungsfähige Kosten eine 1,3 -
Geschäftsgebühr gemäß Nr. 2300 VV RVG nach der bis zum 31. Dezember 2020
geltenden Gebührentabelle RVG für einen Rechtsanwalt (1.511,90 €) nebst der
Telekommunikationspauschale nach Nr. 7002 VV RVG in Höhe von 20,- €
anerkannt und Kosten in Höhe von insgesamt 1.531,90 € festgesetzt. Ferner hat sie
die Verzinsung des zugesprochenen Betrages mit 5 Prozentpunkten über dem
Basiszinssatz ab dem 3. September 2021, also ab Eingang des
Kostenfestsetzungsantrags beim DPMA ausgesprochen.
Nicht anerkannt worden sind die geltend gemachten Kosten für die Mitwirkung eines
Patentanwalts, da die parallele Beauftragung eines Rechtsanwalts und eines
Patentanwalts (sog. „Doppelvertretung“) nicht als zur zweckentsprechenden
Rechtsverfolgung notwendig iS von § 34a Abs. 5 Satz 1 DesignG i.V.m. §§ 62 Abs.
2, 84 Abs. 2 Satz 2 PatG i.V.m. § 91 Abs. 1 ZPO angesehen werden könne.
Zur Begründung hat sie ausgeführt, dass bei dem allein auf die Nichtigkeitsgründe
der
fehlenden Neuheit/Eigenart, nicht
jedoch der
technischen Bedingtheit
gestützten Nichtigkeitsantrag keine schwierigen naturwissenschaftlich-technischen
Fragen zu erörtern gewesen seien, die die Sachkunde eines Patentanwalts erfordert
hätten. Dementsprechend sei auch seitens der Designabteilung kein technischer
Sachverständiger hinzugezogen worden.
Die von der Antragsgegnerin zusätzlich vorgetragenen Umstände (umfangreiche
Erfahrung des Patentanwaltes bei der Formulierung geometrischer Eigenschaften;
Ausarbeitung einer Erwiderung auf den Vortrag der Antragstellerin zur angeblich
fehlenden Eigenart des angegriffenen Designs aufgrund technisch-funktional
bedingter Merkmale durch den Patentanwalt sowie die Abrechnung der Leistungen
des Patentanwaltes gegenüber der Nichtigkeitsantragsgegnerin usw.) reichten
dagegen nicht aus, um die Sachdienlichkeit einer Doppelvertretung bejahen zu
können.
Es sei auch nicht ersichtlich, dass das verfahrensgegenständliche Design zeitgleich
Gegenstand eines Verletzungsverfahrens zwischen den Beteiligten gewesen sei,
so dass nur die Kosten des Rechtsanwalts berücksichtigt werden könnten.
Mit
ihrer Beschwerde wendet sich die Antragsgegnerin
gegen
die
Nichtberücksichtigung der Kosten für einen Patentanwalt. Sie macht weiterhin
geltend, dass die parallele Beauftragung eines Rechtsanwalts und eines
Patentanwalts zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung notwendig gewesen
sei, daher auch die Kosten des Patentanwalts erstattungsfähig seien. Denn im
Rahmen des auf mangelnde Neuheit und
fehlende Eigenart gestützten
Nichtigkeitsantrags sei wiederholt diskutiert worden, ob wesentliche Merkmale des
Streitdesigns technisch-funktional bedingt und daher bei der Bewertung der Neuheit
und Eigenart des Designs nicht zu berücksichtigen seien. Dieser Frage sei auch im
Beschluss der Designabteilung eine maßgebende Bedeutung beigemessen
worden. Vor diesem Hintergrund sei dann aber die Mitwirkung eines Patentanwalts
erforderlich gewesen.
Insbesondere zur Beurteilung der Merkmale des
Schließfachmoduls, welches abgesehen von seinem besonderen Design ein
konstruktives Gebilde darstelle und entsprechend unter Beachtung technischer
Erfordernisse hergestellt werde, sei im Hinblick auf deren technische Bedingtheit
ein technisches Verständnis des geschützten Gegenstandes erforderlich, welches
das Können eines Rechtsanwalts überschreite. Zudem habe Patentanwalt F… im
vorliegenden Verfahren die Recherche zum Registerstand der von der
Nichtigkeitsantragstellerin als Anlage 3 im Verfahren angeführten eingetragenen
Designs 40 2011 006 090 -0006 und -0009 durchgeführt.
Entgegen den Ausführungen der Kostenbeamtin in dem angefochtenen Beschluss
sei zudem ein paralleles Verletzungsverfahren mit dem Aktenzeichen 38 O 6/20 am
LG D… anhängig, zu dem die Antragsgegnerin im vorliegenden Verfahren als
Anlage MSP A3 die Klage an das Landgericht D… eingereicht habe und welches
zudem umfangreich im vorliegenden Nichtigkeitsverfahren thematisiert worden sei.
Erstattungsfähig seien daher eine (weitere) 1,3-fache Geschäftsgebühr nach
Nr. 2300 VV RVG für den mitwirkenden Patentanwalt in Höhe von 1.511,90 €
(gemäß der bis zum 31. Dezember 2020 geltenden Gebührentabelle), so dass
zuzüglich des bereits festgesetzten Betrages in Höhe von 1.531,90 € insgesamt
3.043,90 € zu Lasten der Antragstellerin festzusetzen seien.
Die Antragsgegnerin beantragt mit Schriftsatz vom 1. Juli 2022,
- den Beschluss der Designabteilung vom 15. Juni 2022 abzuändern und
die von der Antragstellerin zu erstattenden Kosten auf 3.043,90
festzusetzen,
- die Kosten des Beschwerdeverfahrens der Antragstellerin aufzuerlegen
- die Beschwerdegebühr zu erstatten.
Die Antragstellerin hat sich im Beschwerdeverfahren nicht geäußert.
Der Senat hat den Verfahrensbeteiligten unter gleichzeitiger Übersendung des
Schriftsatzes der Antragstellerin vom 13. Mai 2022 an die Antragsgegnerin mit
Verfügung vom 4. September 2023 mitgeteilt, dass Termin zur Beratung und
Entscheidung auf den 19. Oktober 2023 bestimmt worden sei.
Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.
II.
Die zulässige, insbesondere auch fristgerecht innerhalb der Zweiwochenfrist des §
62 Abs. 2 Satz 4 PatG (in Verbindung mit 34a Abs. 5 Satz 1 DesignG) eingelegte
Beschwerde der Antragsgegnerin hat in der Sache keinen Erfolg. Zu Recht hat die
Kostenbeamtin der Designabteilung nur die Kosten des mandatierten
Rechtsanwalts als erstattungsfähig anerkannt, nicht jedoch die Kosten für den
ebenfalls beauftragten Patentanwalt.
A. Eine Erstattung der Vertretungskosten sowohl für einen beauftragten Rechts- als
auch Patentanwalt („Doppelvertretungskosten“) kann entgegen der von der
Antragsgegnerin vor der Designabteilung geäußerten Auffassung nicht auf der
Grundlage des § 52 Abs. 4 DesignG geltend gemacht werden.
1. § 52 Abs. 4 DesignG regelt die Erstattungsfähigkeit von Kosten, die durch die
Mitwirkung eines Patentanwalts in einer „Designstreitsache“ entstehen. Bei dem
vorliegenden Designnichtigkeitsverfahren nach § 34a DesignG handelt es sich
jedoch nicht um eine „Designstreitsache“, da zu diesen nach § 52 Abs. 1 DesignG
nur Klageverfahren vor den ordentlichen Gerichten gehören.
2. § 52 Abs. 4 DesignG ist im Designnichtigkeitsverfahren nach § 34a DesignG –
ebensowenig wie § 140 Abs. 4 MarkenG (§ 140 Abs. 3 a.F.) im patentamtlichen
50, 53 MarkenG sowie § 143 Abs. 3 PatG bei der Patentnichtigkeitsklage nach § 81
PatG - auch nicht analog anwendbar, da es sowohl an einer planwidrigen
Regelungslücke als auch im Hinblick darauf, dass § 52 Abs. 4 MarkenG ebenso
wie § 140 Abs. 4 MarkenG dem Anwaltszwang gemäß § 78 ZPO Rechnung
trägt – an einer vergleichbaren Interessenlage fehlt (vgl. BGH GRUR 2013, 427 Rn.
21, 22 – Doppelvertretung im Nichtigkeitsverfahren - zur parallelen Vorschrift
des § 143 Abs. 3 PatG sowie BPatG 28 W (pat) 95/10 v. 28.04.2011 und 24 W (pat)
49/14 vom 19.10.2016 zu § 140 Abs. 4 MarkenG)
3. Zudem hat der BGH im Anschluss an die auf ein Vorabentscheidungsersuchen
(GRUR 2020, 1239 – Kosten des Patentanwalts VI) ergangene Entscheidung des
EuGH GRUR 2022, 853 – NovaText - festgestellt, dass abweichend von der
bisherigen Rechtsprechung, wonach die Kosten der Mitwirkung eines
Patentanwalts nach § 140 Abs. 4 MarkenG (§ 140 Abs. 3 Marken a.F.) ohne
Prüfung der Notwendigkeit der Mitwirkung erstattungsfähig sind und es
insbesondere auch nicht darauf ankommt, ob der Patentanwalt gegenüber dem
Rechtsanwalt eine „Mehrleistung“ erbracht hat (vgl. BGH GRUR 2012, 756 Rn. 20 –
Kosten des Patentanwalts III; GRUR 2012, 759 Rn. 11 – Kosten des Patentanwalts
IV; GRUR 2019, 93 Rn. 10 – Kosten des Patentanwalts V), § 140 Abs. 4 MarkenG
(§ 140 Abs. 3 MarkenG a.F.) mit Blick auf Art. 3 und Art. 14 RL 2004/48/EG
richtlinienkonform dahingehend auszulegen ist, dass nur die Kosten der für die
zweckentsprechende
Rechtsverfolgung
notwendigen
patentanwaltlichen
Mitwirkung erstattungsfähig sind (BGH GRUR 2023, 446 – Kosten des
Patentanwalts VII), was auch für § 52 Abs. 4 DesignG gilt.
B.
Im Designnichtigkeitsverfahren
richtet
sich die
Festsetzung der
erstattungsfähigen Kosten demnach allein nach § 34a Abs. 5 Satz 1 DesignG i.V.m.
§§ 62 Abs. 2, 84 Abs. 2 Satz 2 PatG i.V.m. § 91 Abs. 1 ZPO. Zu erstatten sind
danach die zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder
-verteidigung
notwendigen Kosten.
1. Insoweit kommt es darauf an, ob eine verständige und wirtschaftlich vernünftig
handelnde Partei die Kosten auslösende Maßnahme
im Zeitpunkt
ihrer
Veranlassung als sachdienlich ansehen durfte (Hüßtege: in Thomas/Putzo, ZPO,
34. Auflage, § 91 Rdn. 9). Die Parteien
trifft dabei
im Hinblick auf die
Erstattungsfähigkeit ihrer Prozessführungskosten die Obliegenheit, diese möglichst
niedrig zu halten. Deshalb können bei Inanspruchnahme mehrerer Anwälte
grundsätzlich nur die Kosten eines Anwalts als erstattungsfähig angesehen werden
(vgl. § 91 Abs. 2 Satz 2 ZPO, sowie Hüßtege: in Thomas/Putzo, ZPO, 34. Auflage,
§ 91 Rdn.24; BVerfG, NJW 1990, 3073).
a. Grundsätzlich sind daher in Verfahren vor dem Deutschen Patent- und
Markenamt entweder die Kosten eines Patentanwalts oder die Kosten eines
Rechtsanwalts erstattungsfähig. Die Beteiligten haben dabei die Wahl, ob sie sich
von einem Patent- oder einem Rechtsanwalt vertreten lassen (vgl. dazu für das
markenrechtliche Löschungsverfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt
BPatG 28 W (pat) 95/10, BeckRS 2011, 16). So hat auch der Gesetzgeber in den
für Verletzungsverfahren vor den Landgerichten geltenden Regelungen der §§ 140
Abs. 4 MarkenG, 52 Abs. 4 DesignG zum Ausdruck gebracht, dass er von einer
besonderen Sachkunde des Patentanwalts nicht nur
in patent-
und
gebrauchsmusterrechtlichen Streitigkeiten, sondern auch im Kennzeichenrecht und
Designrecht ausgeht (vgl. zum Kennzeichenrecht BGH GRUR 2011, 754 Nr. 26 –
Kosten des Patentanwalts II).
b. Findet in diesen Verfahren sowohl eine Vertretung durch einen Rechtsanwalt als
auch einen Patentanwalt statt, sei es in Form einer sog. „Mitwirkung“ oder auch –
wie vorliegend - durch gleichzeitige Mandatserteilung gegenüber einem Rechts- als
auch einem Patentanwalt, hängt die Frage der Erstattungsfähigkeit der sog.
Doppelvertretungskosten für einen Rechts- und Patentanwalt nach
§ 91 Abs. 1 ZPO – ebenso wie nunmehr nach BGH GRUR 2023, 446 – Kosten des
Patentanwalts VII bei den (allein) die Erstattungsfähigkeit von Patentanwaltskosten
in Verletzungsverfahren betreffenden Vorschriften der §§ 140 Abs. 4 MarkenG, 143
Abs. 3 PatG und § 52 Abs. 4 DesignG - davon ab, ob die Vertretung durch einen
Rechtsanwalt und durch einen Patentanwalt zur
zweckentsprechenden
Rechtsverfolgung erforderlich war (vgl. BPatG 24 W (pat) 49/14 vom 19.10.2016),
d.h. wenn aus Sicht eines verständigen und wirtschaftlich vernünftig handelnden
Beteiligten sowohl die Hinzuziehung bzw. Mitwirkung eines Patentanwalts neben
einem beauftragten Rechtsanwalt als auch „umgekehrt“ die Mitwirkung eines
Rechtsanwalts neben einem Patentanwalt als erforderlich und sachgerecht
angesehen werden darf.
Dabei ist es Sache des Anspruchstellers, die Umstände darzulegen und
nachzuweisen, die es erforderlich machten, sowohl einen Rechts- als auch einen
Patentanwalt zu beauftragen.
2. Ausgehend davon kann vorliegend die Tätigkeit des beauftragten Patentanwalts
neben dem beauftragten Rechtsanwalt nicht als zur zweckentsprechenden
Rechtsverfolgung notwendig
erachtet werden,
so dass
hier nur die
Kosten eines Anwalts erstattungsfähig sind.
a. Grundsätzlich ist bei der Prüfung, ob eine Maßnahme der Rechtsverfolgung oder
Rechtsverteidigung notwendig
i. S. v. § 91 Abs. 1 ZPO ist, eine
typisierende
Betrachtungsweise geboten. Dies trägt dem Umstand Rechnung, dass der
Gerechtigkeitsgewinn, der bei einer übermäßig differenzierenden Beurteilung im
Einzelfall zu erzielen wäre, in keinem Verhältnis zu den Nachteilen stünde, die sich
einstellen würden, wenn in nahezu jedem Einzelfall darüber gestritten werden
könnte, ob die Kosten einer bestimmten Maßnahme zu erstatten sind (BGH GRUR
2013, 427, Rn. 24 - Doppelvertretung
im Nichtigkeitsverfahren; BGH GRUR
2011, 754, Rn. 32 - Kosten des Patentanwalts II).
Eine solche typisierende Betrachtungsweise kommt dann in Betracht, wenn
bestimmte Umstände typischerweise den Schluss zulassen, dass eine bestimmte
Maßnahme zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung
notwendig war
(BGH GRUR
2013, 427,
Rn. 25 - Doppelvertretung
im
Nichtigkeitsverfahren).
b. Insoweit ist von Bedeutung, dass es in Designstreitsachen vor den Landgerichten
wie auch im patentamtlichen Nichtigkeitsverfahren nach § 34a DesignG ebenso wie
in Kennzeichenstreitsachen bzw. im patentamtlichen markenrechtlichen Verfalls-
naturwissenschaftliche oder
technische Sachverhalte und die sich daraus
ergebenden Rechtsfragen geht, die es regelmäßig nahelegen, neben einem
Rechtsanwalt auch noch einen Patentanwalt einzuschalten. Ein eingetragenes
Design dient dem Schutz der Erscheinungsform eines Erzeugnisses iS von § 1 Nr.
1, 2 DesignG, dessen Schutzvoraussetzungen im Wesentlichen von Neuheit und
Eigenart gegenüber dem vorbekannten Formschatz abhängen (§ 2 Abs. 1
DesignG). Der Ermittlung der Eigenart eines Designs iS von § 2 DesignG liegt dabei
ein Formenvergleich mit dem der Öffentlichkeit bekannten bzw. zugänglich
gemachten Formenschatz im Wege eines Einzelvergleichs zugrunde. Dabei finden
nur die äußerlichen Erscheinungsmerkmale Eingang in die Gegenüberstellung der
Erscheinungsformen des älteren Designs und des eingetragenen Designs, nicht
auch der Verwendungszweck (vgl. Jestaedt/Fink/Meiser, Designgesetz, 7. Aufl., §
2 Rdnr. 5).
Vor diesem Hintergrund kann allein die Übernahme von typischerweise (auch) in
das Arbeits- und Tätigkeitsgebiet eines Patentanwalts fallenden Aufgaben wie die
Durchführung einer Recherche zum vorbekannten Formenschatz oder zu in das
Verfahren eingeführten Entgegenhaltungen - wie zB zu den in Anlage 3 zum
Nichtigkeitsantrag benannten eingetragenen Designs 40 2011 006 090 - 0006 und
– 0009 - , die Ermittlung und schriftliche Wiedergabe der wesentlichen Merkmale
eines Designs einschließlich seiner geometrischen Eigenschaften und
Ausgestaltung sowie der zur Ermittlung von Neuheit und Eigenart erforderliche
Vergleich mit dem vorveröffentlichen Formenschatz nicht die Notwendigkeit der
Mitwirkung eines Patentanwalts begründen. Denn sowohl die Beschreibung der
Merkmale eines Designs, die
schriftliche Formulierung geometrischer
Eigenschaften und die Ermittlung vergleichbarer vorveröffentlichter Formen als
auch der zur Ermittlung von Neuheit und Eigenart des Designs erforderliche
Vergleich des ermittelten Formenschatzes mit dem angegriffenen Design befassen
sich
im Wesentlichen mit den äußerlichen Erscheinungsmerkmalen der
Erscheinungsformen der miteinander zu vergleichenden Designs. Solange in
diesem Zusammenhang keine spezifisch naturwissenschaftlichen und/oder
technischen Fragen und Probleme aufgeworfen werden, können die vorgenannten
Tätigkeiten und Aufgaben auch ohne weiteres durch einen Rechtsanwalt sach- und
fachgerecht erbracht und behandelt werden.
c. Ausgehend davon kann die Tätigkeit und Mitwirkung eines Patentanwalts neben
dem Rechtsanwalt im Designnichtigkeitsverfahren grundsätzlich nur dann als
notwendig anerkannt werden, wenn es in Zusammenhang mit der Beurteilung der
Neuheit und Eigenart des angegriffenen Designs aufgrund besonderer,
grundsätzlich vom Anspruchsteller darzulegender Umstände des spezifischen
naturwissenschaftlichen und/oder technischen Sachverstands eines Patentanwalts
bedurfte. Solche Umstände lassen sich vorliegend jedoch nicht feststellen.
aa. Dabei kann offenbleiben, ob von solchen besonderen, die Hinzuziehung eines
Patentanwalts erfordernden Umständen bereits dann auszugehen ist, wenn im
patentamtlichen Verfahren vor der Designabteilung wegen „besonderer technischer
Fragen“ die Hinzuziehung eines technischen Mitglieds nach § 23 Abs. 2 Satz 2
DesignG bzw.
im Beschwerdeverfahren vor dem Bundespatentgericht die
Erweiterung des Spruchkörpers nach § 24 Abs. 4 Satz 3 DesignG erfolgt ist, die
Notwendigkeit der Hinzuziehung eines Patentanwalts somit gleichsam „vermutet“
wird. Denn eine Hinzuziehung eines technischen Mitglieds nach § 23 Abs. 2 Satz 2
DesignG ist seitens der Designabteilung nicht erfolgt.
bb. Besondere, die Hinzuziehung eines Patentanwalts erfordernde Umstände
ergeben sich
in der vorliegenden Sache auch nicht daraus, dass die
Designabteilung im Beschluss vom 5. Mai 2021 ihre Entscheidung zur Neuheit und
Eigenart des angegriffenen Designs maßgeblich darauf gegründet hat, dass bei
dem angegriffenen Design gebrauchsbedingte und damit technisch-funktionale
Gestaltungsnotwendigkeiten zu einer Einschränkung des Gestaltungsspielraums
eines Entwerfers führen mit der Folge, dass den der bestimmungsgemäßen
Verwendung dienenden Merkmalen im Gesamteindruck des angegriffenen Designs
ein geringeres Gewicht gegenüber den sonstigen Merkmalen zukommt (vgl. dazu
Jestaedt/Fink/Meiser, aaO, § 2 Rdnr. 57).
aaa. Zwar kann bei Fragen zur Einschätzung des Gestaltungspielraumes eines
Entwerfers bei
funktionell gestalteten Erzeugnissen und den sich daraus
ergebenden Folgen
für die Gewichtung der betreffenden Merkmale
im
Gesamteindruck eines Designs nicht von vornherein die Notwendigkeit einer
Mitwirkung eines Patentanwalts in Abrede gestellt werden, und zwar auch dann
nicht, wenn seitens der Designabteilung keine Hinzuziehung eines technischen
Mitglieds zur Einschätzung des Gestaltungspielraumes und dessen Einschränkung
aufgrund von technischen Funktionalitäten erfolgt ist.
Allerdings handelt es sich dabei um Fragen, die im Rahmen des Formenvergleichs
maßgeblich auf Grundlage des Verwendungszwecks zu beurteilen sind. Dazu
bedarf es in aller Regel nicht des besonderen naturwissenschaftlichen und/oder
technischen Sachverstands eines Patenanwalts, vielmehr kann zB die technischfunktionale Ausgestaltung
einzelner
oder mehrerer Merkmale
der
Erscheinungsform eines Erzeugnisses ebenso wie bei dreidimensionalen Marken
in aller Regel auch durch nicht besonders naturwissenschaftlich und/oder technisch
vorgebildete Personen und damit auch durch einen Rechtsanwalt sach- und
fachgerecht beurteilt werden. Lediglich wenn die Funktion solcher Merkmale nicht
ohne weiteres auf der Hand liegt und daher eine besondere Prüfung und
gegebenenfalls vertiefte Darstellung der technischen Zusammenhänge erforderlich
erscheint, kann die Hinzuziehung eines Patentanwalts als notwendig erachtet
werden. Entsprechendes gilt, wenn die betreffende Funktion aus technischer Sicht
zwingend eine Ausgestaltung des Merkmals in der konkreten Weise erfordert, wie
es anhand des der (markenrechtlichen) Entscheidung EuGH GRUR 2010, 1008 –
Lego zugrundeliegenden Spielbausteins („Legostein“) verdeutlicht werden kann, bei
dem die Funktion der einzelnen Merkmale wie insbesondere der Noppen auf der
Oberseite als Klemmelemente auch für einen technisch nicht vorgebildeten
Verbraucher/Benutzer erkennbar
ist. Hingegen wäre die Frage, ob die
Klemmwirkung der Noppen nur in der ganz konkreten Ausgestaltung erreicht
werden kann, nicht aber bei abweichender Ausgestaltung der Noppen zB in Höhe,
Durchmesser, Oberfläche, eine technische Frage, die die Hinzuziehung eines
Patentanwalts rechtfertigen würde.
bbb. Dass vorliegend die Erfassung und Bewertung der Funktion einzelner
Merkmale des angegriffenen Designs eines besonderen naturwissenschaftlichen
und/oder technischen Sachverstands sowie einer vertieften Darstellung technischer
Zusammenhänge bedurfte, ist jedoch weder dargetan noch ersichtlich. Vielmehr
handelte es sich bei sämtlichen Merkmalen, denen die Designabteilung aufgrund
von Gestaltungsnotwendigkeiten ein geringeres Gewicht für den Gesamteindruck
beigemessen hat, um solche, deren funktionelle Bedeutung auf der Hand lag, ohne
dass es dazu besonderer technischer und/oder naturwissenschaftlicher Kenntnisse
bedurfte. Dies gilt gleichermaßen für die Auswirkungen der Funktionalität dieser
Merkmale auf den Gestaltungsspielraum eines Entwerfers.
cc. Weitere Umstände, die in Zusammenhang mit der Beurteilung der Neuheit und
Eigenart des angegriffenen Designs den besonderen naturwissenschaftlichen
und/oder technischen Sachverstand eines Patenanwalts erforderten, sind weder
vorgetragen noch erkennbar.
Insbesondere hinsichtlich der seitens des
Patentanwalts durchgeführten Recherche zu den als Entgegenhaltung in das
Verfahren eingeführten eingetragenen Designs ist nicht erkennbar, inwieweit eine
solche sich im Wesentlichen auf die Erscheinungsform und den für die Offenbarung
iS von § 5 DesignG maßgeblichen Zeitpunkt der Bekanntmachung (vgl.
Jestaedt/Meiser/Fink, aaO, § 5 Rdnr. 26) beziehende Recherche einen besonderen
naturwissenschaftlichen und/oder
technischen Bezug aufweist. Eine solche
Recherche kann vielmehr – wie bereits dargelegt - ohne weiteres durch einen
Rechtsanwalt sach- und fachgerecht durchgeführt werden.
3. Die Tätigkeit des beauftragten Patentanwalts kann daher neben dem
beauftragten Rechtsanwalt nicht als zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung
notwendig erachtet werden, so dass die Antragsgegnerin hier nur die
Kosten eines Anwalts beanspruchen kann.
4. Es kommt daher auch nicht mehr darauf an, ob „umgekehrt“ die Beauftragung
des Rechtsanwalts neben einem Patentanwalt ebenfalls als „notwendig“ angesehen
werden kann, weil zeitgleich mit dem Nichtigkeitsverfahren ein das Streitdesign
betreffendes Verletzungsverfahren anhängig war.
C. Die Beschwerde ist daher zurückzuweisen.
D. Die Kostenentscheidung beruht auf § 23 Abs. 4 Satz 5 DesignG i.V.m. §§ 84
Abs. 2 Satz 2 PatG, 97 ZPO.
E. Eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr gemäß § 23 Abs. 4 Satz 4 DesignG
i.V.m. § 80 Abs. 3 PatG ist nicht veranlasst, da Billigkeitsgründe dafür nicht
ersichtlich sind. Soweit die Designabteilung den Schriftsatz der Antragstellerin
vom13. Mai 2022 der Antragsgegnerin nicht zur Kenntnis gegeben hat, wirkte sich
dieser Verfahrensfehler nicht in der Sache aus, da die Antragsgegnerin nach
Übermittlung dieses Schriftsatzes weiterhin an der Beschwerde festgehalten hat
und diese sich im Ergebnis als unbegründet erwiesen hat.
III.
Rechtsmittelbelehrung
Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das
Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht
zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass
1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des
Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der
Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war,
sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend
zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der
die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind,
oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.
Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim
Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich
einzulegen.
Hacker
Merzbach
Weitzel
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