BGH Urteil vom 30.03.2006 – I ZR 96/03

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

I ZR 96/03

in dem Rechtsstreit

Verkündet am: 30. März 2006 Walz Justizamtsinspektor als Urkundsbeamter der Geschäftsstelle

Nachschlagewerk: ja nein BGHZ: ja BGHR:

TOSCA BLU

EuGVÜ Art. 16 Nr. 4 (jetzt: Brüssel-I-VO Art. 22 Nr. 4); MarkenG § 115 Abs. 1, § 51 Abs. 1, § 9 Abs. 1 Nr. 2, § 14 Abs. 2 Nr. 2

a) Für die Klage, die auf Entziehung des für das Inland bestehenden Schutzes aus einer IR-Marke gerichtet ist, sind die inländischen Gerichte ausschließlich zuständig.

b) Zwischen Parfums und Lederwaren besteht keine Warenähnlichkeit.

BGH, Urt. v. 30. März 2006 – I ZR 96/03 – OLG Köln LG Köln

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung

vom 30. März 2006 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Ullmann und die

Richter Prof. Dr. Bornkamm, Dr. Büscher, Dr. Schaffert und Dr. Bergmann

für Recht erkannt:

Auf die Revision der Beklagten wird das Urteil des 6. Zivilsenats des

Oberlandesgerichts Köln vom 28. März 2003 aufgehoben.

Die Sache wird zur neuen Verhandlung und Entscheidung, auch über

die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht zurückverwiesen.

Von Rechts wegen

Die Klägerin ist Inhaberin der u.a. für Parfümerien mit einem Zeitrang vom

9. Februar 1907 eingetragenen Wortmarke

TOSCA

sowie einer Reihe anderer identischer Wortmarken mit ähnlichen Warenverzeich-

nissen. Sie vertreibt unter dieser Marke seit 1921 ein Parfum und daraus entwi-

ckelte Parfümeriewaren, die in Serien mit überwiegend blauer Verpackung ange-

boten werden. Die Beklagte hat ihren Sitz in Bergamo/Italien. Sie vertreibt seit ei-

nigen Jahren in Italien und anderen europäischen Ländern hochwertige Ledergür-

tel und -taschen, Lederbekleidung und Lederschuhe unter der Bezeichnung

TOSCA BLU.

Sie hat für sich das Wort-/Bildzeichen

u.a. für Deutschland mit Zeitrang vom 30. Januar 2001 als IR-Marke der Klassen

18 (Lederwaren etc.)

Sacs; sac à main; valises; sacs à dos; porte-feuilles; porte-monnaies; serviettes; porte-documents en peau et en succédanés de peau; pochettes; malles, peau, articles en peau; cuir et articles en cuir, imitations de peau et de cuir et articles produits en ces matières; parasols; parasols de plage; parapluies; bâtons de promenade; orne- ments et autres articles de sellerie

und 25 (Bekleidungsstücke etc.)

Vêtements pour hommes, dames et enfants en général, y compris: robes en peau; chemises; chemisettes; jupes; tailleurs; jaquettes; pantalons; shorts; maillots de corps; tricots; pyjamas; chaussettes; tricots de peau; corsages; porte-jarretelles; slips; sou- tiens-gorge; combinaisons; chapeaux; foulards; cravates; imperméables; pardessus; manteaux; costumes de bain; combinaisons de sport; anorak; pantalons de ski; cein- tures; fourrures; écharpes; gants; robes de chambre; chaussures en général, y com- pris pantoufles, chaussures, chaussures de sport, bottes et sandales

registrieren lassen.

Die Klägerin hat die Ansicht vertreten, es handele sich bei „TOSCA“ um eine

bekannte Marke, die durch das Zeichen der Beklagten verwässert werde. Sie hat

die Beklagte auf Unterlassung der Benutzung der oben wiedergegebenen IR-

Marke „TOSCA BLU“ sowie auf Einwilligung in die Schutzentziehung dieser Marke

für Deutschland in Anspruch genommen. Die Beklagte ist der Klage entgegenge-

treten.

Das Landgericht hat der Klage stattgegeben. Die Berufung der Beklagten ist

ohne Erfolg geblieben (OLG Köln GRUR-RR 2003, 243).

Hiergegen wendet sich die Beklagte mit ihrer – vom Senat zugelassenen –

Revision. Die Klägerin beantragt, die Revision zurückzuweisen.

I. Das Berufungsgericht hat es – anders als das Landgericht – offen gelas-

sen, ob im Streitfall die Voraussetzungen für den Schutz einer bekannten Marke

vorliegen; denn der Klageanspruch ergebe sich bereits aus einer Markenverlet-

zung nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG. Zur Begründung hat es ausgeführt:

Der Vertrieb der Waren der Beklagten stelle eine Verletzung der Klagemar-

ken nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG dar. Zunächst fehle es im Streitfall nicht an

der Warenähnlichkeit. Vom Fehlen der Warenähnlichkeit könne nur ausgegangen

werden, wenn angesichts des Abstands der Waren voneinander trotz großer Ähn-

lichkeit der Marken und trotz besonders hoher Kennzeichnungskraft der älteren

Marke die Annahme einer Verwechslungsgefahr von vornherein ausgeschlossen

sei. Damit lasse sich die Warenähnlichkeit im Streitfall nicht verneinen. Zwar

stammten Lederwaren, Gürtel, modische Schuhe auf der einen und Parfums und

Parfümeriewaren auf der anderen Seite im Allgemeinen von verschiedenen Her-

stellern, was dem durchschnittlichen Verbraucher auch bekannt sei. An der Wa-

renähnlichkeit ändere dies aber nichts, weil es in der Modebranche einer ständi-

gen Übung entspreche, die Produkte anderer Unternehmen und insbesondere

Parfums markenrechtlich zu lizenzieren. Dem Verkehr sei bekannt, dass Unter-

nehmen aus der Modebranche („JOOP“, „Hugo Boss“ und „Calvin Klein“) nicht zu-

letzt für Parfums Lizenzen erteilten. Der Durchschnittsverbraucher realisiere aller-

dings nicht, dass derartige Lizenzerteilungen stets die Verwendung von Marken

aus dem Modebereich für Parfums beträfen und nicht umgekehrt.

Sei Warenähnlichkeit gegeben, müsse auch die Verwechslungsgefahr bejaht

werden. Der Klagemarke „TOSCA“ komme von Haus aus zumindest eine durch-

schnittliche Kennzeichnungskraft zu. Es könne dahinstehen, ob es sich bei

„TOSCA“ – wie vom Bundesgerichtshof vor mehr als vierzig Jahren angenommen

– um eine berühmte Marke handele. Denn jedenfalls sei es nicht zweifelhaft, dass

die von Haus aus durchschnittliche Kennzeichnungskraft von „TOSCA“ im Hinblick

auf die über 80jährige Marktpräsenz, auf die Umsatzzahlen, Werbeaufwendungen

und Marktanteile eine deutliche Steigerung erfahren habe. Schließlich seien sich

die beiden Marken „TOSCA“ und „TOSCA BLU“ hochgradig ähnlich. Der Verkehr

assoziiere mit „BLU“ die Farbe Blau und erkenne darin eine beschreibende Farb-

angabe. Außerdem bleibe der Zeichenbestandteil „BLU“ in der Darstellung so

stark hinter „TOSCA“ zurück, dass er bei der Beurteilung der Markenähnlichkeit

letztlich außer Betracht bleibe.

II. Die gegen diese Beurteilung gerichteten Angriffe der Revision haben Er-

folg. Sie führen zur Aufhebung des angefochtenen Urteils und zur Zurückverwei-

sung der Sache an das Berufungsgericht.

1. Ohne Erfolg wendet sich die Revision allerdings gegen die Annahme des

Berufungsgerichts, die internationale Zuständigkeit der deutschen Gerichte sei ge-

geben.

Die Revision kann auch nach dem Inkrafttreten des Zivilprozessreformgeset-

zes darauf gestützt werden, dass in dem angefochtenen Urteil die internationale

Zuständigkeit zu Unrecht bejaht oder verneint worden sei (BGHZ 153, 82, 84 f.;

BGH, Urt. v. 20.11.2003 – I ZR 102/02, TranspR 2004, 74, 75; Urt. v. 13.10.2004

– I ZR 163/02, GRUR 2005, 431, 432 = WRP 2005, 493 – HOTEL MARITIME).

Das Berufungsgericht hat jedoch mit Recht die internationale Zuständigkeit bejaht.

Dies steht insoweit außer Frage, als die Klägerin mit ihrem Klageantrag die

Einwilligung der Schutzentziehung der IR-Marke für Deutschland beansprucht

(§ 115 Abs. 1, § 51 Abs. 1, § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG). Hier handelt es sich um ei-

ne Klage, die „die Eintragung oder die Gültigkeit von … Warenzeichen … zum

Gegenstand“ hat (Art. 16 Nr. 4 EuGVÜ; vgl. auch Art. 22 Nr. 4 Brüssel-I-VO); eine

solche Klage muss vor den Gerichten des Vertragsstaats erhoben werden, in des-

sen Hoheitsgebiet das fragliche Schutzrecht registriert worden ist. Die internatio-

nale Zuständigkeit ist aber auch insoweit gegeben, als die Klägerin Unterlassung

wegen einer drohenden Rechtsverletzung begehrt. Zwar enthielt das Brüsseler

Übereinkommen (EuGVÜ), das als Gerichtsstand der unerlaubten Handlung

(Art. 5 Nr. 3 EuGVÜ) den Ort des Schadenseintritts (und nicht den Ort des dro-

henden Schadenseintritts) bezeichnete, noch keine ausdrückliche Regelung für

die vorbeugende Unterlassungsklage. Die an seine Stelle getretene Verordnung

(EG) 44/2001 (Brüssel-I-VO), die den Ort des drohenden Schadenseintritts in

Art. 5 Nr. 3 nunmehr ausdrücklich anführt, gilt erst für Klagen, die nach Inkrafttre-

ten der Verordnung am 1. März 2002 erhoben worden sind (Art. 66 Abs. 1, Art. 76

Brüssel-I-VO). Der Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften hat jedoch ent-

schieden, dass eine vorbeugende Unterlassungsklage i.S. von Art. 5 Nr. 3 EuGVÜ

eine unerlaubte Handlung oder doch zumindest eine Handlung zum Gegenstand

hat, die einer unerlaubten Handlung gleichgestellt ist (EuGH, Urt. v. 1.10.2002

– C-167/00, Slg. 2002, I-8111 Tz 46 u. 50 = NJW 2002, 3617 – Verein für Konsu-

menteninformation/Karl Heinz Henkel).

2. Das Berufungsgericht hat die Warenähnlichkeit zwischen Parfum und

hochwertigen Lederwaren mit der Lizenzierungspraxis, insbesondere damit be-

gründet, dass es in der Modebranche einer ständigen Übung entspreche, für an-

dere Produkte, vor allem für Parfums, Markenlizenzen zu vergeben. Mit einer sol-

chen Praxis kann indessen eine an sich bestehende (absolute) Warenunähnlich-

keit nicht überwunden werden.

a) Bei der Beurteilung der Warenähnlichkeit sind alle erheblichen Faktoren

zu berücksichtigen, die das Verhältnis zwischen den Waren kennzeichnen; hierzu

gehören insbesondere die Art der Waren, ihr Verwendungszweck und ihre Nut-

zung sowie die Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzen-

de Waren. In die Beurteilung einzubeziehen ist, ob die Waren regelmäßig von

denselben Unternehmen oder unter ihrer Kontrolle hergestellt werden oder ob sie

beim Vertrieb Berührungspunkte aufweisen, weil sie in denselben Verkaufsstätten

angeboten werden (BGH, Beschl. v. 16.3.2000 – I ZB 43/97, GRUR 2000, 886,

887 = WRP 2001, 37 – Bayer/BeiChem; Urt. v. 10.10.2002 – I ZR 235/00, GRUR

2003, 428, 432 = WRP 2003, 647 – BIG BERTHA). Dabei kann von Warenunähn-

lichkeit nur ausgegangen werden, wenn trotz (unterstellter) Identität der Marken

die Annahme einer Verwechslungsgefahr wegen des Abstands der Waren von

vornherein ausgeschlossen ist (vgl. BGH, Urt. v. 16.11.2000 – I ZR 34/98, GRUR

2001, 507, 508 = WRP 2001, 694 – EVIAN/REVIAN; Urt. v. 19.2.2004

– I ZR 172/01, GRUR 2004, 594, 596 = WRP 2004, 909 – Ferrari-Pferd). Nach der

Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften (EuGH, Urt.

v. 29.9.1998 – C-39/97, Slg. 1998, I-5507 Tz 15 = GRUR 1998, 922 – Canon) ist

in diesem Zusammenhang davon auszugehen, dass es eine absolute Grenze der

Warenähnlichkeit gibt (vgl. BGH, Urt. v. 24.1.2002 – I ZR 156/99, GRUR 2002,

544, 546 = WRP 2002, 537 – BANK 24, zur Ähnlichkeit von Dienstleistungen), die

auch bei Identität der Zeichen nicht durch eine erhöhte Kennzeichnungskraft über-

schritten werden kann.

b) Aus den zutreffenden Erwägungen des Berufungsgerichts ergibt sich,

dass die hier in Rede stehenden Waren an sich keine Ähnlichkeit in dem be-

schriebenen Sinne aufweisen. Parfums und Lederwaren stammen im Allgemeinen

nicht aus denselben Herkunftsstätten und werden auch nicht unter der Qualitäts-

kontrolle eines Unternehmens erzeugt. Auch im Vertrieb kommen sich diese Wa-

ren nicht so nahe, dass der Verkehr auf dieselbe Herkunft oder doch zumindest

auf eine die Qualität des Produkts berücksichtigende Kontrolle schließen würde.

Allein die vom Berufungsgericht ins Feld geführte Lizenzierungspraxis führt nicht

zur Ähnlichkeit der Waren. Eine solche Praxis beruht auf der Erfahrung, dass sich

die positiven Assoziationen, die bekannte, als exklusiv geltende Marken erwecken,

auch für völlig andere Produkte nutzbar machen lassen. Diese Verwertungsmög-

lichkeit steht durchaus unter dem Schutz des Markenrechts, das die Wertschät-

zung und die Unterscheidungskraft bekannter Marken auch außerhalb der Waren-

oder Dienstleistungsähnlichkeit vor einer Ausnutzung oder Beeinträchtigung

schützt (§ 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG). Sie bestimmt aber nicht die Grenzen der Wa-

renähnlichkeit. Durch die Erteilung von Vermarktungsrechten zum Zwecke der

Verkaufsförderung bleibt der Warenähnlichkeitsbereich grundsätzlich unberührt

(vgl. BGH GRUR 2004, 594, 596 – Ferrari-Pferd, m.w.N.). Dies schließt es nicht

aus, dass bei funktionsverwandten Produkten, bei denen im Falle einer Lizenzie-

rung der Verkehr nicht nur von einem Imagetransfer, sondern auch von einem

Know-how-Transfer ausgeht, die Lizenzierungspraxis einen Faktor darstellt, der im

Grenzbereich für die Warenähnlichkeit bzw. bei gegebener Warenähnlichkeit für

die Verwechslungsgefahr sprechen kann.

c) Danach scheidet im Streitfall eine Markenverletzung nach § 14 Abs. 2

Nr. 2 MarkenG aus. Ob sich das Berufungsurteil aus anderen Gründen als richtig

erweist, kann aufgrund der getroffenen Feststellungen nicht entschieden werden.

In Betracht kommt der – vom Landgericht bejahte – Schutz der bekannten Marke

(§ 14 Abs. 2 Nr. 3, § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG). Das Berufungsgericht hat zur Be-

kanntheit der Klagemarke jedoch keine abschließenden Feststellungen getroffen.

Des Weiteren bedarf es Feststellungen dazu, dass die Beklagte die Unterschei-

dungskraft oder die Wertschätzung der Klagemarke in unlauterer Weise ausnutzt

oder beeinträchtigt (vgl. BGH, Urt. v. 2.4.1987 – I ZR 27/85, GRUR 1987, 711,

713 f. = WRP 1987, 667 – Camel Tours; Urt. v. 29.4.2004 – I ZR 191/01, GRUR

2004, 779, 783 = WRP 2004, 1046 – Zwilling/Zweibrüder; Urt. v. 3.2.2005 –

I ZR 159/02, GRUR 2005, 583, 584 = WRP 2005, 896 – Lila-Postkarte). Diese

können auch dem landgerichtlichen Urteil nicht entnommen werden.

III. Danach kann das angefochtene Urteil keinen Bestand haben. Es ist auf-

zuheben. Die Sache ist zur neuen Verhandlung und Entscheidung an das Beru-

fungsgericht zurückzuverweisen. Sollte das Berufungsgericht zu dem Ergebnis ge-

langen, dass es sich bei der Klagemarke um eine bekannte Marke handelt, die

durch die drohende Verwendung des angegriffenen Zeichens in ihrer Unterschei-

dungskraft und Wertschätzung auf unlautere Weise ausgenutzt oder beeinträchtigt

wird, bliebe zu prüfen, ob ein solcher Sachverhalt die beantragte umfassende Ver-

urteilung für sämtliche Waren des Warenverzeichnisses zu rechtfertigen vermag.

Ullmann

Bornkamm

RiBGH Dr. Büscher ist in Ur- laub und daher an der Unter- schriftsleistung gehindert.

Ullmann

Schaffert

Bergmann

Vorinstanzen:

LG Köln, Entscheidung vom 16.05.2002 - 31 O 710/01 -

OLG Köln, Entscheidung vom 28.03.2003 - 6 U 113/02 -