BGH Urteil vom 05.02.2009 – I ZR 167/06

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

I ZR 167/06

in dem Rechtsstreit

Nachschlagewerk: BGHZ BGHR

ja : nein ja :

Verkündet am: 5. Februar 2009 Führinger Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle

METROBUS

MarkenG § 14 Abs. 2 Nr. 2 und Abs. 5, § 15 Abs. 2 und Abs. 4

a) Ob ein bekanntes Klagekennzeichen (hier: Klagemarke und Firmenschlagwort „METRO“) in einem zusammengesetzten Zeichen (hier: METROBUS) eine selb- ständig kennzeichnende Stellung behält, kann maßgeblich von dem jeweiligen Pro- duktbereich und Dienstleistungssektor abhängen, in dem das angegriffene Zeichen benutzt wird.

b) Zwischen einem bekannten Klagekennzeichen und einem zusammengesetzten Zeichen ist eine Verwechslungsgefahr unter dem Aspekt eines Serienzeichens ausgeschlossen, wenn der Verkehr das angegriffene Zeichen als Gesamtbegriff mit einem eigenständigen Sinngehalt auffasst und den mit dem Klagekennzeichen identischen Wortbestandteil in dem zusammengesetzten Zeichen deshalb nicht als Stammbestandteil einer Zeichenserie ansieht.

c) Zwischen einem Handelsunternehmen und einem produzierenden Unternehmen kann die für die Annahme einer Verwechslungsgefahr i.S. von § 15 Abs. 2 Mar- kenG erforderliche Branchennähe gegeben sein, weil der Verbraucher, der eine dem Unternehmenskennzeichen des Handelsunternehmens entsprechende Marke auf einem Produkt vorfindet, zu dem Schluss gelangen kann, es bestünden zumin- dest wirtschaftliche Verbindungen des Produzenten zu dem Händler.

BGH, Urt. v. 5. Februar 2009 - I ZR 167/06 - OLG Hamburg LG Hamburg

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhand-

lung vom 20. November 2008 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Born-

kamm und die Richter Pokrant, Prof. Dr. Büscher, Dr. Schaffert und Dr. Koch

für Recht erkannt:

Die Revision der Klägerin gegen das Urteil des Hanseatischen Ober- landesgerichts Hamburg, 3. Zivilsenat, vom 24. August 2006 wird zu- rückgewiesen.

Auf die Anschlussrevision der Beklagten zu 2 wird unter Zurückwei- sung der weitergehenden Anschlussrevision das genannte Urteil im Kostenpunkt und insoweit aufgehoben, als das Berufungsgericht die Beklagte zu 2 verurteilt hat, es zu unterlassen, im geschäftlichen Ver- kehr die Bezeichnung „HVV MetroBus“ für folgende Waren und Dienstleistungen zu benutzen und insoweit in die Löschung der Mar- ke Nr. 301 10 444 einzuwilligen: Omnibusse; Fahrscheine, Eintritts- karten, Fahrscheinhefte; Fahrpläne; Vermietung von Reklameflächen und Leuchtelementen innerhalb von Bahnhöfen, Haltestellen und Busstationen, innerhalb und außerhalb von Fahrzeugen, besonders städtischen Omnibussen, Waggons, Triebwagen, U-Bahnzügen.

Im Umfang der Aufhebung wird die Berufung der Klägerin gegen das Urteil des Landgerichts Hamburg, Zivilkammer 12, vom 19. Oktober 2004 zurückgewiesen.

Von den Gerichtskosten tragen die Klägerin 92% und die Beklagte zu 2 8%.

Von den außergerichtlichen Kosten der Klägerin trägt die Beklagte zu 2 8%. Die Klägerin trägt die außergerichtlichen Kosten der Beklag- ten zu 1 und 92% der außergerichtlichen Kosten der Beklagten zu 2. Im Übrigen tragen die Parteien ihre außergerichtlichen Kosten selbst.

Von Rechts wegen

Die Klägerin ist eine Gesellschaft der Metro-Unternehmensgruppe, die zu

den weltweit größten Handelsunternehmen gehört. Im Metro-Konzern ist die

Klägerin für die Verwaltung und Durchsetzung der Kennzeichenrechte zustän-

dig und von der Metro AG ermächtigt, die Rechte an dem Unternehmenskenn-

zeichen wahrzunehmen.

Die Klägerin ist Inhaberin der mit Priorität vom 15. April 1995 unter anderem

für „Veranstaltung und Vermittlung von Reisen, Vermittlung von Verkehrsleistun-

gen“ eingetragenen farbigen (gelb/schwarz) Wort-/Bildmarke Nr. 395 16 389

Die Klägerin ist weiterhin Inhaberin der Wortmarke Nr. 300 15 432

„METRORAPID“, die mit Priorität vom 1. März 2000 unter anderem für „Trans-

portwesen; Werbung; Geschäftsführung; Veranstaltung von Reisen“ eingetra-

gen ist, und der gleichlautenden Wortmarke Nr. 301 27 034 (Priorität: 27. April

2001), die Schutz für „Fahrzeuge; Apparate zur Beförderung zu Lande, in der

Luft und auf dem Wasser, Werbung; Geschäftsführung; Transportwesen; Ver-

anstaltung von Reisen“ beansprucht.

Die Metro-Unternehmensgruppe betreibt sogenannte Cash&Carry-

Märkte, in denen Gewerbetreibende einkaufen können. In den Märkten wurden

früher auch Urlaubsreisen angeboten. Gegenwärtig bietet der Metro-Konzern in

Zusammenarbeit mit dem Reiseveranstalter Reisen über Fernabsatzme-

dien an.

Die Beklagte zu 1, eine Aktiengesellschaft, ist im Großraum Hamburg

das Unternehmen, das den öffentlichen Personennahverkehr betreibt. Die Be-

klagte zu 2 erbringt die hierfür erforderlichen Planungs- und Koordinationsleis-

tungen.

Die Beklagten bezeichnen seit dem Jahre 2001 Buslinien mit hoher Takt-

frequenz als „METROBUS“. Die Bezeichnung befindet sich in gelber Schrift auf

schwarzem Grund in den elektronischen Anzeigen an der Frontseite und den

Seitenflächen der Busse zusammen mit der Angabe des Fahrziels und der Bus-

linie. Die Beklagte zu 2

ist

Inhaberin der eingetragenen Wortmarke

Nr. 301 10 444 „HVV Metrobus“, die mit Priorität vom 16. Februar 2001 für die

im Klageantrag zu I 1 bezeichneten Waren und Dienstleistungen Schutz bean-

sprucht. Die Beklagte zu 2 ist zudem Inhaberin der Domain-Namen „metro-

bus.de“ und „hvv-metrobus.de“.

Die Klägerin hat geltend gemacht, die von den Beklagten verwendeten

Bezeichnungen, die Marke der Beklagten zu 2 und deren Domain-Namen ver-

letzten ihre Markenrechte und das Unternehmenskennzeichen „Metro“. Die

Marke „METRO“ und das gleichlautende Unternehmenskennzeichen seien be-

kannte Kennzeichen.

Die Klägerin hat beantragt,

I. 1. die Beklagten zu verurteilen, es zu unterlassen, im geschäftlichen

Verkehr für Reklame-Metallschilder zu Werbezwecken; Fahrzeugsitze; Gepäck- träger; Gepäcknetze; Omnibusse; Schonbezüge für Fahrzeugsitze;

Drucksachen, Zeitungen, Zeitschriften, Bücher, Veröffentlichungen aller Art, Pläne, Ansichtskarten, Fahrscheine, Eintrittskarten, Fahr- scheinhefte; Fahrpläne, Werbeplakate; Schilder zu Werbezwecken, nicht aus Metall; Werbung in Schaufenstern, Vermietung von Re- klameflächen und Leuchtelementen innerhalb von Bahnhöfen, Hal- testellen und Busstationen, innerhalb und außerhalb von Fahrzeu- gen, besonders städtischen Omnibussen, Waggons, Triebwagen, U-Bahnzügen; Transportwesen, insbesondere Linienbusbeförde- rung von Personen mit Autobussen; Auskünfte über Transportange- legenheiten, insbesondere Fahrplaninformationen, die Bezeichnung

„HVV MetroBus“ und/oder „MetroBus“ und/oder „METROBUS“

zu verwenden und/oder verwenden zu lassen, insbesondere als In- ternetadresse www.metrobus.de und/oder www.hvv-metrobus.de und/oder, wenn dies in der nachfolgend eingeblendeten Form ge- schieht:

2. die Beklagte zu 2 zu verurteilen,

a) in die vollständige Löschung der beim Deutschen Patent- und Markenamt eingetragenen Marke Nr. 301 10 444 „HVV Metro- Bus“ einzuwilligen;

b) die Domainadressen

„www.hvv- metrobus.de“ beim zuständigen Internetprovider löschen zu las- sen;

„www.metrobus.de“ und

3. die Beklagten zu verurteilen, der Klägerin Auskunft unter Angabe der erzielten Umsätze und Werbeausgaben, aufgeschlüsselt nach Vierteljahren, darüber zu erteilen, in welchem Umfang sie die oben unter Ziffer 1 bezeichneten Handlungen begangen haben;

II.

festzustellen, dass die Beklagten verpflichtet sind, der Klägerin al- len Schaden zu ersetzen, der dieser durch die im Antrag zu I 1 be- schriebenen Handlungen entstanden ist oder künftig noch entste- hen wird.

Die Beklagten sind der Klage entgegengetreten. Sie haben vorgetragen,

der Begriff „Metro“ gehöre zum Grundwortschatz der englischen, französischen,

italienischen und spanischen Sprache. Im deutschen Fremdwortschatz stehe er

für Untergrundbahnen in Paris, Moskau und New York.

Das Landgericht hat die Klage abgewiesen. Auf die Berufung der Kläge-

rin hat das Berufungsgericht die Beklagte zu 2 verurteilt, die Benutzung der Be-

zeichnung „HVV MetroBus“ für die im Klageantrag zu I 1 angeführten Waren

und Dienstleistungen zu unterlassen mit Ausnahme der Dienstleistungen „Li-

nienbusbeförderung von Personen mit Autobussen“ und „Fahrplaninformatio-

nen“. In diesem Umfang hat das Berufungsgericht die Beklagte zu 2 auch zur

Einwilligung in die Löschung der entsprechenden Marke verurteilt. Im Übrigen

ist die Berufung der Klägerin ohne Erfolg geblieben (OLG Hamburg MD 2007,

136).

Dagegen richten sich die vom Berufungsgericht zugelassene Revision

der Klägerin und die Anschlussrevision der Beklagten zu 2. Die Klägerin verfolgt

mit ihrem Rechtsmittel, dessen Zurückweisung die Beklagten beantragen, die

vollständige Verurteilung nach den Klageanträgen. Die Beklagte zu 2 wendet

sich mit ihrer Anschlussrevision gegen die teilweise Verurteilung nach den Kla-

geanträgen zu I 1 und I 2 a. Die Klägerin beantragt, die Anschlussrevision der

Beklagten zu 2 zurückzuweisen.

A. Das Berufungsgericht hat die von der Klägerin geltend gemachten An-

sprüche nur im Hinblick auf einen vorbeugenden Unterlassungsanspruch gegen

die Verwendung der Bezeichnung „HVV MetroBus“ und einen Anspruch auf

Einwilligung in die Löschung der gleichlautenden Marke gegen die Beklagte

zu 2 aufgrund des Unternehmenskennzeichens der Metro AG gemäß § 15

Abs. 2 und 4 MarkenG mit Ausnahme der Dienstleistungen „Linienbusbeförde-

rung von Personen mit Autobussen“ und „Fahrplaninformationen“ für begründet

erachtet. Hierzu hat es ausgeführt:

Es drohe ernsthaft die Benutzung der Marke „HVV MetroBus“ für die ein-

getragenen Waren und Dienstleistungen durch die Beklagte zu 2. Die Klägerin

könne den Unterlassungsanspruch gegen die Beklagte zu 2 zwar nicht auf die

Marke „METRO“ stützen. Zwischen dieser nur durchschnittlich kennzeich-

nungskräftigen Marke und dem angegriffenen Zeichen bestehe keine Ver-

wechslungsgefahr i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG. Der Unterlassungsan-

spruch ergebe sich jedoch aufgrund des Unternehmenskennzeichens der Metro

AG aus § 15 Abs. 2 und 4 MarkenG. Die Bekanntheit des Firmenbestandteils

„Metro“ für den Betrieb von Cash&Carry-Märkten bei den allgemeinen Ver-

kehrskreisen erfasse - mit Ausnahme der Dienstleistungen „Linienbusbeförde-

rung von Personen mit Autobussen“ und „Fahrplaninformationen“ - alle Waren

und Dienstleistungen, für die die Marke der Beklagten zu 2 eingetragen sei. Die

Bekanntheit des Unternehmenskennzeichens wirke sich auch auf den Eindruck

des Verkehrs von dem Kombinationszeichen „HVV MetroBus“ aus, in dem der

Verkehr das bekannte Zeichen „Metro“ wiedererkenne. Im Hinblick auf die ge-

steigerte Kennzeichnungskraft und die bestehende Branchennähe reiche die

Zeichenähnlichkeit aus, um eine Verwechslungsgefahr i.S. von § 15 Abs. 2

MarkenG zu begründen.

Wegen einer beabsichtigten Verwendung der in Rede stehenden Be-

zeichnung für die Dienstleistungen „Linienbusbeförderung von Personen mit

Autobussen“ und „Fahrplaninformationen“ stünden der Klägerin keine Ansprü-

che zu, weil der Bestandteil „Metro“ in der angegriffenen Bezeichnung nicht

selbständig kennzeichnend sei. Der Verkehr entnehme der Zeichenkombinati-

on, dass ein mit „MetroBus“ bezeichnetes System von Buslinien im HVV-Ver-

kehrsnetz angeboten werde. Eine Verwechslungsgefahr i.S. von § 15 Abs. 2

MarkenG bestehe deshalb insoweit nicht.

Entsprechendes gelte für die Klagemarken „METRO“ und „METRORA-

PID“. Die Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Zeichen reiche nicht, um

eine Verwechslungsgefahr nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG und damit einen

Unterlassungsanspruch gegen die Verwendung der Bezeichnung „HVV Metro-

Bus“ für die verbliebenen Dienstleistungen i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG

zu begründen.

Der Unterlassungsanspruch gegen die Verwendung der angegriffenen

Bezeichnung für die Dienstleistungen „Linienbusbeförderung von Personen mit

Autobussen“ und „Fahrplaninformationen“ ergebe sich auch nicht aus dem

Schutz des bekannten Unternehmenskennzeichens „Metro AG“ nach § 15

Abs. 3 und 4 MarkenG. Das Publikum habe keinen Anlass, die Kollisionszei-

chen auf dem in Rede stehenden Dienstleistungssektor gedanklich miteinander

zu verknüpfen.

Ein Unterlassungsanspruch gegen die Benutzung der Bezeichnungen

„MetroBus“ und „METROBUS“ wegen ihrer Verwendung in Prospekten und auf

Fahrzielanzeigern von Bussen bestehe ebenfalls nicht. Es fehle an einer kenn-

zeichenmäßigen Benutzung der angegriffenen Bezeichnungen. Der Verkehr

fasse die Begriffe nicht herkunftshinweisend, sondern nur wie Bestellzeichen

zur Unterscheidung der verschiedenen Angebote nach der Art der Dienstleis-

tung auf. Im Übrigen sei weder eine Verwechslungsgefahr zwischen den Kla-

gemarken und dem Unternehmenskennzeichen „Metro“ einerseits und den an-

gegriffenen Bezeichnungen gegeben, noch bestehe die Gefahr einer gedankli-

chen Verknüpfung mit dem bekannten Unternehmenskennzeichen Metro AG.

Der Klägerin stünden schließlich auch keine Ansprüche im Hinblick auf

die Domain-Namen der Beklagten zu 2 und keine Annexansprüche zu.

B. Die gegen diese Beurteilung gerichtete Revision der Klägerin ist unbe-

gründet, während die Anschlussrevision der Beklagten zu 2 teilweise Erfolg hat.

I. Revision der Klägerin

1. Die Annahme des Berufungsgerichts, ein Unterlassungsanspruch der

Klägerin gegen die Beklagten aus den Klagekennzeichen nach § 14 Abs. 5 und

§ 15 Abs. 4 MarkenG wegen der Verwendung der Bezeichnung „HVV Metro-

Bus“ für die Linienbusbeförderung von Personen mit Autobussen sowie für

Fahrplaninformationen scheide aus, hält der rechtlichen Nachprüfung stand.

a) Zu Recht hat das Berufungsgericht einen markenrechtlichen Unterlas-

sungsanspruch nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 und Abs. 5 MarkenG gegen die Verwen-

dung der Bezeichnung „HVV MetroBus“ für die in Rede stehenden Dienstleis-

tungen der Linienbusbeförderung von Personen mit Autobussen sowie Fahr-

planinformationen aufgrund der Klagemarke Nr. 395 16 389 „METRO“ verneint.

Zwischen den kollidierenden Zeichen besteht keine Verwechslungsgefahr i.S.

von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.

aa) Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 2

MarkenG ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls vorzuneh-

men. Dabei besteht eine Wechselwirkung zwischen den in Betracht zu ziehen-

den Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der Zeichen und der Ähnlichkeit der

mit ihnen gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen sowie der Kenn-

zeichnungskraft der älteren Marke, so dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit

der Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der

Zeichen oder durch eine erhöhte Kennzeichnungskraft der älteren Marke aus-

geglichen werden kann und umgekehrt (BGH, Urt. v. 28.6.2007 - I ZR 132/04,

GRUR 2008, 258 Tz. 20 = WRP 2008, 232 - INTERCONNECT/T-InterConnect).

Bei dieser umfassenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist auf den durch

die Zeichen hervorgerufenen Gesamteindruck abzustellen, wobei insbesondere

ihre unterscheidungskräftigen und dominierenden Elemente zu berücksichtigen

sind (EuGH, Urt. v. 12.6.2007 - C-334/05, Slg. 2007, I-4529 = GRUR 2007, 700

Tz. 35 - Limoncello; BGH, Urt. v. 3.4.2008 - I ZR 49/05, GRUR 2008, 1002

Tz. 23 = WRP 2008, 1434 - Schuhpark).

bb) Das Berufungsgericht ist bei seiner Prüfung zutreffend von einer Ähn-

lichkeit der Dienstleistungen ausgegangen, für die die kollidierenden Zeichen

Schutz beanspruchen.

Bei der Beurteilung der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen sind

alle erheblichen Faktoren zu berücksichtigen, die das Verhältnis zwischen den

Waren und Dienstleistungen kennzeichnen. Hierzu gehören insbesondere die

Art der Waren und Dienstleistungen, ihr Verwendungszweck, ihre Nutzung so-

wie die Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Wa-

ren oder Dienstleistungen. In die Beurteilung einzubeziehen ist, ob die Waren

oder Dienstleistungen regelmäßig von denselben Unternehmen oder unter ihrer

Kontrolle hergestellt oder erbracht werden oder ob sie beim Vertrieb Berüh-

rungspunkte aufweisen. Von einer Unähnlichkeit der Waren oder Dienstleistun-

gen kann nur ausgegangen werden, wenn trotz (unterstellter) Identität der Mar-

ken die Annahme einer Verwechslungsgefahr wegen des Abstands der Waren

und Dienstleistungen von vornherein ausgeschlossen ist. Dabei gibt es eine

absolute Waren- und Dienstleistungsunähnlichkeit, die auch bei Identität der

Zeichen nicht durch eine erhöhte Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren

Marke ausgeglichen werden kann (vgl. EuGH, Urt. v. 29.9.1998 - C-39/97, Slg.

1998, I-5507 Tz. 15 = GRUR 1998, 922 - Canon; BGH, Urt. v. 30.3.2006

- I ZR 96/03, GRUR 2006, 941 Tz. 13 = WRP 2006, 1235 - TOSCA BLU;

Beschl. v. 28.9.2006 - I ZB 100/05, GRUR 2007, 321 Tz. 20 = WRP 2007, 321

- COHIBA).

Zwischen der Veranstaltung und der Vermittlung von Reisen sowie der

Vermittlung von Verkehrsleistungen, für die die Klagemarke geschützt ist, und

der Linienbusbeförderung von Personen mit Autobussen sowie Fahrplaninfor-

mationen besteht wegen des gemeinsamen Bezugs zur Personenbeförderung

Dienstleistungsähnlichkeit.

Entgegen der Auffassung der Revisionserwiderung ist die Dienstleis-

tungsähnlichkeit nicht deshalb zu verneinen, weil die Beförderung von Perso-

nen mit Kraftfahrzeugen im Linienverkehr im Gegensatz zu herkömmlichen Rei-

sedienstleistungen nach den Bestimmungen des Personenbeförderungsgeset-

zes genehmigungspflichtig ist und eine Leistung der Daseinsvorsorge darstellt.

Dies schließt es nicht aus, dass die angesprochenen Verkehrskreise durch den

gemeinsamen Bezug zur Personenbeförderung bei der Verwendung einer ein-

heitlichen Bezeichnung zumindest von wirtschaftlichen oder organisatorischen

Verbindungen zwischen den Unternehmen ausgehen.

cc) Das Berufungsgericht ist von einer originär durchschnittlichen Kenn-

zeichnungskraft der Klagemarke „METRO“ ausgegangen und hat angenom-

men, diese sei weder durch eine umfangreiche Benutzung noch durch die Be-

kanntheit des Unternehmenskennzeichens der Metro AG gesteigert.

Zugunsten der Klägerin kann jedoch - wie von der Revision geltend ge-

macht - von einer gesteigerten Kennzeichnungskraft der Klagemarke „METRO“

für die hier in Rede stehenden Dienstleistungen ausgegangen werden. Das Be-

rufungsgericht hat festgestellt, dass das Unternehmenskennzeichen „Metro“

firmenmäßig in erheblichem Umfang für die Vermittlung von Reisen verwendet

worden und als bekanntes Zeichen anzusehen ist. Es hat weiter angenommen,

dass die infolge der Bekanntheit hohe Kennzeichnungskraft des Unterneh-

menskennzeichens für den Betrieb von Kaufhäusern sich auch auf den Bereich

der Vermittlung von Reisen auswirkt, weil dem Verkehr bekannt ist, dass Kauf-

hausunternehmen üblicherweise auch Reiseleistungen vertreiben. Für die Kla-

gemarke hat das Berufungsgericht zwar keine entsprechenden Feststellungen

getroffen. Zugunsten der Klägerin kann aber unterstellt werden, dass neben

dem Unternehmenskennzeichen auch die Klagemarke „METRO“ für die fragli-

chen Dienstleistungen infolge der Bekanntheit des Unternehmenskennzeichens

über eine gesteigerte Kennzeichnungskraft verfügt. Hierfür spricht neben dem

vom Berufungsgericht nicht gewürdigten Vortrag, nach dem die Klagemarke

„METRO“ von Unternehmen der Metro-Gruppe in erheblichem Umfang für die

Vermittlung von Reisen benutzt worden ist, der Umstand, dass das Publikum in

der Erinnerung nicht nach der rechtlichen Art der Kennzeichen differenziert (vgl.

Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 2. Aufl., § 14 Rdn. 395). Zudem ist der Verkehr

bei Dienstleistungen daran gewöhnt, dass diese häufiger als Waren mit dem

Unternehmensnamen gekennzeichnet werden (vgl. BGH, Urt. v. 18.10.2007

- I ZR 162/04, GRUR 2008, 616 Tz. 16 = WRP 2008, 802 - AKZENTA).

dd) Das Berufungsgericht hat im Ergebnis zu Recht eine unmittelbare

Verwechslungsgefahr zwischen der Klagemarke „METRO“ und der angegriffe-

nen Marke „HVV Metrobus“ verneint, die zutreffend in der Schreibweise „HVV

Metrobus“ und nicht, wie von der Klägerin angeführt und vom Berufungsgericht

übernommen, in der Gestaltung „HVV MetroBus“ eingetragen ist. Auch unter

Berücksichtigung einer gesteigerten Kennzeichnungskraft der Klagemarke ist

die Zeichenähnlichkeit zu gering, um die Gefahr einer unmittelbaren Verwech-

selbarkeit der Zeichen zu begründen.

(1) Das Berufungsgericht hat angenommen, dass der Gesamteindruck

der farbigen Klagemarke von ihrem Wortbestandteil dominiert wird und die an-

gegriffene Marke „HVV Metrobus“ weder von dem Wortbestandteil „Metro“ ge-

prägt wird noch dieser Bestandteil in dem zusammengesetzten Zeichen eine

selbständig kennzeichnende Stellung innehat. Dagegen wendet sich die Revisi-

on ohne Erfolg mit der Begründung, die Klagemarke werde auch durch die gra-

phische Gestaltung und die Farbgebung geprägt; in der angegriffenen Marke

habe der Bestandteil „Metro“ eine selbständig kennzeichnende Stellung.

(2) Bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit ist der jeweilige Gesamt-

eindruck der sich gegenüberstehenden Zeichen zu berücksichtigen. Das

schließt nicht aus, dass unter Umständen ein oder mehrere Bestandteile einer

komplexen Marke für den durch die Marke im Gedächtnis der angesprochenen

Verkehrskreise hervorgerufenen Gesamteindruck prägend sein können (EuGH,

Urt. v. 6.10.2005 - C-120/04, Slg. 2005, I-8551 = GRUR 2005, 1042 Tz. 28 f. =

WRP 2005, 1505 - THOMSON LIFE; BGH, Beschl. v. 22.9.2005 - I ZB 40/03,

GRUR 2006, 60 Tz. 17 = WRP 2006, 92 - coccodrillo). Weiterhin ist es nicht

ausgeschlossen, dass ein Zeichen, das als Bestandteil in eine zusammenge-

setzte Marke oder eine komplexe Kennzeichnung aufgenommen wird, eine

selbständig kennzeichnende Stellung behält, ohne dass es das Erscheinungs-

bild der zusammengesetzten Marke oder komplexen Kennzeichnung dominiert

oder prägt (EuGH GRUR 2005, 1042 Tz. 30 - THOMSON LIFE; BGH, Urt. v.

22.7.2004 - I ZR 204/01, GRUR 2004, 865, 866 = WRP 2004, 1281 - Mustang).

Die Beurteilung des Gesamteindrucks zusammengesetzter Zeichen liegt im

Wesentlichen auf tatrichterlichem Gebiet und kann im Revisionsverfahren nur

eingeschränkt darauf überprüft werden, ob das Berufungsgericht den zutreffen-

den Rechtsbegriff zugrunde gelegt, bestehende Erfahrungssätze angewandt

und den Sachvortrag umfassend gewürdigt hat (vgl. BGH, Urt. v. 27.11.2003

- I ZR 79/01, GRUR 2004, 514, 516 = WRP 2004, 758 - Telekom).

(3) Das Berufungsgericht hat zutreffend angenommen, dass der Ge-

samteindruck der Klagemarke von ihrem Wortbestandteil geprägt wird. Die

Farbgebung (gelb) und die graphische Gestaltung treten in der Wahrnehmung

des Verkehrs als lediglich einfache dekorative Elemente zurück. Insoweit gilt

der Erfahrungssatz, dass sich der Verkehr bei einer Wort-/Bildmarke an dem

Wortbestandteil orientiert, wenn - wie vorliegend - der Bildbestandteil keine ins

Gewicht fallende graphische Gestaltung aufweist (vgl. BGHZ 167, 322 Tz. 30

- Malteserkreuz; BGH GRUR 2008, 258 Tz. 23

- INTERCONNECT/T-

InterConnect; vgl. auch Büscher, GRUR 2005, 802, 809). Im Übrigen würde

sich die Zeichenähnlichkeit bei einer Einbeziehung der graphischen Gestaltung

und Farbgebung der Klagemarke weiter verringern, weil die angegriffene Marke

„HVV Metrobus“ eine Wortmarke ist und deshalb keine der Klagemarke ver-

gleichbare graphische und farbliche Gestaltung aufweist.

(4) Auch den Gesamteindruck der angegriffenen Marke „HVV Metrobus“

hat das Berufungsgericht rechtsfehlerfrei bestimmt. Es hat zutreffend ange-

nommen, dass der Bestandteil „Metro“ weder das Gesamtzeichen prägt noch

eine selbständig kennzeichnende Stellung innehat. Zwar ist bei der Beurteilung

der Frage, ob der mit dem Kennzeichen übereinstimmende Bestandteil des an-

gegriffenen Zeichens dieses prägt, eine durch Benutzung gesteigerte Kenn-

zeichnungskraft des Klagezeichens auch dann zu berücksichtigen, wenn dieses

Zeichen allein aus dem übereinstimmenden Bestandteil besteht (vgl. BGH, Urt.

v. 13.3.2003 - I ZR 122/00, GRUR 2003, 880, 881 = WRP 2003, 1228 - City

Plus; Urt. v. 19.7.2007 - I ZR 137/04, GRUR 2007, 888 Tz. 24 = WRP 2007,

1193 - Euro Telekom). Das Berufungsgericht hat jedoch rechtsfehlerfrei festge-

stellt, dass der Begriff „Metrobus“ in dem angegriffenen Zeichen im Zusammen-

hang mit der Beförderung von Personen mit Autobussen im Linienverkehr und

mit Fahrplaninformationen aus Sicht des Verkehrs ein Beförderungsangebot

innerhalb des Hamburger Verkehrsverbunds bezeichnet. Wegen dieser Funkti-

on des Wortbestandteils „Metrobus“ liegt es fern, dass der Verkehr den Ge-

samtbegriff in die Bestandteile „Metro“ und „bus“ aufspaltet oder mit der dem

bekannten Unternehmenskennzeichen entsprechenden Klagemarke „METRO“

gedanklich in Verbindung bringt.

Der Verkehr hat auch nicht deshalb Veranlassung, den Begriff „Metrobus“

in „Metro“ und „bus“ aufzuspalten oder eine gedankliche Verbindung zwischen

der Klagemarke „METRO“ und dem Zeichen „Metrobus“ herzustellen, weil ein

derart bezeichneter Bus zu Handelsmärkten der Unternehmensgruppe der Klä-

gerin fährt. Das Berufungsgericht hat keine Feststellungen dazu getroffen, dass

mit „Metrobus“ bezeichnete Busverbindungen zu den Handelsmärkten der Met-

ro-Gruppe existieren. Die Revision hat insoweit auch keinen Vortrag der Kläge-

rin als übergangen gerügt.

Wird der Begriff „Metrobus“ aber vom Verkehr nicht zergliedernd aufge-

fasst und bringt er auch aus anderen Gründen die Zeichen „METRO“ und

„Metrobus“ nicht miteinander in Verbindung, ist die Zeichenähnlichkeit zwischen

„METRO“ und „Metrobus“ so gering, dass eine unmittelbare Verwechslungsge-

fahr ausscheidet. Danach kann offenbleiben, ob auch der Bestandteil „HVV“

zum Gesamteindruck der angegriffenen Marke beiträgt oder ob er zurücktritt,

weil der Verkehr ihn als Unternehmenskennzeichen identifiziert und die eigentli-

che Produktbezeichnung in dem Bestandteil „Metrobus“ sieht.

ee) Ohne Erfolg macht die Revision geltend, das Berufungsgericht habe

es versäumt, eine Verwechslungsgefahr unter dem Aspekt des Serienzeichens

zu prüfen.

(1) Die Verwechslungsgefahr unter dem Aspekt des Serienzeichens hat

unter dem Begriff des gedanklichen Inverbindungbringens Eingang in die Mar-

kenrechtsrichtlinie und das Markengesetz gefunden (vgl. EuGH, Urt. v.

13.9.2007 - C-234/06, Slg. 2007, I-7333 = GRUR Int. 2007, 1009 Tz. 63 = WRP

2007, 1322 - Il Ponte Finanziaria/HABM [BAINBRIDGE]; BGH, Beschl. v.

29.5.2008 - I ZB 54/05, GRUR 2008, 905 Tz. 33 = WRP 2008, 1349 - Panto-

hexal). Diese Art der Verwechslungsgefahr, die erst zu prüfen ist, wenn die ein-

ander gegenüberstehenden Zeichen - wie im Streitfall - nicht unmittelbar mit-

einander verwechselbar sind, greift dann ein, wenn die Zeichen in einem Be-

standteil übereinstimmen, den der Verkehr als Stamm mehrerer Zeichen eines

Unternehmens sieht und deshalb die nachfolgenden Bezeichnungen, die einen

wesensgleichen Stamm aufweisen, demselben Inhaber zuordnet (BGH, Urt. v.

20.9.2007 - I ZR 6/05, GRUR 2007, 1071 Tz. 40 = WRP 2007, 1461 - Kinder II,

m.w.N.).

(2) Die Revision hat sich zum Beleg dafür, dass die Klägerin über eine

große Zeichenfamilie mit dem Bestandteil „METRO“ verfügt, auf 25 Markenein-

tragungen bezogen, die dieses Zeichen aufweisen. Daraus folgt aber nicht,

dass die Markenfamilie in einem Umfang benutzt worden ist, der dem allgemei-

nen Publikum, an das sich die in Rede stehenden Dienstleistungen der ange-

griffenen Marke richten, Veranlassung gibt, „METRO“ als Stammbestandteil

einer Zeichenserie aufzufassen.

Es fehlt zudem an der Erkennbarkeit des Bestandteils „Metro“ als Serien-

zeichen in der angegriffenen Marke. Das Berufungsgericht hat in anderem Zu-

sammenhang rechtsfehlerfrei festgestellt, dass das Publikum die angegriffene

Marke für die Dienstleistungen „Linienbusbeförderung von Personen mit Auto-

bussen“ und „Fahrplaninformationen“ als Gesamtbegriff und nicht zergliedernd

versteht und auch nicht an die Unternehmensgruppe der Klägerin erinnert wird

(vgl. oben unter B I 1 a dd (4)). Der Verkehr hat danach keinen Grund, den

Wortbestandteil „Metro“ in dem Kollisionszeichen als wesensgleichen Stamm

einer Zeichenserie der Klägerin aufzufassen. Daran ändert auch der Umstand

nichts, dass nach dem Vortrag der Klägerin inzwischen einige Nahverkehrsun-

ternehmen Linien des öffentlichen Nahverkehrs durch Wirtschaftsunternehmen

sponsern lassen und diese Linien nach den jeweiligen Unternehmen benennen.

Das Berufungsgericht hat hierzu nicht feststellen können, dass dieses neuartige

Verhalten die Verkehrsauffassung bereits zum Kollisionszeitpunkt beeinflusst

hat. Entgegen der Ansicht der Revision hat das Berufungsgericht zu Recht auch

auf den Kollisionszeitpunkt und nicht den Schluss der mündlichen Verhandlung

in der Berufungsinstanz abgestellt, weil die Beklagte mit der angegriffenen Mar-

ke über ein eigenes Kennzeichenrecht verfügt. Zudem ist nach den rechtsfeh-

lerfrei getroffenen Feststellungen des Berufungsgerichts in den von der Klägerin

aufgezeigten Fällen der Sponsor der Buslinien als Namensgeber ohne weiteres

ersichtlich, was bei dem angegriffenen Begriff „HVV Metrobus“ wegen des be-

schreibenden Inhalts bei den in Rede stehenden Dienstleistungen gerade nicht

der Fall ist. Mit ihrer gegenteiligen Würdigung setzt die Revision in unzulässiger

Weise ihre eigene Auffassung an die Stelle derjenigen des Tatrichters.

Ohne Erfolg rügt die Revision in diesem Zusammenhang weiterhin, das

Berufungsgericht habe keine Feststellungen zu dem von der Klägerin vorgetra-

genen Phänomen des „Haltestellen-Sponsoring“ getroffen, bei dem eine Halte-

stelle mit dem Namen eines in der Nähe ansässigen Unternehmens gekenn-

zeichnet wird. Im Streitfall geht es nicht um die Bezeichnung einer Haltestelle.

Besondere Ausführungen des Berufungsgerichts waren hierzu daher nicht ver-

anlasst.

b) Das Berufungsgericht hat einen Unterlassungsanspruch aus den Kla-

gemarken Nr. 300 15 432 und Nr. 301 27 034 „METRORAPID“ gegen die Ver-

wendung der Bezeichnung „HVV Metrobus“ wegen einer fehlenden Verwechs-

lungsgefahr verneint (§ 14 Abs. 2 Nr. 2 und Abs. 5 MarkenG). Dagegen wendet

sich die Revision ebenfalls ohne Erfolg.

aa) Auf die Klagemarke Nr. 301 27 034 kann die Klägerin das Verbot

schon deshalb nicht stützen, weil diese Marke nach § 6 Abs. 1 und 2 MarkenG

prioritätsjünger ist als die angegriffene Marke der Beklagten zu 2.

bb) Zwischen der Klagemarke Nr. 300 15 432 „METRORAPID“ und der

prioritätsjüngeren Marke „HVV Metrobus“ hat das Berufungsgericht mit Recht

eine Verwechslungsgefahr verneint.

(1) Allerdings ist entgegen der Ansicht des Berufungsgerichts nicht nur

von Dienstleistungsähnlichkeit, sondern von Dienstleistungsidentität auszuge-

hen. Die Klagemarke ist unter anderem für den Oberbegriff „Transportwesen“

eingetragen. Dieser umfasst auch den Personentransport einschließlich des

öffentlichen Personennahverkehrs mit Bussen.

(2) Eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der Klagemarke „METRORA-

PID“ hat das Berufungsgericht für die in Rede stehenden Dienstleistungen nicht

festgestellt. Dagegen erinnert die Revision nichts. Selbst wenn aber von einer

gesteigerten Kennzeichnungskraft auch dieser Klagemarke ausgegangen wird,

ist die Zeichenähnlichkeit zwischen dieser Klagemarke und der angegriffenen

Marke „HVV Metrobus“ zu gering, um eine Verwechslungsgefahr zu begründen.

Der Bestandteil „METRO“ prägt entgegen der Ansicht der Revision die Klage-

marke nicht. Er weist ebenso wie der Bestandteil „RAPID“ für Dienstleistungen

im Bereich des Transportwesens beschreibende Anklänge auf und dominiert

den Gesamteindruck der Klagemarke nicht. Die angegriffene Marke wird eben-

falls nicht durch den Wortbestandteil „Metro“ geprägt; dieser Bestandteil hat

auch keine selbständig kennzeichnende Stellung in dem zusammengesetzten

Zeichen inne (hierzu Abschn. B I 1 a dd (4)).

c) Der Klägerin steht ein Unterlassungsanspruch gegen die Verwendung

der Bezeichnung „HVV Metrobus“ für die hier in Rede stehenden Dienstleistun-

gen schließlich auch nicht aufgrund des Unternehmenskennzeichens der Metro

AG nach § 15 Abs. 2 und 4 MarkenG zu.

aa) Entgegen der Auffassung der Revisionserwiderung ist die Klägerin al-

lerdings im Wege gewillkürter Prozessstandschaft wirksam ermächtigt, die

Rechte an dem Unternehmenskennzeichen der Metro AG geltend zu machen.

(1) Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs kann ein Dritter

aufgrund einer Ermächtigung des Rechtsinhabers aus dessen Recht auf Unter-

lassung klagen, wenn er ein eigenes schutzwürdiges Interesse hat (BGHZ 145,

279, 286 - DB Immobilienfonds; BGH, Urt. v. 31.7.2008 - I ZR 21/06, GRUR

2008, 1108 Tz. 54 = WRP 2008, 1537 - Haus & Grund III). Das eigene schutz-

würdige Interesse des Ermächtigten kann sich bei dem Anspruch aus dem Un-

ternehmenskennzeichen aufgrund einer besonderen Beziehung zum Rechtsin-

haber ergeben; dabei können auch wirtschaftliche Interessen herangezogen

werden (vgl. BGH, Urt. v. 13.10.1994 - I ZR 99/92, GRUR 1995, 54, 57 = WRP

1995, 13 - Nicoline; BGH GRUR 2008, 1108 Tz. 54 - Haus & Grund III).

(2) Von einem eigenen schutzwürdigen Interesse der Klägerin, die von

der Metro AG zur Geltendmachung der Rechte aus dem Unternehmenskenn-

zeichen ermächtigt worden ist, ist im Streitfall auszugehen. Das Berufungsge-

richt hat festgestellt, dass die Klägerin im Metro-Konzern für die Verwaltung und

Durchsetzung der Kennzeichenrechte zuständig ist. Die Klägerin ist Inhaberin

mehrerer mit dem Wortbestandteil „Metro“ des Unternehmenskennzeichens der

Metro AG gebildeter Marken. Auch in der Firmierung der Klägerin ist die Be-

zeichnung „Metro“ enthalten. Die Klägerin hat deshalb ein eigenes schutzwürdi-

ges Interesse an der Geltendmachung der Rechte aus dem Unternehmens-

kennzeichen der Metro AG, das über eine gesteigerte Kennzeichnungskraft ver-

fügt.

bb) Ohne Rechtsfehler hat das Berufungsgericht eine Verwechslungsge-

fahr zwischen dem Unternehmenskennzeichen der Metro AG und der angegrif-

fenen Marke „HVV Metrobus“ für die fraglichen Dienstleistungen verneint (§ 15

Abs. 2 und 4 MarkenG). Es ist zutreffend davon ausgegangen, dass kennzeich-

nungskräftiger Bestandteil des vollständigen Unternehmenskennzeichens allein

„Metro“ ist, weil der Rechtsformzusatz beschreibend ist. Zudem ist „Metro“ auch

das Firmenschlagwort der vollständigen Firmierung der Metro AG. Zum Fehlen

der Verwechslungsgefahr zwischen dem Unternehmenskennzeichen und der

angegriffenen Marke gelten die vorstehenden Ausführungen zur Klagemarke

„METRO“ entsprechend (B I 1 a dd und ee).

Eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne zwischen dem Unterneh-

menskennzeichen der Metro AG und der angegriffenen Marke „HVV Metrobus“

kann ebenfalls nicht angenommen werden. Von dieser Art der Verwechslungs-

gefahr ist auszugehen, wenn der Verkehr zwar die Bezeichnungen selbst und

die durch sie gekennzeichneten Unternehmen auseinanderhalten kann, aus

den sich gegenüberstehenden Zeichen aber auf organisatorische oder wirt-

schaftliche Zusammenhänge schließt (BGH, Urt. v. 21.2.2002 - I ZR 230/99,

GRUR 2002, 898, 900 = WRP 2002, 1066 - defacto). Nach den Feststellungen

des Berufungsgerichts wird der Verkehr bei der Bezeichnung „HVV Metrobus“

im Zusammenhang mit den Dienstleistungen „Linienbusbeförderung von Perso-

nen mit Autobussen“ und „Fahrplaninformationen“ aber nicht an die Handelsket-

te des Metrokonzerns erinnert. Er gelangt deshalb auch nicht zu der Annahme,

es bestünden wirtschaftliche oder organisatorische Beziehungen zwischen den

Unternehmen.

d) Das Berufungsgericht hat einen Unterlassungsanspruch gegen die

Verwendung der Bezeichnung „HVV Metrobus“ für die hier in Rede stehenden

Dienstleistungen auch nicht aufgrund des bekannten Unternehmenskennzei-

chens „Metro AG“ für begründet erachtet (§ 15 Abs. 3 und 4 MarkenG). Es hat

dies daraus gefolgert, dass der Verkehr aufgrund der angegriffenen Marke nicht

an die Handelskette des Metrokonzerns erinnert wird. Das lässt einen Rechts-

fehler nicht erkennen und wird von der Revision auch nicht angegriffen.

2. Der Klägerin steht kein Anspruch gegen die Beklagte zu 2 auf Lö-

schung der angegriffenen Marke „HVV Metrobus“ für die Dienstleistungen Li-

nienbusbeförderung von Personen mit Autobussen und Fahrplaninformationen

zu, weil die Beklagte zu 2 nach den Ausführungen unter B I 1 insoweit nicht in

den Schutzbereich der von der Klägerin geltend gemachten Kennzeichenrechte

eingreift (§ 51 Abs. 1, § 55 Abs. 1, § 9 Abs. 1 Nr. 2 und 3, § 12 MarkenG).

3. Die Klägerin kann von den Beklagten weder aufgrund der Klagemar-

ken nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 und Abs. 5 MarkenG noch aufgrund des Unterneh-

menskennzeichens der Metro AG nach § 15 Abs. 2 und 4 MarkenG die Unter-

lassung der Benutzung der Bezeichnungen „MetroBus“ und „METROBUS“ ver-

langen.

a) Soweit das beantragte Verbot für die im Klageantrag zu I 1 aufgeführ-

ten Waren und Dienstleistungen in Rede steht, ist das Berufungsgericht davon

ausgegangen, dass die Bezeichnungen bislang nur im Zusammenhang mit

Fahrplan- und Fahrzielinformationen verwandt worden sind. Die Beklagten ver-

wenden die Bezeichnung „METROBUS“ nach den Feststellungen des Beru-

fungsgerichts seit Sommer 2001 in den elektronischen Anzeigefeldern für Fahr-

ziel und Linien an der Frontseite und den Seitenflächen von Bussen, wie dies

im Insbesondere-Teil des Klageantrags zu I 1 eingeblendet ist. Zudem verwen-

det die Beklagte zu 2 die Bezeichnung auf dem als Anlage K 23 vorgelegten

Faltblatt in Alleinstellung. Das Berufungsgericht hat deshalb angenommen,

dass für die übrigen im Klageantrag zu I 1 aufgeführten Waren und Dienstleis-

tungen eine Begehungsgefahr im Hinblick auf die Benutzung der Bezeichnun-

gen „METROBUS“ und „MetroBus“ fehlt. Diese Beurteilung lässt einen Rechts-

fehler nicht erkennen und wird auch von der Revision nicht angegriffen.

b) Im Ergebnis zu Recht ist das Berufungsgericht davon ausgegangen,

dass eine Verwechslungsgefahr zwischen den Kollisionszeichen für die fragli-

chen Dienstleistungen (Fahrplan- und Fahrzielinformationen) nicht gegeben ist

(§ 14 Abs. 2 Nr. 2 und § 15 Abs. 2 MarkenG).

aa) Entgegen der Auffassung des Berufungsgerichts liegt allerdings, so-

weit die Beklagten die angegriffenen Bezeichnungen „MetroBus“ und „METRO-

BUS“ verwenden, eine markenmäßige Benutzung vor.

Das Berufungsgericht hat angenommen, der Leser des Faltblattes und

der Fahrgast, der die Bezeichnungen in den Zielortangaben der Busse sehe,

erkenne, dass es um eine bestimmte Art von Bussen im Großraum Hamburg

gehe. Er werde deshalb in dem Wort „METROBUS“ eine Art Bestellzeichen er-

blicken, das diese Art des Angebots nur von andersartigen Angeboten dessel-

ben Verkehrsunternehmens abgrenzen solle. Dem kann nicht beigetreten wer-

den. Das Berufungsgericht hat zu hohe Anforderungen an eine markenmäßige

Benutzung gestellt.

(1) Eine markenmäßige Benutzung setzt voraus, dass die Bezeichnung

im Rahmen des Produkt- oder Leistungsabsatzes jedenfalls auch der Unter-

scheidung der Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denen

anderer dient (vgl. EuGH, Urt. v. 12.11.2002 - C-206/01, Slg. 2002, I-10273

= GRUR 2003, 55 Tz. 51 ff. - Arsenal Football Club; BGH, Urt. v. 3.2.2005

- I ZR 45/03, GRUR 2005, 414, 415 = WRP 2005, 610 - Russisches Schaum-

gebäck; Urt. v. 30.4.2008 - I ZR 123/05, GRUR 2008, 793 Tz. 16 = WRP 2008,

1196 - Rillenkoffer). Die Rechte aus der Marke sind daher auf diejenigen Fälle

beschränkt, in denen die Benutzung des Zeichens durch einen Dritten die Funk-

tion der Marke und insbesondere deren Hauptfunktion, d.h. die Gewährleistung

der Herkunft der Ware gegenüber dem Verbraucher, beeinträchtigt oder immer-

hin beeinträchtigen könnte (EuGH, Urt. v. 25.1.2007 - C-48/05, Slg. 2007,

I-1017 = GRUR Int. 2007, 404 Tz. 21 = WRP 2007, 299 - Opel/Autec; BGHZ

171, 89 Tz. 22 - Pralinenform).

(2) Die Annahme des Berufungsgerichts, die Beklagten benutzten die

Bezeichnungen „MetroBus“ und „METROBUS“ rein beschreibend, erweist sich

jedoch als erfahrungswidrig. Die Bezeichnungen haben zwar gewisse beschrei-

bende Anklänge, sind aber nach den Feststellungen des Berufungsgerichts

nicht glatt beschreibend. Vielmehr handelt es sich nach der Annahme des Beru-

fungsgerichts um die Schöpfung eines neuen Wortes, das in der deutschen

Sprache in dieser Form zuvor nicht vorgekommen ist. Nach der Lebenserfah-

rung ist deshalb davon auszugehen, dass ein nicht unerheblicher Teil des an-

gesprochenen Verkehrs den angegriffenen Bezeichnungen keine Beschaffen-

heitsangabe beilegt, sondern sie als Produktnamen auffasst und in ihnen die

Bezeichnungen einer Buslinie eines bestimmten Unternehmens sieht. Entgegen

der Auffassung des Berufungsgerichts liegt es fern, dass der Verkehr in den

Bezeichnungen nur ein Bestellzeichen, also eine branchenübliche Bezeichnung

für eine bestimmte Produktgattung, sieht. Der Begriff „Metrobus“ reiht sich nicht

ohne weiteres in Bezeichnungen wie „Stadtbus“, „Flughafenbus“ oder „Eilbus“

ein, weil er im Gegensatz zu jenen Angaben nicht glatt beschreibend ist.

bb) Zu Recht hat das Berufungsgericht jedoch angenommen, dass zwi-

schen dem Unternehmenskennzeichen und Firmenschlagwort der Metro AG

und den angegriffenen Bezeichnungen „MetroBus“ und „METROBUS“ keine

Verwechslungsgefahr i.S. von § 15 Abs. 2 MarkenG besteht. Insoweit gelten die

Ausführungen unter B I 1 c bb entsprechend.

cc) Eine Verwechslungsgefahr zwischen den Klagemarken „METRO“ und

„METRORAPID“ und den angegriffenen Bezeichnungen i.S. von § 14 Abs. 2

Nr. 2 MarkenG besteht ebenfalls nicht, weil die Ähnlichkeit der Kollisionszei-

chen zu gering ist. Hierzu kann auf die entsprechenden Erwägungen zur Ver-

wechslungsgefahr zwischen den Klagemarken und der angegriffenen Marke

„HVV Metrobus“ Bezug genommen werden, bei denen die Zeichenähnlichkeit

auch bei Außerachtlassung der auf das Unternehmen hinweisenden Buchsta-

benfolge „HVV“ zu gering ist, um eine Verwechslungsgefahr i.S. von § 14

Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zu begründen (vgl. unter B I 1 a dd und ee).

4. Ein Anspruch auf Einwilligung in die Löschung der Domainnamen

„metrobus.de“ und „hvv-metrobus.de“ besteht schon deshalb nicht, weil nach

den Feststellungen des Berufungsgerichts über die Domainnamen noch keine

mit Inhalt gefüllten Seiten abgerufen werden können. In der bloßen Registrie-

rung der Domainnamen liegt noch keine kennzeichenmäßige Benutzung. Eine

Erstbegehungsgefahr besteht ebenfalls nicht. Sie muss auf eine konkrete Ver-

letzungshandlung gerichtet sein. Daran fehlt es, wenn der Domainname, wie im

Streitfall, in einer Weise verwendet werden kann, dass der Verkehr ihn als be-

schreibende Angabe versteht (vgl. BGH, Urt. v. 13.3.2008 - I ZR 151/05, GRUR

2008, 912 Tz. 19 = WRP 2008, 1353 - Metrosex).

5. Zu Recht ist das Berufungsgericht auch davon ausgegangen, dass die

mit den Klageanträgen zu I 3 und II verfolgten Annexansprüche nicht bestehen.

Die Beklagten haben die Kennzeichen der Klägerin nicht verletzt. Die Verurtei-

lung der Beklagten zu 2 beruht auf der Annahme einer Erstbegehungsgefahr.

II. Anschlussrevision der Beklagten zu 2

Das Berufungsgericht hat den Anträgen auf Unterlassung der Benutzung

der Marke „HVV Metrobus“ und auf Einwilligung in die Löschung mit Ausnahme

der Dienstleistungen „Linienbusbeförderung von Personen mit Autobussen“ und

„Fahrplaninformationen“ gegen die Beklagte zu 2 stattgegeben. Die hiergegen

gerichtete Anschlussrevision der Beklagten zu 2 hat teilweise Erfolg.

1. Der Klägerin steht gegen die Beklagte zu 2 aufgrund des Unterneh-

menskennzeichens und des Firmenschlagworts der Metro AG ein Unterlas-

sungsanspruch aus § 15 Abs. 2 und 4 MarkenG für folgende Waren und Dienst-

leistungen zu, für die die angegriffene Marke eingetragen ist:

Reklame-Metallschilder zu Werbezwecken; Fahrzeugsitze; Gepäckträger; Gepäcknetze; Schonbezüge für Fahrzeugsitze; Drucksachen, Zeitungen, Zeitschriften, Bücher, Veröffentlichungen aller Art, Pläne, Ansichtskarten; Werbeplakate; Schilder zu Werbezwecken, nicht aus Metall; Werbung in Schaufenstern; Transportwesen, davon ausgenommen Linienbusbeförde- rung von Personen mit Autobussen; Auskünfte über Transportangelegen- heiten, davon ausgenommen Fahrplaninformationen.

Dagegen ist eine Verwechslungsgefahr aufgrund des Unternehmens-

kennzeichens und des Firmenschlagworts der Metro AG i.S. von § 15 Abs. 2

MarkenG mangels Branchennähe ausgeschlossen, soweit die folgenden Waren

und Dienstleistungen in Rede stehen:

Omnibusse; Fahrscheine, Eintrittskarten, Fahrscheinhefte; Fahrpläne; Vermietung von Reklameflächen und Leuchtelementen innerhalb von Bahnhöfen, Haltestellen und Busstationen, innerhalb und außerhalb von Fahrzeugen, besonders städtischen Omnibussen, Waggons, Triebwagen, U-Bahnzügen.

a) Zu Recht hat das Berufungsgericht in der Eintragung der Marke „HVV

Metrobus“ durch die Beklagte zu 2 eine Erstbegehungsgefahr für deren kenn-

zeichenverletzende Benutzung gesehen. Aufgrund der Anmeldung eines Zei-

chens als Marke ist im Regelfall zu vermuten, dass eine Benutzung für die ein-

getragenen Waren oder Dienstleistungen in naher Zukunft bevorsteht, wenn

keine konkreten Umstände vorliegen, die gegen eine solche Benutzungsabsicht

sprechen (vgl. BGH, Urt. v. 15.1.2004 - I ZR 121/01, GRUR 2004, 600, 601

= WRP 2004, 763 - d-c-fix/CD-FIX; BGH GRUR 2008, 912 Tz. 30 - Metrosex;

Hacker in Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 14 Rdn. 109; Lange, Mar-

ken- und Kennzeichenrecht, Rdn. 3156). Im Streitfall sind keine Umstände er-

sichtlich, welche die Vermutung der drohenden Benutzung widerlegen. Entge-

gen der Auffassung der Anschlussrevision kommt es nicht darauf an, dass auf-

grund eines noch nicht beendeten Widerspruchsverfahrens gemäß § 26 Abs. 5

MarkenG das Ende der Benutzungsschonfrist noch nicht feststeht. Die Benut-

zung der angemeldeten und eingetragenen Marke droht nicht erst am Ende der

Benutzungsschonfrist. Die Gefahr der Ingebrauchnahme einer noch unbenutz-

ten Marke mag zu diesem Zeitpunkt wegen des Benutzungszwangs besonders

hoch sein. Grundsätzlich muss aber schon vor dem Ablauf der Benutzungs-

schonfrist damit gerechnet werden, dass der Markeninhaber sein registriertes

Recht durch eigene Benutzungshandlungen oder durch Lizenzierung in Ge-

brauch nimmt.

b) Zwischen dem Unternehmenskennzeichen der Metro AG und der an-

gegriffenen Bezeichnung „HVV MetroBus“ besteht im Hinblick auf die vorste-

hend aufgeführten Waren und Dienstleistungen Verwechslungsgefahr (§ 15

Abs. 2 MarkenG). Dagegen ist eine Verwechslungsgefahr i.S. von § 15 Abs. 2

MarkenG zwischen dem Unternehmenskennzeichen und Firmenschlagwort der

Metro AG und der angegriffenen Marke für die Waren und Dienstleistungen

„Omnibusse; Fahrscheine, Eintrittskarten, Fahrscheinhefte; Fahrpläne; Vermie-

tung von Reklameflächen und Leuchtelementen innerhalb von Bahnhöfen, Hal-

testellen und Busstationen, innerhalb und außerhalb von Fahrzeugen, beson-

ders städtischen Omnibussen, Waggons, Triebwagen, U-Bahnzügen“ zu ver-

neinen.

aa) Das Berufungsgericht hat eine Branchennähe zu sämtlichen Waren

und Dienstleistungen angenommen, für die die angegriffene Marke eingetragen

ist. Diese Beurteilung hält der rechtlichen Nachprüfung nur teilweise stand.

Für die Beurteilung der Branchennähe kommt es in erster Linie auf die

Produktbereiche und Arbeitsgebiete an, die nach der Verkehrsauffassung ty-

pisch für die Parteien sind. Anhaltspunkte können Berührungspunkte der Waren

oder Dienstleistungen der Unternehmen auf den Märkten sowie Gemeinsamkei-

ten der Vertriebswege und der Verwendbarkeit der Produkte und Dienstleistun-

gen sein. In die Tätigkeitsbereiche der Parteien sind aber auch naheliegende

Ausweitungen der Tätigkeitsbereiche einzubeziehen (BGH GRUR 2002, 898,

899 f. - defacto).

Das Unternehmensschlagwort „Metro“ wird nach den Feststellungen des

Berufungsgerichts für den Betrieb von Cash&Carry-Großhandelsmärkten be-

nutzt, in denen Wiederverkäufer und Gewerbetreibende einkaufen können. Die

Branchennähe beschränkt sich nicht auf die Dienstleistung des Betreibens von

Kaufhäusern und Großmärkten, sondern erstreckt sich nach der Verkehrsauf-

fassung auch auf sämtliche Waren und Dienstleistungen, die üblicherweise in

Großhandelsmärkten angeboten werden. Die entsprechenden Feststellungen

des Berufungsgerichts erweisen sich nicht als erfahrungswidrig. Häufig werden

Waren unter Handelsmarken in den Verkehr gebracht. Der Verbraucher, der

eine dem Unternehmenskennzeichen eines Handelskonzerns entsprechende

Marke auf einem Produkt vorfindet, kann deshalb zu dem Schluss gelangen, es

bestünden zumindest wirtschaftliche Verbindungen des Herstellerunternehmens

zu dem Handelsunternehmen. Dies betrifft im Streitfall die vorbezeichneten Wa-

ren und Dienstleistungen, die für Wiederverkäufer von Interesse sein können

und in Cash&Carry-Märkten angeboten oder erbracht werden. Ohne Erfolg

wendet die Anschlussrevision ein, Zeitschriften und Bücher würden wegen der

Preisbindung erfahrungsgemäß nicht von Zwischenhändlern angeboten. Die

Anschlussrevision legt selbst dar, dass es spezielle Zeitschriften- und Buch-

großhändler gibt. Das Firmenschlagwort „Metro“ wird außerdem von der Kon-

zerntocher MGT METRO Group Logistik GmbH für Gütertransport- und Logis-

tikdienstleistungen benutzt, so dass sich die Tätigkeitsbereiche auch insoweit

überschneiden.

Keine Branchennähe besteht dagegen zu den Waren und Dienstleistun-

gen „Omnibusse; Fahrscheine, Eintrittskarten, Fahrscheinhefte; Fahrpläne; Ver-

mietung von Reklameflächen und Leuchtelementen innerhalb von Bahnhöfen,

Haltestellen und Busstationen, innerhalb und außerhalb von Fahrzeugen, be-

sonders städtischen Omnibussen, Waggons, Triebwagen, U-Bahnzügen“. Kon-

krete Feststellungen dazu, dass die Unternehmensgruppe, der die Klägerin an-

gehört, auf diesem Gebiet tätig ist, hat das Berufungsgericht auch nicht getrof-

fen.

bb) Das Berufungsgericht ist von einer gesteigerten Kennzeichnungskraft

des Unternehmenskennzeichens „Metro“ ausgegangen. Dies ist für die Waren

und Dienstleistungen, für die Branchennähe besteht, nicht zu beanstanden. Für

den Betrieb von Kaufhäusern und sogenannten Cash&Carry-Märkten ist das

Unternehmenskennzeichen schon von Hause aus normal unterscheidungskräf-

tig. Infolge des großen Marktanteils des Metro-Konzerns hat die Bezeichnung

nach den Feststellungen des Berufungsgerichts bei den allgemeinen Verkehrs-

kreisen einen hohen Bekanntheitsgrad erreicht.

cc) Das Berufungsgericht hat im Ergebnis zu Recht die Zeichenähnlich-

keit zwischen der angegriffenen Marke „HVV Metrobus“ und dem Unterneh-

menskennzeichen „Metro“ bejaht. Eine unmittelbare Verwechslungsgefahr kann

allerdings nicht angenommen werden. Der Bestandteil „Metro“ prägt trotz seiner

gesteigerten Kennzeichnungskraft das angegriffene Zeichen nicht. Der Verkehr

erkennt vielmehr, dass es sich um unterschiedliche Zeichen handelt.

dd) Die Übereinstimmung des Firmenschlagworts „Metro“ mit dem identi-

schen Bestandteil der angegriffenen Marke begründet aber, wie das Beru-

fungsgericht im Ergebnis zu Recht angenommen hat, unter Berücksichtigung

der gesteigerten Kennzeichnungskraft des Klagekennzeichens eine Verwechs-

lungsgefahr im weiteren Sinn, soweit eine Branchennähe besteht.

Eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinn liegt vor, wenn ein mit einer

älteren Marke übereinstimmender Bestandteil identisch oder ähnlich in eine

komplexe Marke aufgenommen wird, in der er eine selbständig kennzeichnende

Stellung behält, und wenn wegen der Übereinstimmung dieses Bestandteils mit

dem älteren Zeichen bei den angesprochenen Verkehrskreisen der Eindruck

hervorgerufen wird, dass die fraglichen Waren oder Dienstleistungen aus wirt-

schaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen (vgl. EuGH GRUR

2005, 1042 Tz. 30 ff. - THOMSON LIFE; BGHZ 167, 322 Rdn. 18 - Malteser-

kreuz; BGH GRUR 2008, 258 Tz. 33 - INTERCONNECT/T-InterConnect).

Dem Bestandteil „Metro“ kommt eine selbständig kennzeichnende Stel-

lung in der angegriffenen Marke zu. Für die Frage, ob ein mit dem Klagezeichen

übereinstimmender Bestandteil in einem mehrgliedrigen angegriffenen Zeichen

eine selbständig kennzeichnende Stellung einnimmt, kann die gesteigerte

Kennzeichnungskraft des Klagezeichens sprechen (vgl. BGH GRUR 2003, 880,

881 - City Plus). So liegen die Dinge im Streitfall, in dem dem Klagezeichen für

die vorliegend in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen eine gesteigerte

Kennzeichnungskraft zukommt. Gegen eine selbständig kennzeichnende Stel-

lung spricht auch nicht, dass der Bestandteil „Metrobus“ als einheitliches Wort

gestaltet ist. Für den hier in Rede stehenden Produktbereich erkennt der Ver-

kehr in dem Gesamtbegriff den Bestandteil „Metro“. Er geht deshalb von wirt-

schaftlichen oder organisatorischen Verbindungen zum Metro-Konzern aus.

2. Der Klägerin steht gegen die Beklagte zu 2 kein über den Anspruch

aus dem Unternehmenskennzeichen nach § 15 Abs. 2 und 4 MarkenG hinaus-

gehender Anspruch aufgrund der Klagemarken „METRO“ und „METRORAPID“

zu (§ 14 Abs. 2 Nr. 2 und Abs. 5 MarkenG).

a) Ansprüche aus der Klagemarke „METRO“ Nr. 395 16 389 hat das Be-

rufungsgericht verneint. Sie sind auch nicht ersichtlich. Die Klagemarke „Metro“

verfügt für die Produkte und Dienstleistungen, für die bei dem Unternehmens-

kennzeichen keine Branchennähe besteht, auch nicht über gesteigerte Kenn-

zeichnungskraft.

Denn die Kennzeichnungskraft der Klagemarke muss bezogen auf die

jeweils in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen ermittelt werden (vgl.

BGH, Urt. v. 30.10.2003 - I ZR 236/97, GRUR 2004, 235, 237 = WRP 2004,

360 - Davidoff II; Urt. v. 29.4.2004 - I ZR 191/01, GRUR 2004, 779, 782 = WRP

2004, 1046 - Zwilling/Zweibrüder; Büscher in Büscher/Dittmer/Schiwy, Gewerb-

licher Rechtsschutz, Urheberrecht, Medienrecht, § 14 MarkenG Rdn. 195). Es

bestehen keine Anhaltspunkte, dass die Klagemarke für die hier noch in Rede

stehenden Waren oder Dienstleistungen dem Verkehr bekannt geworden ist.

b) Das Berufungsgericht hat allerdings offengelassen, ob der Klägerin

aus den Marken Nr. 301 27 034 und Nr. 300 15 432 „METRORAPID“ ein ent-

sprechender Unterlassungsanspruch zusteht. Der Senat kann auf der Grundla-

ge der Feststellungen des Berufungsgerichts aber selbst in der Sache ent-

scheiden.

aa) Aus der prioritätsjüngeren Klagemarke Nr. 301 27 034 kann die Klä-

gerin keine Rechte gegen die ältere Marke der Beklagten zu 2 ableiten.

bb) Zwischen der prioritätsälteren Klagemarke Nr. 300 15 432 „METRO-

RAPID“ und der angegriffenen Marke besteht, soweit die Waren und Dienstleis-

tungen „Omnibusse; Fahrscheine, Eintrittskarten, Fahrscheinhefte; Fahrpläne;

Vermietung von Reklameflächen und Leuchtelementen innerhalb von Bahnhö-

fen, Haltestellen und Busstationen, innerhalb und außerhalb von Fahrzeugen,

besonders städtischen Omnibussen, Waggons, Triebwagen, U-Bahnzügen“ in

Rede stehen, keine Verwechslungsgefahr i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.

Zwar ist eine Ähnlichkeit zwischen den Dienstleistungen „Transportwesen“ und

„Immobilienwesen“, für die die Klagemarke Schutz beansprucht, und den hier

noch in Frage stehenden Waren und Dienstleistungen der angegriffenen Marke

nicht auszuschließen. Die Zeichenähnlichkeit zwischen den Kollisionszeichen

ist aber zu gering, um selbst bei erhöhter Kennzeichnungskraft der Klagemarke

„METRORAPID“ und bestehender Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen

eine Verwechslungsgefahr zu begründen (hierzu B I 1 b bb).

3. Im gleichen Umfang wie der Unterlassungsanspruch steht der Klägerin

gegen die Beklagte zu 2 ein Anspruch auf Einwilligung in die Löschung der

Marke „HVV Metrobus“ aus § 51 Abs. 1, § 55 Abs. 1, § 12 MarkenG zu.

III. Die Kostenentscheidung beruht auf § 92 Abs. 1, § 97 Abs. 1 ZPO.

Bornkamm

RiBGH Pokrant ist krankheits- heitsbedingt abwesend und kann daher nicht unterschrei- ben.

Bornkamm

Büscher

Schaffert

Koch

Vorinstanzen:

LG Hamburg, Entscheidung vom 19.10.2004 - 312 O 614/04 -

OLG Hamburg, Entscheidung vom 24.08.2006 - 3 U 205/04 -