BGH Urteil vom 19.11.2009 – I ZR 142/07

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

I ZR 142/07

in dem Rechtsstreit

Nachschlagewerk:

ja

BGHZ:

BGHR:

nein

ja

Verkündet am: 19. November 2009 Führinger Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle

MIXI

MarkenG § 14 Abs. 2 Nr. 2, § 25 Abs. 1 und 2, § 26 Abs. 1 und 3 Satz 1

Bei einem zu einem Wort zusammengesetzten Zeichen (hier: KOHLERMIXI) misst der Verkehr den einzelnen Wortbestandteilen (hier: KOHLER und MIXI) keine selbständig kennzeichnende Stellung zu, wenn er nicht Veranlassung hat, das Zeichen zergliedernd wahrzunehmen. Von einer zergliedernden Wahrneh- mung des zusammengesetzten Zeichens ist ohne Hinzutreten besonderer Um- stände nicht auszugehen, wenn eine dem Verkehr nicht bekannte Herstelleran- gabe mit einer älteren nicht bekannten Marke zu einem Wort zusammengefügt wird.

BGH, Urteil vom 19. November 2009 - I ZR 142/07 - OLG Stuttgart LG Stuttgart

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung

vom 19. November 2009 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Bornkamm und

die Richter Pokrant, Prof. Dr. Büscher, Dr. Schaffert und Dr. Koch

für Recht erkannt:

Auf die Revision der Beklagten wird das Urteil des 2. Zivilsenats

des Oberlandesgerichts Stuttgart vom 9. August 2007 aufgehoben.

Die Berufung der Klägerin gegen das Urteil der 17. Zivilkammer

des Landgerichts Stuttgart vom 25. April 2006 wird zurückgewie-

sen.

Die Klägerin trägt die Kosten der Rechtsmittel.

Von Rechts wegen

Die Klägerin ist Inhaberin der seit dem 26. September 1931 für Haus-

und Küchengeräte der Klassen 7, 11 und 21 eingetragenen nachfolgenden

Wort-/Bildmarke Nr. 437 727:

Diese Marke sowie die weiteren Marken Nr. 1 114 245 "mixi-electronic",

Nr. 752 996 "MIXI-2000" und Nr. 755 692 "MIXI-Garant" erwarb die Klägerin im

November 2004 von dem vorherigen Markeninhaber B.

Der Beklagte produziert und vertreibt unter "Kohler Küchenmaschinen

L. " Küchenmaschinen, die er mit der Bezeichnung "KOHLERMIXI" wie

nachstehend abgebildet kennzeichnet:

Die Klägerin hat behauptet, die Marke "MIXI" sei von dem früheren Mar-

keninhaber B. bis Ende 2004 und anschließend aufgrund einer Li-

zenzierung von der Fe-GmbH wie nachstehend wiedergegeben in Kleinschrei-

bung zusammen mit den Bezeichnungen "sensotronic" und "original" verwendet

worden:

Die Klägerin sieht in dem Vertrieb von Küchenmaschinen durch den Be-

klagten unter der Bezeichnung "KOHLERMIXI" eine Verletzung ihrer Marke

"MIXI". Sie hat den Beklagten auf Unterlassung in Anspruch genommen.

Das Landgericht hat die Klage abgewiesen. Das Berufungsgericht hat

den Beklagten antragsgemäß verurteilt (OLG Stuttgart, Urt. v. 9.8.2007

- 2 U 94/06, juris).

Mit der vom Berufungsgericht zugelassenen Revision, deren Zurückwei-

sung die Klägerin beantragt, erstrebt der Beklagte die Wiederherstellung des

landgerichtlichen Urteils.

I. Das Berufungsgericht hat sowohl eine rechtserhaltende Benutzung der

Klagemarke Nr. 437 727 als auch eine Verwechslungsgefahr zwischen den kol-

lidierenden Kennzeichen bejaht und hierzu ausgeführt:

Die Klägerin habe bewiesen, dass der frühere Markeninhaber

B. die Marke im maßgeblichen Zeitraum rechtserhaltend i.S. von § 26

MarkenG benutzt habe. Die Verwendung der Marke sei ernsthaft erfolgt. Dazu

reichten die nachgewiesenen Absatzzahlen der Jahre 2002 bis 2004 aus. Die

Marke sei auch in einer Weise benutzt worden, die den kennzeichnenden Cha-

rakter der Marke nicht verändert habe.

Zwischen den kollidierenden Kennzeichen bestehe Verwechslungsgefahr

i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG. Die Klagemarke verfüge von Haus aus

über durchschnittliche Kennzeichnungskraft, die nicht durch die Verwendung

ähnlicher Drittzeichen geschwächt sei. Die Produkte, für die die Klagemarke

eingetragen sei, seien mit denjenigen identisch, für die die angegriffene Be-

zeichnung "KOHLERMIXI" verwendet werde. Zwischen den sich gegenüberste-

henden Zeichen bestehe zumindest durchschnittliche Zeichenähnlichkeit. Bei

dem Zeichen des Beklagten sei dem mit der Klagemarke übereinstimmenden

Wortbestandteil "MIXI" der Name des Beklagten, der zugleich Firmenbestand-

teil sei, vorangestellt worden. Der Verkehr erkenne in dem angegriffenen Zei-

chen ohne weiteres die Herstellerangabe "KOHLER". Innerhalb des Gesamt-

begriffs "KOHLERMIXI" verfüge "MIXI" über eine selbständig kennzeichnende

Stellung. Aufgrund der Übereinstimmung dieses selbständig kennzeichnenden

Bestandteils mit der Klagemarke liege zumindest eine Verwechslungsgefahr im

weiteren Sinn vor.

II. Die gegen die Beurteilung gerichtete Revision hat Erfolg. Sie führt zur

Aufhebung des Berufungsurteils und zur Zurückweisung der Berufung der Klä-

gerin. Der Klägerin steht der geltend gemachte Unterlassungsanspruch gegen

die Verwendung der Bezeichnung "KOHLERMIXI" weder aufgrund der Wort-/

Bildmarke Nr. 437 727 "MIXI" noch aufgrund der weiteren mit dem Bestandteil

"MIXI" in Groß- und Kleinschreibung gebildeten Marken Nr. 752 996 "MI-

XI-2000", Nr. 755 692 "MIXI-Garant" und Nr. 1 114 245 "mixi-electronic" sowie

der Marke "mixi-Felicitas" zu.

1. Das Berufungsgericht ist allerdings zutreffend davon ausgegangen,

dass die Einrede mangelnder Benutzung der Klagemarke Nr. 437 727 "MIXI"

nach § 25 Abs. 1 und 2, § 26 Abs. 1 und 3 Satz 1 MarkenG unbegründet ist.

a) Das Berufungsgericht hat angenommen, dass die Klagemarke in den

letzten fünf Jahren vor der Klageerhebung am 25. Oktober 2005 rechtserhal-

tend benutzt worden ist. Der frühere Markeninhaber B. habe in den

Jahren 2002 bis 2004 zwischen 300 und 420 Küchenmaschinen jährlich zu ei-

nem Stückpreis von etwa 1.100 € abgesetzt, die mit der Bezeichnung "mixi ori-

ginal" versehen gewesen seien. Die Marke sei zwar in einer von der eingetra-

genen Form abweichenden Weise benutzt worden. Dadurch sei der kennzeich-

nende Charakter der Wort-/Bildmarke "MIXI" aber nicht verändert worden. Der

Verkehr nehme in dem Zeichen "mixi original" den Zusatz "original" als rein be-

schreibend wahr. Die zusätzliche Angabe "sensotronic" unter dem Kennzeichen

"mixi" auf den Geräten fasse der Verkehr als Zweitkennzeichen auf. Die gegen-

über der eingetragenen Wort-/Bildmarke unterschiedliche Schreibweise mit

Kleinbuchstaben stelle nur eine vergleichsweise geringfügige Abweichung dar,

der der Verkehr keine Änderung des kennzeichnenden Charakters der Klage-

marke entnehme.

b) Diese Beurteilung hält der rechtlichen Nachprüfung stand.

aa) Eine Benutzungshandlung ist als ernsthaft anzusehen, wenn sie nach

Art, Umfang und Dauer dem Zweck des Benutzungszwangs entspricht, die Gel-

tendmachung bloß formaler Markenrechte zu verhindern. Die Anforderungen an

Art, Umfang und Dauer der Benutzung sind dabei am Maßstab des jeweils Ver-

kehrsüblichen und wirtschaftlich Angebrachten zu messen (BGH, Urt. v.

17.5.2001 - I ZR 187/98, GRUR 2002, 59, 63 = WRP 2001, 1211 - ISCO; Urt. v.

28.8.2003 - I ZR 293/00, GRUR 2003, 1047, 1048 = WRP 2003, 1439

- Kellogg's/Kelly's). Zu Recht ist das Berufungsgericht davon ausgegangen,

dass die Zeichennutzung auf 300 bis 420 der mit einem Stückpreis von 1.100 €

hochpreisigen Küchengeräte in den Jahren 2002 bis 2004 unter Zugrundele-

gung der wirtschaftlichen Verhältnisse des Verwenders den an eine ernsthafte

Benutzung zu stellenden Anforderungen genügt.

bb) Ohne Erfolg wendet sich die Revision gegen die weitere Annahme

des Berufungsgerichts, die von der Klägerin nachgewiesene Benutzungsform

verändere den kennzeichnenden Charakter der Klagemarke nicht.

(1) Wird die Marke in einer von der Eintragung abweichenden Form be-

nutzt, liegt eine rechtserhaltende Benutzung nach § 26 Abs. 3 Satz 1 MarkenG

nur vor, wenn die Abweichung den kennzeichnenden Charakter der Marke nicht

verändert. Das ist dann der Fall, wenn der Verkehr das abweichend benutzte

Zeichen gerade bei Wahrnehmung der Unterschiede dem Gesamteindruck

nach noch mit der eingetragenen Marke gleichsetzt, das heißt in der benutzten

Form noch dieselbe Marke sieht. Werden zur Kennzeichnung einer Ware zwei

Kennzeichen verwendet, liegt es in der Regel nahe, dass der Verkehr darin ein

aus zwei Teilen bestehendes zusammengesetztes Zeichen erblickt. Denkbar ist

aber auch, dass der Verkehr in der Kennzeichnung keinen einheitlichen Her-

kunftshinweis, sondern zwei voneinander zu unterscheidende Zeichen sieht

(BGH, Urt. v. 5.11.2008 - I ZR 39/06, GRUR 2009, 766 Tz. 50 f. = WRP 2009,

831 - Stofffähnchen; Urt. v. 18.12.2008 - I ZR 200/06, GRUR 2009, 772 Tz. 39

= WRP 2009, 971 - Augsburger Puppenkiste).

(2) Von diesen Maßstäben ist auch das Berufungsgericht ausgegangen

und hat zu Recht angenommen, dass die neben dem Zeichenwort "mixi" auf

den Küchenmaschinen angebrachten Wörter "original" und "sensotronic" den

kennzeichnenden Charakter der Klagemarke nicht verändern. Anders als die

Revision meint, hat das Berufungsgericht bei dieser Beurteilung den Zusatz

"original" nicht unberücksichtigt gelassen. Es hat zwar die Auswirkungen der

Zusätze "original" und "sensotronic" auf den kennzeichnenden Charakter der

Klagemarke nacheinander geprüft. Dies ist vorliegend aus Rechtsgründen nicht

zu beanstanden, weil die zum Markenwort "mixi" zusätzlich angebrachten Wör-

ter den kennzeichnenden Charakter der Klagemarke aus unterschiedlichen

Gründen unberührt lassen und keine Anhaltspunkte dafür ersichtlich sind, dass

das Berufungsgericht bei seiner Prüfung den Gesamteindruck der zum Zei-

chenwort "mixi" hinzugefügten Wortbestandteile außer Acht gelassen hat. Den

Zusatz "original" nimmt der Verkehr als rein beschreibende Angabe wahr, die

den kennzeichnenden Charakter nicht verändert (vgl. BGH, Beschl. v.

15.12.1999 - I ZB 29/97, GRUR 2000, 1040, 1041 = WRP 2000, 1164

- FRENORM/FRENON). Das Wortzeichen "sensotronic" fasst das Publikum

nach den Feststellungen des Berufungsgerichts als Zweitmarke zur Hauptmar-

ke "mixi" auf. Ohne Erfolg macht die Revision dagegen geltend, die Wortzei-

chen "mixi" und "sensotronic" seien aufgrund ihrer räumlichen Nähe unterein-

ander so verschmolzen, dass sie ein einheitliches Kennzeichen bildeten, wäh-

rend der Zusatz "original" hiervon abgesetzt schräg angebracht sei. Das Beru-

fungsgericht ist aufgrund der im Verhältnis zu der Bezeichnung "mixi" wesent-

lich kleiner gehaltenen Schrift des Wortes "sensotronic" und der dem Verkehr

bekannten Übung anderer Hersteller von Haushaltsgeräten, neben einer

Hauptmarke eine weitere Produktkennzeichnung anzubringen, rechtsfehlerfrei

zu dem gegenteiligen Schluss gelangt.

(3) Die Revision beanstandet auch ohne Erfolg, dass das Berufungsge-

richt keine Veränderung des kennzeichnenden Charakters der Klagemarke in

deren Wiedergabe in abweichender graphischer Gestaltung ohne die Schattie-

rung der Wort-/Bildmarke und in Kleinschreibung gesehen hat.

Allerdings handelt es sich bei der Klagemarke um eine Wort-/Bildmarke,

in der die Bezeichnung "mixi" in Großbuchstaben mit einer Schattierung wie-

dergegeben wird, während die auf den Küchengeräten angebrachte Marke

"mixi" in Kleinschreibung ohne die Schattierung der Klagemarke mit einem ab-

weichenden Schriftbild benutzt worden ist. Daraus folgt aber nicht zwangsläufig

eine Änderung des kennzeichnenden Charakters der Klagemarke. Vielmehr

bedarf es einer Würdigung im jeweiligen Einzelfall, ob die Abweichungen der

benutzten Zeichenform von der eingetragenen Marke deren kennzeichnenden

Charakter verändern (BGH, Urt. v. 5.11.1998 - I ZR 176/96, GRUR 1999, 498,

499 = WRP 1999, 432 - Achterdiek; Fezer, Markenrecht, 4. Aufl., § 26

Rdn. 188 f.; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 2. Aufl., § 26 Rdn. 120; Ströbele in

Festschrift Erdmann (2002), S. 491, 499). Dies ist regelmäßig nicht der Fall,

wenn die Unterschiede in der graphischen Gestaltung für den Gesamteindruck

nicht ins Gewicht fallen, weil die graphischen Elemente nur eine Verzierung

darstellen oder der Verkehr ihnen aus anderen Gründen für den kennzeichnen-

den Charakter der Klagemarke und der benutzten Form keine Bedeutung bei-

misst.

Von diesem Maßstab ist vorliegend auch das Berufungsgericht ausge-

gangen. Es hat in revisionsrechtlich nicht zu beanstandender Weise angenom-

men, dass der Verkehr die Änderungen der graphischen Gestaltungen auf eine

Modernisierung des Schriftbildes zurückführt oder in den unterschiedlichen gra-

phischen Ausführungen der Klagemarke und der benutzten Form nur

schmückendes Beiwerk sieht, das den kennzeichnenden Charakter der Zeichen

unberührt lässt. Entsprechendes gilt für die Wiedergabe der Buchstaben "mixi"

in Kleinschreibung anstelle der registrierten Form mit Großbuchstaben (vgl.

BGH, Urt. v. 17.7.1997 - I ZR 228/94, GRUR 1997, 744, 746 = WRP 1997,

1085 - ECCO). Hat danach der frühere Markeninhaber B. in den

Jahren 2002 bis 2004 die Klagemarke durch die Verwendung der Bezeichnung

"mixi sensotronic original" auf den Küchenmaschinen i.S. von § 25 Abs. 1 und

2, § 26 Abs. 1 und 3 Satz 1 MarkenG rechtserhaltend benutzt, kommt es auf die

weiteren von der Klägerin vorgetragenen Verwendungsformen auf Prospektma-

terial und Geschäftspapieren für die Frage der rechtserhaltenden Benutzung

nicht an.

2. Die Beurteilung des Berufungsgerichts, zwischen der Klagemarke

"MIXI" und der angegriffenen Bezeichnung "KOHLERMIXI" bestehe Verwechs-

lungsgefahr i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG, ist dagegen nicht frei von

Rechtsfehlern.

a) Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 2

MarkenG ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls vorzuneh-

men. Dabei besteht eine Wechselwirkung zwischen den in Betracht zu ziehen-

den Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der Zeichen und der Ähnlichkeit der

mit ihnen gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen sowie der Kenn-

zeichnungskraft der älteren Marke, so dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit

der Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der

Zeichen oder durch eine erhöhte Kennzeichnungskraft der älteren Marke aus-

geglichen werden kann und umgekehrt (st. Rspr.; vgl. nur BGH, Urt. v. 5.2.2009

- I ZR 167/06, GRUR 2009, 484 Tz. 23 = WRP 2009, 616 - METROBUS; Urt. v.

29.7.2009 - I ZR 102/07, GRUR 2010, 235 Tz. 15 = WRP 2010, 381 - AIDA/

AIDU). Bei dieser umfassenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist auf

den durch die Zeichen hervorgerufenen Gesamteindruck abzustellen, wobei

insbesondere ihre unterscheidungskräftigen und dominierenden Elemente zu

berücksichtigen sind (EuGH, Urt. v. 12.6.2007 - C-334/05, Slg. 2007, I-4529

= GRUR 2007, 700 Tz. 35 - Limoncello; BGH, Urt. v. 3.4.2008 - I ZR 49/05,

GRUR 2008, 1002 Tz. 23 = WRP 2008, 1434 - Schuhpark).

b) Das Berufungsgericht ist zutreffend davon ausgegangen, dass zwi-

schen den Waren Haus- und Küchenmaschinen, für die die Klagemarke

Nr. 437 727 eingetragen

ist, und den mit dem angegriffenen Zeichen

"KOHLERMIXI" versehenen Produkten Warenidentität besteht.

c) Das Berufungsgericht hat angenommen, dass die Klagemarke "MIXI"

von Haus aus über durchschnittliche Kennzeichnungskraft verfügt. Die Marke

weise zwar einen gewissen beschreibenden Anklang an die Begriffe "Mixen"

oder "Mixer" auf. Zur Bezeichnung von Küchenmaschinen würden diese

Begriffe jedoch nicht verwendet. Der Verkehr verstehe unter Mixer regelmäßig

nur sogenannte Stand- oder Stabmixer und Handrührgeräte, nicht aber multi-

funktionale Küchenmaschinen. Zudem erinnere die Klagemarke durch die Anfü-

gung des "i" an den Stamm "Mix" an einen Personennamen und assoziiere

einen sympatischen, drollig-gemütlichen und tüchtigen Küchenhelfer, was der

Klagemarke eine gewisse Originalität verleihe.

Diese Ausführungen halten der revisionsrechtlichen Nachprüfung nicht

stand. Das Berufungsgericht ist rechtsfehlerhaft von normaler Kennzeichnungs-

kraft der Klagemarke ausgegangen.

aa) Marken, die für die angesprochenen Verkehrskreise erkennbar an

einen beschreibenden Begriff angelehnt sind, kommt keine normale, sondern

nur eine geringe Kennzeichnungskraft zu (BGH, Urt. v. 8.11.2001 - I ZR 139/99,

GRUR 2002, 626, 628 = WRP 2002, 705 - IMS; Urt. v. 28.6.2007 - I ZR 132/04,

GRUR 2008, 258 Tz. 24 = WRP 2008, 232 - INTERCONNECT/T-InterConnect;

Büscher in Büscher/Dittmer/Schiwy, Gewerblicher Rechtsschutz, Urheberrecht,

Medienrecht, § 14 MarkenG Rdn. 200).

bb) Von einer nur geringen Kennzeichnungskraft der Klagemarke

Nr. 437 727 ist im Streitfall wegen der erkennbaren Anlehnung der Bezeichnung

"MIXI" an die Mixfunktion von Küchengeräten auszugehen, für die die Klage-

marke registriert ist. Nach den Feststellungen des Berufungsgerichts verfügen

Küchengeräte sehr häufig über einen Mixbecher-Aufsatz. Das reicht für eine

beschreibende Anlehnung der Bezeichnung "MIXI" an die Verwendungsmög-

lichkeit von Küchengeräten aus. Entgegen der Ansicht des Berufungsgerichts

kommt es für die Annahme einer Anlehnung des Zeichens "MIXI" an einen

beschreibenden Begriff und einer daraus abgeleiteten verringerten originären

Kennzeichnungskraft der Klagemarke nicht darauf an, dass die Mixfunktion aus

Sicht des Verkehrs nicht die einzige Verwendungsmöglichkeit von Küchen-

geräten ist, weil diese häufig über weitere Funktionen, etwa Knet- und Rühr-

funktionen, verfügen. Selbst wenn der Verkehr, wie das Berufungsgericht weiter

angenommen hat, unter einem Mixer keine multifunktionale Küchenmaschine

versteht, bleibt der beschreibende Bezug der Angabe zu einer der typischen

Funktionen von Küchenmaschinen erhalten. Die Klagemarke verfügt danach

nur über geringe Kennzeichnungskraft, selbst wenn der Verkehr mit der für

Küchengeräte verwendeten Klagemarke - wie das Berufungsgericht weiter

angenommen hat - eine sympathische, drollig-gemütliche und tüchtige Haus-

haltshilfe assoziieren sollte.

Eine Steigerung der originär schwachen Kennzeichnungskraft der Kla-

gemarke durch Benutzung hat das Berufungsgericht nicht festgestellt.

d) Mit Erfolg wendet sich die Revision weiterhin gegen die Annahme des

Berufungsgerichts, der Grad der Ähnlichkeit der Klagemarke "MIXI" mit der Be-

zeichnung "KOHLERMIXI" sei durchschnittlich.

aa) Bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit sind die sich gegenüber-

stehenden Kennzeichen jeweils als Ganzes zu berücksichtigen und in ihrem

Gesamteindruck miteinander zu vergleichen. Das schließt nicht aus, dass unter

Umständen ein oder mehrere Bestandteile eines komplexen Kennzeichens für

den Gesamteindruck prägend sein können (vgl. EuGH, Urt. v. 6.10.2005

- C-120/04, Slg. 2005, I-8551 = GRUR 2005, 1042 Tz. 28 f. - THOMSON LIFE;

BGH, Beschl. v. 22.9.2005 - I ZB 40/03, GRUR 2006, 60 Tz. 19 = WRP 2006,

92 - coccodrillo). Weiter ist nicht ausgeschlossen, dass ein Zeichen, das als

Bestandteil in eine zusammengesetzte Marke oder eine komplexe Kennzeich-

nung aufgenommen wird, eine selbständig kennzeichnende Stellung erhält,

ohne dass es das Erscheinungsbild der zusammengesetzten Marke oder kom-

plexen Kennzeichnung dominiert oder prägt (vgl. EuGH GRUR 2005, 1042

Tz. 30 - THOMSON LIFE; BGH, Urt. v. 22.7.2004 - I ZR 204/01, GRUR 2004,

865, 866 = WRP 2004, 1281 - Mustang). Bei der Identität oder Ähnlichkeit die-

ses selbständig kennzeichnenden Bestandteils mit einer angemeldeten oder

eingetragenen Marke mit älterem Zeitrang kann das Vorliegen von Verwechs-

lungsgefahr i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zu bejahen sein, weil dadurch

bei den angesprochenen Verkehrskreisen der Eindruck hervorgerufen werden

kann, dass die fraglichen Waren oder Dienstleistungen zumindest aus wirt-

schaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen (EuGH GRUR

2005, 1042 Tz. 31 - THOMSON LIFE; BGH, Urt. v. 20.9.2007 - I ZR 94/04,

GRUR 2007, 1066 Tz. 40 = WRP 2007, 1466 - Kinderzeit).

bb) Das Berufungsgericht hat zur Begründung der Zeichenähnlichkeit

darauf abgestellt, dass der mit der Klagemarke übereinstimmende Wortbe-

standteil "MIXI" in dem Kollisionszeichen "KOHLERMIXI" eine selbständig

kennzeichnende Stellung behält. In dem zusammengesetzten Zeichen sei der

Nachname des Beklagten erkennbar, der zugleich Firmenbestandteil sei. In ihm

erblicke der Verkehr den Herstellerhinweis, während er den weiteren Wortbe-

standteil "MIXI" als Produktkennzeichen auffasse. Der auf den Hersteller hin-

weisende Wortbestandteil "KOHLER" trete in dem zusammengesetzten Zei-

chen nicht zurück, sondern habe eine mitprägende Wirkung, weil der durch-

schnittliche Verbraucher bei den hier in Rede stehenden Produkten auf die Her-

stellerangabe Wert lege. Der weitere kennzeichnungskräftige Wortbestandteil

"MIXI" hebe sich von dem Wortbestandteil "KOHLER" ab und habe eine eigen-

ständige Bedeutung.

cc) Diese Ausführungen halten der rechtlichen Nachprüfung nicht stand.

Das Berufungsgericht ist rechtsfehlerhaft von einer selbständig kenn-

zeichnenden Stellung des Wortbestandteils "MIXI" in dem zusammengesetzten

Zeichen "KOHLERMIXI" ausgegangen. Zwar kann auch in einem jüngeren, aus

einem Wort bestehenden Zeichen ein Wortbestandteil eine selbständig kenn-

zeichnende Stellung behalten (vgl. BGH, Beschl. v. 29.5.2008 - I ZB 54/05,

GRUR 2008, 905 Tz. 38 = WRP 2008, 1349 - Pantohexal). Dies setzt aber vor-

aus, dass der Verkehr aufgrund besonderer Umstände Veranlassung hat, das

zu einem Wort zusammengesetzte Zeichen zergliedernd und nicht als einheitli-

che Bezeichnung aufzufassen. Dies ist etwa der Fall, wenn der Inhaber eines

bekannten Kennzeichens dieses mit einer älteren Marke zu einem zusammen-

gesetzten Zeichen kombiniert (vgl. EuGH GRUR 2005, 1042 Tz. 34 f.

- THOMSON LIFE; BGH GRUR 2008, 905 Tz. 38 - Pantohexal).

Im Streitfall hat der Verkehr aber entgegen der Annahme des Berufungs-

gerichts keine Veranlassung, den Bestandteil "MIXI" des zusammengesetzten

Zeichens "KOHLERMIXI" abzuspalten und ihm eine selbständig kennzeichnen-

de Stellung im Gesamtzeichen beizulegen. Der Name des Beklagten ist als Un-

ternehmensbezeichnung nicht bekannt. Gegenteilige Feststellungen hat das

Berufungsgericht nicht getroffen. Die Zusammenfügung des Namens des Be-

klagten mit der Bezeichnung "MIXI" zu einem Wort hat eine erhebliche Klam-

merwirkung. Der Verkehr hat deshalb - anders als bei einer Zusammenfügung

der Bezeichnung mit einer bekannten Herstellerangabe - keine Veranlassung,

in der aus einem Wort bestehenden angegriffenen Bezeichnung in dem Be-

standteil "KOHLER" die Herstellerangabe und in dem weiteren Bestandteil

"MIXI" eine Produktkennzeichnung zu sehen.

III. Die Beurteilung des Berufungsgerichts, aufgrund der selbständig

kennzeichnenden Stellung des Bestandteils "MIXI" in der beanstandeten Be-

zeichnung "KOHLERMIXI" sei von einer Verwechslungsgefahr im weiteren Sinn

auszugehen, kann danach keinen Bestand haben; das Berufungsurteil ist auf-

zuheben (§ 562 Abs. 1 ZPO). Einer Zurückverweisung der Sache an das Beru-

fungsgericht bedarf es nicht, weil der Senat auf der Grundlage des festgestell-

ten Sachverhalts selbst beurteilen kann, dass die Voraussetzungen des mit der

Klage geltend gemachten markenrechtlichen Unterlassungsanspruchs nach

§ 14 Abs. 2 Nr. 2 und Abs. 5 MarkenG nicht vorliegen und weiterer Sachvortrag

der Klägerin hierzu nicht zu erwarten ist (§ 563 Abs. 3 ZPO).

1. Eine Verwechslungsgefahr i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zwi-

schen der Wort-/Bildmarke Nr. 437 727 "MIXI" der Klägerin und der beanstan-

deten Bezeichnung "KOHLERMIXI" besteht nicht.

a) Eine unmittelbare Verwechslungsgefahr zwischen der Klagemarke

"MIXI" und der angegriffenen Bezeichnung "KOHLERMIXI" ist nicht gegeben.

Trotz der bestehenden Warenidentität ist aufgrund der unterdurchschnittlichen

Kennzeichnungskraft und des sich daraus ergebenden geringen Schutzum-

fangs der Klagemarke die Zeichenähnlichkeit zwischen den kollidierenden Zei-

chen "MIXI" und "KOHLERMIXI" zu gering, um eine unmittelbare Verwechs-

lungsgefahr zu begründen.

b) Eine Verwechslungsgefahr unter dem Aspekt des Serienzeichens

scheidet ebenfalls aus.

aa) Die Verwechslungsgefahr unter dem Aspekt des Serienzeichens hat

unter dem Begriff des gedanklichen Inverbindungbringens Eingang in die Mar-

kenrechtsrichtlinie und das Markengesetz gefunden (vgl. EuGH, Urt. v.

13.9.2007 - C-234/06, Slg. 2007, I-7333 = GRUR Int. 2007, 1009 Tz. 63 = WRP

2007, 1322 - Il Ponte Finanziaria/HABM [BAINBRIDGE]; BGH GRUR 2008, 905

Tz. 33 - Pantohexal). Diese Art der Verwechslungsgefahr, die erst zu prüfen ist,

wenn die einander gegenüberstehenden Zeichen - wie im Streitfall - nicht unmit-

telbar miteinander verwechselbar sind, greift dann ein, wenn die Zeichen in ei-

nem Bestandteil übereinstimmen, den der Verkehr als Stamm mehrerer Zei-

chen eines Unternehmens sieht und deshalb die nachfolgenden Bezeichnun-

gen, die einen wesensgleichen Stamm aufweisen, demselben Inhaber zuordnet

(BGH GRUR 2009, 484 Tz. 38 - METROBUS).

bb) Bei der Annahme einer Verwechslungsgefahr unter dem Aspekt des

Serienzeichens sind besondere Anforderungen an die Wesensgleichheit dieses

Zeichens mit dem angegriffenen Zeichen zu stellen (BGH, Urt. v. 20.9.2007

- I ZR 6/05, GRUR 2007, 1071 Tz. 41 = WRP 2007, 1461 - Kinder II; Ullmann,

GRUR 1993, 334, 337; Eichelberger, WRP 2006, 316, 321). Diese sind im

Streitfall nicht erfüllt. Zu Recht hat das Berufungsgericht angenommen, dass bei

allen für eine Markenfamilie der Klägerin in Betracht kommenden weiteren Mar-

ken der Bestandteil "Mixi" vorangestellt ist und durch einen Bindestrich von dem

weiteren Wortbestandteil getrennt ist. Dagegen ist in der beanstandeten Be-

zeichnung der Bestandteil "MIXI" nachgestellt und zu einem Wort mit dem wei-

teren Bestandteil "KOHLER" verbunden. Die weiteren mit dem Bestandteil

"Mixi" gebildeten Marken der Klägerin weisen danach in der Zeichenbildung so

deutliche Unterschiede zu der angegriffenen Bezeichnung auf, dass der Ver-

kehr das Kollisionszeichen nicht als zu einer Markenserie der Klägerin gehö-

rendes Zeichen ansieht. Davon ist auch das Berufungsgericht ausgegangen,

ohne dass die Revisionserwiderung hiergegen etwas erinnert.

c) Eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinn zwischen der Klagemarke

Nr. 437 727 "MIXI" und dem Kollisionszeichen "KOHLERMIXI" besteht ebenfalls

nicht.

aa) Eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinn unter dem Aspekt des

gedanklichen Inverbindungbringens kann gegeben sein, wenn der Verkehr zwar

die Unterschiede zwischen den Zeichen erkennt, wegen ihrer teilweisen Über-

einstimmung aber von wirtschaftlichen oder organisatorischen Zusammenhän-

gen zwischen den Markeninhabern ausgeht. Eine solche Verwechslungsgefahr

kann nur bei Vorliegen besonderer Umstände angenommen werden (BGH, Urt.

29.4.2004 - I ZR 191/01, GRUR 2004, 779, 783 = WRP 2004, 1046 - Zwilling/

Zweibrüder; Beschl. v. 3.4.2008 - I ZB 61/07, GRUR 2008, 903 Tz. 31 = WRP

2008, 1342 - SIERRA ANTIGUO). Dass ein Zeichen geeignet ist, bloße Assozi-

ationen an ein fremdes Kennzeichen hervorzurufen, reicht hierzu nicht.

bb) Besondere Umstände, die über bloße Assoziationen hinaus die An-

nahme wirtschaftlicher oder organisatorischer Verbindungen zwischen den Un-

ternehmen, die die kollidierenden Zeichen verwenden, nahelegen, bestehen

nicht. Solche könnten sich im vorliegenden Fall nur daraus ergeben, dass die

Klagemarke "MIXI" in dem beanstandeten Zeichen "KOHLERMIXI" eine selb-

ständig kennzeichnende Stellung behalten hat. Dies ist aber gerade nicht der

Fall (siehe unter II 2 d cc).

2. Eine Verwechslungsgefahr i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zwi-

schen den weiteren Marken Nr. 1 114 245 "mixi-electronic", Nr. 752 996 "MIXI-

2000", Nr. 755 692 "MIXI-Garant" sowie der weiteren Marke "mixi-Felicitas", an

der der Klägerin nach ihrer Behauptung ein Markenrecht zusteht, und dem Kol-

lisionszeichen "KOHLERMIXI" besteht ebenfalls nicht. Zwischen den Klage-

kennzeichen ist aufgrund der zusätzlichen Wortbestandteile die Zeichenähn-

lichkeit mit dem Zeichen "KOHLERMIXI" noch geringer als bei der Klagemarke

Nr. 437 727 "MIXI". Aufgrund der vorstehenden Erwägungen zur Klagemarke

"MIXI", die insoweit entsprechend gelten, kommen deshalb markenrechtliche

Unterlassungsansprüche nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 und Abs. 5 MarkenG nicht in

Betracht (siehe unter II 2).

IV. Die Kostenentscheidung beruht auf § 91 Abs. 1, § 97 Abs. 1 ZPO.

Bornkamm

Pokrant

Büscher

Schaffert

Koch

Vorinstanzen:

LG Stuttgart, Entscheidung vom 25.04.2006 - 17 O 573/05 -

OLG Stuttgart, Entscheidung vom 09.08.2007 - 2 U 94/06 -