BPatG Beschluss vom 21.06.2023 – 25 W (pat) 22/22

BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 22/22 _______________________

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt

zugestellt am

21.06.2023

…

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

…

ECLI:DE:BPatG:2023:210623B25Wpat22.22.0

betreffend die Marke 30 2016 235 344

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die

mündliche Verhandlung vom 2. Februar 2023 unter Mitwirkung des Vorsitzenden

Richters Prof. Dr. Kortbein, der Richterin Dr. Rupp-Swienty, LL.M., sowie des

Richters k. A. Staats, LL.M.Eur.,

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde des Widersprechenden wird der Beschluss

des Deutschen Patent- und Markenamts, Markenstelle für

Klasse 30, vom 22. Dezember 2021 aufgehoben.

2. Die Eintragung der Marke 30 2016 235 344 wird wegen des

Widerspruchs aus der Marke 306 43 803 gelöscht.

3. Der Antrag des Inhabers der angegriffenen Marke, dem

Widersprechenden die Kosten des Beschwerdeverfahrens

aufzuerlegen, wird als unzulässig verworfen.

I.

Am 15. Dezember 2016 ist die Wort-/Bildmarke 30 2016 235 344

von dem Beschwerdegegner angemeldet und am 5. Januar 2017 für nachfolgende

Waren eingetragen worden:

Klasse 30:

Weizengrütze; Grütze für Nahrungszwecke;

Klasse 31:

Grütze für Geflügel.

Am 9. Mai 2017 ist seitens des Beschwerdeführers Widerspruch aus der am

28. November 2006 eingetragenen Marke 306 43 803

eingelegt worden. Der Widerspruch wird zuletzt auf folgende Waren gestützt:

Klasse 30:

Tee;

Eistee; Würzmittel; Getreideflocken; Getreidepräparate;

Hafergrütze.

Er richtet sich gegen alle Waren der angegriffenen jüngeren Marke. Ein gegen die

Widerspruchsmarke selbst angestrengtes Widerspruchsverfahren

ist

am

15. Juni 2013 abgeschlossen worden. Mit Schreiben vom 3. April 2018,

eingegangen am gleichen Tag beim Deutschen Patent- und Markenamt, hat der

Inhaber der angegriffenen Marke die undifferenzierte Einrede der Nichtbenutzung

erhoben. Mit Schreiben des Deutschen Patent- und Markenamts vom 9. April 2018

wurde

ihm mitgeteilt,

dass

die Einrede wegen Nichtablaufs

der

Benutzungsschonfrist unzulässig sei. Mit weiterem Schreiben vom 18. Juni 2018,

das am gleichen Tag beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangen ist,

wurde die Nichtbenutzungseinrede erneut erhoben. Mit Schreiben vom

3. September 2018 teilte der Widersprechende daraufhin mit, dass mit seiner

Zustimmung

die

Widerspruchsmarke

von

der

I…

GmbH, dessen Geschäftsführer er sei, benutzt werde. In der weiterhin vorgelegten

eidesstattlichen Versicherung vom 4. September 2018 werden Umsätze in Höhe

von … EUR

(2015), … EUR

(2016)

und … EUR

(2017)

angegeben. Weiterhin wurde eine Rechnung vom 9. April 2018 vorgelegt, die unter

den laufenden Nummern 10 bis 17 mehrere „ipek“-Produkte auflistet.

Mit Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts, Markenstelle für Klasse 30,

vom 22. Dezember 2021 wurde der Widerspruch durch eine Beamtin des höheren

Dienstes zurückgewiesen. Zur Begründung ist ausgeführt, dass die Benutzung der

Widerspruchsmarke für den vorliegend maßgeblichen Zeitraum gemäß § 42 Abs. 1

Satz 2 MarkenG a. F. nicht hinreichend glaubhaft gemacht worden sei.

Insbesondere könne der eidesstattlichen Versicherung vom 4. September 2018

nicht entnommen werden, ob die darin ausgewiesenen Umsatzzahlen sämtliche

Produkte

der

I… GmbH

oder

alle

Produkte

bzw.

nur

Bulgurprodukte, die unter dem Namen „ipek“ verkauft würden, beträfen. Auch decke

sie nicht den maßgeblichen Benutzungszeitraum von Ende Dezember 2016 bis

Ende Dezember 2021 ab.

Dagegen hat der Widersprechende mit Schreiben vom 28. Januar 2022

Beschwerde erhoben. Er macht geltend, dass die Widerspruchsmarke seit bald

20 Jahren von der

I… GmbH benutzt werde. Mit Schreiben vom

20. Januar 2023 und 31. Januar 2023 wurden weitere Benutzungsunterlagen, u. a.

eine weitere eidesstattliche Versicherung vom 19. Januar 2023, vorgelegt. Aus

dieser ergibt sich, dass mit der Widerspruchsmarke gekennzeichneten Bulgur-

Produkten Umsätze in Höhe von … EUR (2018), … EUR (2019),

… EUR (2020) und … EUR (2021) erzielt wurden.

Der Beschwerdeführer beantragt:

1. Der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts, Markenstelle

für Klasse 30, vom 22. Dezember 2021 wird aufgehoben.

2. Die Eintragung der Marke 30 2016 235 344 wird aufgrund des

Widerspruchs aus der Marke 306 43 803 gelöscht.

Der Beschwerdegegner beantragt:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Mit weiterem Schriftsatz vom 22. Februar 2023 beantragt er,

den Gegenstandswert für das Beschwerdeverfahren festzusetzen.

Mit nachgelassenem Schriftsatz vom 15. März 2023 beantragt er darüber hinaus:

Dem Beschwerdeführer werden die Kosten des Verfahrens auferlegt.

Er rügt das gesamte in den Schriftsätzen vom 20. Januar 2023 beziehungsweise

31. Januar 2023 enthaltene Vorbringen des Beschwerdeführers als verspätet, da

der Vortrag nicht innerhalb der vom Gericht bis zum 24. September 2022 gesetzten

Frist erfolgt sei. Darüber hinaus nimmt er ergänzend auf seine vor dem Deutschen

Patent- und Markenamt eingereichten Schriftsätze Bezug. Darin hat er u. a.

ausgeführt, dass der Verkehr, der der türkischen Sprache nicht mächtig sei, mit den

beiden Wortbestandteilen der angegriffenen Marke nicht viel anfangen könne. Das

Wort „Bulgur" habe sich

im deutschsprachigen Raum noch nicht soweit

durchgesetzt, dass jeder sofort wisse, dass es sich um eine Zubereitungsart des

Hartweizens handele. Neben „Bulgur“ sei des Weiteren auch „ipek“ mit der

Bedeutung „Seide“ beschreibend, da damit eine bestimmte Oberflächenkonsistenz

des Bulgurs umschrieben werden könne.

Den in der mündlichen Verhandlung am 2. Februar 2023 geschlossenen Vergleich

hat der Beschwerdeführer innerhalb der am 20. Februar 2023 endenden Frist am

17. Februar 2023 wirksam widerrufen. Die Beteiligten haben keine Ausführungen

zum Gegenstandswert gemacht. Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den

Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die nach § 66 Abs. 1 Satz 1 MarkenG statthafte und auch ansonsten zulässige

Beschwerde des Widersprechenden führt zur Aufhebung des Beschlusses des

Deutschen Patent- und Markenamts vom 22. Dezember 2021 und zur Anordnung

der Löschung der Eintragung der angegriffenen Marke.

1. Im Laufe des Widerspruchsverfahrens haben sich die Vorschriften des

Markengesetzes mit Wirkung zum 14. Januar 2019 geändert. Eine für die

Beurteilung des Streitfalls maßgebliche Änderung der Rechtslage folgt daraus nicht.

Da die angegriffene Marke am 15. Dezember 2016 und somit zwischen dem

1. Oktober 2009 und dem 14. Januar 2019 angemeldet worden ist, ist gemäß § 158

Abs. 3 MarkenG auf gegen ihre Eintragung erhobene Widersprüche § 42 Abs. 1 und

2 MarkenG in der bis einschließlich 13. Januar 2019 jeweils geltenden Fassung

anzuwenden. Da der Widerspruch am 9. Mai 2017 und damit vor dem

14. Januar 2019 erhoben wurde, sind §§ 26 und 43 Abs. 1 MarkenG a. F.

einschlägig (§ 158 Abs. 5 MarkenG).

2. Die Verspätungsrüge des Beschwerdegegners greift nicht durch. Zwar hat der

Widersprechende erst nach der bis zum 24. September 2022 eingeräumten Frist

zur Beschwerdebegründung

seine Beschwerde mit Schriftsätzen

vom

20. Januar 2023 sowie 31. Januar 2023 begründet. Diese Fristüberschreitung wirkt

sich hinsichtlich des Schriftsatzes vom 20. Januar 2023 aber schon deswegen nicht

aus, weil das Gericht mit der Ladung zur mündlichen Verhandlung den Beteiligten

gemäß § 129 Abs. 2 ZPO i. V. m. § 82 Abs. 1 Satz 1 MarkenG aufgegeben hatte,

diese bis zum 27. Januar 2023 schriftsätzlich vorzubereiten. Der Schriftsatz vom

20. Januar 2023 ist am gleichen Tag beim Bundespatentpatentgericht und damit

fristwahrend eingegangen.

Der Schriftsatz vom 31. Januar 2023, eingegangen im Bundespatentgericht am

1. Februar 2023, wahrt die mit der Ladung gesetzte Frist hingegen nicht, so dass er

gemäß §§ 282 Abs. 2, 296 Abs. 2 ZPO i. V. m. § 82 Abs. 1 Satz 1 MarkenG als

verspätet anzusehen

ist. Die Verspätung beruht

indes nicht auf grober

Nachlässigkeit des Beschwerdeführers. In dem Schriftsatz vom 31. Januar 2023 hat

er zu dem Schreiben des Beschwerdegegners vom 27. Januar 2023 Stellung

genommen,

in dem dieser beanstandet hatte, dass den dem Schriftsatz des

Beschwerdeführers vom 20. Januar 2023 beigefügten Ablichtungen nicht

entnommen werde könne, aus welcher Zeit sie stammten. Das Schreiben des

Beschwerdegegners vom 27. Januar 2023 war dem Beschwerdeführer vorab per

Fax am 30. Januar 2023 durch das Gericht übermittelt worden. Somit konnte der

Beschwerdeführer nicht

früher auf den Einwand des Beschwerdegegners

reagieren.

Darüber hinaus ist mit der Zulassung des (verspäteten) Schriftsatzes des

Beschwerdeführers vom 31. Januar 2023 keine Verzögerung der Erledigung des

Rechtsstreites verbunden. Auf die mit ihm übersandten Abbildungen von Produkten

mit dem Datum ihrer Herstellung kommt es nicht an. Maßgeblich ist bei der Frage

der Benutzung einer Marke auf den Zeitpunkt

ihrer Verwendung zur

kennzeichenmäßigen Unterscheidung der Waren oder Dienstleistungen des

Benutzers von den Produkten oder Leistungen anderer Unternehmen abzustellen

(vgl. u. a. EuGH GRUR 2003, 425, Rn. 36 - Ansul/Ajax; GRUR 2006, 582, Rn. 70 -

VITAFRUIT).

Insofern ist nicht das Produktionsdatum, sondern der Zeitraum

maßgebend, in dem mit unter der Marke vertriebenen Produkten Umsätze erzielt

worden sind. Diese ergeben sich jedoch aus den vor dem 27. Januar 2023 bereits

eingereichten eidesstattlichen Versicherungen vom 4. September 2018 und vom

19. Januar 2023.

3. Auf die wirksam erhobene Einrede der Nichtbenutzung hat der Beschwerdeführer

die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke 306 43 803 jedenfalls für

die Ware „Bulgur“ (Weizengrütze) glaubhaft gemacht.

a) Mit Schreiben vom 3. April 2018 und 18. Juni 2018 wurde die Benutzung der

Widerspruchsmarke undifferenziert bestritten, so dass von der Erhebung beider

Einreden gemäß § 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG a. F. und § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG

a. F. auszugehen ist (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 13. Auflage,

§ 43 MarkenG, Rn. 30 mit Rechtsprechungsnachweisen).

(1) Die Nichtbenutzungseinrede gemäß § 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG a. F. ist - wie

die Markenstelle

für Klasse 30

in dem angegriffenen Beschluss vom

22. Dezember 2021 zutreffend ausgeführt hat - unzulässig. Gemäß § 43 Abs. 1

Satz 1 MarkenG a. F. ist die Benutzung im Falle des Bestreitens für die letzten fünf

Jahre vor der Veröffentlichung der Eintragung der angegriffenen Marke glaubhaft

zu machen, sofern die Widerspruchsmarke zu diesem Zeitpunkt mindestens

fünf Jahre eingetragen ist. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der angegriffenen

Marke am 10. Februar 2017 war die Widerspruchsmarke zwar bereits fünf Jahre

eingetragen. Allerdings wurde gegen ihre am 28. November 2006 erfolgte

Eintragung Widerspruch eingelegt, so dass gemäß § 26 Abs. 5 MarkenG a. F. nicht

auf ihre Eintragung, sondern auf den Abschluss des gegen sie laufenden

Widerspruchsverfahrens am 15. Juni 2013 abzustellen ist. Die fünfjährige

Benutzungsschonfrist der Widerspruchsmarke endete somit am 15. Juni 2018. Sie

lief folglich noch, als die angegriffene Marke am 10. Februar 2017 veröffentlicht

wurde.

(2) Die am 3. April 2018 erhobene Nichtbenutzungseinrede gemäß § 43 Abs. 1

Satz 2 MarkenG a. F.

ist ebenfalls unzulässig. Die Benutzungsschonfrist der

Widerspruchsmarke endete zwar nach der Veröffentlichung der Eintragung der

angegriffenen Marke, allerdings erst nach dem 3. April 2018.

(3) Demgegenüber wurde die Nichtbenutzungseinrede gemäß § 43 Abs. 1 Satz 2

MarkenG a. F. vom 18. Juni 2018 drei Tage nach Ablauf der Benutzungsschonfrist

der Widerspruchsmarke erhoben, so dass ihre Zulässigkeit zu bejahen ist. Hierbei

ist es nicht zu beanstanden, wenn eine innerhalb der Benutzungsschonfrist

erhobene und damit zunächst unzulässige Einrede nach deren Ablauf erneut

geltend gemacht wird. Demzufolge hat der Widersprechende die Benutzung seiner

Marke in den letzten fünf Jahre vor der Entscheidung über den Widerspruch

glaubhaft zu machen. Hierbei kommt es vorliegend auf die mündliche Verhandlung

vom 2. Februar 2023 an, selbst wenn die Entscheidung nicht verkündet wurde,

sondern gemäß § 79 Abs. 1 Satz 3 zugestellt wird (vgl. BPatG GRUR 2001, 166,

168 - VISION). Damit erstreckt sich der Benutzungszeitraum von Anfang

Februar 2018 bis Anfang Februar 2023.

b) Bei der Glaubhaftmachung der bestrittenen Benutzung handelt es sich um eine

verfahrensrechtliche Obliegenheit des Widersprechenden, so dass dieser die volle

Verantwortung

für

eine

vollständige Glaubhaftmachung

trägt

(vgl.

Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 43, Rn. 64 und 65). Glaubhaftmachung gemäß

§ 43 Abs. 1 MarkenG a. F. i. V. m. § 294 ZPO verlangt keine volle Beweisführung.

Vielmehr genügt eine geringere, lediglich überwiegende Wahrscheinlichkeit der

(bestrittenen) Benutzung (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 43, Rn. 60 ff.).

Der Widersprechende hat dazu die wesentlichen Umstände der Benutzung seiner

Marke 306 43 803, insbesondere nach Art, Zeit, Ort und Umfang in dem

maßgeblichen Benutzungszeitraum darzutun und glaubhaft zu machen. Ernsthaft

benutzt wird die Marke, wenn sie in üblicher und sinnvoller Weise für die Waren, für

die sie eingetragen ist und auf die der Widerspruch gestützt wird, im Inland

verwendet wird, um für diese einen Absatzmarkt zu erschließen oder zu sichern,

wobei die Fälle ausgeschlossen sind, in denen die Marke nur symbolisch verwendet

wird, um die durch sie begründeten Rechte zu wahren. Die Ernsthaftigkeit der

Benutzung ist anhand sämtlicher Tatsachen und Umstände zu beurteilen, durch die

die wirtschaftliche Verwertung der Marke im Geschäftsverkehr belegt werden kann.

Dazu gehören vor allem Dauer und Intensität der Benutzung sowie die Art der

Waren (vgl. EuGH GRUR 2003, 425, Rn. 38 - Ajax/Ansul; GRUR 2006, 582, 584,

Rn. 70 - VITAFRUIT; BGH GRUR 2014, 662, Rn. 12 - Probiotik; GRUR 2013, 925,

Rn. 37 - VOODOO). Die Frage der Benutzung der Widerspruchsmarke unterliegt

abweichend von dem das patentamtliche und das patentgerichtliche Verfahren

ansonsten beherrschenden Untersuchungsgrundsatz dem Beibringungs- und

Verhandlungsgrundsatz (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 43, Rn. 6). Für

die Glaubhaftmachung einer bestrittenen Benutzung kommt insbesondere die

eidesstattliche Versicherung

in Betracht. Daneben können auch sonstige

Unterlagen, wie z. B. Preislisten, Rechnungskopien, Etiketten, Prospekte oder

sonstige Veröffentlichungen als Glaubhaftmachungsmittel geeignet sein,

insbesondere zur Erläuterung, Ergänzung und Verdeutlichung einer eidesstattlichen

Versicherung dienen (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 43, Rn. 80). Die

vorgelegten Glaubhaftmachungsmittel sind dabei in einer Gesamtschau zu

bewerten, die vorliegend zu dem Ergebnis führt, dass lediglich die Benutzung der

Widerspruchsmarke für Bulgur anzuerkennen ist.

(1) In der mündlichen Verhandlung wurde die eidesstattliche Versicherung des

Widersprechenden vom 19. Januar 2023 im Original zur Akte gereicht. Aus ihr ergibt

sich,

dass

er

bis

Anfang

Geschäftsführer

der

I…

GmbH gewesen und derzeit ihr Gesellschafter ist. Damit kann er als natürliche

Person aus unmittelbarer Wahrnehmung erlangtes Wissen über tatsächliche

Verhältnisse und Ereignisse erklären (vgl. hierzu Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O.,

§ 43, Rn. 83).

(2)

Ausweislich

der

eidesstattlichen Versicherung

benutzt

die

I…

GmbH die Marke 306 38 038 mit Zustimmung des Widersprechenden.

Diese Marke entspricht jedoch nicht der Widerspruchsmarke und ist für einen völlig

anderen Markeninhaber

(D…)

eingetragen.

Insofern

ist

davon

auszugehen, dass es sich um einen Schreibfehler handelt, zumal in der

eidesstattlichen Versicherung vom 19. Januar 2023 durchgehend auf die Marke

„ipek“ Bezug genommen wird. Zwar ist der Widersprechende auch Inhaber der

„ipek“- bzw. „IPEK“-Marken 30 2017 111 250, 30 2018 114 133 und

UM 018 730 632. Da diese jedoch einen jüngeren Zeitrang als die angegriffene

Marke aufweisen, ist ausgeschlossen, dass sich der Widersprechende auf diese

Marken und nicht auf die Widerspruchsmarke bezogen hat.

(3) Aus der besagten eidesstattlichen Versicherung ergibt sich weiterhin, dass in

Deutschland mit Bulgur-Produkten, die mit der Widerspruchsmarke gekennzeichnet

waren, Umsätze im Jahr 2018 in Höhe von … EUR, im Jahr 2019 in Höhe

von … EUR, im Jahr 2020 in Höhe von … EUR und im Jahr 2021 in

Höhe von … EUR erzielt wurden. Damit

ist

fast der gesamte

Benutzungszeitraum abgedeckt. Die genannten Zahlen sind angesichts des eher

geringen Preises für Bulgur erheblich und schließen eine Scheinbenutzung aus, so

dass insoweit Dauer und Umfang der Benutzung nicht in Frage stehen.

(4) Die Benutzung der Widerspruchsmarke erfolgte auch markenmäßig. Diese ist

ausweislich des Schriftsatzes des Widersprechenden vom 20. Januar 2023 und der

der eidesstattlichen Versicherung vom 19. Januar 2023 beigefügten Abbildung

mittig auf der Vorderseite der Bulgurverpackung angebracht:

An dieser Stelle erwartet der Verkehr regelmäßig herkunftsidentifizierende

Kennzeichen. Da es sich bei Bulgur um eine Ware handelt, die eine Verpackung

erfordert, und die Widerspruchsmarke keinen eine firmenmäßige Verwendung

naheliegenden Bezug zu einem Geschäftsbetrieb aufweist, liegt ein markenmäßiger

Gebrauch vor.

(5) Die Widerspruchsmarke ist in Schwarz-Weiß im Register eingetragen. Den

eingereichten Unterlagen kann entnommen werden, dass sie – wie oben dargestellt

– farbig mit weißer Schrift und rotem Hintergrund verwendet wird. Nach § 26 Abs. 3

MarkenG a. F. gilt jedoch auch die Benutzung einer Marke in einer Form, die von

der Eintragung abweicht, als rechtserhaltend, soweit die Abweichung den

kennzeichnenden Charakter der Marke nicht verändert. Eine in Schwarz-Weiß

eingetragene Wort-/Bildmarke wird somit auch dann rechtserhaltend benutzt, wenn

durch eine andere Farbgestaltung die Hell-Dunkel-Charakteristik der Marke nicht

verändert oder keine besondere Bildwirkung hervorgerufen wird (vgl. BGH GRUR

2006, 859, Rn. 34 - Malteserkreuz; BPatG BeckRS 2013, 19088 - Ls.). Vorliegend

lässt

die

farbige Darstellung

den

kennzeichnenden Charakter

der

Widerspruchsmarke unberührt. Insbesondere erscheint die Schrift - wie im Register

- weiterhin in Weiß und der Rotton der schildartigen Umrahmung hebt - wie der

Grauton im Register - ebenfalls in dekorativer Art und Weise das Wort „ipek“ hervor.

4. Bei der Frage, ob die tatsächlich mit der Widerspruchsmarke gekennzeichneten

Waren unter entsprechende Begriffe in ihrem Warenverzeichnis fallen, ist zum

einem vom allgemeinen Sprachgebrauch auszugehen und zum anderen die

Fachterminologie zu beachten (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 26,

Rn. 289). Danach kann Bulgur nur unter den Warenbegriff „Getreidepräparate“

subsumiert werden. Bulgur ist ein mit Dampf unter Druck vorgekochter Weizen, der

anschließend grob oder fein mit einem Grützeschneider geschnitten wird (vgl.

„de.wikipedia.org/wiki/Bulgur“). Der Begriff

„Bulgur“ selbst stammt aus dem

Türkischen

und

wird

mit

„Weizengrütze“

übersetzt

(vgl.

„de.langenscheidt.com/tuerkisch-deutsch/bulgur“). Er hat mittlerweile als Lehnwort

mit derselben Bedeutung Eingang in die deutsche Sprache gefunden. Bulgur wird

nach obiger Definition nicht aus Hafer, sondern aus Weizen hergestellt. Er ist damit

keine „Hafergrütze“. Weiterhin wird im Gegensatz zu „Getreideflocken“ für die

Herstellung von Grütze das Korn nicht flach gepresst, sondern lediglich in einer

Mühle grob gemahlen. Damit kann Bulgur nicht unter weitere Waren, auf die der

Widerspruch gestützt ist, subsumiert werden.

Von der Subsumtionsfrage ist die Integrationsfrage zu unterscheiden. Wie der

Bundesgerichtshof hierzu entschieden hat (vgl. BGH GRUR 2020, 870, Rn 33 -

INJEKT/INJEX), wirkt die Benutzung für eine Spezialware auch für einen

umfassenderen, nicht zu breiten Warenoberbegriff rechtserhaltend. Die

gebotene wirtschaftliche Betrachtungsweise und das berechtigte Interesse des

Markeninhabers, in seiner geschäftlichen Bewegungsfreiheit nicht ungebührlich

eingeengt zu werden, rechtfertigen es, auch die Waren im Warenverzeichnis zu

belassen, die nach der Verkehrsauffassung gemeinhin zum gleichen

Warenbereich gehören. Zum gleichen Warenbereich gehören Waren, die in

ihren Eigenschaften und ihrer Zweckbestimmung weitgehend übereinstimmen.

Diese das Löschungsverfahren betreffende Rechtsprechung kann auf das ebenfalls

die Löschung der Eintragung einer Marke bezweckende Widerspruchsverfahren

übertragen werden. Damit ginge es vorliegend zu weit, den gesamten

Warenoberbegriff „Getreidepräparate“ als benutzt anzusehen. Zum einen umfasst

er alle möglichen Erzeugnisse aus Getreide, wozu neben Weizen beispielsweise

auch Roggen, Gerste, Hafer oder Hirse gehören. Zum anderen kann das Getreide

- wie bei Weizengrütze - nicht nur erhitzt und zerkleinert, sondern auch gemahlen

oder gequetscht werden. Unter „Getreidepräparate“ fallen somit neben Grützen

auch Mehle, Backschrote oder Grieße mit

jeweils

unterschiedlichen

Einsatzzwecken. So dienen sie der Feinbäckerei, dem Brotbacken oder der

Zubereitung von Süßspeisen bzw. Suppen. Angesichts dieses sehr weitreichenden

Begriffsgehalts kann

im Rahmen der

Integration

die Benutzung der

Widerspruchsmarke allenfalls für „Getreidegrütze“ anerkannt werden.

5. Zwischen der angegriffenen Marke 30 2016 235 344 und der Widerspruchsmarke

30 643 803 besteht Verwechslungsgefahr gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG i. V. m.

§ 42 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG a. F..

Das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr für das Publikum ist nach ständiger

Rechtsprechung sowohl des Europäischen Gerichtshofes als auch des

Bundesgerichtshofes unter Berücksichtigung aller relevanten Umstände des

Einzelfalls zu beurteilen (vgl. hierzu z. B. EuGH GRUR 2010, 933, Rn. 32

- BARBARA BECKER; GRUR 2010, 1098, Rn. 44 - Calvin Klein/HABM; BGH

GRUR 2012, 64, Rn. 9 - Maalox/Melox-GRY; GRUR 2012, 1040, Rn. 25 - pjur/pure;

GRUR 2013, 833, Rn. 30 - Culinaria/Villa Culinaria; GRUR 2016, 382, Rn. 19

- BioGourmet; GRUR 2019, 173 - Combit/Commit). Von maßgeblicher Bedeutung

sind insbesondere die Identität oder Ähnlichkeit der relevanten Vergleichsprodukte

(Waren und/oder Dienstleistungen), die Identität oder Ähnlichkeit der Marken sowie

die Kennzeichnungskraft und der daraus

folgende Schutzumfang der

Widerspruchsmarke. Diese einzelnen Faktoren sind zwar für sich gesehen

voneinander unabhängig, bestimmen aber

in

ihrer Wechselwirkung den

Rechtsbegriff der Verwechslungsgefahr (vgl. EuGH GRUR 2008, 343, Rn. 48 - Il

Ponte Finanziaria Spa/HABM; BGH GRUR 2012, 64, Rn. 9 - Maalox/Melox-GRY;

GRUR 2012, 1040, Rn. 25 - pjur/pure). Darüber hinaus können für die Beurteilung

der Verwechslungsgefahr weitere Faktoren entscheidungserheblich sein, wie u. a.

etwa die Art der Waren oder der Dienstleistungen, die im Einzelfall angesprochenen

Verkehrskreise und daraus folgend die zu erwartende Aufmerksamkeit und das

anzunehmende Differenzierungsvermögen dieser Verkehrskreise bei der

Wahrnehmung der Kennzeichen.

a) Zwischen der Ware „Getreidegrütze“, für die die Widerspruchsmarke als benutzt

anzusehen ist, und den Waren der angegriffenen Marke besteht Identität.

„Getreidegrütze“ auf Seiten der Widerspruchsmarke und die Waren der Klasse 30

„Weizengrütze; Grütze für Nahrungszwecke“ sowie der Klasse 31 „Grütze für

Geflügel“ auf Seiten der jüngeren Marke sind identisch. Es handelt sich bei allen

Produkten um Grütze, die aus grob zerkleinerten Getreidekörnern wie Hafer,

Gerste, Hirse, Mais, Roggen

oder Weizen

hergestellt wird

(vgl.

„de.wikipedia.org/wiki/Grütze“).

Somit

fällt

unter

„Getreidegrütze“

auch

„Weizengrütze“. Zudem kommt es nicht darauf an, dass bei den Waren „Grütze für

Geflügel“

der Verwendungszweck

ausdrücklich

genannt wird.

Auch

„Getreidegrütze“ kann an Tiere und insbesondere Geflügel verfüttert werden.

Vielmehr ist vorliegend darauf abzustellen, dass die beiderseitigen Produkte aus

Getreide im Allgemeinen bzw. Weizen im Besonderen bestehen und die gleiche

Konsistenz aufweisen.

Damit kommt es auf die Benutzung der Widerspruchsmarke für weitere Waren, auf

die der Widerspruch gestützt wird, nicht an.

b) Die identischen Vergleichswaren richten sich an breite Verkehrskreise, nämlich

sowohl an den normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen

Durchschnittsverbraucher als auch an Fachleute (vgl. EuGH GRUR 2006, 411,

Rn. 24 - Matratzen Concord/Hukla; EuGH GRUR 1999, 723, Rn. 29 - Windsurfing

Chiemsee). Die Aufmerksamkeit des Publikums ist dabei überwiegend als

durchschnittlich zu bewerten.

c) Die Widerspruchsmarke 306 43 803 verfügt über durchschnittliche

Kennzeichnungskraft.

Ihr Wortbestandteil „ipek“ hat im Türkischen zwar die

Bedeutung „Seide“ (vgl. „de.pons.com/übersetzung/türkisch-deutsch/ipek“). Diese

vermittelt jedoch in Verbindung mit „Getreidegrütze“ keinen beschreibenden

Sinngehalt. Entsprechendes gilt, wenn „Ipek“ als türkischer Vor- oder Nachname

interpretiert wird (vgl. hierzu „https://de.wikipedia.org/wiki/ipek“).

Anhaltspunkte für eine Steigerung der Kennzeichnungskraft der älteren Marke

aufgrund intensiver Benutzung sind nicht ersichtlich.

d) Zwischen den Vergleichsmarken besteht zumindest klangliche Ähnlichkeit.

Die Ähnlichkeit von Kollisionszeichen ist nach deren Ähnlichkeit im (Schrift)Bild, im

Klang und im Bedeutungs- oder Sinngehalt zu beurteilen, weil Marken auf die von

ihnen angesprochenen Verkehrskreise in bildlicher, klanglicher und begrifflicher

Hinsicht wirken können. Dabei genügt für die Bejahung der Zeichenähnlichkeit

regelmäßig

bereits

die

Ähnlichkeit

in

einem

der

genannten

Wahrnehmungsbereiche. Bei ihrer Beurteilung ist auf den durch die Zeichen

hervorgerufenen Gesamteindruck abzustellen, wobei

insbesondere

ihre

unterscheidungskräftigen und dominierenden Elemente zu berücksichtigen sind.

Auszugehen ist dabei auf die Wahrnehmung der angesprochenen Verkehrskreise,

die eine Marke regelmäßig in ihrer Gesamtheit erfassen und nicht auf die

verschiedenen Einzelheiten achten (vgl. BGH GRUR 2016, 283, Rn. 37 -

BioGourmet m. w. N.). Allerdings ist zu berücksichtigen, dass unter Umständen ein

oder mehrere Bestandteile eines komplexen Zeichens für den Gesamteindruck

prägend sein können, den es im Gedächtnis der angesprochenen Verkehrskreise

hervorruft (vgl. BGH GRUR 2021, 482, Rn 31 - RETROLYMPICS). Der

Gesamteindruck einer zusammengesetzten Marke wird durch einen oder mehrere

Bestandteile geprägt, wenn aus Sicht der angesprochenen Verkehrskreise alle

anderen Markenelemente weitgehend in den Hintergrund treten und daher

vernachlässigt werden können (vgl. EuGH GRUR 2007, 700, Rn. 42 - HABM/Shaker

[Limoncello/LIMONCHELO]; GRUR 2016, 80, Rn. 37 - BGW/Scholz; BGH GRUR

2012, 64, Rn. 15 - Maalox/Melox-GRY). Dass im Bereich der klanglichen Ähnlichkeit

der Gesamteindruck von Wort-/Bildmarken regelmäßig durch ihre Wortbestandteile

als deren einfachster Form der Benennung geprägt wird, entspricht der ständigen

Rechtsprechung (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 9, Rn. 459 mit weiteren

Rechtsprechungsnachweisen).

Vorliegend stehen sich die Marken

und

gegenüber. Das Element „BULGUR“ in der angegriffenen Marke benennt die für sie

eingetragenen Waren „Weizengrütze; Grütze für Nahrungszwecke“ und „Grütze für

Geflügel“, indem es deutlich macht, dass sie aus grob zerkleinertem Weizen

bestehen. Dem Vorbringen des Inhabers der angegriffenen Marke, es sei

im

deutschsprachigen Raum kaum bekannt, dass mit dem Wort „Bulgur“ eine

Zubereitungsart des Hartweizens bezeichnet werde, kann nicht beigetreten werden.

Bulgur ist ausweislich der bereits in das Verfahren vor dem Deutschen Patent- und

Markenamt eingeführten Belege ein auch in Deutschland im allgemeinen Verkehr

verwendetes Wort (vgl. Angebote von LIDL zu Bulgursalat als Anlage 2 zum

Schriftsatz des Beschwerdeführers vom 10. Juli 2017; Angebote von ALDI und

REWE im Schriftsatz des Beschwerdeführers vom 10. Dezember 2017). Zudem ist

davon auszugehen, dass die vorliegend bereits für sich allein maßgeblichen

Fachkreise, also die Im- und Exporteure sowie Vertreiber von Bulgur, dessen

Bedeutung und damit seinen beschreibenden Sinngehalt kennen.

Demgegenüber vermittelt die Markenkomponente „ipek“ - wie bereits oben bei der

Kennzeichnungskraft ausgeführt - keinerlei Sachaussage.

Die beiden Bestandteile „ipek“ und „BULGUR“ verbinden sich in der angegriffenen

Marke auch nicht zu einem Gesamtbegriff. Zum einen sind sie optisch deutlich

voneinander getrennt, was die angesprochenen Verkehrskreise dazu veranlassen

wird, sie gesondert wahrzunehmen. Während das Element „ipek“ in das rote

Rechteck eingebunden ist, findet sich darunter und farblich deutlich abgesetzt das

weitere Element „BULGUR“. Zum anderen vermitteln die vom Inhaber der

angegriffenen Marke

angeführten Bedeutungen

„Seidenbulgur“

oder

„seidenweicher Bulgur“ keinen nachvollziehbaren Sinngehalt. Es bleibt somit völlig

offen, was sich der Verkehr hierunter vorstellen soll.

Die Bildbestandteile der sich gegenüberstehenden Marken weisen keinen

bezeichnungsfähigen Inhalt auf. Dementsprechend wird sich der Verkehr bei ihrer

wörtlichen Benennung ausschließlich am identischen Wortbestandteil „ipek“

orientieren.

e) Angesichts der sich gegenüberstehenden

identischen Waren, der

durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sowie der

klanglichen Identität der Vergleichsmarken besteht die Gefahr unmittelbarer

Verwechslungen. Der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts vom

22. Dezember 2021 war daher aufzuheben und die Eintragung der angegriffenen

Marke zu löschen.

6. Der nach der mündlichen Verhandlung am 2. Februar 2023 mit Schriftsatz vom

15. März 2023 gestellte Antrag des Inhabers der angegriffenen Marke, dem

Widersprechenden die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen, war als unzulässig zu

verwerfen. Nach Schluss der mündlichen Verhandlung sind gemäß § 296a ZPO i. V.

m. § 82 Abs. 1 Satz 1 MarkenG sachliches Vorbringen und damit die Stellung von

Sachanträgen, zu denen auch Kostenanträge zählen, ausgeschlossen, soweit es

nicht im Zusammenhang mit nachgelassenen Schriftsätzen im Sinne von § 283 ZPO

i. V. m. § 82 Abs. 1 Satz 1 MarkenG steht (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O.,

§ 76, Rn. 7). Vorliegend ist zwar dem Inhaber der angegriffenen Marke eine Frist

bis zum 15. März 2023 eingeräumt worden, um zu den Schriftsätzen des

Widersprechenden vom 20. Januar 2023 und vom 31. Januar 2023 Stellung

nehmen zu können. Diese bezogen sich allerdings auf die Frage der Benutzung der

Widerspruchsmarke und nicht auf die Auferlegung von Kosten. Insofern liegt das

Begehren des Inhabers der angegriffenen Marke außerhalb des Themenkreises, zu

dem ihm Gelegenheit gegeben worden war, sich zu äußern.

Der Senat sieht darüber hinaus keine Veranlassung, wegen der Kostenfrage die

Verhandlung wiederzueröffnen, zumal der Kostenantrag auch unbegründet ist. Er

ist dahingehend auszulegen, dass dem Widersprechenden die Kosten des

Beschwerdeverfahrens auferlegt werden sollen, da sein Vortrag gemäß

Schriftsätzen vom 20. Januar 2023 beziehungsweise 31. Januar 2023 nicht

innerhalb der Beschwerdebegründungsfrist erfolgt sei. Dieses Vorbringen alleine

lässt es nicht als billig erscheinen, die Kosten des Beschwerdeverfahrens dem

Widersprechenden aufzuerlegen. Eine solche Pflicht zur Kostentragung kommt

gemäß § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG vielmehr erst dann in Betracht, wenn ein

Verfahrensbeteiligter in einer nach anerkannten Beurteilungsgesichtspunkten

aussichtslosen oder zumindest kaum Aussicht auf Erfolg versprechenden Situation

sein

Interesse an dem Erhalt oder dem Erlöschen des Markenschutzes

durchzusetzen versucht (vgl. BPatGE 8, 60, 62; 12, 238, 240). Ein solcher Vorwurf

kann dem Widersprechenden jedoch nicht gemacht werden, insbesondere da seine

Beschwerde Erfolg hat. Insofern verbleibt es bei dem Grundsatz, dass die

Beteiligten die ihnen erwachsenen Kosten selbst zu tragen haben (§ 71 Abs.1

Satz 2 MarkenG).

7. Der Gegenstandswert wird durch gesonderten Beschluss festgesetzt.

III.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss können die am Beschwerdeverfahren Beteiligten das

Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde einlegen. Da der Senat die Rechtsbeschwerde

nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass

1.

2.

3.

4.

das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,

bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des

Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der

Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,

einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,

ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war,

sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend

zugestimmt hat,

5.

der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der

die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind,

oder

6.

der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde

ist

innerhalb eines Monats nach Zustellung des

Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45a, 76133 Karlsruhe, durch eine

beim Bundesgerichtshof zugelassene Rechtsanwältin als Bevollmächtigte oder

einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten in

elektronischer Form einzulegen.

Kortbein

Rupp-Swienty

Staats