BPatG Beschluss vom 21.10.2025 – 26 W (pat) 48/22

BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 48/22 _______________________

(Aktenzeichen)

…

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

betreffend die Marke 30 2018 229 973

(hier: Nichtigkeitsverfahren Kosten und Gegenstandswert – 0156/21 Lösch)

ECLI:DE:BPatG:2025:211025B26Wpat48.22.0

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am

21. Oktober 2025 unter Mitwirkung des Richters Kätker als Vorsitzender, des

Richters Staats, LL.M.Eur., und der Richterin Dr. Sedlmeier

beschlossen:

1. Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

2. Der Beschwerdeführer hat die Kosten des Beschwerdeverfahrens zu tragen.

Die angegriffene Wortmarke

G r ü n d e

I.

ASCONI

ist am 8. Oktober 2018 angemeldet und am 23. Oktober 2018 unter der Nummer

30 2018 229 973 als Marke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA)

geführte Register eingetragen worden für die Waren und Dienstleistungen

Klasse 14: Armbänder; Aus Edelmetallen oder Halbedelmetallen

oder -steinen oder Imitaten hiervon hergestellte oder damit

beschichtete Statuen und Figuren; Aus Edelmetallen oder

Halbedelmetallen oder

-steinen oder

Imitaten hiervon

hergestellte oder damit beschichtete Verzierungen; Edelsteine,

Perlen

und Edelmetalle

sowie

Imitationen

hiervon;

Juwelierwaren, Schmuckwaren; Kunstgegenstände aus

Edelmetall; Modeschmuck; Münzen; Schlüsselringe und

Schlüsselketten sowie Anhänger hierfür; Schmuck- und

Uhrenbehältnisse; Statuetten aus Edelmetall und deren

Legierungen; Statuetten aus Halbedelmetallen; Teile und

Zubehör für Schmuck- und Juwelierwaren; Teile und Zubehör

für Zeitmessgeräte; Uhren; Zeitmessinstrumente;

Klasse 25: Bekleidungsstücke; Kopfbedeckungen; Schuhwaren;

Klasse 35: Büroarbeiten; Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf

Bekleidungsstücke

und

Bekleidungsaccessoires;

Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Kopfbedeckungen;

Einzelhandelsdienstleistungen

in

Bezug

auf

Kunstgegenstände; Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug

auf Modeaccessoires; Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug

auf Schmuckwaren; Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug

auf Schuhwaren; Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf

Zeitmessinstrumente;

Geschäftsführung;

Großhandelsdienstleistungen in Bezug auf Bekleidungsstücke;

Großhandelsdienstleistungen in Bezug auf Kopfbedeckungen;

Großhandelsdienstleistungen in Bezug auf Kunstgegenstände;

Großhandelsdienstleistungen in Bezug auf Schmuckwaren;

Großhandelsdienstleistungen

in Bezug auf Schuhwaren;

Kaufmännische

Geschäftsunterstützungsdienste;

Unternehmensverwaltung; Werbung, Marketing

und

Verkaufsförderung.

Die Beschwerdegegnerin hat beim DPMA am 25.02.2021 Antrag auf Erklärung der

(vollständigen) Nichtigkeit der Marke und Löschung wegen des absoluten

Schutzhindernisses gem. § 50 Abs. 1 i.V.m. § 8 Abs. 2 Nr. 14 MarkenG gestellt bei

gleichzeitiger Zahlung der Gebühr i.H.v. 400,00 €.

Der ursprüngliche Markeninhaber B… hat dem Antrag, der per Übergabeein

schreiben am 05.03.2021 versendet wurde und ihm nach eigener Mitteilung am

08.03.2021 zugegangen sei, mit Schreiben vom 08.03.2021, eingegangen beim

DPMA am selben Tag, widersprochen. Mit weiterem Schreiben vom 14.04.2021 ist

er dem Nichtigkeitsantrag entgegengetreten und hat beantragt, der Nichtigkeitsantragstellerin die Kosten des Verfahrens „wegen Mutwilligkeit“ aufzuerlegen.

Die gegenständliche Marke wurde gemäß Antrag auf Eintragung eines Rechtsübergangs des Markeninhabers B… vom 10.02.2022 auf den zuletzt als Markeninhaber

eingetragenen

Herrn

K…

als

Rechtsnachfolger

übertragen. Letzterer stellte am 03.03.2022 Antrag auf vollständige Löschung der Marke

wegen Verzichts, woraufhin die Marke mit Wirkung zum 05.03.2022 gelöscht wurde.

Gemäß Schreiben des DPMA an den Rechtsnachfolger K… vom 17.02.2022

wurde dieser unter Fristsetzung aufgefordert, zu erklären, ob er als Rechtsnachfolger in das Nichtigkeitsverfahren eintritt. Der Rechtsnachfolger teilte dem DPMA

mit Schreiben vom 25.02.2022 mit, dass das Nichtigkeitsverfahren durch den

Rechtsvorgänger weitergeführt werde.

Die Nichtigkeitsantragstellerin hat sodann im Verfahren vor dem DPMA zuletzt

beantragt, dem Markenanmelder B… die Kosten des „Löschungsverfahrens“

aufzuerlegen und festzustellen, dass die Markenanmeldung bösgläubig vorgenommen worden sei.

Mit Beschluss vom 25.08.2022 hat die Markenabteilung 3.4 des DPMA durch ihren

Vorsitzenden dem Antragsgegner B… die Kosten des Verfahrens auferlegt, den

Feststellungsantrag der Antragstellerin zurückgewiesen und den Gegenstandswert

des Verfahrens auf 50.000,- € festgesetzt.

Zur Begründung hat die Markenabteilung ausgeführt, die Anmeldung der gegenständlichen Marke durch den Anmelder B… sei bösgläubig i.S.v. § 8 Abs. 2 Nr. 14

MarkenG erfolgt, weshalb es der Billigkeit entspreche, ihm die Kosten des

Verfahrens aufzuerlegen. Es komme die Fallgruppe des zweckfremden Einsatzes

der Marke im Wettbewerbskampf in Betracht, weil die Marke bei objektiver Würdigung aller Umstände von vornherein in der ersichtlichen Absicht angemeldet

worden sei, Dritte in wettbewerbswidriger Weise an der Benutzung zu hindern.

Diese Behinderungsabsicht sei wesentliches Motiv des Anmelders gewesen, was

sich insbesondere an der umfangreichen Abmahnpraxis ohne bestehendes Wettbewerbsverhältnis zeige, die rechtsmissbräuchlich erfolgt sei. Der Anmelder habe

teilweise unter Drohungen und Drängungen unberechtigte Geldforderungen geltend

gemacht,

jedoch davon abgesehen, Auskunfts-, Unterlassungs- oder

Schadensersatzverfahren einzuleiten. Es gebe keine hinreichenden Anhaltspunkte

für eigene schutzwürdige Interessen des Antragsgegners, welcher zum Zeitpunkt

der Anmeldung nicht selbst ernsthaft auf dem maßgeblichen Warengebiet als

Händler tätig gewesen sei. Es handele sich um eine Marke, die nur angemeldet

worden sei, um Dritte mit Unterlassungs- oder Geldforderungen zu überziehen,

ohne dass für die maßgeblichen Waren eine ernsthafte Benutzungsabsicht des

Anmelders erkennbar sei.

Der weitergehende Feststellungsantrag der Antragstellerin sei nicht begründet, weil

ein rechtliches Interesse an der Feststellung fehle. Auch bei Anhängigkeit mehrerer

Nichtigkeitsverfahren zwischen den Beteiligten habe eine in diesem Verfahren

ausgesprochene etwaige Feststellung der Bösgläubigkeit keine erkennbaren

Auswirkungen auf weitere Verfahren.

Der Gegenstandswert bestimme sich im Einklang mit der Rechtsprechung des BGH

bei einem auf Löschung gerichteten Verfahren am wirtschaftlichen Interesse des

Markeninhabers an der Aufrechterhaltung seiner Marke, wobei von einem

Regelgegenstandswert in Höhe von 50.000,- € auszugehen sei und sich kein Anlass

zu einem Abweichen hiervon ergeben habe.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde des ursprünglichen Markeninhabers, konkret gegen die Kostenauferlegung und die Festsetzung des Gegenstandswerts. Nachdem der Beschwerdeführer zunächst eine Beschwerdegebühr

gemäß Nr. 401 100 PatKostG i.H.v. 500,00 € gezahlt hatte, forderte er das

angerufene Gericht mit Schreiben vom 2. November 2022 zur Rückzahlung des „zu

viel bezahlten Betrag[s] (300 Euro)“ unter Hinweis auf, dass er davon ausgehe, die

Gebühr betrage nur „200 Euro […], da sich meine Beschwerde gegen eine (reine)

Kostenentscheidung richtet“. Hierauf erfolgte gemäß Anweisung der Kostenbeamtin

eine entsprechende Rückzahlung.

Weiter äußerte der Beschwerdeführer in einem an das DPMA gerichteten

Schreiben, welches im Verfahren vor dem BPatG zur „Kenntnis“ übersandt wurde,

die Auffassung, die Markenabteilung habe nicht in der Besetzung (allein) durch den

Vorsitzenden entscheiden dürfen. Gegen diesen gehe er neben der Verfolgung der

gegenständlichen Beschwerde zugleich im Wege der Dienstaufsichtsbeschwerde

vor dem DPMA vor. Im Beschwerdeverfahren wendet sich der Beschwerdeführer

teilweise

unter

Bezugnahme

auf

Vorbringen

im Dienstaufsichtsbeschwerdeverfahren gegen den Vorsitzenden der Markenabteilung, im Übrigen

unter Bezugnahme auf sein Vorbringen im Nichtigkeitsverfahren vor dem DPMA

sowie u.a. unter umfangreicher Zitierung „aus dem Buch ‚Shoedog‘ des Nike-

Gründers Phil Knight“ (Bl. 93 GA, Schreiben vom 12.06.2023) gegen den Vorwurf

der Bösgläubigkeit.

Der Beschwerdeführer beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenabteilung 3.4 des DPMA vom 25.08.2022

aufzuheben.

Die Nichtigkeitsantragstellerin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Zur Begründung führte sie aus, der Beschwerdeführer habe die Marke zweckfremd

als Mittel des Wettbewerbskampfes eingesetzt und bereits zu diesem Zweck

angemeldet. Es handele sich um eine sog. „Sperrmarke“, hinter der die Absicht

stehe, Dritte von der Aufnahme oder Fortführung der kennzeichnenden Benutzung

einer Bezeichnung – hier: der Verwendung der Warenkennzeichnung „Ascona“ für

Hosen durch die Beschwerdegegnerin – auszuschließen. Die Behinderungsabsicht

des ursprünglichen Markeninhabers, der „mittlerweile als Person beim DPMA

bekannt […] für seine Angriffe gegen Marken Dritter sowie durch seine zahlreichen

Versuche, von namhaften Unternehmen Lizenzgebühren […] zu erhalten“ sei, sei

durch sein aktenkundiges Verhalten bewiesen. Er greife u.a. systematisch Marken

namhafter Unternehmen mit Verfallsanträgen an, sowohl vor dem DPMA als auch

vor dem EUIPO. Die gegenständliche Marke sei aus sachfremden Motiven in

Behinderungsabsicht angemeldet worden. Der Beschwerdeführer führe ein kleines,

nicht

eingetragenes

Einzelunternehmen

für

u.a.

„Mediendesign,

Internetdienstleistungen, EDV-Service,

Internethandel mit Elektronik- und

Geschenkartikeln, Beratung“ und sei auf der Verkaufsplattform Amazon unter dem

Verkäuferprofil trading1 tätig, wobei dort nur die Waren wie Reisdreiecke bzw.

Modeschmuck gehandelt würden. Die wirtschaftliche Betätigung des

Beschwerdeführers sei extrem begrenzt und stehe in einem Missverhältnis zur

unüberschaubaren Anzahl von Waren und Dienstleistungen, für die dieser seine

Marken habe eintragen lassen. Im Bereich „Bekleidung“ vertreibe er überhaupt

keine Waren und habe niemals die Absicht ernsthafter Benutzung verfolgt. Die

fehlende Benutzung

in diesem Bereich habe der Beschwerdeführer

in

außergerichtlicher Korrespondenz mit der Beschwerdegegnerin selbst eingeräumt,

in welcher er sich insgesamt einer umfangreichen Abmahnpraxis gebrüstet habe,

obwohl gar kein Wettbewerbsverhältnis im Bereich Bekleidung bestehe. Die vom

Beschwerdeführer erwirtschafteten Umsätze stünden in einem Missverhältnis zu

den außergerichtlich geforderten hohen Lizenzzahlungen. Das Korrespondenzverhalten des Anmelders sei durch Drohungen und Beleidigungen gekennzeichnet

gewesen, was ebenfalls für eine Bösgläubigkeit spreche.

Auch sei die angemeldete Marke eine sog. „Spekulationsmarke“, die lediglich mit

dem Ziel angemeldet worden sei, gutgläubige Dritte unter Druck zu setzen und

Lizenzgebühren für die Nutzung des Zeichens verlangen zu können, ohne dass ein

eigener ernsthafter Benutzungswille vorgelegen habe. Hierfür spreche u.a., dass

die Markenanmeldung in zeitlichem Zusammenhang mit dem Verkaufsstart von

Outdoor-Hosen unter der Bezeichnung „Ascona“ durch die Beschwerdegegnerin

und nach entsprechender Werbung, Katalogankündigungen, Messeauftritten etc.

erfolgt sei. Dass die erste Abmahnung sodann etwa zwei Jahre nach der

Markenanmeldung erfolgt sei, sei naheliegend, da für ein Schadensersatzbegehren

nach der Lizenzanalogie – wie vom Beschwerdeführer sehr früh vorgeschlagen –

zunächst die Generierung von Umsatz abgewartet habe werden müssen. Aus den

Formulierungen der Abmahn-Korrespondenz des Beschwerdeführers ergebe sich,

dass diese von vornherein nur auf Geldzahlungen gerichtet gewesen sei, nicht

jedoch auf die Durchsetzung eines etwaigen Unterlassungsanspruchs, was auch

die „Auswahl der Gegenparteien“ zeige, die der Beschwerdeführer selbst dargestellt

habe und die ausschließlich „umsatzstarke bzw. marktführende Unternehmen“

betreffe. Auch in einem Verfahren des einstweiligen Rechtsschutzes sei dem

Beschwerdeführer

durch

des

OLG F…

zutreffend

Bösgläubigkeit bei der Markenanmeldung attestiert wurden. Ebenso korrekt sei dem

Beschwerdeführer rechtsmissbräuchliches Verhalten in einem Verfahren vor dem

EUIPO attestiert worden. Allein gegen die Beschwerdegegnerin habe der

Beschwerdeführer rechtsmissbräuchlich 11 Löschungsverfahren angestrengt und

hierdurch Kosten und Aufwand für den Nachweis der Benutzung klar erkennbar

benutzter Marken generiert.

Aus Gründen der Billigkeit seien die Verfahrenskosten dem Beschwerdeführer als

demjenigen, der eine böswillig angemeldete Marke verteidige, aufzuerlegen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II.

Die nach § 66 Abs. 1 Satz 1 MarkenG statthafte und im Übrigen zulässige

Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg. Denn aufgrund der Gesamtumstände

des Einzelfalls steht zur Überzeugung des Senats fest, dass der ursprüngliche

Inhaber der angegriffenen Marke und Beschwerdeführer bei der Anmeldung

bösgläubig war gemäß §§ 50 Abs. 1 MarkenG i. V. m. 8 Abs. 2 Nr. 14 MarkenG. Die

von der Markenabteilung getroffene Kostenentscheidung erfolgte deshalb

zutreffend.

1. Beschwerdeführer ist der ursprüngliche Markeninhaber, nachdem der Einzelrechtsnachfolger nicht in das Verfahren eingetreten ist (§ 265 Abs. 2 S. 1 ZPO, vgl.

Ströbele/Hacker/Thiering, 14. Aufl., § 28 MarkenG, Rn. 15, 17). Gegenstand der

Beschwerde des Nichtigkeitsantragsgegners sind allein die im Beschluss der

Markenabteilung vom 25. August 2022 als Tenor zu Ziff. 1 und 3 enthaltenen

Aussprüche zur Kostentragung und zur Festsetzung des Gegenstandswerts. Dies

ergibt sich aus dem eindeutigen Wortlaut der Beschwerdeschrift vom

18. September 2022, wonach Beschwerde eingelegt wird „gegen die Entscheidung,

mir die Kosten des Verfahrens aufzulegen und den Gegenstandswert mit 50.000

Euro festzusetzen“, mit welchem der Beschwerdeführer den Wortlaut der Ziffern 1

und 3 des angegriffenen Beschlusses ausdrücklich aufgreift.

Der angegriffene Beschluss enthält darüber hinaus als Ziffer 2 einen Ausspruch, mit

welchem der (zuletzt gestellte) Feststellungsantrag der (Nichtigkeits-)Antragstellerin

zurückgewiesen wurde. Unabhängig davon, dass der Annahme eines Angriffs des

Beschwerdeführers auch bezüglich dieses Feststellungsausspruchs der

ausdrückliche Wortlaut seines Schreibens vom 18. September 2022 sowie sein

weiterer Antrag vom 2. November 2022 entgegensteht, mit welchem er Rückzahlung eines Teils der Beschwerdegebühr mit der Begründung forderte, seine

Beschwerde richte sich gegen eine „(reine) Kostenentscheidung“, fehlt es dem

Beschwerdeführer hinsichtlich der Zurückweisung des Feststellungsantrags an

jedweder Beschwer. Dieser Ausspruch belastet allein die Nichtigkeitsantragstellerin

und Beschwerdegegnerin, die ihrerseits jedoch keine Beschwerde eingelegt hat.

2. Der Nichtigkeitsantrag ist zulässig.

Der Nichtigkeitsantrag wurde dem ursprünglichen Markeninhaber mit Übergabeeinschreiben, welches am 5. März 2021 versendet wurde, gemäß Fiktion nach § 4

Abs. 2 S. 2 VwZG am 8. März 2021 zugestellt. Am selben Tag legte dieser Widerspruch gegen den Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit und Löschung ein, sodass

gemäß § 53 Abs. 5 MarkenG das Nichtigkeitsverfahren durchzuführen war.

3. Es besteht kein Anlass zu einer Aufhebung des Beschlusses der Markenabteilung

und Zurückverweisung gemäß § 70 Abs. 3 Nr. 2 MarkenG.

Ein wesentlicher Verfahrensmangel, welcher Anlass zur Zurückverweisung geben

könnte, liegt nicht vor. Es bedarf hier keiner abschließenden Entscheidung, ob die

Sachbehandlung durch die Markenabteilung dergestalt, dass der angegriffene

Beschluss vom 25. August 2022 durch deren Vorsitzenden allein, nicht aber in einer

Besetzung durch drei Mitglieder erlassen wurde, zutreffend erfolgt ist. § 56 Abs. 3

S. 2, 3 MarkenG schreibt eine Besetzung von mindestens drei Mitgliedern

ausdrücklich (nur) für die Entscheidung über die Erklärung des Verfalls oder der

Nichtigkeit einer Marke nach § 53 MarkenG vor. Eine solche Entscheidung wurde

im vorliegenden Fall im Beschluss vom 25. August 2022 nicht getroffen, da nach

Markenverzicht gemäß § 48 MarkenG und daraufhin mit Wirkung zum 5. März 2022

erfolgte Löschung eine Nichtigerklärung und daran anknüpfende Löschung nicht

mehr auszusprechen war. Vielmehr war die Marke bereits vor dem Zeitpunkt der

Entscheidung der Markenabteilung aufgrund Verzichts durch den Rechtsnachfolger

mit Wirkung ex nunc gelöscht worden. Die Markenabteilung hat sodann den gemäß

Schriftsatz der Nichtigkeitsantragstellerin vom 28. März 2022 umgestellten Antrag,

„festzustellen, dass die Markenanmeldung bösgläubig vorgenommen wurde“, im

Ergebnis zutreffend als Feststellungsantrag behandelt, wobei dem angegriffenen

Beschluss keinerlei Ausführungen dazu zu entnehmen sind, worauf die begehrte

Feststellung gerichtet

ist. Nach gefestigter Rechtsprechungspraxis und

herrschender Auffassung ist bei Wegfall der mit Nichtigkeitsantrag angegriffenen

Marke während des laufenden Nichtigkeitsverfahrens, z.B. durch Verzicht des

Inhabers auf die eingetragene Marke, ein Antrag des Nichtigkeitsantragsstellers auf

Fortsetzung des Verfahrens, insbesondere im Hinblick auf die Kostentragung, als

Antrag auf Feststellung der Nichtigkeit der Eintragung der Marke mit Rückwirkung

auf den Eintragungszeitpunkt, mithin ex tunc, auszulegen (vgl. BGH GRUR 2001,

337, 339 – Easypress; BPatG GRUR 2009, 522, 523 - Lackdoktor; BPatG GRUR

2007, 507, 508 – FUSSBALL WM 2006 II; Miosga in Ströbele/Hacker/Thiering, 14.

Aufl., § 53 MarkenG, Rn. 80 sowie Meiser, a.a.O., § 66 MarkenG, Rn. 98; BeckOK

MarkenR-Kopacek, 41. Ed., § 48 MarkenG, Rn. 14).

Selbst, wenn man die Zuständigkeitsvorschrift des § 56 Abs. 3 S. 3 MarkenG auf

Feststellungsentscheidungen über eine etwaige Nichtigkeit der Eintragung mit

Wirkung ex tunc erstrecken wollte, was hier keiner abschließenden Erörterung

bedarf, bestünde kein Anlass zu einer Zurückverweisung der Sache an das DPMA

gemäß § 70 Abs. 3 Nr. 2 MarkenG. Im Hinblick auf die bisherige Verfahrensdauer

sowie den Umstand, dass infolge des Verzichts auf die angegriffene Marke keinerlei

Entscheidungen über den Fortbestand einer eingetragenen Marke mehr zu treffen

sind, erachtet es das angerufene Gericht in Ausübung des ihm nach § 70 Abs. 3

MarkenG eingeräumten Ermessens als sachgerecht, selbst in der Sache zu

entscheiden. Die im Rahmen der Beschwerde zu prüfende, im Vordergrund

stehende Rechtsfrage nach einer Bösgläubigkeit des Beschwerdeführers bei der

Markenanmeldung bezüglich der Waren der Klasse 25 kann auf Basis des

Akteninhalts vom Gericht abschließend geprüft und beurteilt werden.

Soweit sich dabei ergibt, dass ein Feststellungsinteresse der Nichtigkeitsantragstellerin durch die Markenabteilung gegebenenfalls zu bejahen gewesen wäre, weil

der vom Beschwerdeführer mit Schreiben vom 10. Februar 2022 erklärte „Verzicht“

auf „eine etwaige Rechtsverfolgung“ aus u.a. der gegenständlichen Marke

gegenüber der Beschwerdegegnerin und etwaigen Abnehmern derselben, auch für

die Vergangenheit, keine eindeutige verbindliche Freistellung auch für Ansprüche

aus der Zeit vor der (Verzichts-)Löschung, mithin mit Wirkung ex tunc, enthalten

dürfte, ist dem Senat eine Befassung hiermit vor dem Hintergrund des Verbots der

Schlechterstellung (reformatio in peius) verwehrt (zu diesem Grundsatz vgl. etwa

Miosga in Ströbele/Hacker/Thiering, 14. Aufl., § 64 MarkenG, Rn. 11; Grabrucker in

Ingerl/Rohnke/Nordemann, 4. Aufl., § 66 MarkenG, Rn. 69; BPatG BeckRS 2008,

5306 Rn. 13 – Skyblue; BPatG BeckRS 2007, 11648 - LaserPoint).

4. Die Kostenauferlegung im angegriffenen Beschluss erfolgte rechtmäßig.

Gemäß § 63 Abs. 1 MarkenG kann in Verfahren, an denen mehrere Personen

beteiligt sind, das DPMA u.a. bestimmen, dass eine Partei die Kosten trägt, wenn

dies der Billigkeit entspricht. Eine Kostenauferlegung zu Lasten eines Beteiligten

stellt die Ausnahme zum Regelfall dar, dass jeder Beteiligte seine Kosten selbst zu

tragen hat. Hierfür reicht die Tatsache des Unterliegens in der Hauptsache allein

nicht aus. Es sind vielmehr besondere Umstände erforderlich, die eine

Kostenauferlegung ausnahmsweise aus Billigkeitsgründen nahelegen, beispielsweise bei offensichtlich aussichtslosen oder rechtsmissbräuchlichen Beschwerden

oder einem Verstoß eines Beteiligten gegen den Grundsatz der prozessualen

Sorgfalt (BGH GRUR 1972, 600, 601 – Lewapur; BGH GRUR 1996, 399,

401 - Schutzverkleidung I; BPatG 26 W (pat) 16/22 – ENERGIM/energis).

Nach ständiger, gefestigter Rechtsprechung sind im Falle einer bösgläubigen

Markenanmeldung die Kosten des Verfahrens, d. h. die Kosten des Nichtigkeitsverfahrens vor dem Deutschen Patent- und Markenamt gemäß § 63 Abs. 1 Satz 1

MarkenG sowie die Kosten des Beschwerdeverfahrens gemäß § 71 Abs. 1 Satz 1

MarkenG, aus Billigkeitsgründen dem Inhaber der angegriffenen Marke aufzuerlegen (vgl. Meiser in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 14. Aufl., § 71 Rn. 19

m.w.N.). Eine bösgläubige Anmeldung stellt sich stets als rechtsmissbräuchlich dar.

Die Markenabteilung hat im vorliegenden Fall zutreffend eine Bösgläubigkeit des

ursprünglichen Markeninhabers bei der Anmeldung bejaht. Im Einzelnen:

a) Von Bösgläubigkeit ist auszugehen, wenn die Anmeldung rechtsmissbräuchlich

oder sittenwidrig erfolgt ist (vgl. BGH GRUR 2016, 380 Rn. 16 – GLÜCKSPILZ; BGH

GRUR 2016, 378 Rn. 16 – LIQUIDROM; BGH GRUR 2009, 780 Rn. 10 - lvadal).

Eine abschließende Definition des kennzeichenrechtlichen Begriffs der

Bösgläubigkeit gibt es nicht (EuGH GRUR-RS 2019, 20743 Rn. 44 – STYLO &

KOTON; BPatG BeckRS 2013, 479 – Krystallpalast). Die rechtliche Beurteilung, ob

eine Marke bösgläubig angemeldet worden ist, hat vielmehr umfassend und unter

Berücksichtigung aller im Einzelfall erheblichen Faktoren zu erfolgen (vgl. nur EuGH

GRUR 2009, 763 Rn. 37 – Lindt & Sprüngli/Franz Hauswirth). Ein Anmelder handelt

dabei nicht allein deshalb unlauter, weil er weiß, dass ein anderer dasselbe Zeichen

für dieselben Waren oder Dienstleistungen benutzt, ohne hierfür einen formalen

Kennzeichenschutz erworben zu haben (vgl. EuGH GRUR Int. 2013, 792 Rn. 37 –

Malaysia Dairy Industries). Ein Vorbenutzungsrecht in diesem Sinne ist dem

Markenrecht fremd. Es müssen vielmehr besondere Umstände hinzutreten, die das

Verhalten des Anmelders als wettbewerbswidrig erscheinen lassen.

Ausgehend hiervon kann ein bösgläubiger Markenerwerb nach der ständigen

Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes insbesondere darin liegen, dass der

Anmelder in Kenntnis eines schutzwürdigen Besitzstandes eines Vorbenutzers

ohne rechtfertigenden Grund die gleiche oder eine verwechselbar ähnliche Marke

für gleiche oder ähnliche Waren und/oder Dienstleistungen anmeldet mit dem Ziel

der Störung des Besitzstandes des Vorbenutzers oder in der Absicht, für diesen den

weiteren Gebrauch der Marke zu sperren (vgl. BGH GRUR 1998, 1034, 1037

– Makalu; BGH GRUR 2000, 1032, 1034 – EQUI 2000; BGH GRUR 2008, 621 Rn.

21 – AKADEMIKS). Darüber hinaus kann der Erwerb eines formalen Markenrechts,

unabhängig vom Bestehen eines schutzwürdigen Besitzstandes eines Dritten, auch

dann bösgläubig sein, wenn sich die Anmeldung der Marke unter anderen

Gesichtspunkten als wettbewerbs- oder sittenwidrig darstellt. Das wettbewerblich

Verwerfliche kann insbesondere darin gesehen werden, dass ein Markenanmelder

die mit der Eintragung der Marke verbundene – an sich unbedenkliche –

Sperrwirkung zweckfremd als Mittel des Wettbewerbskampfes einsetzt (sog.

„Sperrmarke“, vgl. BGH GRUR 2008, 917 Rn. 20 – EROS; GRUR 2008, 621 Rn. 21

– AKADEMIKS). Ein Verhalten überschreitet die Schwelle der Bösgläubigkeit erst

dann, wenn seine Wirkungen über eine als bloße Folge des Wettbewerbs

hinzunehmende Behinderung hinausgehen und es bei objektiver Würdigung aller

Umstände des Einzelfalls

in erster Linie auf die Beeinträchtigung der

wettbewerblichen Entfaltung des Mitbewerbers und nicht auf die Förderung des

eigenen Wettbewerbs

gerichtet

ist

(vgl. BGH GRUR

2016,

Rn. 28 - GLÜCKSPILZ; BGH GRUR 2008, 917 Rn. 23 – EROS; BGH GRUR 2008,

621 Rn. 32 – AKADEMIKS). Schließlich hat sich als weitere Fallgruppe einer bösgläubigen Markenanmeldung in der Rechtsprechung die Konstellation herausgebildet, dass eine Marke in markenrechtlich nicht gerechtfertigter Behinderungsabsicht ohne generellen Benutzungswillen des Anmelders angemeldet wird (vgl.

etwa BGH GRUR 2001, 242, 244 – Classe E), beispielsweise als sog.

„Spekulationsmarke“.

Die Übergänge zwischen den einzelnen, nicht abschließenden Fallgruppen sind

fließend, wobei häufig auch Überschneidungen zwischen den jeweiligen Merkmalen

vorliegen können (EuG GRURInt 2012, 651 Rn. 33 – FS; BPatG BeckRS 2011, 178

– Sachsendampf; Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 14. Aufl., § 8 Rn. 1061).

Auch verbietet sich eine schematische Prüfung anhand der in der Rechtsprechung

herausgebildeten Fallgruppen (BPatG BeckRS 2013, 479 – Krystallpalast).

Für die Beurteilung der Bösgläubigkeit ist der Zeitpunkt der Markenanmeldung

maßgeblich (BGH GRUR 2009, 780 Rn. 10 – lvadal). Dies schließt jedoch eine

Berücksichtigung des Verhaltens des Anmelders vor und nach der Markenanmeldung nicht aus, denn aus diesem Verhalten können sich Anhaltspunkte für oder

gegen eine zum Anmeldezeitpunkt vorliegende Behinderungsabsicht ergeben (vgl.

BGH GRUR 2016, 380 Rn. 14 – GLÜCKSPILZ; BPatG BeckRS 2017, 137230, 29

W (pat) 16/14, Rn. 64 – YOU & ME; Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 14.

Auflage, § 8 Rn. 1081). Soweit der einheitliche nationale und

gemeinschaftsrechtliche Begriff der Bösgläubigkeit (vgl. hierzu EuGH GRUR 2020,

288 Rn. 73 – Sky ua/Gesellschaften Skykick) der Anmeldung eine subjektive

Einstellung des Anmelders im Sinne eines unredlichen oder sonstigen unlauteren

Motivs voraussetzt, ist auf diese aus den relevanten objektiven Umständen zu

schließen (BGH GRUR 2009, 780 Rn. 18 – Ivadal). An die Feststellung einer

etwaigen böswilligen Absicht dürfen keine überspannten Anforderungen gestellt

werden, da Missbrauchsabsichten nur indirekt anhand – regelmäßig später zutrage

getretener – indizieller Tatsachen festgestellt werden können (BPatG BeckRS 2013,

479 – Krystallpalast; BPatG GRUR 2001, 744, 748 – S100).

b) Dass durch die Anmeldung der gegenständlichen Marke ein schutzwürdiger

Besitzstand der Beschwerdegegnerin gestört wurde, ergibt sich aus dem Sachvortrag und den vorgelegten Unterlagen nicht.

c) Im vorliegenden Fall sprechen die aktenkundigen Einzelfallumstände aber für

eine durch den vormaligen Markeninhaber bösgläubig vorgenommene Markenanmeldung, auch ohne Eingriff in einen schutzwürdigen Besitzstand. Nach Auffassung

des Senats wurde die Anmeldung der angegriffenen Marke nämlich wesentlich von

der Motivation einer markenrechtlich nicht gerechtfertigten Behinderungs- und

Bereicherungsabsicht ohne generellen Benutzungswillen des Anmelders bestimmt.

Die angegriffene Marke stellt sich jedenfalls im Hinblick auf ihre Anmeldung für

Waren der Klasse 25 als sog. Spekulationsmarke dar. Hierunter sind Marken zu

verstehen, die ohne eigenen Benutzungswillen dazu dienen, von anderen

Lizenzgebühren für die Nutzung des Zeichens verlangen zu können (BeckOK

MarkenR-Schoene, 41. Ed., § 8 MarkenG, Rn. 1062 m.w.N.).

aa) Zwar ergibt sich nach den Feststellungen des Senats angesichts des Umfangs

des „Markenportfolios“ des Beschwerdeführers nicht, dass dieser eine größere

Anzahl von Marken in spekulativer Absicht „gehortet“ hat. Auch ist die angegriffene

Marke entgegen der Auffassung der Beschwerdegegnerin nicht für eine größere

Anzahl völlig unterschiedlicher Waren bzw. Dienstleistungen angemeldet worden

(zu diesem Kriterium Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 14. Aufl., § 8 Rn. 1101),

sondern für diverse Waren der Klassen 14 und 25 sowie Dienstleistungen der

Klasse 35. Gleichwohl sprechen hier gewichtige Indizien gegen einen generellen

Benutzungswillen des Anmelders im Zeitpunkt der Anmeldung:

(1) Vor dem Hintergrund der Hauptfunktion der Marke, Waren und Dienstleistungen

von denen anderer Herkunft unterscheiden zu können (vgl. hierzu nur EuGH GRUR-

RS 2019, 20743 Rn. 45 – STYLO & KOTON), steht bösgläubig angemeldeten

Marken deshalb ein absolutes Eintragungshindernis entgegen bzw. sieht das

Gesetz einen entsprechenden Nichtigkeitsgrund vor, weil hinter solchen nicht der –

legitime – Zweck steht, sich in lauterer Weise am Wettbewerb zu beteiligen, sondern

die Absicht, in einer den redlichen Handelsbräuchen widersprechenden Weise

Interessen Dritter zu schaden oder die Absicht, sich ohne Bezug zu einem

konkreten Dritten ein ausschließliches Recht zu anderen als zu den zur Funktion

der Marke gehörenden Zwecken zu verschaffen (EuGH a.a.O. Rn. 46 – STYLO &

KOTON; EuGH GRUR 2020, 288 Rn. 77 – Sky ua/Gesellschaften Skykick). Eine

derart durch Eintragung ins Register erlangte formale Rechtsposition verdient

keinen markenrechtlichen Schutz. Zentrale Bedeutung kommt dabei der Frage zu,

ob der Anmelder bei Anmeldung seiner Marke den ernsthaften Willen hat, diese

entsprechend der Herkunftsfunktion der Marke zu nutzen.

(2) Der Senat konnte in Gesamtwürdigung der entscheidungsrelevanten, unstreitig

gebliebenen objektiven Umstände nicht feststellen, dass der Beschwerdeführer bei

Anmeldung der Marke für die Waren der Klasse 25 die Absicht zu einer redlichen

Verwendung als herkunftshinweisendes Warenkennzeichen hatte. Die Umstände

im hier zu beurteilenden Einzelfall sprechen in einer Gesamtbetrachtung gegen eine

lautere Verwendungsabsicht des Beschwerdeführers. Diese tragen vielmehr die

Schlussfolgerung, dass er bereits bei Anmeldung seiner Marke die wesentlich

mitbestimmende Absicht hatte, die Marke zur Erlangung von Schadensersatz- und

Lizenzzahlungen im Wege von Abmahnungen gegenüber Marktteilnehmern, die

ähnlich lautende Warenkennzeichen verwenden, zu nutzen, während der Schutz

der Herkunftsfunktion der Marke eine bestenfalls untergeordnete Rolle spielte.

Bösgläubigkeit scheidet aus, wenn die Markenanmeldung vorrangig die redliche

Geschäftstätigkeit des Anmelders fördern soll (BeckOK MarkenR-Schoene, 41. Ed.,

§ 8 MarkenG, Rn. 990). Gleichwohl wird die Annahme einer Bösgläubigkeit nicht

schon durch die Behauptung oder den Nachweis eines eigenen Benutzungswillens

ausgeschlossen, wenn in Gesamtabwägung der maßgeblichen Einzelfallumstände

zutage tritt, dass sich die Markenanmeldung als erster Teilakt eines (späteren)

markenrechtlich nicht legitimen Einsatzes darstellt (BPatG 30 W (pat) 24/16 – ACL

Staticide).

Nach ständiger Rechtsprechung wird der Wille eines Markeninhabers, die

angemeldete Marke zur herkunftshinweisenden Kennzeichnung von Waren

und/oder Dienstleistungen zu benutzen, grundsätzlich vermutet, wohingegen keine

Vermutung für eine Unredlichkeit besteht (vgl. etwa BGH GRUR 2001, 242,

245 - Classe E; BGH GRUR 2009, 780 Rn. 19 – Ivadal). Die Vermutung für eine

kennzeichnungsrechtlich legitime Benutzungsabsicht kann jedoch durch Umstände

und Indizien betreffend das Gesamtverhalten des Anmelders widerlegt werden, die

den Schluss auf unlautere Motive nahelegen (Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG,

14. Aufl., § 8 Rn. 1091 m.w.N.).

(a) Entgegen der Auffassung des Beschwerdeführers genügt dessen Sachvortrag

zu einer Benutzung der angegriffenen Marke zur Kennzeichnung diverser

Schmuckwaren, die er über die Verkaufsplattform amazon.de unter seinem dortigen

Verkäufer-Profil

„trading1“ zum Erwerb angeboten hat, nicht, um einen

markenrechtlich relevanten Benutzungswillen insbesondere für die von der

Anmeldung umfassten Waren der Klasse 25 Bekleidungsstücke; Kopfbedeckungen;

Schuhwaren zu belegen.

Unstreitig ist der Beschwerdeführer nicht selbst Hersteller von Waren. Trotz

substantiierten Bestreitens einer ernsthaften Benutzung und eines hierauf

gerichteten Willens des Beschwerdeführers durch die Beschwerdegegnerin sowohl

in der vorgerichtlichen Korrespondenz als auch im Nichtigkeitsverfahren vor dem

DPMA und im hiesigen Beschwerdeverfahren, beschränkt sich der Vortrag des

Beschwerdeführers auf nicht weiter begründete Allgemeinplätze und vage

Absichtserklärungen. So führte er etwa in der Widerspruchsbegründung vom

14. April 2021 aus, es „sprechen keine wirtschaftlichen oder sonstigen Gründe

dagegen, dass [er] auch Bekleidungsstücke mit [seiner] Marke kennzeichnen und

verkaufen werde“. Dies sei „einfach in Auftrag zu geben“. Konkreter Vortrag

beispielsweise zu Planungen oder Überlegungen, bestimmte Waren (Art,

Preissegment etc.) zu vertreiben oder dem beabsichtigten Umfang, in welchem

diese angeboten werden sollten bzw. welche Kundschaft angesprochen werden

sollte, fehlt. Soweit Werbeaufwendungen vorgetragen werden, ist nicht erkennbar,

für welche konkreten Waren hier Werbung stattgefunden haben soll. Die im

Verfahren vorgelegte Eidesstattliche Versicherung des Beschwerdeführers vom

6. November 2021 nimmt nur allgemein auf „Schmuck“ Bezug, verhält sich aber

nicht zu Waren der Klasse 25. Ein nachvollziehbares Geschäftskonzept, in welchem

Rahmen, mit welchen Waren etc. der Beschwerdeführer unter seiner Marke im

relevanten Warensegment gewerblich in Erscheinung treten wollte, ergibt sich aus

dem Sachvortrag nicht. Konkrete Vorbereitungshandlungen, die einen Rückschluss

auf ernsthafte Benutzungsabsichten in diesem Warensegment erlauben würden,

sind ebenfalls weder vorgetragen noch ersichtlich.

Zwar setzt die Eintragung einer Marke weder die Zugehörigkeit zu einem

bestimmten Geschäftsbetrieb des Anmelders voraus, noch, dass dieser bei

Anmeldung bereits abschließende Marketingkonzepte, Produktions- und Vertriebsstrukturen, Verkaufsräumlichkeiten oder -plattformen etc. verfügbar hält und in

einem etwaigen Nichtigkeitsverfahren dokumentieren kann. Auch ergibt sich unter

Berücksichtigung der fünfjährigen Benutzungsschonfrist, dass das harmonisierte

Markenrecht dem Anmelder eine Karenzphase zugesteht, in welcher er zum

Beispiel gegenüber dem Vorwurf einer ggf. eine Verfallslöschung rechtfertigenden

Nichtbenutzung keine Benutzungshandlungen nachweisen muss. Dies schließt

jedoch entgegen der Auffassung des Beschwerdeführers nicht aus, dass aus dem

Fehlen markenrechtlich relevanter Benutzungshandlungen in der Zeit nach der

Anmeldung Rückschlüsse auf das Vorhandensein eines legitimen Benutzungswillens bei der Anmeldung gezogen werden können.

(b) Im vorliegenden Fall hat der Beschwerdeführer zunächst einmal selbst

zugestanden, dass er für die angemeldeten Waren der Klasse 25 keine ernsthaften

Benutzungsabsichten hatte, was der Senat als starkes Indiz für eine Bösgläubigkeit

bei der Anmeldung gewertet hat. Dies ergibt sich zur Überzeugung des Senats aus

dem außergerichtlichen Vorbringen des Beschwerdeführers gegenüber der

Beschwerdegegnerin im Vorfeld des späteren Nichtigkeitsverfahrens. Nach dem

unbestritten gebliebenen Sachvortrag der Beschwerdegegnerin hat der

Beschwerdeführer in seiner von der Beschwerdegegnerin als Anlage 5 zum

Schriftsatz vom 25. Februar 2021 vorgelegten (Ausdruck einer) E-Mail vom 21.

Januar 2021 selbst ausgeführt: „Ich bin zu 100% Importeur und vielleicht importiere

ich ja auch mal etwas aus dem Bereich Textilien aus China mit einem schönen

Marken-Schriftzug drauf, wenn Ihnen das wichtig ist.“ Dies zeigt, dass der

Beschwerdeführer auch Anfang 2021, mithin über zwei Jahre nach der

Markenanmeldung, keinerlei Willen oder konkrete geschäftliche Absichten hatte, als

Anbieter von Bekleidungswaren etc. der Klasse 25 gewerbliche Tätigkeiten zu

entfalten. Zugleich belegen die zitierten schriftlichen Äußerungen des Beschwerdeführers, dass er bereit war, Maßnahmen zur Vortäuschung einer markenmäßigen

Verwendung

im Rechtsverkehr vorzunehmen, um ein durch Benutzung

begründetes berechtigtes Interesse am Schutz seiner Marke vorzutäuschen, ohne

dass dem eine tatsächliche Benutzung der Marke als Kennzeichnungsmittel

gegenübergestanden wäre. Auch unter Berücksichtigung der insgesamt häufig

polarisierenden, unsachlichen und teilweise durch Diffamierungen und persönliche

Angriffe gegenüber den Empfängern der Schreiben gekennzeichneten aktenkundigen Korrespondenz des Beschwerdeführers und unter Berücksichtigung des

Kontexts der Äußerung, die in Reaktion auf eine konkrete Anfrage der anwaltlichen

Vertretung der Beschwerdegegnerin zu Benutzungsabsichten im Textilbereich

erfolgte, trägt die Äußerung den Schluss auf unlautere Absichten bereits bei

Anmeldung der Marke. Sie bringt zum Ausdruck, dass der Beschwerdeführer sich

einerseits der markenrechtlichen Bedeutung der Benutzung einer Marke bewusst

ist und andererseits, dass er ohne weiteres bereit ist, den Rechtsverkehr über eine

solche zu täuschen, sofern er sich hiervon Vorteile verspricht.

Entgegen der Auffassung des Beschwerdeführers, wie in seinem Schreiben vor

dem DPMA vom 20. Juni 2021 geäußert, unterliegen die von ihm selbst

stammenden und in E-Mails oder sonstiger Korrespondenz mit der Beschwerdegegnerin oder ihrer anwaltlichen Vertretung enthaltenen schriftlichen Äußerungen

weder einem Verwertungsverbot noch ist die vom Beschwerdeführer geltend

gemachte „Rücknahme“ seiner Äußerungen im Nichtigkeits- und Beschwerdeverfahren beachtlich. Der Beschwerdeführer hat zu keinem Zeitpunkt bestritten, die von

der Beschwerdegegnerin substantiiert und unter Beifügung von Auszügen oder

Kopien aus den jeweiligen (E-Mail-)Schreiben belegten Äußerungen tatsächlich

getätigt zu haben. Soweit er meint, diese dürften nicht verwendet werden, weil sie

„unter dem Eindruck der Nötigung und der Drohungen durch die Anwältin und/oder

aus einer Verhandlungstaktik heraus geschrieben wurden und nicht ohne weiteres

als ernsthafte Aussage zu werten sind“, ist dies unbehelflich. Die Urheberschaft der

Äußerungen ist unstreitig. Ebenso ergibt sich unzweifelhaft, dass diese in einem

geschäftlichen Kontext erfolgten, nämlich im Nachgang der vom Beschwerdeführer

initiierten Kontaktaufnahme wegen einer durch ihn geltend gemachten Verletzung

seiner Markenrechte

durch

die Beschwerdegegnerin. Schutzwürdige

Persönlichkeitsinteressen, die ggf. ein Beweisverwertungshindernis begründen

könnten, liegen fern, zumal angesichts der Zuordnung der fraglichen Äußerungen

zur Sozial- und Geschäftssphäre, unter Berücksichtigung des Tonfalls und der

Wortwahl der unterschiedlichen Äußerungen und der offensichtlichen Zielrichtung

der Kommunikation, nämlich die Beschwerdegegnerin zu Zahlungen unter Aufbau

einer wirtschaftlichen Drohkulisse zu bewegen, das Dokumentations- und

Beweissicherungsinteresse

der

Beschwerdegegnerin

ein

etwaiges

Vertraulichkeitsinteresse des Beschwerdeführers um ein vielfaches überwiegt. Wer

in einen Prozess einer geschäftlichen bzw. gewerblichen Kommunikation aus

wirtschaftlichem

Interesse

eintritt, muss

damit

rechnen,

dass

der

Kommunikationspartner aus

legitimen Beweisinteressen die Kommunikation

reproduzierbar festhält und später zitiert sowie insbesondere in etwaige gerichtliche

oder behördliche Verfahren einbringt.

(c) Des Weiteren erlaubt der aktenkundige Umfang der gewerblichen Tätigkeit des

Beschwerdeführers u.a. auf den Plattformen ebay und amazon, wie er sich aus den

von den Beteiligten vorgelegten Anlagen ergibt, als Anbieter von Schmuckwaren

und „Reisdreiecken“ oder Schutzvisieren dem Senat keinerlei Rückschluss auf

ernsthafte Absichten, auch als Verkäufer von Waren der Klasse 25 auftreten zu

wollen. Die im Nichtigkeitsverfahren vor dem DPMA vom Beschwerdeführer

vorgelegten Unterlagen, beispielsweise die Anlage FB-1404-6, die Screenshots von

Angeboten für Halsketten auf der Verkaufsplattform amazon.de sowie - zunächst

geschwärzt und später ungeschwärzt vorgelegte – einzelne Rechnungen für

Schmuck umfassen, verhalten sich allein zu Schmuckwaren. Gleiches gilt für die als

Anlage FB-Eid-1 vorgelegte eidesstattliche Versicherung des Beschwerdeführers

vom 27. April 2021, in welcher er für Schmuck Umsätze – ohne abschließende

Benennung des in Bezug genommenen Zeitraums – von „ca. 4000 Euro“ mitteilt.

Der Senat konnte daran anknüpfend nicht feststellen, dass sich die angegriffene

Marke in eine schlüssige unternehmerische Logik (zu diesem Kriterium vgl. etwa

EuGH GRUR-RS 2019, 20743 Rn. 62 f. – STYLO & KOTON EuG GRUR-RS 2021,

8097, Rn. 38 – Monopoly; BPatG GRUR-RS 2025, 268 Rn. 73 - Testarossa) des

Beschwerdeführers einfügt. Soweit der Beschwerdeführer „Ideen“ vorträgt, er habe

die Marke mit Blickrichtung auf „Luxuswaren“ im Bereich Schmuck und Bekleidung

etablieren wollen, und zum Beleg hierfür beispielhaft bekannte Marken aus diesen

Bereichen anführt, unter denen sowohl Bekleidung als auch Schmuck angeboten

werden, verbleibt es bei vagen Andeutungen und pauschalen Aussagen ohne

substantiellen konkreten Gehalt, vgl. z.B. die Äußerungen des Beschwerdeführers

„Vision, meine Marke zu einer bekannten Marke im Bereich hochwertiger Luxus-

Güter aufzubauen“ im Schreiben vom 14. April 2021 oder „Das Anbieten von

Bekleidungsstücken in Ergänzung zu Schmuck ist geplant und völlig normal im

Luxusbereich.“ im Schreiben vom 5. September 2021. Valide gewerbliche

Konzepte, konkrete Vorbereitungshandlungen etc., werden nicht vorgetragen.

(d) Auch, soweit der Beschwerdeführer sich hinsichtlich einer fehlenden tatsächlichen Benutzung der angegriffenen Marke für Waren der Klasse 25, insbesondere

Bekleidungswaren, auf ein zunächst bestandenes „Hindernis“ beruft, weil durch die

Inhaber der Wortmarke Anzoni (DD 648 973) gegen die hier gegenständliche

Marke Asconi im Wege eines Widerspruchs gemäß §§ 42 Abs. 1, 2 Nr. 1, 9 Abs. 1

MarkenG vorgegangen worden sei und er wegen des noch schwebenden

Widerspruchsverfahrens von einer Aufnahme der Benutzung seiner Marke für

Waren der Klasse 25 Abstand genommen habe, greift dies zu kurz und genügt nicht,

um die gewichtigen

Indizien gegen einen Benutzungswillen

in diesem

Warensegment zu entkräften.

Die sog. Benutzungsschonfrist dient dem Schutz der unternehmerischen Dispositionsfreiheit des Markeninhabers. Dieser soll nicht mit dem Risiko einer Inanspruchnahme wegen Verletzung fremder Markenrechte belastet werden, wenn er

aufgrund des Benutzungszwangs, § 26 MarkenG, zu einer Benutzungsaufnahme

trotz noch unklaren Fortbestands seiner Marke z.B. während eines anhängigen

Widerspruchsverfahrens gezwungen wäre. § 26 Abs. 5 MarkenG sieht demgemäß

vor, dass die fünfjährige Benutzungsschonfrist erst mit (rechtskräftigem) Abschluss

eines zunächst anhängigen Widerspruchsverfahrens zu laufen beginnt. Diese

Vorschrift hebt jedoch den Zusammenhang zwischen dem durch eine eingetragene

Marke gewährten Schutzrecht und dessen Rechtfertigung, nämlich einer

(beabsichtigten) Benutzung dieser Marke im kennzeichenrechtlichen Sinne (als

Herkunftshinweis) nicht auf. Auch während der noch laufenden Benutzungsschonfrist gründet die Legitimation der durch die Marke vermittelten Ausschließlichkeitswirkung auf der Prämisse, dass ihre Anmeldung von lauteren Absichten

getragen wird. Als ernsthafte Benutzung i.S.d. § 26 MarkenG sind deshalb auch

grundsätzlich nur solche Verwendungsformen einer eingetragenen Marke relevant,

die der Herkunftsfunktion einer Marke als ihrer Hauptfunktion entsprechen. Nur

tatsächlich im geschäftlichen Verkehr als Herkunftshinweis verwendete Marken

können

ihre Aufgabe als Unterscheidungskennzeichen und wesentliche

Bestandteile eines unverfälschten Wettbewerbs erfüllen (Ströbele/Hacker/Thiering,

14. Aufl., § 26 MarkenG, Rn. 4).

Ergeben sich – wie hier – Anhaltspunkte für einen fehlenden Benutzungswillen

bereits bei Anmeldung der Marke, ist der Inhaber der angegriffenen Marke gehalten,

dem entgegenzutreten und einen solchen nachzuweisen, beispielsweise also

beabsichtigte Benutzungshandlungen, ein Marken- und/oder Geschäftskonzept,

Vorbereitungshandlungen etc. mit Bezug auf das fragliche Warensegment

vorzutragen. Daran fehlt es hier.

Im Gegenteil sind im vorliegenden Fall sogar aus dem durchgeführten Widerspruchsverfahren, welches durch Rücknahme des Widerspruchs im Beschwerdeverfahren vor dem Bundespatentgericht (Az. 26 W (pat) 502/21) am 10. März 2021

endete, gewichtige

Indizien gegen einen Benutzungswillen des hiesigen

Beschwerdeführers für Waren der Klasse 25 abzuleiten. So hatte der Beschwerdeführer in seiner Rolle als Inhaber der angegriffenen Marke im Widerspruchsverfahren vor dem DPMA u.a. in seinem Schreiben vom 12. April 2019 gegen das

von der dortigen Widersprechenden angeführte Argument einer Verwechslungsgefahr für Waren der Klasse 25 ausgeführt, seine Marke ASCONI solle „vor allem

einen Bezug zu Schmuck herstellen“. Damit hat er implizit einen Benutzungswillen

für andere Waren als Schmuck, insbesondere die Widerspruchswaren der

Klasse 25, in Abrede gestellt.

(e) Schließlich vermag der Senat aus den ausführlichen wörtlichen Zitaten des

Beschwerdeführers im Beschwerdeverfahren aus dem Buch „Shoedog“ des „Nike-

Gründers Phil Knight“, aus denen sich nach Bewertung des Beschwerdeführers

ergebe, dass das Finden von Produktbezeichnungen oft eher „spontan“ erfolge

ohne Berücksichtigung „markenrechtlicher Fragen“, ebensowenig eine Relevanz für

die hier zu prüfende Frage einer ernsthaften Benutzungsabsicht herzuleiten wie aus

dessen Ausführungen, die Marke „ASCONI“ sei ihm „einfach in den Sinn“

gekommen, als er auf dem Bett gelegen und tagelang über Markennamen

nachgedacht habe“ (Schreiben des Beschwerdeführers vom 20. Juni 2021).

bb) Während die fehlende Benutzung einer Marke in ihrer Funktion als Herkunftshinweis für sich genommen kein wettbewerbliches Unwerturteil verdient, weil es

letztlich der unternehmerischen Entscheidungsfreiheit des Markeninhabers unterfällt, ob und in welchem Umfang er seine Marke benutzt, wird der Tatbestand des

§ 8 Abs. 2 Nr. 14 MarkenG bei Vorliegen zusätzlicher Unlauterkeitsmerkmale erfüllt

(Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 14. Aufl., § 8 Rn. 1093; EuGH GRUR 2020,

288 Rn. 77 – Sky ua/Gesellschaften Skykick). Diese sind im vorliegenden Fall zu

bejahen: Nach den Feststellungen des Senats war die Anmeldung der

gegenständlichen Marke jedenfalls für die Waren der Klasse 25 von einer wettbewerbswidrigen Behinderungsabsicht wesentlich mitbestimmt.

Eine solche ergibt sich hier sich nicht schon aus Angriffen aus der Marke gegen

Rechtspositionen Dritter, wie sie der Beschwerdeführer im Hinblick auf sein durch

die zahlreich vorgelegte vorgerichtliche Korrespondenz dokumentiertes Abmahnverhalten auch gegenüber anderen Marktteilnehmern gezeigt hat. Die Benutzung

einer eingetragenen Marke als Angriffsmittel, um beispielsweise markenrechtliche

Unterlassungs- oder Schadensersatzansprüche zu begründen, gehört nämlich

grundsätzlich zur Wahrnehmung dieser Rechtsposition (BeckOK MarkenR-

Schoene, 41. Ed., § 8 MarkenG, Rn. 1039). Allerdings spricht es für eine bösgläubige Anmeldung, wenn der Markeninhaber mit der Marke etwa Druck ausübt,

um finanzielle oder sonstige Gegenleistungen zu erzwingen (vgl. BGH GRUR 2001,

242, 244 – Classe E; BPatG BeckRS 2010, 22009 – Cali Nails; BPatG BeckRS

2013, 479 – Krystallpalast).

(1) So liegen die Dinge hier: Der Beschwerdeführer hat seine Marke jedenfalls als

wesentlich mitbestimmendes Motiv bereits in der Absicht angemeldet, sie später als

Druckmittel zu verwenden, um von anderen Marktteilnehmern finanzielle Leistungen zu erhalten. Hierbei ging es dem Beschwerdeführer nicht plausibel um den

Schutz seiner Marke, sondern um deren Monetarisierung, um eine „Vergütung“ für

die Verwendung ähnlich lautender Warenkennzeichen von lauteren Marktteilnehmern zu erhalten. Dies ergibt sich aus dem aktenkundig von der Beschwerdegegnerin vorgetragenen und belegten und vom Beschwerdeführer nicht bestrittenen

außergerichtlichen Korrespondenzverhalten (dazu sogleich). Indiziell bestätigt

weiter auch die Tatsache, dass der Beschwerdeführer trotz entsprechender

Androhungen in der vorgerichtlichen Korrespondenz unstreitig keinerlei gerichtliche

Verfahren auf Unterlassung einer Benutzung der von ihm abgemahnten Benutzung

der Warenbezeichnung „Ascona“ für Hosen durch die Beschwerdegegnerin

eingeleitet hat, dass bei seinem Vorgehen gegen die Beschwerdegegnerin nicht die

Verteidigung seiner Marke und insbesondere deren Schutz vor Verwässerung im

Vordergrund stand.

(2) Unstreitig trat der Beschwerdeführer in Form eines als „Berechtigungsanfrage

Markenrecht“ bezeichneten Schreibens vom 19. Dezember 2020 erstmals in

Kontakt mit der Beschwerdegegnerin. Der Zeitablauf von etwas über zwei Jahren

seit der Markenanmeldung stellt im vorliegenden Fall kein Indiz gegen eine bereits

bei Anmeldung bestehende Absicht dar, die Marke als Angriffsmittel gegenüber

Anbietern von Bekleidungswaren, die eine gleich oder ähnlich lautende Warenkennzeichnung verwenden, einzusetzen.

Zum einen erachtet es der Senat für wahrscheinlich, dass der Beschwerdeführer

vor dem Herantreten an andere Marktteilnehmer zunächst einen gewissen Zeitablauf und damit auch die Generierung von Umsatz (als etwaiges Bemessungskriterium eines von ihm geforderten „Schadensersatzes“) abwarten wollte. Zum

anderen ergibt sich aus der – unstreitig erfolgten – Äußerung des Beschwerdeführers, dass er vor einer „Benutzung“ seiner Marke als Angriffsmittel zur Erlangung

von Abmahnkosten zunächst den Ausgang des Widerspruchsverfahrens im Hinblick

auf die Marke Anzoni (siehe oben) abgewartet habe (Schreiben vom 14. April 2021,

in welchem der Beschwerdeführer ausführt, er habe bei absehbarer Zurücknahme

des Widerspruchs bereits „vor der offiziellen Zurücknahme des Widerspruchs damit

begonnen […], kostenfreie Berechtigungsanfragen bezüglich der Marke zu

verwenden, auf die übrigens niemand antworten muss“).

Weiter dokumentieren die nachfolgend auszugsweise und exemplarisch aufgeführten Mitteilungen des Beschwerdeführers in der außergerichtlichen Korrespondenz gegenüber der Beschwerdegegnerin und ihren Vertretern eine unlautere

Bereicherungsabsicht.

(a) Bereits im Zuge der erstmaligen Kontaktaufnahme („Berechtigungsanfrage

Markenrecht“ vom 19. Dezember 2020), in welcher der Beschwerdeführer auf seine

Marke und einen möglichen Markenkonflikt verweist („Es könnte daher die

markenrechtliche Verwechslungsgefahr gem. § 14 Abs. 2 MarkenG bestehen“) und

zugleich eine mögliche Argumentation der Beschwerdegegnerin in Erwiderung

vorwegnimmt und dieser entgegentritt, generiert er im Hinblick auf die verlautbarte

äußerst kurze Antwortfrist von zehn Tagen eine unredliche Drucksituation. Nach

Auffassung des Senats setzte der Beschwerdeführer diese kurze Frist ersichtlich in

der Absicht, eine sachgerechte, fundierte Prüfung des geltend gemachten

möglichen Markenkonflikts durch die Beschwerdegegnerin zu verhindern. Es

besteht keine Veranlassung, dass der Senat sich insoweit mit der Argumentation

der Beschwerdegegnerin

im Schriftsatz vom 25. Februar 2021 näher

auseinandersetzt, wonach der Beschwerdeführer mit der knappen Frist „vermutlich

auf eine überstürzte Reaktion der Löschungsantragstellerin während des

Wintergeschäfts“ gesetzt habe. Jedenfalls ergibt sich keinerlei geschäftlich

plausibler Sachgrund für eine eilbedürftige Klärung einer geltend gemachten

etwaigen Markenkollision bezüglich einer zu diesem Zeitpunkt seit etwas mehr als

zwei Jahren eingetragenen Marke. Ein solcher wurde weder vorgetragen noch lässt

er sich aus den vorgetragenen Umständen ableiten. Auch der vermeintlich höfliche

Wortlaut des Schreibens vom 19. Dezember 2020, etwa die Formulierung, er dürfe

„rein interessehalber“ anfragen, warum sich die Beschwerdegegnerin berechtigt

sehe, ein verwechselbares Zeichen verwenden zu dürfen, die Anfrage diene „dem

Austausch von Ansichten“ oder er wäre „erfreut“ über eine Antwort binnen Frist,

vermag nicht über das eindeutige Kommunikationsziel, die Beschwerdegegnerin zu

einer Reaktion auf den Vorwurf der Markenverletzung zu veranlassen,

hinwegzutäuschen. Hierbei ist klarzustellen, dass sich der Vorwurf der Unredlichkeit

bezüglich der Markenanmeldung nicht aus der Tatsache allein ableitet, dass der

Beschwerdeführer Kontakt zur Beschwerdegegnerin aufgenommen hat, da diese

Handlung zur Verteidigung einer eingetragenen Marke markenrechtlich

unbedenklich ist. Das Bösgläubigkeitsverdikt folgt in Gesamtschau der weiteren im

vorliegenden Fall maßgeblichen Umstände.

(b) Die sich an dieses erste Schreiben anschließende, sodann in rascher zeitlicher

Abfolge stattgefundene weitere Korrespondenz des Beschwerdeführers mit Vertretern der Beschwerdegegnerin hat entgegen der Auffassung des Beschwerdeführers nicht die Verteidigung der angegriffenen Marke als Kennzeichnungsmittel

und deren Schutz vor einer verwässernden Verwendung eines ähnlichen

Kennzeichens zum Ziel, sondern legt den Fokus darauf, die Beschwerdegegnerin

unter Drohungen mit Nachteilen für ihre unternehmerische Tätigkeit zu Zahlungen

an den ursprünglichen Markeninhaber zu veranlassen. Die nachfolgend in Bezug

genommenen Äußerungen des Beschwerdeführers sind unstreitig und im hiesigen

Verfahren verwertbar (siehe oben). Die vom Beschwerdegegner benannten

„Unannehmlichkeiten“, die er der Beschwerdegegnerin für den Fall ankündigt, dass

die Beschwerdegegnerin ihm nicht die von ihm geforderten Umsatzzahlen bezüglich

der unter der Warenbezeichnung „Ascona“ vertriebenen Hosen nennt, gehen über

das notwendige Maß zur Verteidigung einer Marke und der hiermit naturgemäß

einhergehenden Behinderung eines Mitbewerbers hinaus. Exemplarisch werden

nachfolgend Auszüge aus der Korrespondenz dargestellt:

•

In einer E-Mail vom 19. Januar 2021 führte der Beschwerdegegner aus, dass

„[A]ngesichts des hohen Verkaufsumsatz

(vermutlich

im niedrigen

Millionenbereich pro Jahr?)“ klar sei, „dass eine Umbenennung mehr

Probleme mit sich bringt als es lösen könnte“ und kündigt an, dass bei

Vergabe einer neuen Artikelnummer „Chaos“ ausbreche.

•

In einer weiteren E-Mail vom 19. Januar 2021 untermauerte der

Beschwerdeführer die dort enthaltende Forderung nach der Mitteilung von

„Netto-Umsätze seit November 2018, geordnet nach Jahr betreffend der

Verkäufe innerhalb von Deutschland und Export aus Deutschland heraus,

möglichst mit der Angabe des Bestimmungslandes (Land, in das die

Lieferung letztlich ankommen soll) von S… an private und gewerbliche

Abnehmer aller mit "Ascona" bzw. 'Pants Ascona" oder ähnlicher Zeichen

wie "Pants Ascona Zip Off" etc. gekennzeichneten Produkten.“ mit der

Ankündigung, er müsse „dann die einzelnen Abnehmer[…] anschreiben“,

sofern es zu keiner Einigung komme.

•

In einer anderen E-Mail vom 21. Januar 2021 führte der Beschwerdeführer

gegenüber der anwaltlichen Vertreterin der Beschwerdegegnerin aus, es sei

deren „einzige Aufgabe […], die Lizenzgebühren runterzuhandeln“ und sie

solle seine „Position“ nicht „[U]nterschätzen“, er „habe sogar die e-mail

Adresse von dem Markenanwalt von Amazon Europa, der innerhalb eines

Tages ein Angebot sperrt, wenn ich es schreibe“.

•

In einem weiteren Schreiben vom 21. Januar 2021 bezeichnete der

Beschwerdeführer die zur Bezifferung einer etwaigen „Lizenzgebühr“ von

ihm zuvor geforderten „2% vom Nettoumsatz“ als günstig im Vergleich zu

Zahlungen anderer „Lizenznehmer bzw. Schadenersatz-Zahler“, die ihm

„bisher einen Prozentsatz von 3-5 % vom Nettoumsatz gezahlt“ haben.

•

In einer E-Mail vom 25. Januar 2021 wies der Beschwerdeführer darauf hin,

wie leicht es für ihn sei, einen „Artikel namens Ascona auf Amazon zu

löschen“ und verwies weiter auf einen Link zu einem Artikel auf der Plattform

amazon, dessen Löschung er binnen weniger Minuten veranlasst habe.

• Zudem tätigte der Beschwerdeführer in weiteren E-Mails Ausführungen zu

verschiedenen weiteren Unternehmen, mit welchen er hinsichtlich seiner

Marke Angebotslöschungen veranlasst habe, in Verhandlungen sei oder

welche ihm nach seiner Darstellung „Lizenzgebühren“ zahlen bzw. ihm

gegenüber Unterlassungserklärungen abgegeben hätten.

•

In einer E-Mail vom 2. Februar 2021 teilte der Beschwerdeführer mit, seine

„Geduld [sei] allmählich am Ende“ und er erbitte Mitteilung, „in welchem

Umfang S… die Bezeichnung ASCONA noch weiter nutzen will und was

das Unternehmen bereit wäre für die bisherige Nutzung oder zukünftige

Nutzung zu blechen“.

In der Gesamtschau dieser Beispiele zeigt sich, dass der Beschwerdeführer durch

Androhung von Nachteilen und Kosten- und Verwaltungsaufwand

für die

Beschwerdegegnerin seinem im Übrigen klar kommunizierten Ansinnen, Zahlungen

von ihr als „Lizenznehmerin“ zu erhalten, Nachdruck und Gewicht verleihen wollte.

Wettbewerbswidrig und markenrechtlich verwerflich ist hieran die zutage tretende

Absicht, die Marke als Druck- und Erpressungsmittel zu verwenden, um Zahlungen

von der Beschwerdegegnerin ohne tatsächlich bestehendes Wettbewerbsverhältnis

zu erhalten.

(3) Die Unlauterkeit der hinter der Verwendung der Marke als Druckmittel

gegenüber der Beschwerdegegnerin stehenden Bereicherungsabsicht zeigt sich

hier auch durch das deutliche Missverhältnis zwischen dem Korrespondenzaufwand, den der Beschwerdeführer in der „Abmahnkommunikation“ betrieb, und

dem tatsächlichen – auf der Basis der aktenkundigen Angebotsbeispiele und unter

Berücksichtigung der Benutzungsunterlagen

für den Bereich Schmuck als

überschaubar zu bezeichnenden – Umfang der gewerblichen Tätigkeit und des

Einsatzes der Marke insoweit.

Für Bekleidungswaren und die übrigen angemeldeten und bis zum Markenverzicht

eingetragenen weiteren Waren der Klasse 25 fehlt es zudem gänzlich an einer

Benutzung der Marke. Demgegenüber stellen sich die vom Beschwerdeführer

gegenüber der Beschwerdegegnerin vorgerichtlich geforderten Zahlungen in Höhe

z.B. 65.000 Euro (E-Mail vom 11. Februar 2021) oder prozentual bezogen auf vom

Beschwerdegegner geschätzte Umsätze der Beschwerdegegnerin mit den unter

dem Zeichen „Ascona“ vertriebenen Hosen als offensichtlich unverhältnismäßig dar.

Auch dies trägt den Rückschluss, dass es dem Beschwerdeführer schon bei

Anmeldung seiner Marke für die Waren der Klasse 25 in erster Linie darum ging,

diese später als Druck- und Erpressungsmittel gegenüber anderen Marktteilnehmern zu verwenden, um sich eine Einnahmequelle aus „Lizenzgebühren“ zu

verschaffen.

(4) Schließlich begründet auch die zu missbilligende Art der Kommunikation des

Beschwerdeführers gegenüber der Beschwerdegegnerin geprägt durch Drohungen

und Beleidigungen sowie persönliche, ehrenrührige Angriffe auf die fachliche

Kompetenz

etwa

der

vorgerichtlichen

anwaltlichen Vertreterin

der

Beschwerdegegnerin ein weiteres gewichtiges Beweisanzeichen

für eine

Bösgläubigkeit bereits bei Markenanmeldung. Die auszugsweise zitierten und im

übrigen relevanten Umfang aktenkundigen Äußerungen des Beschwerdeführers

zeigen, dass er etwa versucht hat, eine starke Machtposition zu suggerieren, die

ihm die Einwirkung auf Geschäftspartner der Beschwerdegegnerin oder Entscheidungsträger auf Verkaufsplattformen wie amazon zum Nachteil ihrer Geschäftsinteressen ermögliche. Der Beschwerdeführer hat umfangreichen Korrespondenzaufwand betrieben, um gegenüber der Beschwerdegegnerin einen erheblichen

Lästigkeitswert, auch durch persönliche, ehrenrührige Angriffe auf Kommunikationspartner, zu entfalten und hierdurch Zahlungen zu erhalten, um weitere

Auseinandersetzungen etc. mit ihm zu vermeiden. Insbesondere die Drohung,

bereits produzierte Ware ggf. nicht mehr unter der Kennzeichnung verwenden zu

können, stellt massive wirtschaftliche Nachteile in Aussicht, die angesichts der

fehlenden Benutzung der angegriffenen Marke weit über das zur Markenverteidigung notwendige Maß hinausgehen.

(5) Das Verhalten des Beschwerdeführers war dabei auch von der Bereitschaft

getragen, die Beschwerdegegnerin (und weitere Wettbewerbsteilnehmer) in einem

deutlich über den eigentlichen – angesichts dem Beschwerdeführer bekannter

fehlender Benutzung nicht gegebenen – Markenkonflikt hinausgehenden Umfang in

ihrer gewerblichen Tätigkeit zu behindern. Die Massivität der Handlungen, die

primär von dem Bestreben motiviert sind, die Beschwerdegegnerin in ihrer unternehmerischen Betätigungsfreiheit zu schädigen, trägt dabei den Rückschluss auf

bereits zum Anmeldezeitpunkt gegebene unredliche, wettbewerbswidrige Absichten. Der Beschwerdeführer hat nach dem unstreitig gebliebenen Vorbringen der

Beschwerdegegnerin allein im Zeitraum zwischen Mai 2021 und August 2022 elf

Löschungsverfahren (wegen Verfalls) vor diversen Markenämtern eingeleitet.

Teilweise wurden diese wegen Rechtsmissbräuchlichkeit bereits zum Nachteil des

hiesigen Beschwerdeführers verbeschieden (vgl. etwa Entscheidung des EUIPO

Nr. C 50095, Revocation, wegen beantragten Verfalls der Schutzerstreckung der

internationalen Registrierung der Wort-Bildmarke Nr. 1125107

vom 28. Januar 2023). Weiter ist unstreitig, dass der Beschwerdeführer in ähnlicher

Weise gegen andere Marktteilnehmer u.a. im Bekleidungsbereich vorgegangen ist.

Bezüglich der derartig angegriffenen sonstigen Marken der Beschwerdegegnerin ist

hervorzuheben, dass

insoweit keinerlei Verwechslungsgefahr zur hier

gegenständlichen Marke auch nur im Ansatz denkbar erscheint. Sie haben mit dem

vom Beschwerdeführer

geltend

gemachten Markenkonflikt

zur

hier

gegenständlichen Marke inhaltlich überhaupt nichts zu tun. Auch dies belegt den

Willen des Beschwerdeführers, zur Erreichung seiner außerhalb des

Regelungszwecks des Markenschutzes liegenden finanziellen Ziele die gewerbliche

Tätigkeit seiner „Gegner“ insgesamt zu erschweren. Durch das Anstrengen von

zahlreichen Verfallsverfahren

innerhalb kurzer Zeit, die

jeweils mit der

Notwendigkeit einer Verteidigung dagegen, Kosten für eine anwaltliche Vertretung,

Beibringung von Benutzungsnachweisen etc. verbunden sind, zeigt der

Beschwerdegegner seine uneingeschränkte Bereitschaft,

Instrumente des

Markenrechts zu außerhalb legitimer Interessen an der Verteidigung einer eigenen

Marke liegenden Zwecken zu verwenden (vgl. zur Absicht, sich ein ausschließliches

Recht zu anderen als zu den zur Markenfunktion gehörenden Zwecken zu

verschaffen, nur EuGH GRUR 2020, 288 Rn. 81 – Sky ua/Gesellschaften Skykick).

Auch dies trägt in Würdigung mit den weiteren dargestellten Indizien den Schluss

auf eine bösgläubige Anmeldung der Marke jedenfalls für die Waren der Klasse 25.

Dahingestellt bleiben kann, ob unter diesem Aspekt auch die Fallgruppe der

„Sperrmarke“ im vorliegenden Fall zu bejahen ist.

d) Soweit der Beschwerdeführer im Nichtigkeitsverfahren vor dem DPMA zunächst

beantragt hatte, der Antragstellerin die Kosten des Verfahrens „wegen Mutwilligkeit“

aufzuerlegen, kann dahingestellt bleiben, ob dieser als Antrag nach § 63 Abs. 1 S. 1

MarkenG auszulegende Antrag überhaupt bis zuletzt aufrechterhalten wurde.

Dagegen spricht, dass der Beschwerdeführer dem DPMA mit Schreiben vom 13.

März 2022 mitgeteilt hatte, „dass eine Kostenauferlegung […] nicht veranlasst ist“,

was ggf. als Rücknahme eines etwaigen Kostenantrags auszulegen ist. Jedenfalls

ergibt sich aus den vorgenannten Ausführungen, dass hier die Billigkeit wegen der

bösgläubigen Markenanmeldung jedenfalls im Hinblick auf die angemeldeten und

eingetragenen Waren der Klasse 25 allein eine Kostentragung durch den

Beschwerdeführer gebietet.

Zu einer teilweisen Kostenauferlegung zulasten der Beschwerdegegnerin besteht

entgegen der Auffassung des Beschwerdeführers kein Anlass. Der Umstand, dass

die Beschwerdegegnerin im Rahmen des Nichtigkeitsverfahrens (sowie auch

vorgerichtlich) die Benutzung der angegriffenen Marke zur Gänze bestritten und mit

dem Nichtigkeitsantrag auch die Löschung der Marke insgesamt (nicht nur

bezüglich der Waren der Klasse 25) verfolgt hat, gebietet nicht aus Billigkeitsgründen eine Kostenteilung. Hier ist nämlich zu berücksichtigen, dass der Einsatz

der gegenständlichen Marke des Beschwerdeführers und ursprünglichen Markeninhabers als Druckmittel in markenrechtlich nicht gerechtfertigter Weise (siehe

oben) auf die Verwendung der Warenkennzeichnung „Ascona“ nur und gerade für

Bekleidungsstücke (Hosen) durch die Beschwerdegegnerin gerichtet war. Insoweit

bildet der entscheidungsrelevante Vorwurf der Bösgläubigkeit i.S.d. § 8 Abs. 2

Nr. 14 MarkenG materiell-rechtlich den Schwerpunkt des Nichtigkeitsverfahrens vor

dem DPMA und auch des Beschwerdeverfahrens.

5. Auch die weitere Verteidigung der zunächst erfolgten Eintragung der angegriffenen Marke im hiesigen Beschwerdeverfahren stellt sich aus den oben

genannten Gründen als rechtsmissbräuchlich dar, weshalb der Beschwerdeführer

auch die Kosten des Beschwerdeverfahrens zu tragen hat, § 71 Abs. 1 S. 1

MarkenG.

6. Schließlich erfolgte auch die Festsetzung des Gegenstandswertes durch die

Markenabteilung im angegriffenen Beschluss nach §§ 63 Abs. 2, 23 Abs. 3 S. 2

MarkenG i.V.m. 33 Abs. 1 RVG ohne Ermessensfehler. Der Senat erachtet einen

Gegenstandswert i.H.v. 50.000,- Euro für angemessen.

Maßgeblich für die Bestimmung des Gegenstandswerts ist nach ständiger Rechtsprechung das wirtschaftliche Interesse der Inhaber der mit dem Antrag auf

Nichtigerklärung und Löschung der Eintragung angegriffenen Marke an der

Aufrechterhaltung ihrer Marke. Dieses wirtschaftliche Interesse bemisst der

Bundesgerichtshof bei unbenutzten Marken regelmäßig mit 50.000 Euro (Meiser in

Ströbele/Hacker/Thiering, 14. Auflage, § 71 MarkenG, Rn. 48).

Auch der erkennende Senat hält mit der Mehrheit der Senate des BPatG (vgl. etwa

27 W (pat) 557/17, 27 W (pat) 45/17, 28 W (pat) 29/17, 29 W (pat) 14/20)

grundsätzlich einen Gegenstandswert von 50.000 Euro für angemessen.

Für ein Abweichen von diesem Gegenstandswert besteht kein Grund. Anhaltspunkte für eine (umfangreiche) Benutzung der angegriffenen Marke sind weder

konkret vorgetragen worden noch ersichtlich, so dass eine Erhöhung des Regelgegenstandswertes nicht in Betracht kommt. Insbesondere geben die vom

Beschwerdeführer insoweit vorgetragenen Benutzungshandlungen der Marke für

Schmuck etc. hierzu keinen Anlass. Ein niedrigerer Ansatz scheidet ebenfalls aus.

Denn die Wertbemessungsansätze gelten für alle Nichtigkeitsgründe des § 50

Abs. 1 MarkenG und damit auch für bösgläubige Anmeldungen (Meiser in

Ströbele/Hacker/Thiering, 14. Auflage, § 71 MarkenG, Rn. 51). Damit kann die

Tatsache, dass im vorliegenden Fall insbesondere auch eine fehlende Benutzungsabsicht und darauf folgend fehlende Benutzungshandlungen der Markeninhaber festgestellt wurden, nicht für eine Ermäßigung des Gegenstandswerts

herangezogen werden.

III.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss ist das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde nur gegeben,

wenn gerügt wird, dass

1.

das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,

2.

bei dem Beschluss eine Richterin oder ein Richter mitgewirkt haben, die von

der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen

Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt waren,

3.

einer beteiligten Person das rechtliche Gehör versagt war,

4.

eine beteiligte Person im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes

vertreten war, sofern sie nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder

stillschweigend zugestimmt hat,

5.

der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der

die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind,

oder

6.

der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerdeschrift muss von einer beim Bundesgerichtshof

zugelassenen Rechtsanwältin oder von einem beim Bundesgerichtshof

zugelassenen Rechtsanwalt unterzeichnet und innerhalb eines Monats nach

Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133

Karlsruhe eingereicht werden. Die Frist kann nicht verlängert werden.

Kätker

Staats

Sedlmeier