BGH Urteil vom 14.05.2009 – I ZR 231/06

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

I ZR 231/06

in dem Rechtsstreit

Nachschlagewerk: BGHZ: BGHR:

ja nein ja

Verkündet am: 14. Mai 2009 Bürk Justizhauptsekretärin als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle

airdsl

MarkenG § 14 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 5, §§ 5 und 15 Abs. 2 und 4

a) Der Schutz eines Domainnamens als Werktitel nach § 5 Abs. 1 und 3 MarkenG kann grundsätzlich erst einsetzen, wenn das über den Domain- namen erreichbare titelschutzfähige Werk weitgehend fertiggestellt ist.

b) Für die Vorverlagerung des Schutzes eines Werktitels durch eine Titel- schutzanzeige reicht die bloße Titelankündigung auf der eigenen Internet- seite der Werktitelschutz beanspruchenden Partei nicht aus.

c) Eine markenmäßige Benutzung eines Domainnamens kommt auch dann in Betracht, wenn bei Aufruf des Domainnamens eine automatische Weiterlei- tung zu einer unter einem anderen Domainnamen abrufbaren Internetseite erfolgt.

BGH, Urteil vom 14. Mai 2009 - I ZR 231/06 - OLG Köln LG Köln

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhand-

lung vom 14. Mai 2009 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Bornkamm

und die Richter Pokrant, Prof. Dr. Büscher, Dr. Bergmann und Dr. Kirchhoff

für Recht erkannt:

Auf die Revision der Kläger wird das Urteil des 6. Zivilsenats des

Oberlandesgerichts Köln vom 1. Dezember 2006 im Kostenpunkt

und insoweit aufgehoben, als das Berufungsgericht auf die Beru-

fung der Beklagten die Klage abgewiesen hat. Die Anschlussrevisi-

on der Beklagten wird zurückgewiesen.

Im Umfang der Aufhebung wird die Berufung der Beklagten gegen

das Urteil der 4. Kammer für Handelssachen des Landgerichts Köln

vom 9. März 2006 zurückgewiesen.

Die Beklagte trägt die Kosten der Berufungs- und der Revisionsin-

stanz.

Von Rechts wegen

Die Kläger sind Inhaber der mit Priorität vom 26. August 2002 für "Da-

tenverarbeitungsgeräte und Computer; Telekommunikation; Entwurf und Ent-

wicklung von Computerhardware" eingetragenen Wortmarke Nr. 30242431.8

air-dsl. Die e -net GmbH, die die Dienstleistungen eines Internet-Service-

Providers erbringt, hat eine Lizenz an der Marke erworben und kennzeichnet

damit eine von ihr angebotene besonders schnelle Internetverbindung per

Funk.

Die Beklagte ist ebenfalls als Internet-Service-Provider tätig. Für sie sind

seit dem Jahr 1998 die Domainnamen airdsl.de und air-dsl.de bei der DENIC

registriert. Unter diesen Domainnamen betrieb sie das aus dem Klageantrag

ersichtliche Informations- und Shop-Portal, das sich auch zu Internetzugängen

über DSL verhielt.

Die Beklagte ist Inhaberin der nachfolgenden farbigen Wort-/Bildmarke

Nr. 30110464.6, bei der die Zunge des skizzierten Gesichts rot gestaltet ist:

Die Marke ist mit Priorität vom 16. Februar 2001 unter anderem einge-

tragen für

E-Commerce-Dienstleistungen, nämlich Vermittlung und Abschluss von Han- delsgeschäften über Onlineshops; Vermittlung von Wirtschaftskontakten im In- ternet; Bereitstellung einer E-Commerce-Plattform im Internet, Bereitstellung von Internetportalen für Dritte; Betrieb von Chatlines und Foren; Dienstleistun- gen eines E-Mail-Dienstes; Dienstleistungen eines Onlineanbieters, nämlich

Einrichtung von Diskussionsforen; Internetdienstleistungen, nämlich Bereitstel- len von Informationen und Unterhaltungsprogrammen im Internet; Onlinediens- te, nämlich Übermittlung von Nachrichten und Informationen aller Art; Bild- und Tonkommunikation im privaten, gewerblichen und öffentlichen Bereich mittels multimedialer Computersysteme; Betrieb einer Datenbank, nämlich Sammeln, Speichern, Aktualisierung, Weiterleiten von Daten aller Art für Dritte; Betrieb von Suchmaschinen für das Internet; Dienstleistungen einer Multimedia-Daten- bank, nämlich Sammeln, Speichern und zur Verfügung stellen von Software, Daten, Bildern, Audio- und/oder Videoinformationen; Vergabe und Registrie- rung von Domainnames; Erstellen von Homepages für Dritte, Design von Netzwerkseiten, Webposting, alles in Zusammenhang und in Bezug auf Infor- mationsdienste und zu dem Zweck der Präsentation von Informationen über Dienstleistungs- und Verkaufsangebote und der Kommunikation mit Kunden und Interessenten, insbesondere im Internet, in anderen Datennetzen, in Onli- nediensten sowie mittels Multimedia-Techniken.

Die Kläger sehen in der Benutzung der Domainnamen airdsl.de und

air-dsl.de eine Verletzung ihres Rechts an der Wortmarke air-dsl. Die Beklagte

macht im Wege der Widerklage Rechte aus ihrer Marke sowie aus ihren nach

ihrer Darstellung als Unternehmenskennzeichen und als Werktitel genutzten

Domainnamen gegen die Kläger geltend.

Die Kläger haben beantragt,

die Beklagte unter Androhung der gesetzlichen Ordnungsmittel zu verurteilen, es zu unterlassen,

die Domains "www.airdsl.de" und "www.air-dsl.de" als Adresse im Internet - wie nachstehend wiedergegeben - zum Abruf bereitzuhalten, anzukündigen oder zu bewerben:

Die Beklagte hat Widerklage erhoben und beantragt,

1. die Kläger unter Androhung der gesetzlichen Ordnungsmittel zu verurteilen, es zu unterlassen, die Marke DE 30242431.8 "air-dsl" zu benutzen und/oder benutzen zu lassen;

2. die Kläger zu verurteilen, der Beklagten schriftlich Auskunft zu geben über Art, Umfang, Dauer und Häufigkeit von Handlungen gemäß Nr. 1, insbeson- dere auch Lizenzierungen unter Angabe der erzielten Umsätze, wobei die Auskunft ab dem Zeitpunkt des Markenanmeldedatums zu erfolgen hat;

3. festzustellen, dass die Kläger verpflichtet sind, der Beklagten sämtlichen Schaden zu ersetzen, der der Beklagten durch Handlungen entgegen Nr. 1 entstanden ist;

4. die Kläger zu verurteilen, in die Löschung der DE-Registermarke 30242431.8

Wortmarke "air-dsl" einzuwilligen.

Die Beklagte hat geltend gemacht, zwischen ihrer prioritätsälteren Marke

und der Marke der Kläger bestünde Verwechslungsgefahr, weil der Bestandteil

"air" jeweils prägend sei. Die Domainnamen seien bereits vor der Anmeldung

der Klagemarke in einer Art und Weise benutzt worden, dass prioritätsältere

Rechte an einer geschäftlichen Bezeichnung entstanden seien.

Das Landgericht hat der Klage stattgegeben und die Widerklage abge-

wiesen. Auf die Berufung der Beklagten hat das Berufungsgericht die Klage

abgewiesen; die Abweisung der Widerklage hat es bestätigt.

Mit ihrer (vom Senat zugelassenen) Revision, deren Zurückweisung die

Beklagte beantragt, begehren die Kläger die Wiederherstellung des landgericht-

lichen Urteils. Die Beklagte erstrebt mit ihrer Anschlussrevision, der Widerklage

stattzugeben. Die Kläger beantragen, die Anschlussrevision zurückzuweisen.

I. Das Berufungsgericht hat die von den Parteien mit Klage und Wider-

klage verfolgten kennzeichenrechtlichen Ansprüche für unbegründet erachtet.

Hierzu hat es ausgeführt:

Die Widerklage habe wegen fehlender Verwechslungsgefahr i.S. von

§ 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zwischen der Widerklagemarke AIR DE und der von

den Klägern verwendeten und als Marke eingetragenen Bezeichnung air-dsl

keinen Erfolg. Die Widerklagemarke sei von Haus aus durchschnittlich kenn-

zeichnungskräftig. Die sich gegenüberstehenden Dienstleistungen seien teil-

weise identisch und wiesen im Übrigen eine hohe Ähnlichkeit auf. Die Zeichen-

ähnlichkeit der kollidierenden Marken sei jedoch sehr gering. Die Widerklage-

marke werde nicht nur durch ihre Wortbestandteile, sondern auch durch den

ungewöhnlichen Bildbestandteil geprägt. Eine klangliche Zeichenähnlichkeit

komme vorliegend nicht in Betracht, weil die Wort-/Bildmarke der Beklagten auf-

grund ihres Bildelements nicht ausgesprochen werden könne. Die graphische

und begriffliche Zeichenähnlichkeit sei sehr gering.

Die Beklagte könne sich auch nicht auf prioritätsältere Kennzeichenrech-

te an den Domainnamen berufen. Es könne nicht festgestellt werden, dass den

Domainnamen über die Adressfunktion hinaus Namenscharakter zukomme. Für

die Domainnamen sei auch kein Schutz als Werktitel entstanden.

Die Klage sei ebenfalls unbegründet. Die Kläger könnten keine Ansprü-

che aus ihrer Marke air-dsl herleiten, weil die Beklagte die angegriffenen Do-

mainnamen nicht markenmäßig benutze. Unabhängig davon könne die Klage

keinen Erfolg haben, weil der Beklagten prioritätsältere Rechte zustünden.

II. Die gegen diese Beurteilung gerichtete Revision der Kläger hat Erfolg.

Sie führt zur Aufhebung des Berufungsurteils und auch insoweit zur Zurückwei-

sung der Berufung, als sie sich gegen das der Klage stattgebende landgerichtli-

che Urteil richtet (§ 563 Abs. 3 ZPO). Dagegen ist die Anschlussrevision der

Beklagten unbegründet.

1. Anschlussrevision der Beklagten

Der Beklagten stehen die im Wege der Widerklage aus ihrer Marke

AIR DE (dazu unter II 1 a) und aus den Domainnamen airdsl.de in der Schreib-

weise mit und ohne Bindestrich (dazu unter II 1 b) abgeleiteten kennzeichen-

rechtlichen Ansprüche auf Unterlassung, Auskunftserteilung und Schadenser-

satz nach § 14 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 5 und 6 und § 15 Abs. 2, 4 und 5 MarkenG,

§ 242 BGB wegen der Verwendung der Marke air-dsl der Kläger nicht zu. Auch

ein Anspruch auf Löschung der Wortmarke air-dsl der Kläger besteht nicht.

Der Unterlassungsantrag ist auf Wiederholungsgefahr gestützt, soweit er

gegen das Angebot von DSL-Zugängen unter der Marke der Kläger gerichtet

ist. Er wird aus einer Erstbegehungsgefahr hergeleitet, soweit die Widerklage

gegen die Benutzung der Klagemarke für alle übrigen im Verzeichnis aufgeführ-

ten Waren und Dienstleistungen gerichtet ist. Aufgrund der Anmeldung eines

Zeichens als Marke ist im Regelfall zu vermuten, dass eine Benutzung für die

eingetragenen Waren oder Dienstleistungen in naher Zukunft bevorsteht, wenn

keine konkreten Umstände vorliegen, die gegen eine solche Benutzungsabsicht

sprechen (vgl. BGH, Urt. v. 15.1.2004 - I ZR 121/01, GRUR 2004, 600, 601

= WRP 2004, 763 - d-c-fix/CD-FIX; Urt. v. 13.3.2008 - I ZR 151/05, GRUR

2008, 912 Tz. 30 = WRP 2008, 1353 - Metrosex).

a) Das Berufungsgericht hat eine Verwechslungsgefahr i.S. von § 14

Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zwischen der Wort-/Bildmarke AIR DE der Beklagten und

der angegriffenen Marke air-dsl der Kläger verneint. Gegen diese Beurteilung

wendet sich die Anschlussrevision ohne Erfolg.

aa) Das Berufungsgericht ist von einem hohen Grad der Ähnlichkeit zwi-

schen "Internetdienstleistungen, nämlich Bereitstellung von Informationen im

Internet" und "Onlinedienste, nämlich Übermittlung von Nachrichten und Infor-

mationen aller Art", für die die Widerklagemarke geschützt ist, und dem Ange-

bot von DSL-Internetzugängen ausgegangen. Im Zusammenhang mit dem Lö-

schungsanspruch hat das Berufungsgericht auch eine Teilidentität zwischen

dem für die Marke der Kläger eingetragenen Oberbegriff Telekommunikation

und den für die Widerklagemarke eingetragenen Onlinediensten angenommen.

Diese Ausführungen lassen einen Rechtsfehler nicht erkennen und werden von

der Anschlussrevision auch nicht angegriffen. Zur Ähnlichkeit der weiteren Wa-

ren und Dienstleistungen, für welche die sich gegenüberstehenden Marken ein-

getragen sind, hat das Berufungsgericht keine Feststellungen getroffen. Der

jeweilige Ähnlichkeitsgrad kann auch offenbleiben. Auch bei unterstellter hoch-

gradiger Ähnlichkeit oder Identität der sich gegenüberstehenden Waren und

Dienstleistungen besteht im Ergebnis keine Verwechslungsgefahr.

bb) Die Kennzeichnungskraft der Widerklagemarke ist nach den Feststel-

lungen des Berufungsgerichts für die in Rede stehenden Dienstleistungen

durchschnittlich. Sowohl der Wort- als auch der Bildbestandteil seien von Hause

aus kennzeichnungskräftig. Eine Steigerung der Kennzeichnungskraft durch die

Benutzungslage sei nicht eingetreten. Diese Feststellungen sind aus revisions-

rechtlicher Sicht nicht zu beanstanden. Die Anschlussrevision zieht sie auch

nicht in Zweifel.

cc) Das Berufungsgericht hat im Ergebnis zu Recht eine unmittelbare

Verwechslungsgefahr zwischen der Wort-/Bildmarke AIR DE und der angegrif-

fenen Wortmarke air-dsl verneint. Auch unter Berücksichtigung der teilweise

bestehenden Dienstleistungsidentität und durchschnittlicher Kennzeichnungs-

kraft der Widerklagemarke ist die Zeichenähnlichkeit zu gering, um die Gefahr

einer unmittelbaren Verwechselbarkeit der Zeichen zu begründen.

(1) Für die Beurteilung der Zeichenähnlichkeit ist der jeweilige Gesamt-

eindruck der sich gegenüberstehenden Zeichen zu berücksichtigen. Das

schließt nicht aus, dass unter Umständen ein oder mehrere Bestandteile einer

komplexen Marke für den durch die Marke im Gedächtnis der angesprochenen

Verkehrskreise hervorgerufenen Gesamteindruck prägend sein können (EuGH,

Urt. v. 6.10.2005 - C-120/04, Slg. 2005, I-8551 = GRUR 2005, 1042 Tz. 28 f.

- THOMSON LIFE; BGH, Beschl. v. 22.9.2005 - I ZB 40/03, GRUR 2006, 60

Tz. 17 = WRP 2006, 92 - coccodrillo; Urt. v. 5.2.2009 - I ZR 167/06, GRUR

2009, 484 Tz. 32 = WRP 2009, 616 - METROBUS). Weiterhin ist nicht ausge-

schlossen, dass ein Zeichen, das als Bestandteil in eine zusammengesetzte

Marke aufgenommen wird, eine selbständig kennzeichnende Stellung behält,

ohne dass es das Erscheinungsbild der Marke dominiert oder prägt (EuGH

GRUR 2005, 1042 Tz. 30 - THOMSON LIFE; BGH, Urt. v. 22.7.2004

- I ZR 204/01, GRUR 2004, 865, 866 = WRP 2004, 1281 - Mustang). Die Beur-

teilung des Gesamteindrucks zusammengesetzter Zeichen liegt im Wesentli-

chen auf tatrichterlichem Gebiet und kann im Revisionsverfahren nur einge-

schränkt darauf überprüft werden, ob das Berufungsgericht den zutreffenden

Rechtsbegriff zugrunde gelegt, bestehende Erfahrungssätze angewandt und

den Sachvortrag umfassend gewürdigt hat (vgl. BGH, Urt. v. 27.11.2003

- I ZR 79/01, GRUR 2004, 514, 516 = WRP 2004, 758 - Telekom).

(2) Das Berufungsgericht hat angenommen, die Wort-/Bildmarke der Be-

klagten werde nicht allein durch den Wortbestandteil geprägt. Der Verkehr wer-

de das auffällige Bildelement nicht als bloße Verzierung oder Ausschmückung,

sondern als eigenständig herkunftshinweisend auffassen. Die Grafik stehe im

Mittelpunkt der Marke. Sie werde sofort als menschliches Gesicht wahrgenom-

men, das dem Betrachter die Zunge herausstrecke. Diese ungewöhnliche

Geste präge den Gesamteindruck der Widerklagemarke mit. Hinzu komme,

dass die Wortbestandteile keine Besonderheiten aufwiesen, die die Aufmerk-

samkeit nahezu vollständig auf sich ziehen könnten.

Gegen diese Ausführungen wendet sich die Anschlussrevision im Ergeb-

nis ohne Erfolg.

Die Frage der Ähnlichkeit einander gegenüberstehender Zeichen ist nach

deren Ähnlichkeit im (Schrift-)Bild, im Klang oder in der Bedeutung zu beurtei-

len, weil Marken auf die mit ihnen angesprochenen Verkehrskreise in bildlicher,

klanglicher und begrifflicher Hinsicht wirken können. Um die Zeichenähnlichkeit

zu bejahen, reicht in der Regel bereits eine Ähnlichkeit in einem der genannten

Wahrnehmungsbereiche aus (EuGH, Urt. v. 11.11.1997 - C-251/95, Slg. 1997,

I-6191 = GRUR 1998, 387 Tz. 23 f. - Sabèl/Puma; BGHZ 139, 340, 347 - Lions;

BGH GRUR 2006, 60 Tz. 17 - coccodrillo).

In bildlicher Hinsicht wird sich der Verkehr an dem Wortbestandteil einer

Wort-/Bildmarke orientieren, wenn es sich bei dem Bildbestandteil um eine

nichtssagende oder geläufige und nicht ins Gewicht fallende Verzierung handelt

(vgl. BGHZ 167, 322 Tz. 30 - Malteserkreuz; BGH, Urt. v. 28.6.2007

- I ZR 132/04, GRUR 2008, 258 Tz. 23 = WRP 2008, 232 - INTERCONNECT/

T-InterConnect; vgl. auch Büscher, GRUR 2005, 802, 809). Von einer nicht ins

Gewicht fallenden Verzierung des Bildbestandteils kann - wie das Berufungsge-

richt zu Recht angenommen hat - bei der Wort-/Bildmarke aufgrund der in zen-

traler Position angebrachten graphischen Gestaltung, die durch die Farbe Rot

der Zunge noch hervorgehoben wird, nicht ausgegangen werden. Der Bildbe-

standteil der Wort-/Bildmarke prägt daher den Gesamteindruck mit.

In klanglicher Hinsicht ist allerdings von dem Erfahrungssatz auszuge-

hen, dass der Verkehr sich bei einer Kombination von Wort und Bild regelmäßig

an dem Wortbestandteil orientiert, wenn er kennzeichnungskräftig ist, weil der

Wortbestandteil einer solchen Marke die einfachste Möglichkeit der Benennung

bietet (vgl. BGH, Urt. v. 22.2.2001 - I ZR 194/98, GRUR 2001, 1158, 1160 =

WRP 2002, 1160 - Dorf MÜNSTERLAND; BGHZ 167, 322 Tz. 29 - Malteser-

kreuz). Ist danach vorliegend in klanglicher Hinsicht auf die Wortbestandteile

"AIR DE" der Widerklagemarke abzustellen, tritt der Bestandteil "DE" im Ver-

hältnis zu dem weiteren Zeichenwort "AIR" nicht als beschreibende Angabe

zurück. Der Verkehr wird zwar den Bestandteil "DE" als Länderkennzeichnung

für Deutschland identifizieren. Wegen des Bildbestandteils der Wort-/Bildmarke

der Beklagten und der für einen Domainnamen unüblichen Großschreibung so-

wie des fehlenden Punktes vor "DE" wird der Verkehr in dieser Marke - anders

als die Anschlussrevision geltend macht - keinen Domainnamen sehen oder an

einen solchen erinnert werden. Er wird aus diesem Grund in der Endung "DE"

nicht die entsprechende Top-Level-Domain erblicken. Deshalb hat der Verkehr

auch keinen Anlass, den Wortbestandteil "DE" zu vernachlässigen. Im Ergebnis

gilt nichts anderes für diejenigen Teile des Verkehrs, denen die graphische

Gestaltung der Wort-/Bildmarke der Beklagten nicht bekannt ist und die nur den

ausgesprochenen Wortbestandteil "AIR DE" hören.

In begrifflicher Hinsicht liegt es nach den zutreffenden Feststellungen des

Berufungsgerichts fern, dass der Verkehr der Widerklagemarke einen konkreten

Sinngehalt beilegt. Dies gilt entgegen der Ansicht der Anschlussrevision auch

dann, wenn der Verkehr den Wortbestandteil AIR mit Luft übersetzt, weil die

beiden Wortbestandteile AIR und DE in ihrer Kombination keinen naheliegen-

den Sinn ergeben. Eine Zeichenähnlichkeit nach dem Bedeutungsgehalt der

Kollisionszeichen scheidet danach aus.

(3) Bei der angegriffenen Wortmarke "air-dsl" handelt es sich ebenfalls

um einen Gesamtbegriff. Dieser wird nicht von dem Bestandteil "air" geprägt.

Zwar wird nach den Feststellungen des Berufungsgerichts die Abkürzung "dsl"

(digital subscriber line) vom Verkehr als Hinweis auf Breitbandzugänge im In-

ternet verstanden. Ein für sich genommen beschreibender Bestandteil kann

aber zum Gesamteindruck der Marke beitragen und diese mitprägen, wenn er

- wie hier - Teil eines Gesamtbegriffs mit eigenständigem Bedeutungsgehalt ist

(vgl. BGH, Beschl. v. 5.3.1998 - I ZB 28/95, GRUR 1998, 932, 933 = WRP

1998, 868 - MEISTERBRAND; Beschl. v. 25.3.1999 - I ZB 32/96, GRUR 1999,

735, 736 = WRP 1999, 855 - MONOFLAM/POLYFLAM). Im Zusammenhang

mit Kommunikationsdienstleistungen dient die Bezeichnung "air-dsl" als spre-

chendes Zeichen, das vom Verkehr nach den von der Anschlussrevision nicht

beanstandeten Feststellungen des Berufungsgerichts als Beschreibung eines

schnellen kabellosen Internetzugangs "durch die Luft" aufgefasst wird.

Ohne Erfolg macht die Anschlussrevision geltend, dem Bestandteil "air"

komme in der angegriffenen Marke jedenfalls eine selbständig kennzeichnende

Stellung zu. Ein Zeichenbestandteil der älteren Marke kann, ohne dass er diese

dominiert oder prägt, in einer zusammengesetzten jüngeren Marke keine selb-

ständig kennzeichnende Stellung behalten. Ansonsten würde für die ältere Mar-

ke ein selbständiger Elementenschutz begründet, der dem Kennzeichenrecht

grundsätzlich fremd ist (vgl. BGH, Beschl. v. 3.4.2008 - I ZB 61/07, GRUR

2008, 903 Tz. 34 = WRP 2008, 1342 - SIERRA ANTIGUO).

(4) Damit stehen sich hinsichtlich der klanglichen Zeichenähnlichkeit der

Wortbestandteil der Widerklagemarke "AIR DE" und das Wortzeichen "air-dsl"

gegenüber.

Das Berufungsgericht ist im Ergebnis zu Recht davon ausgegangen,

dass die Ähnlichkeit zwischen diesen zusammengesetzten Wortzeichen gering

ist. Die Buchstabenfolgen "DE" und "dsl" unterscheiden sich deutlich. Die Über-

einstimmung in dem vorangestellten Bestandteil "air" in Groß- oder Kleinschrei-

bung ist nicht ausreichend, um eine mehr als geringe Zeichenähnlichkeit der

Kollisionszeichen zu begründen, weil dieses Wortelement die kollidierenden

Zeichen nicht prägt und auch keine selbständig kennzeichnende Stellung in den

Kollisionszeichen aufweist.

(5) In schriftbildlicher Hinsicht unterscheiden sich die gegenüberstehen-

den Zeichen zusätzlich durch die auffällige grafische Gestaltung der Widerkla-

gemarke, die in dem angegriffenen Zeichen keine Entsprechung hat, und durch

die unterschiedliche Schreibweise in Groß- und Kleinbuchstaben. Ob danach

noch von einer schriftbildlichen Zeichenähnlichkeit und nicht von Zeichenunähn-

lichkeit auszugehen ist, kann offenbleiben. Jedenfalls ist die schriftbildliche Zei-

chenähnlichkeit ganz gering.

In Anbetracht der nur geringen Zeichenähnlichkeit scheidet eine unmit-

telbare Verwechslungsgefahr trotz Dienstleistungsidentität und normaler Kenn-

zeichnungskraft der Widerklagemarke aus.

dd) Ohne Erfolg macht die Anschlussrevision geltend, das Berufungsge-

richt habe es versäumt, eine Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt

des gedanklichen Inverbindungbringens zu prüfen.

(1) Eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne unter dem Aspekt des

gedanklichen Inverbindungbringens kann gegeben sein, wenn der Verkehr zwar

die Unterschiede zwischen den Zeichen erkennt, wegen ihrer teilweisen Über-

einstimmung aber von wirtschaftlichen oder organisatorischen Zusammenhän-

gen zwischen den Markeninhabern ausgeht. Eine solche Verwechslungsgefahr

kann nur bei Vorliegen besonderer Umstände angenommen werden (BGH, Urt.

v. 29.4.2004 - I ZR 191/01, GRUR 2004, 779, 783 = WRP 2004, 1046 - Zwilling/

Zweibrüder; GRUR 2008, 903 Tz. 31 - SIERRA ANTIGUO). Dass ein Zeichen

geeignet ist, bloße Assoziationen an ein fremdes Kennzeichen hervorzurufen,

reicht hierzu nicht.

(2) Besondere Umstände, die über bloße Assoziationen hinaus die An-

nahme wirtschaftlicher oder organisatorischer Verbindungen zwischen den Un-

ternehmen, die die kollidierenden Zeichen verwenden, nahelegen, hat das Be-

rufungsgericht nicht festgestellt. Die Anschlussrevision zeigt auch keinen Vor-

trag der Beklagten in den Tatsacheninstanzen als übergangen auf. Soweit sich

die Anschlussrevision für ihre gegenteilige Ansicht auf Ausführungen der Kläger

in dem dem Revisionsverfahren vorausgegangenen Verfahren über die Nichtzu-

lassungsbeschwerde stützt, ist sie mit diesem Sachvortrag im Revisionsverfah-

ren ausgeschlossen.

b) Zu Recht hat das Berufungsgericht angenommen, die Beklagte könne

sich nicht mit Erfolg auf ältere Kennzeichenrechte an den Domainnamen

airdsl.de in der Schreibweise mit und ohne Bindestrich berufen.

aa) Die Beklagte hat an den Domainnamen kein prioritätsälteres Unter-

nehmenskennzeichen erworben (§ 5 Abs. 1 und 2 MarkenG). Die Registrierung

im Jahre 1998 ließ ein solches Recht nicht entstehen. Allein mit der Registrie-

rung eines Domainnamens ist keine Benutzung im geschäftlichen Verkehr ver-

bunden (vgl. BGH, Urt. v. 2.12.2004 - I ZR 207/01, GRUR 2005, 687, 688 f. =

WRP 2005, 893 - weltonline.de; Urt. v. 19.2.2009 - I ZR 135/06, GRUR 2009,

685 Tz. 30 = WRP 2009, 803 - ahd.de). Zum Zeitpunkt der Anmeldung der

Marke der Kläger am 26. August 2002 trat die Beklagte nach den Feststellun-

gen des Berufungsgerichts unter den Domainnamen im Internet noch nicht auf.

Ein Internetauftritt war zu diesem Zeitpunkt lediglich für die Zukunft angekün-

digt. Die Beklagte nahm die Benutzung der Internetseite erst im Jahr 2003 auf.

bb) Die Beklagte hat an den Domainnamen auch kein gegenüber der

Klagemarke prioritätsälteres Werktitelrecht erworben (§ 5 Abs. 1 und 3

MarkenG). Der Werktitelschutz entsteht ebenfalls grundsätzlich erst mit Auf-

nahme der Benutzung eines unterscheidungskräftigen Titels. Es kann vorlie-

gend deshalb offenbleiben, ob der unter den Domainnamen seit 2003 abrufbare

Internetauftritt ein titelschutzfähiges Werk darstellt. Der Schutz kann grundsätz-

lich erst dann einsetzen, wenn das Werk weitgehend fertiggestellt ist. Dies gilt

auch für Internetseiten (vgl. OLG München GRUR 2001, 522, 524; Bettinger in

Bettinger, Handbuch des Domainrechts Rdn. DE 755). Entsprechende Feststel-

lungen zu einem weitgehend fertiggestellten, unter den Domainnamen erreich-

baren Werk der Beklagten hat das Berufungsgericht nicht getroffen.

Ohne Erfolg rügt die Anschlussrevision in diesem Zusammenhang den

Vortrag der Beklagten zur Benutzungsaufnahme als übergangen. Nach diesem

Vorbringen waren am 26. August 2002 unter den Domainnamen noch keine

redaktionellen Inhalte hinterlegt. Diese waren erst Anfang 2003 im Internet zu-

gänglich. Auch aus diesem Vorbringen ergibt sich nicht, dass zum maßgebli-

chen Zeitpunkt (26. August 2002) bereits ein titelschutzfähiges Werk vorlag.

Allerdings kann durch eine Titelschutzanzeige der Schutz eines Werkti-

tels vorverlagert werden. Dies setzt voraus, dass das Werk in branchenüblicher

Weise angekündigt wird und in angemessener Frist unter dem Titel erscheint

(BGH, Urt. v. 1.3.2001 - I ZR 205/98, GRUR 2001, 1054, 1055 = WRP 2001,

1193 - Tagesreport).

Die Beklagte beruft sich darauf, dass sie bereits vor dem Anmeldetag der

Klagemarke auf ihrem Internetportal einen zukünftigen Internetauftritt unter den

Domainnamen als Werktitel angekündigt hat. Das Berufungsgericht hat rechts-

fehlerfrei angenommen, die Beklagte habe es versäumt darzulegen, dass der

Ankündigung ein entsprechender Internetauftritt zeitnah nachfolgte. Ohne Erfolg

rügt die Anschlussrevision, das Berufungsgericht habe den Vortrag der Beklag-

ten übergangen, wonach die angekündigten Inhalte bereits Anfang 2003 in das

Internet gestellt worden seien. Damit ist das Erscheinen binnen angemessener

Frist nicht dargetan. Die Registrierung der entsprechenden Domainnamen er-

folgte bereits 1998. Wann die Titelschutzanzeige in das Internetforum einge-

stellt wurde, hat die Beklagte nicht vorgetragen. Dem von der Anschlussrevision

in Bezug genommenen Vorbringen lässt sich nur entnehmen, dass die Titel-

schutzanzeige jedenfalls schon am Tag vor dem Anmeldetag der Klagemarke

am 26. August 2002 und einige Zeit davor zugänglich gewesen sein soll. Da-

nach lässt sich anhand des Vortrags der Beklagten nicht beurteilen, ob das

Werk innerhalb angemessener Frist nach der Titelschutzanzeige unter dem

Werktitel erschienen ist.

Im Übrigen erfordert die Vorverlagerung des Werktitelschutzes aufgrund

einer Titelschutzanzeige, dass das Werk in branchenüblicher Weise öffentlich

angekündigt wird (vgl. BGHZ 108, 89, 93 f. - Titelschutzanzeige; BGH, Urt. v.

15.1.1998 - I ZR 282/95, GRUR 1998, 1010, 1012 = WRP 1998, 877

- WINCAD). Für eine öffentliche Titelankündigung an interessierte Mitbewerber

reicht jedoch die bloße Angabe auf einer eigenen Internetseite der Werktitel-

schutz beanspruchenden Partei nicht aus (vgl. OLG München GRUR 2001,

522, 524; Schalk in Büscher/Dittmer/Schiwy, Gewerblicher Rechtsschutz, Urhe-

berrecht, Medienrecht, § 5 MarkenG Rdn. 53; Baronikians, Der Schutz des

Werktitels Rdn. 172; a.A. Ingerl/Rohnke, MarkenG, 2. Aufl., § 5 Rdn. 86).

c) Da die Kläger keine Kennzeichenrechte der Beklagten verletzt haben,

bestehen auch die Folgeansprüche auf Auskunftserteilung und Schadensersatz

nicht. Ebenso ist der auf Löschung der Klagemarke "air-dsl" wegen älterer

Rechte gerichtete Widerklageantrag unbegründet.

2. Revision der Kläger

a) Die Annahme des Berufungsgerichts, den Klägern stünden gegen die

Beklagte keine Ansprüche aus ihrer Marke air-dsl zu, weil die angegriffenen

Domainnamen airdsl.de und air-dsl.de nicht markenmäßig benutzt würden, hält

der revisionsrechtlichen Nachprüfung nicht stand.

aa) Eine markenmäßige Benutzung setzt voraus, dass die Bezeichnung

im Rahmen des Waren- oder Leistungsabsatzes jedenfalls auch der Unter-

scheidung der Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denen

anderer dient (vgl. EuGH, Urt. v. 12.11.2002 - C-206/01, Slg. 2002, I-10273 =

GRUR 2003, 55 Tz. 51 ff. - Arsenal Football Club; BGH, Urt. v. 3.2.2005

- I ZR 45/03, GRUR 2005, 414, 415 = WRP 2005, 610 - Russisches Schaum-

gebäck; Urt. v. 30.4.2008 - I ZR 123/05, GRUR 2008, 793 Tz. 15 = WRP 2008,

1196 - Rillenkoffer). Domainnamen, die zu einer aktiven, im geschäftlichen Ver-

kehr verwendeten Homepage führen, kommt in der Regel neben der Adress-

funktion eine kennzeichnende Funktion zu. Der Verkehr sieht in ihnen einen

Hinweis auf die betriebliche Herkunft der unter den Bezeichnungen im Internet

angebotenen Waren oder Dienstleistungen (vgl. BGH, Urt. v. 22.7.2004

- I ZR 135/01, GRUR 2005, 262, 263 = WRP 2005, 338 - soco.de; BGH GRUR

2009, 685 Tz. 22 - ahd.de; OLG Hamburg GRUR-RR 2002, 100, 102; Hacker in

Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 14 Rdn. 118). Etwas anderes gilt nur

dann, wenn dem Domainnamen ausnahmsweise eine reine Adressfunktion zu-

kommt oder wenn er vom Verkehr nur als beschreibende Angabe verstanden

wird (vgl. BGH GRUR 2008, 912 Tz. 19 - Metrosex).

bb) Das Berufungsgericht hat rechtsfehlerhaft die Anforderungen an die

Darlegung einer herkunftshinweisenden Funktion der Verwendung der Domain-

namen durch die Beklagte überspannt. Es ist unzutreffend davon ausgegangen,

der Verwendung eines Domainnamens komme nur ausnahmsweise eine her-

kunftshinweisende Funktion zu. Das vom Berufungsgericht angenommene Re-

gel-/Ausnahmeverhältnis zugunsten einer ausschließlichen Adressfunktion des

Domainnamens besteht nicht. Das Berufungsgericht hat deshalb zu Unrecht

weitergehenden Vortrag der Kläger zu einer markenmäßigen Verwendung der

Domainnamen vermisst.

b) Mit Erfolg wendet sich die Revision weiterhin gegen die Annahme des

Berufungsgerichts, die Klage sei selbst dann unbegründet, wenn die Beklagte

ihre Domainnamen kennzeichenmäßig benutzen würde, weil ihr dann gegen-

über der Marke der Kläger prioritätsältere Kennzeichenrechte zustünden.

Grundsätzlich können der Klagemarke im Verletzungsprozess prioritäts-

ältere Kennzeichenrechte einredeweise entgegengehalten werden (vgl. BGHZ

150, 82, 88 - Hotel Adlon; BGH, Urt. v. 9.10.2003 - I ZR 65/00, GRUR 2004,

512, 513 = WRP 2004, 610 - Leysieffer; Büscher in Büscher/Dittmer/Schiwy

aaO § 14 MarkenG Rdn. 46). Das setzt allerdings voraus, dass die Beklagte

über ein eigenes prioritätsälteres oder zumindest koexistenzberechtigtes Kenn-

zeichenrecht verfügt oder zur einredeweisen Geltendmachung eines entspre-

chenden Kennzeichenrechts eines Dritten ermächtigt ist und durch die Klage-

marke in den Schutzbereich des anderen Kennzeichenrechts eingegriffen wird.

Diese Voraussetzungen liegen im Streitfall nicht vor.

aa) Die prioritätsältere Wort-/Bildmarke AIR DE kann die Beklagte den

Klägern nicht mit Erfolg entgegenhalten. Die Klagemarke verletzt den Schutzbe-

reich dieser Marke der Beklagten nicht. Wegen der Begründung wird auf die

Ausführungen zur Anschlussrevision Bezug genommen (siehe unter II 1 a).

bb) Die Beklagte kann der Klagemarke auch keine sonstigen aus der

Registrierung und der Benutzung der Domainnamen folgenden Rechte an ei-

nem Unternehmenskennzeichen oder einem Werktitel entgegenhalten, weil die-

se jedenfalls nicht prioritätsälter als die Klagemarke sind (siehe unter II 1 b).

Der Beklagten steht auch kein sonstiges Recht aufgrund der Domainre-

gistrierung zu, auf das sie sich gegenüber der Klagemarke berufen kann. Der

Vertragsschluss mit der Registrierungsstelle begründet allerdings zugunsten

des Domaininhabers ein relativ wirkendes vertragliches Nutzungsrecht, das

dem Inhaber des Domainnamens ebenso ausschließlich zugewiesen ist wie das

Eigentum an einer Sache (vgl. BVerfG GRUR 2005, 261 - ad-acta.de). Daher

setzt sich ein erst nach der Registrierung des Domainnamens entstehendes

Namens- oder Kennzeichenrecht eines Dritten nicht ohne weiteres gegenüber

dem Nutzungsrecht des Domaininhabers durch (BGH, Urt. v. 24.4.2008

- I ZR 159/05, GRUR 2008, 1099 Tz. 32 = WRP 2008, 1520 - afilias.de). Das

hat aber nur zur Folge, dass der Inhaber des später entstandenen Kennzei-

chenrechts dem Inhaber des Domainnamens nicht schon allein unter Berufung

auf sein Recht jedwede Nutzung untersagen kann, solange keine Anhaltspunk-

te dafür bestehen, dass der Domainname in einer das Recht des Dritten verlet-

zenden Weise verwendet werden soll (vgl. BGH GRUR 2005, 687, 689

- weltonline.de; GRUR 2009, 685 Tz. 31 - ahd.de). Im Streitfall wenden sich die

Kläger jedoch mit ihrem Unterlassungsantrag nicht gegen jedwede Nutzung des

Domainnamens der Beklagten oder gegen deren Registrierung als solche, son-

dern nur gegen die ihre Marke verletzende Verwendung für die aus dem Antrag

ersichtlichen Internetangebote.

c) Die Beurteilung des Berufungsgerichts kann deshalb keinen Bestand

haben; das Berufungsurteil ist aufzuheben (§ 563 Abs. 3 ZPO). Einer Zurück-

verweisung der Sache an das Berufungsgericht bedarf es nicht, weil der Senat

auf der Grundlage des festgestellten Sachverhalts selbst beurteilen kann, dass

die Voraussetzungen des mit der Klage geltend gemachten markenrechtlichen

Unterlassungsanspruchs nach §14 Abs. 2 Nr. 2 und Abs. 5 MarkenG vorliegen

und weiterer Sachvortrag der Beklagten hierzu nicht zu erwarten ist.

aa) Die Beklagte hat die in Rede stehenden Domainnamen markenmä-

ßig verwendet.

(1) Die angegriffenen Domainnamen beschränkten sich nicht auf eine

reine Adressfunktion. Die Beklagte betrieb unter den Domainnamen ein Infor-

mations- und Shop-Portal, in dem sie die Leistungen anbot und bewarb, die aus

den im Klageantrag wiedergegebenen Seiten ersichtlich sind. Die Domainna-

men erschienen damit als Hinweis auf die Herkunft der angebotenen Leistun-

gen. Die Bezeichnungen airdsl und air-dsl sind weder Gattungsbezeichnungen

noch sind sie für die von der Beklagten auf den in Rede stehenden Internetsei-

ten angebotenen Dienstleistungen glatt beschreibend. Die Begriffe "air" und

"dsl" waren zum maßgeblichen Zeitpunkt des Schlusses der mündlichen Ver-

handlung in der Berufungsinstanz Teilen des Verkehrs in ihrer Bedeutung als

das englische oder französische Wort für Luft und als Bezeichnung für einen

schnellen Breitbandzugang ins Internet bekannt. Nach den Feststellungen des

Berufungsgerichts wird ein Teil des Verkehrs der kombinierten Bezeichnung

air-dsl den Sinn entnehmen, das Zeichen stehe für einen schnellen Internetzu-

gang, der kabellos erfolge. Diese Bedeutung entspricht im Kern der tatsächli-

chen Verwendung durch die Lizenznehmerin als Bezeichnung für eine drahtlose

Internetverbindung per Funk. Sie erschließt sich jedoch erst nach einer gewis-

sen Überlegung. Denn die Bezeichnung "air" ist nach dem allgemeinen Sprach-

verständnis kein Synonym für eine Übertragung per Funk.

(2) Eine markenmäßige Benutzung ist im Streitfall nicht deshalb ausge-

schlossen, weil die Domainnamen nur als Unternehmensbezeichnung verstan-

den werden könnten (vgl. hierzu EuGH, Urt. v. 11.9.2007 - C-17/06, Slg. 2007,

I-7041 = GRUR 2007, 971 Tz. 21 - Céline; BGH, Urt. v. 13.9.2007 - I ZR 33/05,

GRUR 2008, 254 Tz. 22 = WRP 2008, 236 - THE HOME STORE). Von einem

rein firmenmäßigen Gebrauch der angegriffenen Bezeichnung ist vorliegend

nicht auszugehen. Durch die im Klageantrag wiedergegebenen Internetseiten

wird ein für eine markenmäßige Benutzung der angegriffenen Bezeichnungen

ausreichender Bezug zu dem Dienstleistungsangebot der Beklagten hergestellt.

(3) Für die Beurteilung der markenmäßigen Verwendung kommt es auch

nicht entscheidend darauf an, ob sich die Domainnamen airdsl und air-dsl auf

der mit "adsl.de/DSL Informations- und Shopportal" überschriebenen Internet-

seite befanden. Nach den vom Berufungsgericht in Bezug genommenen Fest-

stellungen des Landgerichts erfolgte bei Aufruf der Domainnamen airdsl und

air-dsl eine automatische Weiterleitung auf die unter dem Domainnamen

adsl.de erreichbaren Inhalte. Auch im Falle einer Weiterleitung auf eine andere

Internetseite wird der Verkehr in einem unterscheidungskräftigen Domainnamen

einen Hinweis auf die betriebliche Herkunft der angebotenen Leistungen sehen.

bb) Die Beklagte hat die Domainnamen auch im geschäftlichen Verkehr

benutzt. Das Berufungsgericht hat zu einem Handeln der Beklagten im ge-

schäftlichen Verkehr zwar keine Feststellungen getroffen. Dies ist jedoch un-

schädlich. Der Senat kann aufgrund des feststehenden Sachverhalts die erfor-

derliche Beurteilung selbst vornehmen. Ein Handeln im geschäftlichen Verkehr

ergibt sich im Streitfall daraus, dass die Domainnamen zu den im Klageantrag

aufgeführten Internetseiten mit einem kommerziellen Dienstleistungsangebot

der Beklagten führen.

cc) Das Berufungsgericht hat - von seinem Standpunkt aus folgerichtig -

keine Ausführungen zur Verwechslungsgefahr gemacht. Einer Zurückverwei-

sung bedarf es jedoch auch insoweit nicht. Ob eine Verwechslungsgefahr vor-

liegt, ist eine Rechtsfrage, die grundsätzlich auch das Revisionsgericht beant-

worten kann (vgl. BGH, Urt. v. 13.1.2000 - I ZR 223/97, GRUR 2000, 506, 509

= WRP 2000, 535 - ATTACHÉ/TISSERAND). Die Beurteilung der dafür maß-

geblichen Kriterien liegt zwar im Wesentlichen auf tatrichterlichem Gebiet (vgl.

BGH GRUR 2004, 514, 516 - Telekom). Der Senat kann vorliegend aber die

Frage der Verwechslungsgefahr selbst abschließend beurteilen, weil der hierzu

erforderliche Sachverhalt feststeht und weiterer Sachvortrag der Parteien nicht

zu erwarten ist.

Zwischen der Wortmarke der Kläger und den Domainnamen der Beklag-

ten besteht unmittelbare Verwechslungsgefahr i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 2

MarkenG.

(1) Zwischen den Dienstleistungen, für die die Klagemarke geschützt ist,

und dem über die angegriffenen Domainnamen erreichbaren Angebot auf den

Internetseiten der Beklagten besteht Dienstleistungsidentität. Wie bereits das

Landgericht angenommen hat, bietet die Beklagte in dem Internetportal die

gleichen Dienstleistungen an, für die die Klagemarke Schutz genießt. Unter die

Dienstleistung Telekommunikation, für die die Klagemarke geschützt ist, fällt die

Übermittlung von Nachrichten, die die Beklagte auf ihren Internetseiten anbie-

tet.

(2) Die Klagemarke weist eine von Hause aus durchschnittliche Kenn-

zeichnungskraft auf. Diese ist trotz der Anlehnung an einen beschreibenden

Begriff (etwa schneller kabelloser Internetzugang) nicht reduziert, weil es ge-

wisser Überlegungen bedarf, den beschreibenden Gehalt der Klagemarke

überhaupt zu erkennen.

(3) Zwischen den kollidierenden Zeichen besteht eine hochgradige Ähn-

lichkeit. Die Klagemarke air-dsl und die Domainnamen airdsl.de und air-dsl.de

sind nahezu identisch. Die prägenden Bestandteile der angegriffenen Zeichen

stimmen mit der Klagemarke überein. Geprägt werden die angegriffenen Zei-

chen durch den Bestandteil airdsl in der Schreibeweise mit und ohne

Bindestrich. Der Zusatz "de" hat allein funktionale Bedeutung, indem er auf die

in Deutschland am Weitesten verbreitete Top-Level-Domain hinweist.

(4) Angesichts der Waren- und Dienstleistungsidentität, normaler Kenn-

zeichnungskraft der Klagemarke und in Anbetracht der hochgradigen Zeichen-

ähnlichkeit besteht eine unmittelbare Verwechslungsgefahr i.S. von § 14 Abs. 2

Nr. 2 MarkenG zwischen der Klagemarke und den Domainnamen der Beklag-

ten.

III. Die Kostenentscheidung beruht auf § 91 Abs. 1, § 97 Abs. 1 ZPO.

Bornkamm

Pokrant

Büscher

Bergmann

Kirchhoff

Vorinstanzen:

LG Köln, Entscheidung vom 09.03.2006 - 84 O 100/05 -

OLG Köln, Entscheidung vom 01.12.2006 - 6 U 84/06 -